EUIPO
17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° R2353/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2353/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 mars 2021
Dans l’affaire R 2353/2019-2
Pasqua Vigneti e Cantine S.p.A. Via Belvedere, 135
37131 Verona
Titulaire de la marque de l’Union Italie européenne/requérante représentée par Con Lor S.p.A., Via Giberti, 7, 37122 Verona (Italie)
contre Barbara Borghetti M. Francesco Vittorio Borghetti Via Praele 19 LOC. Prognol
37020 Marano di Valpolicella (VR)
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Oluproseguimento zed Dodo-Williams, Via Giuseppe Mazzini, 8, 31046 Oderzo (TV) (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 18 023 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 509 953)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2021, R 2353/2019-2, Villa Borghetti
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2009, revendiquant la priorité de la marque italienne no 1 338 669, déposée le 9 juillet 2008, Pasqua Vigneti et Cantine
S.p.A. (ci-après la «titulaire de la MUE», «la titulaire» ou «Pasqua») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VILLA BORGHETTI
(ci-après la «marque de l’Union européenne») pour les produits suivants:
Classe 33 — Jouets classiques veronesi tels que Amarone, Valpolicella, Soave, Bardolino et gris pinot.
2 Le 20 février 2009, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 9 juin 2010, la marque a été enregistrée.
3 Le 30 novembre 2017, M. Barbara Borghetti et Mme Francesco Vittorio Borghetti
(ci-après, ensemble, les «demanderesses en nullité», «les demandeurs» ou
«Borghetti») ont introduit une demande en nullité pour tous les produits énumérés ci-dessus et a demandé que la marque contestée leur soit attribuée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 22 août 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division
d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés par la demande.
6 Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
Causes de nullité relative — article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et demande de cession de la marque de l’Union européenne contestée (article 21 du RMUE)
– Les demanderesses en nullité ont cité la marque non enregistrée «Villa Borghetti» comme base de la demande en nullité, en faisant expressément référence aux marques italiennes (article 12 du Code italien de la propriété industrielle), ainsi qu’à la jurisprudence nationale relative à la protection des «marques de fait». Sur ce point, il est rappelé que les marques non enregistrées relèvent de la notion de «marques antérieures» visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où le droit national du pays d’origine reconnaît de tels droits.
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– En l’espèce, il appartenait aux demanderesses en nullité de prouver que le signe antérieur «Villa Borghetti» était utilisé dans la vie des affaires le 9 juillet 2008, à savoir la date de priorité revendiquée par la titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et le 30 novembre 2017, date de dépôt de la demande en nullité de cette marque.
– Les éléments de preuve produits par les demanderesses en nullité, à savoir des factures de vente, du matériel promotionnel, des certificats et des récompenses attribués aux vins «Villa Borghetti», ainsi qu’une copie d’accords et d’autres communications entre les parties, ne suffisent pas à démontrer que le signe invoqué a fait l’objet d’une activité commerciale intensive et importante, dont la portée n’est pas seulement locale au cours de la période pertinente, en particulier pour la période proche de la date de dépôt de la demande en nullité.
– En effet, si ces éléments de preuve démontrent l’usage de la marque non enregistrée «Villa Borghetti» au cours de la période antérieure à la date de priorité revendiquée, même si le public pertinent était en mesure de mémoriser le signe avant cette date, les éléments fournis ne permettent pas de conclure que cette mémoire a été maintenue dans le temps et que, lors du dépôt de la demande en nullité, le signe était parvenu à une position stable sur le marché pour justifier l’acquisition de droits exclusifs sur la marque par les demanderesses en nullité.
– Il s’ensuit que les documents produits ne permettent pas d’établir que les demanderesses en nullité possèdent une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et que, par conséquent, la première condition d’applicabilité de cette disposition n’est pas remplie.
– Les conditions susmentionnées étant cumulatives, la demande en nullité fondée sur le motif énoncé à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, doit être rejetée. Par conséquent, la demande de cession de la MUE contestée présentée par les demandeurs au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE ne peut être acceptée.
– À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les observations de la titulaire concernant la prétendue absence de légitimité des demandeurs en nullité pour invoquer la marque antérieure non enregistrée «Villa Borghetti» comme base des motifs relatifs invoqués.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du titulaire au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte, notamment, du degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
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– En particulier, il convient d’apprécier et de comparer le degré de protection juridique acquis sur le signe par les demandeurs en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée, étant donné que les arguments des parties diffèrent, en substance, quant à la question de savoir qui peut revendiquer la priorité sur la marque «Villa Borghetti». D’une part, la titulaire fait valoir qu’elle possède différentes marques antérieures contenant le nom «Villa Borghetti» et son usage sur le marché. En revanche, les demanderesses en nullité font référence à leurs droits sur le signe, affirmant qu’il a été utilisé par la titulaire en tant que licencié exclusif en vertu d’accords conclus entre l’entreprise agricole Francesco Vittorio Borghetti (ci- aprèsla «société de M. Borghetti») et la société F.lli Pasqua S.p.A., dont la division a été créée le 17 décembre 1998 (annexe A de la titulaire).
– Il ressort des éléments de preuve et des observations versés au dossier que, en 2006, les familles Borghetti et Pasqua famille ont célébré vingt ans de collaboration (documents 6 et 34 des demanderesses en nullité), qui, comme mentionné par les parties, s’appuyaient sur un accord verbal renouvelé chaque année. Afin de clarifier les termes de cet accord, les demanderesses en nullité ont présenté une copie d’un «contrat libre confortable» (doc. 7 des demanderesses en nullité), signé le 1 juin 1993 entre la société de M.
Borghetti et F.lli Pasqua S.p.A.. Il ressort du contrat de comfortwork que, contrairement à ce que prétend le titulaire, la relation contractuelle présupposait la vente par M. Borghetti de sa production de vin annuelle à F.lli Pasqua S.p.A., à laquelle l’usage exclusif de la dénomination «Villa Borghetti» a été accordé.
– Le contenu du contrat du 24 septembre 2008 (Doc. 12 des demanderesses en nullité), dans lequel la société Villa Borghetti s.c.a.r.l. et la titulaire apparaissent respectivement comme vendeur et acheteur de différents types de vins, confirment que l’accord entre les parties prévoyait la fourniture de vins produits par l’entreprise de M. Borghetti au titulaire. Cette conclusion est également corroborée par les factures produites par les demanderesses en nullité, qui montrent que Villa Borghetti s.c.a.r.l. a vendu une quantité importante de vin à la titulaire en 2005 (documents 4 et 5 des demanderesses en nullité) et entre 2009 et 2011 (documents 15 à 17 des demandeurs en nullité).
– Il ressort des faits exposés ci-dessus que F.lli Pasqua S.p.A. et la titulaire ont acheté des vins à Villa Borghetti s.c.a.r.l., obtenant ainsi de cette dernière, représentée par M. Borghetti, la possibilité d’utiliser le nom «Villa Borghetti».
– Les documents présentés comprennent divers éléments de preuve, dont des certificats d’attribution (documents 8 à 10 des demanderesses en nullité, annexe L de la titulaire), des factures (annexe H de la titulaire), des fiches produits (documents 20 à 22 des demanderesses en nullité), des étiquettes
(documents. 28-29 des demanderesses en nullité) et d’autres documents publicitaires (documents 32 à 34 des demandeurs en nullité, annexes F et I de
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la titulaire) — qui montrent l’usage du signe «Villa Borghetti» par F.lli
Pasqua S.p.A. et la titulaire entre 1994 et 2018.
– Cette utilisation semble cependant être effectuée à la suite des accords susmentionnés, dont les termes ont été fixés, comme indiqué dans le contrat prêté, «d’une année à l’autre». Au vu des relations qui existaient entre les parties, à savoir M. Borghetti, F.lli Pasqua S.p.A. et, par la suite, la titulaire, il est clair que, lors du dépôt de la MUE contestée, cette dernière savait que la marque désignait le nom de la famille de M. Borghetti et la succession où les vins couverts par les contrats étaient produits.
– En tout état de cause, afin d’apprécier si le titulaire était de mauvaise foi à la date du dépôt, il convient d’examiner ses intentions.
– La titulaire affirme avoir déposé la marque de l’Union européenne contestée dans le but de poursuivre un intérêt légitime compte tenu de l’usage du signe sur le marché et de la propriété d’enregistrements antérieurs contenant le nom
«Villa Borghetti» datant de 1988, date de dépôt de la marque italienne no
550 491, «Villa Borghetti Valpolicella Classico», au nom de F.lli Pasqua
S.p.A. (annexe B de la titulaire), suivie de deux autres enregistrements italiens, à savoir la date de dépôt de la marque italienne «Vilghetti
Valpolicella Classico», au nom de F.lli Pasqua S.p.A. (annexe B de la titulaire), suivie de deux autres enregistrements italiens, à savoir la date de dépôt de la marque italienne «Vilghetti Valpolicella Classico» (annexe B), le
18 décembre 1998.
– Les enregistrements ont été déposés après le début du partenariat entre F.lli Pasqua S.p.A. et la société de M. Borghetti, qui date de 1986. En outre, elles apparaissent également postérieurement à la période au cours de laquelle l’exploitation agricole de M. Borghetti a commencé à «cultiver des raisins avec une élaboration de vin», laquelle a été entreprise le 1 septembre 1982
(pièce no 25 des requérants). Par conséquent, malgré ces enregistrements indiquant que F.lli Pasqua S.p.A. et la titulaire étaient titulaires de marques
«Villa Borghetti» depuis 1988, elles ont été déposées après le début du partenariat entre F.lli Pasqua S.p.A. et M. Borghetti, et semblent donc en être une conséquence.
– Les faits susmentionnés et prouvés par les demandeurs montrent qu’il existait, au moment du dépôt de la MUE contestée, une relation contractuelle et commerciale entre la titulaire et la société dirigée par M. Borghetti, ce qui l’a amenée à croire qu’il était correct d’attendre de la titulaire qu’elle s’abstienne de déposer une demande d’enregistrement d’une marque contenant le nom de famille de son partenaire et identifiant également sa succession.
– Bien que F.lli Pasqua S.p.A. et la titulaire aient réussi à établir des vins «Villa Borghetti» sur le marché, un tel usage semble relever du champ d’application des accords signés avec M. Borghetti, dont les conditions ont été fixées «d’année à l’année», de sorte qu’il n’est pas possible de conclure,
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en l’absence de tout élément de preuve à l’appui des arguments de la titulaire, que M. Borghetti avait consenti à l’enregistrement de la marque en cause au nom du titulaire.
– L’usage fait par le titulaire de la marque «Villa Borghetti» fait partie du contrat conclu entre les parties, de sorte que l’enregistrement de ce signe par le titulaire en son propre nom constitue une violation des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. En déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire a manqué aux obligations de loyauté et d’exactitude découlant d’un lien contractuel.
– La situation objective qui se dégage de la présente affaire est celle dans laquelle un signe distinctif a été utilisé de manière abusive. Bien que le titulaire ait participé à la diffusion de la marque sur le marché pertinent, cette circonstance ne suffit pas à lui permettre d’intenter des actions à l’encontre de la marque d’un tiers avec laquelle il a noué des relations contractuelles ou toute relation dans laquelle s’applique le principe de bonne foi, qui impose le devoir d’exactitude au regard de la confiance et des intérêts légitimes de l’autre partie.
– Par conséquent, la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
– En ce qui concerne l’argument soulevé par la titulaire selon lequel les demanderesses en nullité n’ont pas exprimé d’intérêt à protéger le signe «Villa Borghetti», étant donné qu’elles ne se sont pas opposées à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, cette circonstance ne permet pas de démontrer que la titulaire n’était pas de mauvaise foi au moment du dépôt, étant donné qu’un tel fait relève du domaine subjectif des demandeurs en nullité.
– En outre, en ce qui concerne la forclusion par tolérance invoquée par le titulaire (qui fait également référence à l’établissement d’une «validation» au sens de l’article 25 du Code italien de la propriété industrielle, dont l’application n’entre pas dans le champ d’application du cas d’espèce), il est rappelé que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE prévoit la possibilité qu’une marque soit déclarée nulle lorsque le demandeur est de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement, sans limitation par tolérance, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 61 du RMUE. Dès lors, la titulaire ne saurait se prévaloir de la prétendue situation de manque d’intérêt des demandeurs pour démontrer qu’elle n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
– Il en va de même pour l’argument selon lequel les demandeurs en nullité ont accordé plus de trois ans pour dépenser plus de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale avec la titulaire avant d’agir devant l’Office. Là encore, étant donné qu’il s’agit d’un élément relatif à la sphère subjective des demandeurs, l’absence de réaction de leur part à l’enregistrement de la
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marque contestée n’est pas non plus susceptible d’affecter la classification des intentions de la titulaire au moment du dépôt de la demande de MUE.
7 Le 21 octobre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 20 décembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans leur réponse, reçue par l’Office le 30 avril 2020, les demandeurs en nullité ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande, ladivision d’annulation a considéré que, pendant cette période historique (9 janvier 2009), il existait une relation commerciale entre F.lli Pasqua S.p.A. et la dénomination sociale de M.
Borghetti.
– La relation entre les parties doit être correctement reconstruite.
– En 1986, les sociétés mentionnées ont noué une relation d’affaires. Toutefois, la société de M. Borghetti n’était ni (et n’a jamais été, comme l’affirme également la division d’annulation) titulaire d’une marque enregistrée «Villa Borghetti», ni d’aucune marque de fait «Villa Borghetti» jouissant d’une renommée générale.
– Il est également vrai, et prouvé pour les tabulas (annexe B de la titulaire), qu’en 1988, la société F.lli Pasqua S.p.A. a déposé une demande de marque italienne «Villa Borghetti Valpolicella classico», qui a été accordée le 16 octobre 1991 sous le no 550 491 et a ensuite été renouvelée par une demande déposée le 9 décembre 1998.
– Cet enregistrement était tout à fait légitime et parfaitement valable, étant donné que la société de M. Borghetti ne disposait d’aucun droit antérieur exclusif national. Le signe Villa Borghetti n’a pas non plus été utilisé en tant que dénomination sociale ou dénomination sociale, étant donné que la société
Villa Borghetti S.r.l. a été créée le 4 avril 2001 (annexe C de la titulaire, procédure devant la division d’annulation), alors que Villa Borghetti s.c.a.r.l. n’a été créée que le 14 juin 2004 (annexe I du mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire).
– Dès lors, en 1988, date de dépôt de la première marque, n’importe qui aurait pu enregistrer le signe «Villa Borghetti» en tant que marque. Il convient également de noter qu’en 1988, la loi sur les marques no 1942/929 était en vigueur, qui ne prévoyait pas la nullité du dépôt de mauvaise foi.
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– Le 1 juin 1993, la société de M. Borghetti et de F.lli Pasqua S.p.A. a signé le contrat d’usage gratuit, déposé par les demanderesses en nullité (doc. 7 des demanderesses en nullité, procédures devant la division d’annulation).
– Comme indiqué par les demanderesses en nullité et la division d’annulation, cet accord ne fait absolument aucune référence à une licence pour une marque Villa Borghetti, mais fait uniquement référence — dans le préambule
— à l’étiquette Villa Borghetti, une étiquette qui fait référence à la représentation graphique de la Villa Capetti Borghetti. En outre, le préambule de l’accord fait référence non seulement à une «étiquette» (et non à une marque), mais également au terme «cession», et donc à un transfert, plutôt qu’à une «licence».
– Le 18 décembre 1998, F.lli Pasqua S.p.A. a déposé une demande d’enregistrement national du seul mot «Villa Borghetti»: les mots «Valpolicella Classico», compris dans la marque antérieure et enregistrés en 1988, ont donc été supprimés; l’enregistrement de la marque «Villa Borghetti» a été accordé par l’Office italien des brevets et des marques le 3 août 2001, sous le numéro 837 881.
– Le9 juillet 2008, soit environ cinq mois avant l’expiration de l’enregistrement no 837 881, la titulaire, formée par la division de la société F.lli Pasqua S.p.A. auprès de laquelle la titulaire avait acquis toute la branche industrielle, y compris les actifs incorporels, a déposé une nouvelle demande d’enregistrement de la marque «Villa Borghetti» auprès de l’Office italien des brevets et des marques, revendiquant un usage continu depuis 1998. Il s’agit de la marque italienne no 1 338 669, qui constitue la priorité revendiquée dans la MUE contestée.
– Cette demande a été déposée par la titulaire en parfaite bonne foi et visait uniquement à étendre l’étendue territoriale de la protection d’une marque qui, depuis 1988, faisait partie des actifs incorporels de sa cédante, F.lli Pasqua
S.p.A., marque sur laquelle Pasqua entreprises (la titulaire et F.lli Pasqua
S.p.A.) a investi massivement depuis des décennies. Comment le titulaire, qui avait acquis le bien commercial, composé également des marques dûment enregistrées depuis 1988, d’une autre société, de mauvaise foi, qui avait simplement l’intention d’étendre la protection de sa propre marque nationale au niveau européen?
– La division d’annulation n’a pas tenu compte de ces facteurs. Elle aurait dû procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en tenant compte du principe selon lequel la bonne foi est présumée tant que le contraire est clairement prouvé, au moyen d’éléments objectifs et non équivoques (totalement absents en l’espèce).
– La validité de la marque originale à partir de 1988 affecte clairement toutes les marques postérieures contenant l’expression «Villa Borghetti».
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– Les demandeurs étaient également conscients du fait que la titulaire avait légitimement acquis les droits exclusifs sur la marque «Villa Borghetti» depuis 1988. En fait, le 17 décembre 2009 (et donc peu de mois après le dépôt de la marque européenne contestée, mais plusieurs années après le premier enregistrement datant de 1988), Mme Borghetti a déposé une demande d’enregistrement national d’une marque «consistant en la représentation d’un master villa au sein d’un tribunal entouré par la Russie», avec le mot «Borghetti», sous toutes ses formes et couleurs: cette marque a été enregistrée et utilisée et a été renouvelée à son expiration (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours).
– La décision de déposer et d’utiliser la marque Borghetti, et non la décision de Villa Borghetti, montre que Mme Borghetti était parfaitement consciente du fait qu’elle ne pouvait pas utiliser, déposer et obtenir l’enregistrement de la marque Villa Borghetti, déjà enregistrée depuis 1988, par la titulaire ou sa cédante, à savoir les sociétés Pasqua.
– Les deux déclarations déposées par les demandeurs en nullité dans les documents 26 et 27 devant la division d’annulation, à savoir, incontestablement, les parties intéressées directement impliquées dans l’affaire, sont dépourvues de valeur probante.
– M. Marco Borghetti a présenté à l’appui des arguments de la titulaire, la déclaration de M. Marco Borghetti (qui avait le même nom que les requérantes), qui a exercé de juin 2004 à juin 2013 en qualité de vice- président et de juin 2013 à ce jour la fonction de directeur unique de la Villa
Borghetti s.c.a.r.l. (aujourd’hui appelée les mains des vins de Bacci), affirmant qu’il avait parfaitement connaissance des enregistrements des marques «Villa Borghetti» et qu’il l’avait fait elle-même. M. Marco Borghetti confirme également que Mme Borghetti avait choisi la marque du Tribunal
Borghetti précisément pour se distinguer de la marque du titulaire (annexes 1 et 3 du mémoire exposant les motifs du recours).
– En réponse aux affirmations de la division d’annulation (voir décision attaquée, pages 11 et 12) concernant l’existence des facteurs qui démontreraient la mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt de la demande, les remarques suivantes sont formulées.
– Lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la seule partie qui utilisait la marque «Villa Borghetti» était la titulaire, qui possédait le droit exclusif d’utiliser la marque «Villa Borghetti» découlant des enregistrements nationaux antérieurs valables datant de 1988. La demande d’extension territoriale de protection a donc été déposée de bonne foi.
– En outre, le signe «Villa Borghetti» n’est pas utilisé par les demanderesses en nullité, qui utilisent plutôt la nouvelle marque «Court Borghetti» contre laquelle la titulaire n’a pas seulement jamais agi, que ce soit dans des procédures administratives ou judiciaires, mais n’a pas l’intention d’agir.
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– Au moment du dépôt de la première demande d’enregistrement (1988), il n’existait ni une marque enregistrée, ni une marque de fait jouissant d’une renommée générale antérieure, ni une dénomination sociale jouissant d’une renommée générale, incluant le nom «Villa Borghetti». La marque enregistrée par la titulaire depuis 1988, «Villa Borghetti», à la suite de l’usage de 30 ans qui en a été fait par F.lli Pasqua S.p.A. puis par la titulaire, est devenue, précisément en raison de l’usage intensif et des investissements réalisés par les sociétés Pasqua ti, un signe renommé dans le secteur, ainsi qu’il ressort de la documentation présentée. Il ne fait aucun doute que la renommée et l’étendue territoriale de l’usage proviennent uniquement des efforts et des investissements soutenus par les sociétés Pasqua.
10 Les arguments présentés par les demandeurs en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Les bureaux des activités viticoles des requérantes sont Villa Borghetti, réputée par la villa historique à Marano di Valpolicella (Verona).
– Depuis le début de l’activité viticole de M. Borghetti depuis 50 ans, le mot «Villa Borghetti» est utilisé en tant que marque de fait pour marquer des bouteilles de ses vins, comme le montrent les images ci-dessous.
1.
– En ce qui concerne le témoignage allégué de M. Marco Borghetti, outre qu’il est trompeur et dénué de fondement, il renvoie à des faits et circonstances ayant peu d’importance en ce qui concerne la violation de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, la recevabilité d’une déclaration écrite est liée à la valeur de la même déclaration selon le droit du pays dans lequel elle a été établie. La déclaration en question est irrecevable en tant que preuve en raison d’un défaut de forme, même si elle devait être considérée comme une déclaration à la place de la déclaration sous serment.
– Bien que la titulaire considère ces éléments de preuve comme absurdes et spécifiques, il convient de noter que, par ces preuves, la titulaire démontre — et tente de compenser — l’absence de communication aux demanderesses en
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nullité concernant l’intention d’enregistrer la marque contestée et son enregistrement. Cela est contraire au principe de bonne foi.
– L’affirmation selon laquelle elle avait connaissance par les demanderesses en nullité des enregistrements des marques Villa Borghetti par la titulaire n’est pas vraie.
– Il est sans pertinence en l’espèce que le déclarant ait été vice-président entre 2004 et 2013 d’une société détenue conjointement par les requérantes, à savoir Villa Borghetti S.c.a.r.l.
– Afin de mettre en lumière l’état des choses, il convient de signaler les faits suivants:
a. Le 4 avril 2001, les demanderesses en nullité ont créé la société Villa Borghetti S.r.l. dans le but de collaborer avec d’autres boulangers sous la forme de raisins à transformer afin d’augmenter la quantité de vin produite et de répondre à la demande du marché.
b. Deux ans après la création de cette société, les domaines d’activité ont dû être définis et une structure organisationnelle plus efficace a dû être établie. À cette fin, un contrat de bail commercial a été conclu entre M.
Borghetti et Mme Borghetti le 31 octobre 2003 (Doc. 1, observations sur les motifs du recours).
c. Le 11 juin 2004, le conseil d’administration de la société Villa Borghetti S.r.l. s’est mis en place pour décider de louer la même société à l’établissement de Villa Borghetti s.c.a.r.l. (document 2, observations sur les motifs du recours). Le procès-verbal de la réunion a été certifié par le notaire, qui a également pris acte, entre autres, du changement de dénomination sociale de la société Villa Borghetti S.r.l. au Tribunal de
Borghetti S.r.l. (pièce 2, observations sur les motifs du recours).
d. Le 18 juin 2004, le premier conseil d’administration de Villa Borghetti s.c.a.r.l. s’est réuni pour décider de l’achat de location de Borghetti S.r.l. (document 2, § 7-8). Par la suite, le contrat de bail susmentionné a été conclu par un accord privé entre les demanderesses en nullité et M.
Marco Borghetti le 29 mai 2015 (Doc. 3, observations sur les motifs du recours).
– Les affirmations de M. Marco Borghetti concernant le fait qu’en 2009 Mme Borghetti avait choisi la marque «Court Borghetti» précisément pour se distinguer de la marque «Villa Borghetti» et que la décision de déposer et d’utiliser cette marque démontrait que Mme Borghetti était parfaitement consciente du fait qu’elle ne pouvait pas utiliser, déposer et obtenir l’enregistrement de la marque «Villa Borghetti», sont dépourvues de tout fondement. Si ces arguments étaient fondés, le titulaire aurait dû s’opposer à la fois à l’utilisation par les demandeurs de «Villa Borghetti S.r.l.» et de «Villa Borghetti s.c.a.r.l.», étant donné que, selon cette perspective
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hypothétique, tous deux porteraient atteinte à son propre droit de propriété, conformément au principe du caractère unitaire des signes distinctifs.
– En effet, le changement de la dénomination sociale Villa Borghetti S.r.l. devant la Cour de justice Borghetti S.r.l., puis dans Villa Borghetti s.c.a.r.l., montre un choix naturel, cohérent et avisé du terme «Villa Borghetti».
– De même, le dépôt, le 17 décembre 2009, de la demande d’enregistrement de
la marque italienne figurative au nom de Mme Borghetti et enregistrée le 12 janvier 2011 sous le numéro 362019000137255 pour des produits et des services relevant des classes 31, 33 et 43 fait partie de l’ordre naturel de ce chiffre d’affaires.
– La tentative de la titulaire d’établir un lien entre l’enregistrement de la marque figurative italienne et la simple société agricole Borghetti di Barbara
Borghetti (Doc. 5, observations sur les motifs de recours) est incohérente puisque ladite société a été créée cinq ans après la date de dépôt de la marque. En outre, la société en question n’a absolument aucun lien avec la société de M. Marco Borghetti, entre les mains de vins de Bacci.
– À titre de preuve supplémentaire du lien naturel entre les requérantes et les termes Villa Borghetti et/ou Borghetti Tribunal, il est considéré que, M. Borghetti ayant cessé d’être le président du conseil d’administration de la coopérative et lorsqu’elle a quitté la coopérative, cette dernière devait cesser d’utiliser comme dénomination sociale «Villa Borghetti», en la transformant en «mains de vins de Baccati».
– La titulaire affirme que «Villa Borghetti» est une expression fantaisiste: cela reviendrait à dire que le mot a été inventé indépendamment par la titulaire, sans aucune référence ni allusion ni lien avec la relation commerciale qui existait avec les demandeurs en nullité. Un tel scénario serait totalement contraire aux conclusions objectives déjà établies par la division d’annulation:
– Le partenariat commercial entre la titulaire et les demandeurs en nullité a débuté en 1986, soit deux ans avant l’année de dépôt de la marque enregistrée par la titulaire.
– Il est indéniable que, avant 1988 (année au cours de laquelle la titulaire de la MUE contestée a été déposée), la titulaire avait connaissance du siège renommé et du siège social de M. Borghetti à Marano di Valpolicella, étant donné qu’il s’agissait du lieu où l’accord verbal avait été conclu.
– Il est également indéniable que la titulaire avait connaissance de la marque de fait «Villa Borghetti» utilisée par les demanderesses en nullité pour désigner leurs produits avant 1988. Il est vrai qu’elle a fait l’objet d’une coopération commerciale.
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– Il est également indéniable que le libellé de la marque enregistrée en 1988 par la titulaire «Villa Borghetti Valpolicella Classico» est très similaire à l’étiquette apposée sur les produits de la demanderesse et illustré dans l’image des années 1983-84.
– En outre, il existe des éléments de preuve de la titulaire qui prouvent le lien direct entre les marques enregistrées par la titulaire et les activités des demandeurs en nullité. À cet égard, il convient de noter que la titulaire utilise toujours ces éléments de preuve dans son matériel promotionnel et sur le site web de la société, en dépit du fait que la relation avec les demandeurs a pris fin depuis des années (pièce 6-8, observations sur le mémoire exposant les motifs du recours).
– De même, il ressort du tableau 3 ci-dessous que l’image réelle de l’entrée de Villa Borghetti (photo 1) est identique à celle de l’entrée figurant sur l’étiquette Valpolicella Classico (photo 2) et est identique à l’image de l’entrée figurant sur l’étiquette de l’Amarone della Valpolicella (photo 3), qui est imitée en photo 4.
– En outre, le didascendant au-dessus de l’image en photo 2 confirme, au-delà de tout doute raisonnable, le lien entre la marque enregistrée illégalement et les demandeurs: «Exploitation viticole de Marano dans la zone historique dans laquelle les vins classiques sont produits». En effet, la seule Villa dans
Marano correspondant au didascalia est Villa Borghetti, détenue et basée sur les activités viticoles des demandeurs en nullité.
– Par souci d’exhaustivité, il est souligné que l’usage fait par le titulaire de l’image représentant l’entrée de Villa Borghetti sur les étiquettes apposées sur les produits de la titulaire a commencé en 1986 en raison du droit exclusif d’usage que les demanderesses en nullité ont conféré à la titulaire sur la base du contrat de collaboration conclu entre elles, et qu’il est toujours utilisé par
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la titulaire. En outre, la titulaire a organisé ses clients et ses importateurs pour visiter Villa Borghetti afin de voir les lieux où le vin a été produit.
– Le raisonnement de la titulaire est erroné, selon lequel il est certain que la société de M. Borghetti n’était titulaire d’aucune marque enregistrée «Villa Borghetti», ni d’aucune marque de fait «Villa Borghetti» jouissant d’une renommée générale. Il est vrai que, dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, les demanderesses en nullité n’ont jamais formulé de suppositions quant à la propriété d’une marque enregistrée, mais ont plutôt revendiqué et revendiquant toujours le droit sur le signe «Villa Borghetti» qu’elles ont utilisé dans la vie des affaires commerciales jusqu’en 1986, c’est-à-dire au cours de la période antérieure au début de leur collaboration avec la société F.lli Pasqua S.p.A. Pour cette collaboration, elle a été accordée par les requérantes sur une base exclusive à la titulaire.
– Les demanderesses en nullité sont pleinement d’accord avec l’absence de preuve constatée par la division d’annulation. Cette lacune est due à la difficulté énorme de retrouver des preuves relatives à la période antérieure à
1986. Cette période est non seulement éloignée dans le temps, mais aussi au- delà de la période juridique pour l’obligation de conserver tous les documents qui auraient été utiles pour prouver l’importance et l’intensité de l’usage de facto de la marque Villa Borghetti par les demanderesses en nullité au cours de la période pertinente.
– Conformément aux articles 2312 et 2220 du code civil italien, les enregistrements doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date de la dernière inscription. Pour la même période, les factures, les documents comptables, les lettres et les télégrammes reçus ainsi que les copies de factures, lettres et télégrammes envoyés doivent être conservés. De 1986 à la «période proche de la date de dépôt de la demande en nullité», d’une part, les documents nécessaires pour prouver l’intensité et l’importance de l’usage de la marque étaient les mêmes que l’usage fait par Pasqua en tant que licencié exclusif de la marque de facto du licencié de Borghetti. En revanche, la même obligation légale de conservation s’applique dans la plupart des cas à d’autres types de preuves documentaires.
– L’allégation selon laquelle les demandeurs n’avaient pas de droits exclusifs, nationaux, sur la marque antérieure de fait jouissant d’une renommée générale, est erronée. À cet égard, il est fait référence à un arrêt bien connu de la Cour d’appel de Venise, selon lequel «l’enregistrement par un tiers d’un signe dont la renommée est, au moment du dépôt, constituée par l’activité ou l’investissement d’autrui est un cas typique d’enregistrement de mauvaise foi» (Cour d’appel de Venise, 17 juin 2002; voir observations sur les motifs du recours, pages 15 et 16).
– En ce qui concerne le fait que, selon la titulaire, en 1988, date de dépôt de la première marque, n’importe qui, y compris F.lli Pasqua S.p.A., aurait pu enregistrer le signe «Villa Borghetti» en tant que marque, il est observé qu’en
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1988, à la lumière du partenariat qui a débuté en 1986, l’enregistrement a été effectivement refusé à la titulaire. Dans le cadre d’une telle collaboration et/ou relation d’agence, il s’agit d’une conséquence naturelle et logique de l’attente de confiance et d’exactitude.
– En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel le contrat gratuit entre la société de M. Borghetti et F.lli Pasqua S.p.A. (Doc. 7 des demanderesses en nullité, procédures devant la division d’annulation) ne fait pas référence à une licence de la marque «Villa Borghetti», mais se réfère uniquement à la dénomination Villa Borghetti, il y a lieu de rappeler que cet accord suppose l’existence d’un contrat d’achat exclusif pour toute la production de l’entreprise viticole elle-même, dans des conditions à fixer d’année à l’année.
– Cette hypothèse permet de déduire l’intention des parties. Le terme «label» se réfère à «folder attaché à des bouteilles, indiquant le producteur, la qualité, la quantité, la valeur de ce qui y est contenu, etc.» (diccans en ligne— Vocaboary), mais, en l’espèce, il est clair que le terme est utilisé dans son sens de fonction distinctive, à savoir un signe, c’est-à-dire une marque de fait.
– Ainsi qu’il ressort de la comparaison visuelle entre les étiquettes de Villa Borghetti di Recioetti della Valpolicella Amaron 1984 et la partie centrale commune à tous les produits au cours de la période antérieure à 1986 (doc.
29 des demanderesses en nullité, procédures devant la division d’annulation), la fonction distinctive de l’expression «Villa Borghetti» est claire. Il est donc vraiment surprenant que la titulaire insiste sur le fait que cette étiquette
«concerne la représentation graphique de la Villa Capetti Borghetti» (voir mémoire exposant les motifs du recours, page 4).
– En outre, il ressort de l’accord libre de confortable que l’acquisition exclusive de la totalité de la production de la bonneterie est subordonnée à
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l’usage exclusif de l’étiquette Villa Borghetti. À cette fin, selon les règles d’interprétation normales, il peut en être déduit que l’intention des parties est de transférer l’usage exclusif de la dénomination «Villa Borghetti». Il s’ensuit que le sens complet du préambule est la cession de l’usage exclusif de la dénomination «Villa Borghetti» sous réserve de l’acquisition de l’année de la production viticole annuelle, et non du transfert du nom.
– En ce qui concerne l’argument de la titulaire concernant l’absence de licence, il convient de noter que les dictionnaires Sabatini Coletti et le Grande
Dizionario Italiano, entre autres, définissent le terme «licence» comme suit:
«autorisation, permission, faire ou dire quelque chose»; «Perlease, consentement donné à quelqu’un pour faire ou dire quelque chose». Il s’ensuit que la cession d’un usage exclusif du signe Villa Borghetti n’a une signification concrète qu’au sens d’une licence.
– En ce qui concerne les allégations de la titulaire concernant les exigences relatives à la violation de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de noter que la titulaire n’a pas informé les demandeurs de son intention d’enregistrer la marque contestée. Elle n’a pas non plus demandé le consentement des demandeurs à l’enregistrement de la marque.
– Par conséquent, tous les enregistrements de la titulaire au titre de l’expression «Villa Borghetti» ont été enregistrés ab initio de mauvaise foi.
– L’affirmation de la titulaire selon laquelle, le 18 décembre 1998, F.lli Pasqua S.p.A. a déposé une demande d’enregistrement national uniquement pour l’expression «Villa Borghetti» est trompeuse. En ce qui concerne l’étendue de la protection des marques enregistrées, il n’existe aucune différence technique entre le mot «Villa Borghetti Valpolicella Classico», enregistré en
1988, et le mot «Villa Borghetti» enregistré en 1998.
– En outre, il est curieux que le même signe soit visuellement très similaire à l’expression «Villa Borghetti Valpolicella Classico» enregistrée par la titulaire en 1988. La titulaire connaît parfaitement les étiquettes de «Villa
Borghetti Recioto della Valpolicella», produites par les demanderesses en nullité en 1984, car le produit fait partie de l’objet de l’accord de coopération commerciale oral de 1986 entre la titulaire et F.lli Pasqua S.p.A.
– La titulaire affirme que, au moment du dépôt de la première demande d’enregistrement, il n’existait ni une marque enregistrée, ni une marque de fait jouissant d’une renommée générale antérieure, ni une dénomination sociale jouissant d’une renommée générale, incluant le nom «Villa
Borghetti». À cet égard, il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas que le demandeur soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires.
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– À la lumière des exigences posées par la jurisprudence aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, les demandeurs considèrent que l’aperçu global des faits tel qu’exposé ci-dessus, tel qu’il a déjà été établi par la division d’annulation, montre sans équivoque que: I) les demandeurs en nullité sont les titulaires légitimes de la marque de facto Villa Borghetti;
(II) la marque contestée désigne essentiellement des signes et des produits identiques; III) la titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement sans le consentement des demanderesses en nullité et sans juste motif. À cet égard, selon une jurisprudence européenne constante, l’enregistrement du signe par le titulaire en son propre nom est considéré comme une violation des usages honnêtes et honnêtes en matière industrielle et professionnelle; (01/02/2012, T-291/09, Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Salini Group,
EU:T:2013:372, § 25-32); (IV) la relation du titulaire avec les demandeurs est clairement liée à celle de l’agent/représentant.
– Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’il existait un accord de coopération commerciale entre les demandeurs en nullité et la titulaire, susceptible de créer une relation de confiance qui impose expressément ou implicitement au licencié de titres une obligation générale de confiance en ce qui concerne la marque de fait «Villa Borghetti» qui fait l’objet d’une licence annuelle par les demandeurs.
– Les facteurs cumulés pertinents en l’espèce pour démontrer l’existence de la mauvaise foi de la titulaire sont les suivants: I) la marque contestée et la marque de facto des demandeurs sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; II) le titulaire avait connaissance de l’usage du signe «Villa Borghetti» par les demandeurs pour des produits identiques, à tout le moins depuis 1982; III) l’intention frauduleuse du titulaire est démontrée par le fait que ses enregistrements gelés ont nié aux demandeurs en nullité le rétablissement de leurs droits une fois que la coopération commerciale avec la titulaire a pris fin; (IV) l’existence d’une relation directe entre les parties avant le dépôt de la marque contestée est démontrée par le partenariat commercial entre les demanderesses en nullité et la titulaire, qui a débuté en 1986 (deux ans avant l’enregistrement de la première marque par la titulaire) et a duré jusqu’en 2013.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours s’appliquent aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à l’article 82 dudit règlement.
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13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
14 Le recours formé par la titulaire de la marque de l’Union européenne, Pasqua, porte uniquement sur la nullité de la marque pour le motif absolu visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que les demandeurs n’ont pas formé de recours incident (article 25 du RDMUE), la partie de la décision relative au motif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, n’est pas susceptible de recours. La décision de la division d’annulation, en ce qu’elle a rejeté le présent recours, est donc considérée comme définitive.
Dispositions juridiques pertinenteset jurisprudence
15 À titre liminaire, il convient de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne repose sur le principe, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel la première demanderesse se voit accorder un droit exclusif. En vertu de ce principe, une marque ne peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure ne s’y oppose pas. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le seul fait qu’un tiers utilise une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires (28/01/2016, T-674/13, GUGLER, EU:T:2016:44, § 70 et jurisprudence citée).
16 L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée lorsque, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, le titulaire de la marque était de mauvaise foi. L’objectif de cette disposition n’est pas de protéger des droits antérieurs, mais de punir un comportement malhonnête. En ce sens, le motif de nullité de la mauvaise foi punit un «défaut de naissance» intrinsèque de la marque contestée, totalement indépendant de l’existence de tout droit antérieur (conclusions de l’avocat général Sharpston, 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 41).
17 La mauvaise foi est un défaut inhérent à la demande (plutôt qu’à la marque), qui vicie fondamentalement l’enregistrement indépendamment d’autres circonstances. En règle générale, il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire de la marque, sauf preuve contraire, et la charge de la preuve à cet égard incombe uniquement au demandeur en nullité (13/12/2012, T-136/11, Pelikan,
UE:T:2012:689, § 57).
18 Il incombera donc au demandeur en nullité, qui souhaite se fonder sur ce motif, de démontrer les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande
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d’enregistrement de cette marque (16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT, EU:T:2017:335, § 18; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan,
UE:T:2012:689, § 21; 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 17;
21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 32).
19 Lanotion de mauvaise foi, ainsi que l’a observé l’AG Sharpston dans ses conclusions sur l’affaire Lindt (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60) n’est ni définie, ni délimitée, ni décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 41; 28/01/2016, T-674/13, Gugler, EU:T:2016:44, § 72 et jurisprudence citée. À cet égard, il convient de noter que cette absence a prétendument supplanté la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union européenne, qui a fourni de nombreuses précisions concernant l’interprétation de la notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur au sens de cette disposition, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe identique ou similaire, notamment du fait que le demandeur savait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un signe identique ou similaire pour un produit ou un service.
21 Cela étant, il découle de la formulation retenue par la Cour dans cet arrêt que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (28/01/2016, T-674/13, GUGLER, EU:T:2016:44, § 75 et jurisprudence citée).
22 Il s’ensuit que, dans le cadre de l’analyse effectuée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale sous-tendant le dépôt et de la chronologie des événements qui en ont caractérisé
[14/12/2017, T-304/16, K (fig.), EU:T:2017:912, § 43-45; 28/01/2016, T-674/13,
Gugler, EU:T:2016:44, § 76 et jurisprudence citée. De même, les relations contractuelles entre les parties antérieures au dépôt de la marque contestée peuvent prouver la mauvaise foi du demandeur (voir, par analogie, 03/06/2010,
C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52; 11/07/2013, T-321/10, Salini
Group, EU:T:2013:372, § 23).
23 La notion de mauvaise foi est liée à une motivation subjective de la personne qui dépose une demande d’enregistrement d’une marque, c’est-à-dire une intention frauduleuse ou d’autres motifs de base. Il implique un comportement s’écartant des principes reconnus qui caractérisent un comportement éthique ou des pratiques loyales en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14,
LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
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24 La Cour de justice a considéré que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également lorsqu’il ressort d’éléments pertinents et concordants que le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé l’enregistrement de cette marque dans l’intention de porter atteinte, d’une manière qui n’est pas conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers ou à l’intention d’obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles des fonctions d’une marque (12/09/2019, C- 104/18 P, STYLO & Koton, EU:C:2019:724, § 46).
25 En ce qui concerne l’intention du demandeur, il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 23/05/2019, T-
3/18 & T-4/18, ANN Taylor, EU:T:2019:357, § 35).
26 En outre, l’existence d’une relation directe ou indirecte (précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle) entre les parties avant le dépôt de la demande de MUE constitue l’un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur. En particulier, le Tribunal de l’Union européenne a établi l’existence d’une mauvaise foi lorsqu’un partenaire commercial précédent a déposé, en son propre nom, une marque identique à celle de l’autre partenaire. Le fait qu’il joue un rôle central dans le développement et la promotion du signe ne saurait être interprété comme un consentement exprès à l’enregistrement de ce signe en son propre nom [12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54 et jurisprudence citée; 05/10/2016, T-456/15,
T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 33 et jurisprudence citée). L’existence de relations commerciales entre les parties est encore plus pertinente si elle est continue (30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265). En outre, dans le cadre de relations contractuelles entre les parties, le demandeur d’un dépôt affirmant avoir déposé un signe avec le consentement de l’autre partie doit prouver que le consentement en question est qualifié, c’est-à-dire clair, précis et inconditionnel (16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT,
EU:T:2017:335, § 26).
27 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’apprécier la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation a conclu à l’existence d’une mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. À cette fin, il convient d’exposer ci-après les circonstances objectives du cas d’espèce, telles qu’exposées par les parties.
Contexte de la numérotation des annexes citées dans la décision
28 Afin d’éviter les répétitions, il est utile de signaler que les annexes identifiées par des numéros arabiques (par exemple: les documents 1, doc. 2) ont été produits par les demandeurs, tandis que ceux identifiés par des lettres (par exemple, annexes
A, annexe B) et chiffres romains (Enc. I, II et III — au lieu de 1, 2 et 3 — en l’espèce pour faciliter l’identification dans la présente décision) ont été soumis par la titulaire à la division d’annulation et à la chambre de recours, respectivement.
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Le terme VILLA BORGHETTI
29 La marque de l’Union européenne contestée est une marque verbale composée de l’expression «VILLA BORGHETTI», qui reprend le nom de la famille Borghetti, dont les requérants font partie, et de la succession (Villa Capetti Borghetti) dans laquelle est exercée l’activité viticole familiale.
30 Ce nom a été montré, avec un dessin représentant l’entrée de la villa, sur l’étiquette apposée sur des bouteilles de vin produites et vendues par les requérantes dans les années 80, avant de commencer la collaboration commerciale avec Pasqua. En raison des prétendues difficultés de trouver des preuves, la Borghetti n’a donné que quelques photographies de l’étiquette et des bouteilles de vin portant l’étiquette «Villa Borghetti» telle qu’utilisée il y a 40 ans (doc. 28 et deux photographies d’une bouteille de recettes Valpolicella 1984 à la page 2 des observations en réponse au recours). Ces photographies suffisent à établir un lien entre le signe Villa Borghetti et les demandeurs en nullité, mais n’indiquent pas l’importance de l’usage qui en a été fait.
31 Depuis 1986, la dénomination «Villa Borghetti» est utilisée, avec une partie du pictogramme de l’étiquette, par Pasqua pour la commercialisation des vins produits par Borghetti, en vertu de l’accord de collaboration conclu avec elles, qui sera examiné ci-après. La marque de l’Union européenne contestée reproduit l’élément verbal du signe reproduit sur l’étiquette, qui fait notamment l’objet dudit accord.
32 Ce nom identifie également les sociétés Villa Borghetti S.r.l. (créées en 2001, annexe). 1 produite au cours de la procédure de recours, avant qu’elle n’ait changé de nom en 2004) et Villa Borghetti s.c.a.r.l. (établie en 2004, annexe 3 produite en appel), qui a vendu, au fil des années, le vin Pasqua, comme on le verra ci-après. Tous deux appartiennent à la famille Borghetti. En particulier, ainsi qu’il sera observé ci-dessous, Villa Borghetti s.c.a.r.l. n’a changé de nom qu’en 2013 pour devenir les vins de Bacci, avec le départ de Borghetti de la société.
33 Le fait que le signe ait été utilisé par Borghetti n’est pas contesté par Pasqua, qui conteste plutôt que l’usage de cette expression puisse être défini comme «jouissant d’une renommée générale» et est donc susceptible de constituer une marque de fait au sens de la législation italienne.
Relations commerciales entre les parties
34 Il est constant entre les parties qu’elles ont conclu oralement en 1986 un accord commercial qui a donné lieu à une société de personnes ayant duré jusqu’en 2012.
35 Non seulement l’existence, mais aussi la date de début de cette collaboration commerciale sont confirmées, entre autres, par la «lettre Pasqua news Wine» de 2006, une lettre d’information publiée par la titulaire, dans laquelle une bouteille commémorative de 20 ans de collaboration avec la famille Borghetti, lancée par
Easter, et la plaque, également datée de 2006, est consacrée à la famille Borghetti
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pendant 20 ans de collaboration intensive avec la famille Pasqua» (doc. 34 et document 6, respectivement).
36 En revanche, la nature de la relation commerciale entre les parties est un fait contesté, comme l’a également relevé la division d’annulation (page 12 de la décision attaquée). Sur la base de cette coopération, qui sera discutée ci-après, les parties (rectius: en 1993, Azienda Agricola Borghetti Francesco Vittorio et F.lli
Pasqua S.p.a. ont signé un contrat gratuit pour une entreprise soumise au renouvellement annuel, afin de stocker les raisins pour recettes et vins. Les locaux ont été prêtés par Borghetti à Pasqua.
37 Le préambule de cet accord expliquait qu’il existait un partenariat commercial antérieur entre Borghetti et Pasqua, qui consistait en l’acquisition exclusive par Pasqua de l’ensemble de la production viticole de Borghetti, contre «la vente exclusive de l’utilisation de la marque Villa Borghetti» à Pasqua. Les termes du contrat auraient été revus année par année (document 7 présenté en première instance).
38 Contrairement à ce que soutient Pasqua, la Chambre, en accord avec la division
d’annulation, considère que la contrepartie de l’achat du vin de Borghetti n’était pas le transfert de propriété de l’étiquette Villa Borghetti, mais la licence d’utilisation exclusive, compte tenu également du fait qu’un transfert de propriété (cession) est un événement qui intervient à un moment donné et n’est pas soumis à des conditions modifiables d’année en année. En ce qui concerne l’objet de la cession de l’usage, la Chambre considère qu’il était composé de l’étiquette du vin de Villa Borghetti vendu par Borghetti avant d’entrer en coopération avec Pasqua et non, comme Pasqua à la page 4 du mémoire exposant les motifs du recours, que la seule représentation graphique de la Villa Capetti Borghetti Borghetti. En effet, l’étiquette utilisée par Pasqua suite à la licence reproduit non seulement le pictogramme, mais aussi l’expression Villa Borghetti, ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus.
39 Le tableau qui ressort de ce contrat (doc. 7) est le suivant: Pasqua était le seul acheteur exclusif de la totalité de la production de la cave Borghetti. L’achat du vin de Borghetti par Pasqua était soumis à l’octroi d’une licence sur l’étiquette Villa Borghetti, par laquelle Pasqua avait commercialisé du vin Borghetti à la suite d’un stockage et/ou d’un vieillissement dans les locaux couverts par la boîte. Cette lecture est confirmée par d’autres éléments de preuve, tels que les factures émises entre 2002 et 2013 (pièces 4, 11-14 de la phase de recours et documents 4-
5, 15-17 de la phase de première instance), relatifs à la vente de vin de Borghetti à
Pasqua dans le cadre de la coopération commerciale entre les parties, ainsi que la BOLLA du 13 février 2014, qui est devenue, à l’issue de la première étape, un vin de Pasqua à Borghetti à la fin de leur première phase (doc.).
40 L’utilisation du label Villa Borghetti par Pasqua a été faite à la satisfaction des deux parties sur une période de plus de vingt ans, comme indiqué à juste titre à la page 13 de la décision attaquée et comme l’indiquent plusieurs éléments de preuve produits par les deux parties, tels que des certificats d’attribution
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(document 8-10 présenté en première instance, annexe L), factures (annexe H), fiches produits (documents 20 à 22), étiquettes de vins commercialisées par
Pasqua (documents 28-29) et divers autres documents tels que des guides italiens de vins, des catalogues de produits vendus par Pasqua (doc. 32-34, annexe F et I).
La relation entre les parties était donc différente, comme le démontre la lettre dans laquelle Pasqua envoie le prix remporté par le vin «Amarone della
Valpolicella» en 2004 (document 8 lu en combinaison avec le document 30: «Absolument Francesco, c’est avec orgoglio qu’en voyant cette OSCAR della Douja d’OR, vous pouvez le garder là où il s’agit d’un vin magnificé. Cordialement […] et par le fait que Pasqua a souvent organisé des visites/prunes pour les clients de la Villa Borghetti (pièce 31: «Lunch in Villa Borghetti, Marano in Valpolicella — Vérone»).
41 Les documents mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus corroborent l’interprétation du contrat retenue par la division d’annulation et la chambre de recours, sur la base de laquelle Pasqua s’est engagée à acheter toutes les productions annuelles de vins de Borghetti, puis commercialise le vin sous l’étiquette Villa Borghetti, qui est la licence exclusive de Borghetti. Il importe de relever que, au cours de la procédure de recours, Pasqua n’a pas explicitement contesté cette conclusion, mais s’est limitée à relever que la Borghetti ne disposait «d’aucun droit exclusif ayant une portée nationale, d’une marque antérieure enregistrée ou d’une marque de fait jouissant d’une renommée générale» (page 3 du mémoire exposant les motifs du recours). Il convient également de noter que, devant la chambre de recours, Pasqua n’a plus insisté sur le fait, mentionné dans les observations en réponse à la demande en nullité (pages 2 à 3), que celles-ci n’achetaient que des raisins et non du vin.
42 Dans un premier temps, les relations commerciales entre les parties sont apparues vers la fin de l’année 2008 (doc. 12-13 en première instance) lorsque Pasqua Chiese a redéfini les conditions de paiement du lot de vin qu’elle a acheté à Borghetti. Au cours des années suivantes, en particulier en mai 2009 (pièce 14 en première instance) et en mai 2011 (pièce 15 en première instance), Borghetti a demandé à plusieurs reprises le paiement complet du prix du vin vendu dans
Pasqua. Ces faits ne sont pas contestés par Pasqua.
43 Par la suite, la relation entre les parties a été définitivement interrompue en raison des retards continus dans le paiement des montants convenus et, en 2014, Pasqua
a renvoyé le reste du vin, en phase de vieillissement, à la Borghetti pour laquelle le prix n’avait pas été payé. Pasqua n’a pas contesté ces faits. Après avoir noué une coopération entre les parties, Pasqua a continué de commercialiser sous la marque «Villa Borghetti», y compris des vins ne provenant pas de Valpolicella, tels que Lugana et Bardolino, des vins, manifestement non revendiqués par
Borghetti, sous la marque «Villa Borghetti», y compris des vins ne provenant pas de Valpolicella, tels que Lugana et Bardolino (entre autres, annexeG et H).
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Enregistrements de marques contenant l’expression «Villa Borghetti» au nom de Pasqua
44 Le recours de la titulaire vise à démontrer son habilitation à déposer la marque contestée, découlant du fait qu’elle avait légitimement acquis, depuis 1988, des droits exclusifs sur la marque «Villa Borghetti» par le biais de différents enregistrements nationaux. De 1988 jusqu’au dépôt de la marque contestée dans la présente procédure de nullité, Pasqua a déposé et enregistré les marques suivantes contenant l’expression «Villa Borghetti» (ou consistant en celle-ci), comme le montrent les documents produits:
– La marque nationale verbale italienne VILLA BORGHETTI VALPOLICELLA CLASSICO, déposée le 13 décembre 1988 et enregistrée le 13 décembre 1991 sous le numéro 550 491, renouvelée par la suite le 13 août 2001 sous le numéro 837 868.
– La marque nationale verbale italienne VILLA BORGHETTI, déposée le 18 décembre 1998 et enregistrée le 15 février 2001 sous le numéro 837 881, non renouvelée.
– La marque nationale verbale italienne VILLA BORGHETTI, déposée le 9 juillet 2008 et enregistrée le 20 septembre 2010 sous le numéro 1 338 669, renouvelée le 14 juin 2018 sous le numéro 362 018 000 034 188.
45 Il apparaît immédiatement que toutes les marques précitées ont fait l’objet d’une demande après le début de la coopération commerciale entre les parties (en 1986), c’est-à-dire après la licence de l’étiquette «Villa Borghetti».
46 La Borghetti s’est plainte, tant au cours de la première phase de la procédure qu’au cours de la procédure de recours, du fait que Pasqua n’a jamais demandé l’autorisation de déposer des demandes de marque «Villa Borghetti», et Pasqua n’a jamais soutenu le contraire, ni devant la division d’annulation ni devant la Chambre. Le fait qu’aucune demande d’autorisation n’ait jamais été demandée, ni aucune communication en ce sens, même lors de l’enregistrement, est confirmé dans des déclarations sous serment devant un fonctionnaire de Francesco Vittorio
Borghetti (Doc. 26) et Barbara Borghetti (document 27) (i Borghetti). Ces deux déclarations ont été faites le 7 août 2018 et sont jointes aux observations du 21 août 2018.
47 Non seulement Pasqua n’a pas réfuté ces affirmations, bien qu’elle en ait eu la possibilité dans son mémoire du 31 octobre 2018 en réponse aux observations de Borghetti, mais elle n’en a pas non plus contesté la véracité jusqu’au stade du recours. En effet, ce n’est qu’au cours de la procédure de recours que Pasqua a présenté une déclaration en annexe au mémoire (annexe III), postérieurement à ceux de Borghetti, dans lesquels, comme on le verra ci-après, il n’est pas contesté qu’aucune demande d’autorisation d’enregistrement n’a été demandée (ce qui constitue donc un fait incontestable), mais se réfère, pour la première fois, à une prétendue connaissance des enregistrements de Borghetti.
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48 En tout état de cause, dans ladite déclaration écrite, la Borghetti indique avoir eu connaissance du fait que Pasqua n’avait enregistré «l’expression Villa Bordise de l’étiquette» qu’en 2016, date à laquelle elles ont «découvert sur le marché certaines bouteilles de vin portant l’étiquette Villa Borghetti non partie à l’accord commercial existant, mises sur le marché par Pasqua». Le 2 septembre 2016,
Borghetti a contacté Pasqua via un avocat, contestant l’usage abusif du signe Villa Borghetti, soulignant l’interruption de la relation contractuelle entre les parties et le fait que Pasqua n’achetait plus de vin Borghetti mais provenait d’autres établissements viticoles, «dont les raisins proviennent de zones géographiques plus importantes que la seule Valpolicella», et a invité Pasqua à une réunion afin de trouver une solution aux événements (doc. 23).
Déclaration de M. Marco Borghetti déposée devant la chambre de recours
49 Comme indiqué, Pasqua a déclaré, pour la première fois au stade du recours, que
Borghetti avait connaissance de son enregistrement de la marque «Villa Borghetti». La présente déclaration est accompagnée d’une déclaration faite par M. Marco Borghetti (ci-après simplement M. Borghetti) (annexe III), qui ne semble pas avoir de lien avec les demandeurs en nullité.
50 Borghetti a largement contesté la recevabilité de ce document à la première occasion utile, à savoir par la déclaration du 30 avril 2020, en observant notamment que la déclaration serait irrecevable en tant que preuve au sens de la législation italienne parce qu’elle n’était pas contenue dans un acte authentique et, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une «déclaration en lieu et place d’un acte notoire», en tout état de cause non accompagnée d’une copie d’identification du déclarant (page 6 du mémoire précité).
51 Avant l’examen au fond de la déclaration susmentionnée, il convient de formuler certaines considérations concernant sa recevabilité.
52 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits et preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes:
a) peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) n’a pas été présenté en temps utile pour des motifs valables, en particulier s’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, sont déposés pour contester des appréciations formulées ou ont été examinés d’office par l’instance de première instance dans la décision objet du recours.
53 La déclaration déposée par Pasqua semble, à première vue, pertinente pour l’issue de l’affaire, eu égard à son contenu; elle est également de nature supplémentaire, outre les faits et preuves présentés en première instance, et fournit des informations supplémentaires en plus de celles déjà versées au dossier. Bien que, ainsi qu’il a été observé, ce document n’ait pas été présenté à la première
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occasion utile (c’est-à-dire avec la déclaration du 31 octobre 2018 devant la division d’annulation), en réponse aux déclarations sous serment et aux observations de Borghetti, la Chambre le juge en tout état de cause recevable.
54 En outre, contrairement aux observations des demanderesses en nullité,
l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE représente une liste non exhaustive d’éléments de preuve recevables par l’Office dans le cadre d’une procédure de marques, dont il découle que les déclarations qui ne répondent pas aux caractéristiques énoncées dans cette disposition pourraient également être recevables. C’est le cas. Le fait que la déclaration visée à l’annexe III n’est pas assermenté et n’a pas été délivré devant un organisme public, contrairement aux déclarations de Borghetti, et n’exclut pas a priori qu’un tel document puisse être admis à la procédure.
55 Comme indiqué ci-dessus, la déclaration a été faite plus de deux ans après le début de la procédure d’annulation par M. Borghetti, qui a été défini par Pasqua comme «homonyme de manière aléatoire avec les auteurs», c’est-à-dire les magasins Borghetti, et identifié comme vice-président du conseil d’administration de la société Villa Borghetti S.c.a.r.l en 2004-2013, et par le directeur unique de cette société qui, dans le même temps, a changé le nom de Bacco Wines (société coopérative). Les deux parties s’accordent sur le fait que M. Borghetti est une personne extérieure à la famille de Borghetti.
56 Toutefois, M. Borghetti n’est pas une personne extérieure aux affaires qui concernaient Borghetti, du moins au cours des années 2004-2013, dans lesquelles, comme indiqué ci-dessus, il occupait le poste de vice-président du conseil d’administration de la société Villa Borghetti S.c.a.r.l. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’annexe I, que la nomination par M. Borghetti du cabinet de président du conseil d’administration des mains de vins de Baccent en 2013 coïncide avec le départ de Francesco Vittorio Borghetti de la société coopérative, First Villa Borghetti S.c.a.r.l. Par ailleurs, le fait que cette société ait changé de nom à la suite du désistement du cabinet de président de Francesco
Vittorio Borghetti semble relever que la disponibilité du terme «Villa Borghetti» était détenue par Francesco Vittorio Borghetti, et donc des demanderesses en nullité.
57 À la lumière de ce qui précède, il convient tout d’abord de préciser que la déclaration de M. Borghetti ne saurait avoir la force probante d’une reconnaissance de fait propre, ce qui n’est pas non plus invoqué par Pasqua.
58 L’annexe III est libellé comme suit: «Je, soussignée Marco Borghetti […] déclare sous ma responsabilité personnelle […] que j’ai parfaitement connaissance des enregistrements des marques Villa Borghetti par la société Pasqua et que j’en ai pris connaissance par M. Francesco Vittorio Borghetti et Barbara Borghetti. Il convient de rappeler qu’en 2009, la marque Borghetti Court a été choisie par Barbara Borghetti précisément pour se distinguer de la marque Villa Borghetti détenue par Pasqua. Dans un témoignage, Avio (Trento) le 18 décembre 2019».
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59 Pourprocéder à l’examen du document, il convient tout d’abord de relever que le texte, assez court, est loin d’être clair et précis et, en effet, plutôt générique. En effet, la déclaration fait référence en général aux «enregistrements des marques
Villa Borghetti par la société Pasqua» et à la marque «Villa Borghetti» détenue par Pasqua. Il n’est pas clair, et il n’est pas possible de clarifier ce doute par d’autres moyens, si les «enregistrements» incluent également la marque de l’Union européenne contestée ou s’il s’agit de la marque «Villa Borghetti» détenue par Pasqua, qu’il s’agisse d’une marque nationale ou de la MUE.
60 Non seulement le déclarant n’identifie pas clairement les enregistrements «Villa Borghetti» de Pasqua, mais il n’indique même pas la date précise à laquelle il a eu connaissance de l’existence des enregistrements «Villa Borghetti» et de la date à laquelle elle en a eu connaissance. En outre, le dernier libellé de la déclaration peut très bien faire référence à la marque nationale «Villa Borghetti», déposée en
2008, ou à la marque nationale «Villa Borghetti» déposée en 1998, et non à la marque de l’Union européenne contestée. La lettre de la déclaration n’est pas suffisamment claire pour donner une image précise de la situation.
61 Le deuxième libellé de la déclaration indique également que Barbara Borghetti a déposé la marque du tribunal Borghetti afin de se distinguer de la marque «Villa Borghetti détenue par Pasqua». En effet, si l’ambiguïté de la référence à la marque (mentionnée au singulier et non au pluriel, à la différence de la première liste) n’avait pas été clarifiée et que, par conséquent, il était impossible d’identifier quels enregistrements existaient au moment où M. Borghetti faisait référence, il apparaît que Barbara Borghetti aurait alors eu connaissance de l’existence d’au moins un enregistrement «Villa Borghetti» retenu par Pasqua. Il ne peut donc être exclu qu’un tel enregistrement puisse être l’un des deux enregistrements nationaux identiques (un de 1998 et un de 2008) et non la marque de l’Union européenne contestée.
62 En outre, ce libellé contredit les déclarations publiques de Borghetti (pièces 26 et
27 de la phase de recours), dans lesquelles les deux parties prétendaient ne pas savoir que Pasqua avait enregistré la marque en leur propre nom et n’en ont eu connaissance qu’en 2016.
63 Non seulement la fiabilité de ce libellé apparaît mise en cause à tout le moins par le fait que le signe «Borghetti Court» est utilisé par Borghetti depuis 2004 en tant que société, en même temps que le signe «Villa Borghetti», qui est également utilisé en tant que société dans Villa Borghetti S.c.a.r.l. Les deux sociétés remontent à Borghetti. En outre, il ressort du dossier que la Borghetti disposait depuis longtemps d’un accès complet au signe «Villa Borghetti». Premièrement, parce que, ainsi qu’il a été observé, elle avait obtenu une licence à Pasqua depuis 1986, puis parce que Villa Borghetti s.c.a.r.l. a ensuite été créée, attribuable à
Francesco Vittorio Borghetti.
64 Dans le même temps, Villa Borghetti s.c.a.r.l. exploitait la Cour Borghetti s.r.l. attribuable à Barbara Borghetti (pièce 3 de la procédure de recours). Borghetti
S.r.l., en liquidation, avait cédé un certain nombre de locaux de production de vin
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à Villa Borghetti s.c.a.r.l. (annexe I et Doc. 1-3 de la phase de recours) aux fins du raffinage et de la vinification. La vente a ensuite été officiellement résolue en 2015, alors que Francesco Vittorio Borghetti n’a plus repris la présidence de Villa Borghetti s.c.a.r.l., désormais entre les mains de vins de Bacci. Dès lors, le dépôt de la marque «Corte Borghetti» au nom de Barbara Borghetti faisait partie d’un contexte dans lequel la branche d’activité développée par elle par l’intermédiaire du tribunal de Borghetti a été renforcée.
65 En tout état de cause, même si la Borghetti avait eu connaissance du fait que
Pasqua, sans demander son autorisation, avait enregistré la marque «Villa Borghetti» auprès de l’Office italien des brevets et des marques, le dépôt de la marque «Corte Borghetti» auprès du même office s’inscrit également dans un contexte de protection autonome compréhensible. À une époque où, ainsi qu’il a été observé, la relation commerciale entre les parties avait débuté, mais existait encore, et dans l’attente d’une vérification de l’évolution de cette relation, Barbara Borghetti aurait pu vouloir se protéger par l’enregistrement d’un droit de protection.
66 Enfin, il convient de relever que le texte de la déclaration présentée par la titulaire ne remet pas en cause le fait que Pasqua ai Borghetti n’a pas demandé l’autorisation de déposer le signe «Villa Borghetti» en son propre nom. Ainsi qu’il a déjà été relevé, il s’agit d’un fait incontestable. Il est rappelé que Pasqua était autorisée à utiliser ce signe dans la mesure où elle faisait l’objet d’une licence dans le cadre d’une coopération commerciale plus étendue avec Borghetti, mais il ne ressort pas du dossier, ni même de Pasqua n’a jamais prétendu, que Borghetti lui a également donné le droit d’utiliser librement le signe et de l’enregistrer en son propre nom.
67 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que la déclaration de M. Borghetti n’est pas suffisante pour étayer l’argument de Pasqua selon lequel Borghetti avait connaissance du dépôt et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne.
Mauvaise foi au moment du dépôt
68 En l’espèce, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient d’examiner les facteurs suivants: I) l’origine du signe correspondant à la marque contestée; II) la nature de la relation contractuelle entre Borghetti et
Pasqua et la disponibilité du signe «Villa Borghetti» sur le Borghetti; III) la dégradation progressive des relations commerciales entre les parties; (IV) L’intention de Easqua, au moment du dépôt de la marque contestée.
69 En ce qui concerne le point i), la chambre de recours s’est prononcée sur le fait que la marque contestée «Villa Borghetti» est l’élément verbal du signe qui a fait l’objet d’une licence exclusive d’utilisation par la Borghetti en faveur de Pasqua, ce qui suppose que la première dispose d’une pleine disponibilité du signe, dont la version figurative représente également la Villa Borghetti détenue par les demanderesses en nullité, où elle était responsable de la production du même vin.
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70 En ce qui concerne le point ii), la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la relation commerciale entre les parties incluait la licence exclusive de l’étiquette (signe) «Villa Borghetti». La durée de cette licence dépendrait de la vente continue — également exclusivement — de tout vin produit par la raffinerie de Borghetti a Pasqua. Le produit, que le produit ait été maturé ou non dans les installations que Borghetti avait mises en place dans Pasqua, aurait été vendu au public par ce dernier sous l’étiquette sous licence (signe). L’image qui en ressort est assez claire: la Borghetti était titulaire du signe et a fourni le produit, tandis que Pasqua était responsable du développement commercial de l’initiative.
71 Jusqu’à la fin de 2008, lorsque les premiers signes ont commencé, et juste avant la date de dépôt de la MUE, le partenariat avait eu lieu à la satisfaction mutuelle des deux parties, comme le démontrent les documents pertinents susmentionnés. Il n’existe aucun doute quant à la robustesse de la relation commerciale entre les parties, de même qu’il ne fait aucun doute que le dépôt de la marque contestée n’a pas respecté les principes et les conventions de bonne foi et de fidélité commerciale qui doivent guider la conduite d’un projet commercial commun.
72 Cette conclusion est confirmée par le fait que, contrairement aux principes susmentionnés, Pasqua n’a jamais demandé l’autorisation ou le consentement de Borghetti au dépôt du signe contesté. À cet égard, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, le fait que Pasqua joue un rôle central dans le développement et la promotion du signe ne doit pas être interprété comme un consentement exprès à l’enregistrement de ce signe en son propre nom
[12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54, et la jurisprudence citée; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK,
EU:T:2016:597, § 33 et jurisprudence citée).
73 Par conséquent, après des années de coopération fructueuse et continue (à cet égard, 30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265), en 2008 (quelques mois seulement avant le dépôt de la MUE contestée), elle a commencé (iii) la dégradation progressive des relations commerciales entre les parties. Cette détérioration a été reflétée par les retards répétés de Pasqua dans le paiement des montants convenus avec les bourses de vins (documents 14 et 18 devant la division d’annulation), dans la réorganisation des termes du contrat et, en particulier, du paiement échelonné (Doc. 12-13 devant la Division d’annulation), ce qui a conduit à la rupture de la relation entre les parties en 2013.
74 Il convient de souligner que Pasqua elle-même, dans sa déclaration du 13 juin 2018 devant la division d’annulation, a produit de nombreux documents concernant également les années 2008-2013 (annexe G et H), consistant en diverses factures de grande valeur, reflétant le fort succès commercial de Pasqua dans la vente de vin «Villa Borghetti», faisant état de «[l] a façon dont la titulaire a pu augmenter les ventes de ses produits dans l’Union européenne» (page 6). À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne peut manquer de remarquer une certaine différence entre le paiement tardif des paiements de vin de
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Pâques à Borghetti et le succès commercial actuel et croissant de la première, précisément au cours des mêmes années.
75 Cet élément, associé au fait que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée peu de temps après le début de la relation avec le scanner, est révélateur de l’intention de la société Pasqua (iv) d’ «apposer un cachet» définitivement de la part de Borghetti, sans prendre en charge les obligations qui continuent de la lire à Borghetti et en garantissant un droit de propriété au niveau de l’Union européenne (où Pasqua était en activité depuis 2003, annexe). (G) avant la fin complète de la relation et avec ceux-ci la licence exclusive du signe «Villa
Borghetti» (voir, en ce sens, 30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265, § 76).
76 En outre, le fait que Pasqua n’ait pas demandé l’autorisation ou le consentement pour le dépôt de la Borghetti — alors toujours sous licence le signe «Villa
Borghetti» — ni nié cette absence est extrêmement pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE au moment du dépôt (12/07/2019, T-773/17, Café del Mar, EU:T:2019:536, § 53). Non seulement Pasqua n’a pas réfuté cette négligence, mais, pour la première fois devant la chambre de recours, elle a présenté la déclaration de M. Borghetti dans le but de discrédit les arguments de Borghetti. Toutefois, il a déjà été observé que ce document n’était pas de nature à corroborer les arguments de Pasqua, compte tenu de l’ambiguïté et de l’imprécision de ses déclarations et, partant, de sa faible valeur probante.
77 Afin d’évaluer les intentions de Pâques, il convient d’analyser l’enchaînement des événements et, en particulier, le dépôt de la marque de l’Union européenne, presque en même temps que le premier attire le Borghetti, en raison d’irrégularités ou d’irrégularités partielles commises par la Pâques elle-même. À cette fin, la chambre de recours ne considère pas que les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne puissent être considérées comme conformes aux pratiques commerciales et guidées par le principe de loyauté commerciale, en particulier au regard des termes des accords commerciaux entre les parties, de l’excellente relation existant jusqu’à longtemps avant le dépôt, et de l’avantage économique incontestable tiré de l’utilisation du nom «Villa Borghetti», de l’exploitation du lien avec ce nom maintenu dans Marano di Valpolicella, de la possibilité de lui offrir, etc.
78 Cet accord commercial, qui a duré plusieurs années et produit le luchre des deux parties, impliquait l’obligation de mener l’accord de bonne foi, en évitant tout comportement malhonnête ou réticent et en donnant à l’autre partie la possibilité de prendre connaissance de toute information pertinente, connue ou découverte par une diligence normale, aux fins de l’exécution du contrat. Il est clair que Pasqua n’a pas respecté cette obligation. En déposant la MUE — et éventuellement des marques nationales antérieures — en violation de l’accord de licence et, surtout, sans demander l’autorisation de Borghetti et sans les informer de son intention de déposer, Pasqua a violé cette obligation de bonne foi.
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79 Il est également clair que Pasqua, en sa qualité d’acheteur exclusif et de licencié du signe «Villa Borghetti», avait parfaitement connaissance du préjudice grave que l’enregistrement du même signe en son propre nom aurait été effectué en violation des droits conférés par l’accord commercial conclu entre les parties (voir, par analogie, 12/07/2019, T-773/17, Café del Mar, EU:T:2019:536, § 52;
11/07/2013, T-321/10, SALINI GROUP, EU:T:2013:372, § 70).
80 Mais il y a plus. Le signe contesté semble avoir été déposé dans le but d’exclure Borghetti du marché de l’Union européenne, et pas seulement comme l’expression de la stratégie commerciale invoquée par Pasqua, visant à étendre la protection de sa marque nationale au territoire de l’Union européenne. En effet, un tel enregistrement de l’Union aurait privé Borghetti de la possibilité d’utiliser le signe «Villa Borghetti», soit directement, soit par le biais d’une licence à un distributeur, sur le territoire de l’Union en cas de rupture de la relation avec Pasqua.
81 Cette conclusion est également confirmée par la proximité chronologique entre le dépôt de la MUE et le début des tensions entre les parties, résultant des premières irrégularités de Pasqua. Le dépôt de la MUE est donc, ainsi qu’il a été observé, en faveur d’un durcissement progressif de la Borghetti et entraîne un processus de détournement progressif du signe «Villa Borghetti» sur le territoire de l’Union européenne, à la date même où la relation avec Borghetti est arrivée à la fin.
82 Contrairement à ce qu’affirme Pasqua dans son mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours considère que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été déposée uniquement et exclusivement dans le but d’étendre la protection des marques nationales existantes au territoire de l’Union européenne, mais aussi d’empêcher Borghetti d’utiliser le signe sur le marché du vin de l’Union européenne et d’usurper le goodwill de la marque «Villa Borghetti» (développé par Pasqua via Borghetti Trade Agreement et la licence de la marque en cause).
83 En ce qui concerne le fait que Borghetti n’a contesté tardivement la marque de l’Union européenne (page 2 du mémoire exposant les motifs du recours dans l’affaire Pasqua), la chambre de recours observe, conformément à la décision attaquée, que la Borghetti n’aurait pas pu former opposition contre la marque de l’Union européenne si, comme indiqué dans les déclarations sous serment dans les documents 26 et 27, elle n’en avait connaissance qu’en 2016. Par souci d’exhaustivité, même si elles en avaient eu connaissance, elles n’auraient pas pu invoquer la mauvaise foi de la titulaire, étant donné que ce motif ne peut être invoqué dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité. Enfin et en tout état de cause, la décision de former opposition est un fait qui concerne la sphère subjective de l’individu et n’est pas pertinent en l’espèce (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 35; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 51).
84 De même, le fait que la Borghetti n’était pas titulaire de la marque de fait «Villa Borghetti» en droit italien (puisque l’usage qu’ils ont fait, comme le prétend
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Pasqua, n’était pas de «renommée générale») n’est pas pertinent dans la présente procédure, contrairement à ce qu’affirme Pasqua. La présente procédure concerne une cause de nullité absolue (mauvaise foi) et non une nullité relative (fondée sur des droits antérieurs). Comme l’ont rappelé les demanderesses en nullité, dans le cas d’une demande en nullité dans laquelle la mauvaise foi est revendiquée lors du dépôt de la marque, la demanderesse en nullité n’est pas non plus tenue d’être titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires [13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, §
72].
En outre, bien que le degré de protection du signe dans la Borghetti puisse être pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, il n’est pas nécessaire que les conditions requises par le droit italien soient remplies pour que le signe «Villa
Borghetti» soit qualifié dans le cas juridique de la marque de fait. En revanche, il suffit que la propriété du signe se situe dans la sphère de Borghetti et que cette dernière ait accordé une licence pour l’utiliser en faveur de Pasqua, contre l’achat de sa production de vin. Ainsi qu’il a été démontré, l’accord pluriannuel entre les parties implique la reconnaissance par Pasqua de la propriété du signe «Villa
Borghetti» de Borghetti.
85 Enfin, comme la division d’annulation l’a observé à juste titre aux pages 14 à 15 de la décision attaquée, le cas d’espèce de la forclusion par tolérance n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il est expressément exclu par l’article 61, paragraphe 1, du RMUE. Ce qui est pertinent dans la présente procédure en nullité en raison de la mauvaise foi, c’est l’intention de la titulaire au moment du dépôt, la réaction des demandeurs à une date ultérieure étant dénuée de pertinence.
86 À la lumière de ce qui précède, les conclusions de la décision attaquée, à savoir que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi, sont confirmées. Rejette le recours;
Frais
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité aux fins de la procédure de recours.
88 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des demandeurs, s’élevant à 550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure de nullité, la décision de la division d’annulation, qui a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à rembourser les frais de représentation des demandeurs, fixés à 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
33
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité aux fins des procédures de recours à concurrence de 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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