LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 décembre 2021
Dans l’affaire R 254/2020-1
Arm Limited 110 Fulbourn Road Cambridge CB1 9NJ Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne) contre
PELION Spółka Akcyjna ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź Pologne Opposante/défenderesse représentée par: AOMB POLSKA SP. Z O.O. Emilii Ppost 53, 21er étage 00 113 Varsovie(Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 972 (demande de marque de l’Union européenne no 17 929 480)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et Andrej Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2021, R 254/2020-1, Pelion/Pelion

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juillet 2018, le prédécesseur en droit de ARM Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PELION
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 15 janvier 2019:

Classe 9 — Matériel informatique; cartes de circuit imprimé; microcontrôleurs; logiciels; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de gestion de locaux; logiciels de provisionnement, de gestion, de connexion, de contrôle, de surveillance, de suivi, de mise à jour, de fixation et d’exploitation de dispositifs électroniques; logiciels de gestion de la connexion de dispositifs électroniques sur un réseau de données; logiciels pour la collecte, l’analyse, l’édition, la modification, l’organisation, la synchronisation, l’intégration, la visualisation, la surveillance, la transmission, le transfert, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels de gestion de mégadonnées; logiciels pour la protection des données et la sécurité des données; logiciels de contrôle de l’accès aux données; cartes SIM logicielles; kits de développement de logiciels; outils de développement de logiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; publications électroniques téléchargeables, sous forme de manuels d’instruction, manuels d’utilisation, manuels techniques, manuels de développement, fiches techniques, brochures, articles et livres blancs dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des logiciels, des logiciels, des logiciels, des logiciels, des manuels techniques, des manuels de développement, des fiches techniques, des brochures, des articles et des livres blancs dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des logiciels, des logiciels et de la connexion de dispositifs électroniques dans un réseau de données; matériel informatique destiné à être utilisé sur l’internet des objets; modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; logiciels pour la mise en œuvre de l’internet des objets; logiciels pour la connexion et le contrôle de l’internet des objets (IdO); tous les produits précités étant des pièces détachées destinées à l’industrie;

Classe 38 — Services de télécommunications; transmission électronique de données; fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données;

Classe 42 — Services de logiciels (SaaS) pour la fourniture, la gestion, la connexion, la commande, le suivi, la mise à jour, la fixation et l’exploitation de dispositifs électroniques; platform-as-service (PaaS) pour le provisionnement, la gestion, la connexion, le contrôle, le suivi, la mise à jour, la fixation et le fonctionnement de dispositifs électroniques; infrastructure — service (IaaS) pour le provisionnement, la gestion, la connexion, le contrôle, le suivi, la mise à jour, la sécurisation et l’exploitation de dispositifs électroniques; services d’informatique en nuage; logiciels, as-a-service (SaaS) pour la collecte, l’analyse, l’édition, la modification, l’organisation, la synchronisation, l’intégration, la visualisation, la surveillance, la
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3 transmission, le transfert, le stockage et le partage de données, de mégadonnées et d’informations; platform-as-service (PaaS) pour la collecte, l’analyse, l’édition, la modification, l’organisation, la synchronisation, l’intégration, la visualisation, la surveillance, la transmission, le transfert, le stockage et le partage de données, de mégadonnées et d’informations; infrastructure — service (IaaS) pour la collecte, l’analyse, l’édition, la modification, l’organisation, la synchronisation, l’intégration, la visualisation, la surveillance, la transmission, le transfert, le stockage et le partage de données, de mégadonnées et d’informations; logiciels — as-a-service (SaaS) pour gérer la connectivité d’appareils électroniques dans un réseau de données; platform-as-service (PaaS) pour la gestion de la connexion de dispositifs électroniques dans un réseau de données; infrastructure — service (IaaS) pour la gestion de la connexion de dispositifs électroniques dans un réseau de données; logiciels — as-a-service (SaaS) pour la protection des données et la sécurité des données; platform-as-service (PaaS) pour la protection des données et la sécurité des données; infrastructure — service (IaaS) pour la protection des données et la sécurité des données; logiciels — as-a-service (SaaS) pour le contrôle de l’accès aux données; platform-as-a service (PaaS) pour le contrôle de l’accès aux données; refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals
refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals
refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals
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refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals
refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals refusals
refusals refusals refusals refusals développement et conception tous liés aux logiciels — as-a-service (SaaS), platform-as-a-service (PaaS) et infrastructure
— -a-service (IaaS) pour la gestion de données, les dispositifs électroniques et la connexion d’appareils électroniques dans un réseau de données; conseils techniques et services d’assistance technique pour les logiciels — as- aservice (SaaS), platform-as-a-service (PaaS) et infrastructure — service «IaaS» (IaaS) pour la gestion de données, les appareils électroniques et la connexion de dispositifs électroniques dans un réseau de données; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des logiciels pour la connexion et le contrôle de l’internet de objets électroniques (IdO).

2 La demande a été publiée le 25 septembre 2018.

3 Le 22 octobre 2018, PELION Spółka Akcyjna (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque publiée, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 42. Après limitation de la demande le 15 janvier 2019 (suppression des services demandés compris dans la classe 35), l’opposition est dirigée contre tous les services compris dans la classe 42.

4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointa),du RMUE.

5 L’opposition était fondée sur la MUE no 17 251 703 pour la marque verbale
PELION déposée le 28 septembre 2017 et enregistrée le 15 janvier 2018 pour les services suivants:
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Classe 35 — Conseils en organisation et direction des affaires; Fourniture de conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Comptabilité; Préparation de comptes; Analyses et recherches de marché; Études de marché et analyses commerciales; Recherches de marché; Conseils en gestion de personnel; Assistance commerciale en gestion d’entreprise; Traitement administratif de commandes d’achats; Assistance en matière d’administration commerciale; Services de conseils pour la direction des affaires; Compilation de statistiques;

Classe 42 — recherches en cosmétologie; Recherches en chimie; Conseils en matière de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Une analyse chimique.

6 En l’espèce, la demanderesse fait valoir que seule l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE a été invoqué par l’opposante comme motif relatif de la procédure et que, dans cette mesure, la division d’opposition ne devrait procéder à l’appréciation qu’en tenant compte de ce motif. La demanderesse fait également référence à l’approche adoptée dans une décision antérieure de l’Office [R 1457/2015-2, SAMSON 1795/Device, concernant une bouteille (fig.), paragraphe 70], dans laquelle la chambre de recours concernée a procédé à l’appréciation au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en considérant qu’aucune des parties n’avait contesté l’approche suivie par la division d’opposition dans la décision attaquée. Si la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un délai supplémentaire doit être accordé à la demanderesse pour présenter de nouvelles allégations à cet égard.
7 Par décision du 28 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés, à savoir tous les services compris dans la classe 42. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:

Remarque liminaire
– Bien que les conditions spécifiques énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans le cadre des procédures d’opposition relatives à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a) constitue l’unique motif invoqué et qu’aucune identité ne peut être établie entre les signes ou les produits ou services, l’Office examinera néanmoins l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui requiert au moins l’existence de similitude entre les signes et entre les produits ou services, ainsi qu’un risque de confusion. La similitude couvre des situations dans lesquelles tant les marques que les produits/services sont similaires et les situations dans lesquelles les marques sont identiques et les
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5 produits/services sont similaires, et inversement (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C, Opposition, Double identité et risque de confusion — Principes généraux, 2.3. Relation entre l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, p. 5).

– En ce qui concerne la décision de la chambre de recours, la demanderesse a mal interprété l’approche adoptée, étant donné que la chambre de recours concernée s’est contentée d’aborder la question et la manière dont elle a été traitée par la division d’opposition sans se prononcer davantage sur cette question ou, mieux encore, sans exercer son pouvoir d’appréciation pour décider si cette approche est ou non correcte. Par conséquent, la décision susmentionnée ne permet pas à la demanderesse d’établir une autre pratique de l’Office qui devrait être suivie en l’espèce.
– La demanderesse a déjà eu la possibilité de présenter des observations et/ou, si tel était le cas, d’utiliser son moyen de défense tiré de la demande de preuve de l’usage de sa propre initiative; tout ceci en respectant le délai imparti par l’Office.
– Par conséquent, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RDMUE et compte tenu des observations déjà déposées par la demanderesse, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel échange d’observations. En effet, aucun fait nouveau susceptible de donner lieu à une deuxième série d’observations, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 6, du RDMUE, n’a été exposé.

– Étant donné que les services ne sont pas identiques, la division d’opposition procédera à l’examen de l’affaire au regard des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Comparaison des services
– Les services contestés de conseils techniques en matière de logiciels, d’aservice (SaaS), de platform-as-a- service (PaaS) et d’infrastructures (IaaS) pour la gestion de données, d’appareils électroniques et de la connexion d’appareils électroniques dans un réseau de données se chevauchent avec les services de «conseils en matière de logiciels» de l’opposante et, dans cette mesure, ces services sont considérés comme identiques.

– Tous les autres services contestés concernent l’ «informatique en nuage» en général (SaaS, PaaS et IaaS sont les trois principaux types d’informatique en nuage), qui
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6 se concentrent sur la fourniture d’un réseau de serveurs à distance hébergés sur l’internet pour stocker, gérer et traiter des données. Ces services sont de nature hautement technique, consistant en différents types d’assistance au consommateur par la fourniture soit d’infrastructures informatiques, soit de logiciels, soit des deux, ainsi que de leur maintenance et de leur suivi. En tant que tels, ils sont similaires aux conseils en matière de logiciels de l’opposante, étant donné que ces services peuvent constituer une partie essentielle des services contestés. En outre, ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises dans la mesure où les services de l’opposante sont importants pour la prestation des services contestés. Enfin, ils peuvent également cibler les mêmes consommateurs et être fournis par les mêmes canaux de distribution, par exemple en utilisant l’environnement en ligne.

– Les signes en conflit sont identiques.

Conclusion
– Les services contestés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à ceux couverts par la marque antérieure.

– Par conséquent, il existe une double identité et l’opposition est accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les services jugés identiques. En ce qui concerne les autres services jugés similaires, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces services.

8 Le 30 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 mai 2020.

9 Aucune observation n’a été présentée sur le recours.

10 Le 2 février 2021, le rapporteur a invité la demanderesse à présenter des observations supplémentaires afin de se prononcer sur l’allégation de la demanderesse concernant la prétendue absence d’identité de certains des services en cause.

11 Dans sa réponse du 2 mars 2021, le requérant a ajouté les commentaires suivants:

– Les propres recherches de la chambre de recours l’ont amenée à croire que les services de «conseils en matière de logiciels» de l’opposante chevauchent les «logiciels fournis
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7 en tant que service, en ligne ou par l’internet» (par exemple, par le biais du site web d’une partie).

– Pour les raisons expliquées en détail ci-dessous, nous ne sommes pas d’accord avec l’affirmation ci-dessus et soutiennent que les services de «conseils techniques pour les logiciels (SaaS), platform-as-a-service (PaaS) et infrastructures (IaaS) pour la gestion de données, dispositifs électroniques et la connexion d’appareils électroniques dans un réseau de données» de la demanderesse et le «conseil en matière de logiciels» de l’opposante ne sont pas identiques.

– Il convient de souligner que, pour que la présente opposition aboutisse, les services en cause devraient être considérés comme identiques, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE était le seul motif invoqué par l’opposante.

– Par conséquent, la simple similitude entre les «conseils techniques pour logiciels (SaaS), platform-as-a-service (PaaS) et infrastructures (IaaS) pour la gestion de données, appareils électroniques et la connexion d’appareils électroniques dans un réseau de données» de la demanderesse et les services de «conseils en logiciels» de l’opposante ne suffit pas à accueillir l’opposition.

Les services en cause ne sont pas identiques
– Les logiciels, d’une part, et les logiciels en tant que service, d’autre part, ne sont pas identiques
– La nature des «logiciels» et des «logiciels en tant que service» est différente.

– Le simple fait que les deux termes contiennent le mot «software» peut être trompeur, mais ne permet certainement pas de conclure à une identité. Les logiciels en tant que produit, relevant de la classe 9, et logiciels en tant que service, pertinents pour la classe 42, sont, pour les raisons expliquées ci-dessous, des offres distinctes et distinctes.

– Les principes de comparaison des logiciels généraux et des services généraux liés aux logiciels ont été établis dans l’affaire LiBRO. Dans son arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal a jugé que les logiciels et le développement de logiciels sont similaires [arrêt du 18 juin 2009, LIBRO/OHMI — Causley (LiBRO), T-418/07, non identique, point 58].

– La même conclusion doit être tirée pour la comparaison entre les «logiciels» et les «logiciels — as a-service (SaaS)».

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Tout comme pour le développement de logiciels, les logiciels en tant que service présentent un certain lien avec les logiciels étant donné qu’ils reposent sur le fait de codage des logiciels et de leur architecture connexe. Néanmoins, cela ne rend pas ces deux termes identiques. Il n’en demeure pas moins que leur nature est très différente. Tandis que les «logiciels» sont des produits, les «logiciels — as a-service (SaaS)» sont un service.

– La similitude — et non l’identité — entre les «logiciels» et les «logiciels — as a-service (SaaS)» a été confirmée à plusieurs reprises également par les chambres de recours. Dans sa récente décision, la quatrième chambre de recours a considéré que la nature des «logiciels» et des «logiciels» diffère dans la mesure où le logiciel est vendu en tant que produit par opposition au logiciel en tant que service fourni en tant que service [5 novembre 2020, R 110/2020-4
[FoodDocs (fig.)/Foodbox et al.], points 23-24].

– Le fait que les logiciels, d’une part, et, de manière générale, les services liés aux logiciels (y compris la fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables), d’autre part, sont complémentaires ne les rend pas identiques. S’ils peuvent être essentiels l’un pour l’autre, leur nature reste différente (R 1832/2014-4 [SAS GROUPE/SAS], point 32; R 2342/2019-4 [Imansys/mansis XXI (marque fig.)], point 60].

– Par analogie, la même conclusion que celle tirée pour la comparaison entre les «logiciels» et les services de «location ou crédit-bail de logiciels» peut s’appliquer en l’espèce. Un développeur de logiciels peut choisir entre la vente de logiciels (par le biais de produits de la classe 9) ou la location de ces produits aux utilisateurs au moyen de contrats de licence limités dans le temps (par le biais de services compris dans la classe 42). Si le produit final est le même, la nature des logiciels par opposition à leur location est différente. Par conséquent, ces termes sont considérés comme similaires [26 mai 2020, R 1802/2019-4 [freelance (fig.)/freelance (fig.) et al.], point 36; 5 juin 2020, R 2342/2019-4 [Imansys/mansis XXI (fig.)], point 60), mais pas identique.

– Il en va de même pour les logiciels en tant que service, qui est simplement une autre manière de fournir un logiciel par opposition à un logiciel en tant que produit.

– Il découle de ce qui précède que, bien qu’étant complémentaires et donc similaires, les «logiciels — as a- service (SaaS)» et les «logiciels» ne sont pas identiques.

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– Les conclusions juridiquessusmentionnées concernant l’absence d’identité entre les «logiciels» et les «logiciels en tant que service» ont leur fondement dans la réalité commerciale.
A. Hébergement
– La différence essentielle réside dans la manière dont l’hébergement est réalisé. Les logiciels en tant que service se rapportent à un logiciel hébergé exploité sur le serveur des fournisseurs. Le logiciel hébergé est accessible et interagi avec les utilisateurs à distance via des navigateurs web ou d’autres interfaces réseau telles que l’interface de programmation d’applications (API). Toutefois, le logiciel n’est pas téléchargé pour fonctionner sur un système informatique local. En revanche, les logiciels, c’est-à-dire les logiciels sur site, sont hébergés localement (installés) sur son propre système informatique.

– Les logiciels d’applications ou de programmation, les logiciels informatiques, c’est-à-dire les logiciels en tant que produit, sont accessibles à partir de serveurs locaux. Cela reflète également sa nature. Lors de l’achat de logiciels, les consommateurs achètent un produit qui est ensuite installé sur un appareil, auprès duquel les consommateurs peuvent utiliser le logiciel. En revanche, lorsqu’ils fournissent des «logiciels en tant que service», ce n’est pas le produit, c’est- à-dire les logiciels, les consommateurs qui achètent, mais un service par lequel les consommateurs (à partir de n’importe quel endroit avec une connexion internet) peuvent utiliser un logiciel hébergé et entretenu par un tiers.

– Un exemple réel de logiciel en tant que service est la plateforme en nuage ZOOM pour les vidéos, téléphones, partage de contenus et discussion accessible à partir de divers appareils, sans que les consommateurs aient besoin de télécharger ou d’exploiter le logiciel concret sur lequel repose la communication numérique en arrière-plan. Lorsqu’il utilise le système de réunion ZOOM, un consommateur ne le perçoit pas comme un logiciel, mais plutôt comme un service de communication dont l’aspect technique est exploité par un tiers sur ses systèmes informatiques — le fournisseur de services. C’est le prestataire de services, et non le consommateur, qui est responsable de la maintenance et de la mise à jour de leur propre infrastructure logicielle afin de s’assurer que la connectivité sous-jacente fournie est fiable ou sécurisée.

B. Pricing
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– Si, pour les logiciels en tant que service, les prix sont encourus sur la base d’un abonnement sans frais supplémentaires (les consommateurs paient avoir accès à un logiciel, pas pour les logiciels en tant que tels), le prix du logiciel est généralement fixé sur la base d’une taxe perpétuelle à une seule heure (prix d’achat d’un produit), avec des coûts supplémentaires pour les mises à niveau.

C. Soutien et maintenance
– Avec logiciel en tant que service, la charge de s’assurer que les services restent opérationnels et à un niveau de performance maximale incombe pleinement au vendeur (là encore, parce que les consommateurs paient pour le service qui leur permet d’utiliser le logiciel), contrairement aux logiciels qui ne fournissent aucun support technique géré par des tiers (comme tout autre produit — une fois acheté, il est la propriété du consommateur).

D. accessibilité
– Contrairement aux logiciels qui sont installés sur un système informatique local, un logiciel en tant que service est accessible à partir de tout appareil doté d’une connexion à l’internet et d’un navigateur. L’accès au logiciel en tant que service est ainsi fourni à de multiples utilisateurs sur divers sites internet. Des extraits d’articles à l’appui des arguments susmentionnés sont joints en annexe 9.

– Dans l’ensemble, le logiciel en tant que service est un mode de fourniture de logiciels qui permet d’accéder à un logiciel et à ses fonctions à partir de tout appareil doté d’une connexion internet et d’un navigateur. En revanche, un logiciel informatique est un programme, un ensemble d’instructions à exécuter sur un système informatique du consommateur, qu’il s’agisse de logiciels, de logiciels d’applications ou de logiciels de programmation linguistiques.

– Si le logiciel en tant que service est une évolution naturelle des logiciels, il ne s’agit pas d’un logiciel au sens classique, à savoir un logiciel en tant que produit, mais d’un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent à un logiciel sur l’internet.

– Les services de conseil en matière de logiciels et de logiciels en tant que service ne sont pas identiques.

– Étant donné que les logiciels en tant que service et les logiciels informatiques ne sont pas identiques, il ne peut qu’être conclu que les services de conseil liés aux logiciels
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1 en tant que service, d’une part, et aux logiciels informatiques, d’autre part, ne sont pas non plus identiques.

– Il convient de noter que les services de conseils contestés ne concernent pas le produit (logiciels informatiques), mais les services de fourniture de logiciels.

– Les logiciels informatiques, d’une part, et plateforme en tant que service ou infrastructure en tant que service, d’autre part, ne sont pas identiques
A. Plateforme en tant que service (PaaS)
– Plateforme en tant que service est également une méthode de distribution. Le modèle de fourniture de plateforme en tant que service est similaire au logiciel en tant que service, à l’exception de la fourniture du logiciel sur l’internet, qui fournit une plateforme pour la création de logiciels.

– Un exemple réel de plateforme en tant que service est SAP Cloud, une plateforme commerciale ouverte qui a été conçue pour aider les développeurs à créer de nouvelles applications ou à étendre les applications existantes dans un environnement d’informatique en nuage sécurisé géré par SAP.

– Compte tenu du fait que les logiciels informatiques et le développement de logiciels ne sont pas identiques [arrêt du 18 juin 2009, LIBRO/OHMI — Causley (LiBRO), T-418/07, point 58], la mise à disposition d’une plate-forme permettant le développement de logiciels ne peut pas non plus être identique.

B. infrastructure en tant que service (IaaS)
– Uneinfrastructure en tant que service est également une méthode de mise en œuvre. Elle fournit des infrastructures d’informatique en nuage, y compris des serveurs, réseaux, systèmes d’exploitation et de stockage, par le biais de la technologie de virtualisation. Les clients d’IaaS peuvent toujours accéder directement à leurs serveurs et à leur stockage, mais ils sont tous sous-traités par l’intermédiaire d’un «centre de données virtuel» dans le nuage.

– Un exemple réel d’infrastructures en tant que service est Microsoft Azure — un service d’informatique en nuage créé par celle-ci pour construire, tester, déployer et gérer des applications et des services par l’intermédiaire de centres de données gérés par Microsoft-.

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– Lors de la fourniture d’une infrastructure en tant que service, aucun logiciel n’est fourni, et encore moins en tant que produit. Par conséquent, on peut se demander si les infrastructures en tant que service et logiciels informatiques sont même similaires. Néanmoins, il est clair que ces deux éléments ne sont pas identiques.

– Les articles à l’appui de ces informations sont joints en tant qu’annexe 10.

– Les services de conseil en matière de logiciels, d’une part, et plateforme en tant que service ou infrastructure en tant que service, d’autre part, ne sont pas identiques
– En tant que plateforme en tant que service ou infrastructure en tant que service, d’une part, et les logiciels informatiques, d’autre part, les services de conseil liés à la plateforme en tant que service ou infrastructure en tant que service, d’une part, et aux logiciels informatiques, d’autre part, ne sont pas non plus identiques.

Conclusion
– En raison de la nature différente des logiciels informatiques et des logiciels en tant que service, ces termes ne sont pas identiques, ce qui entraîne également l’absence d’identité entre les services de conseil liés aux logiciels, d’une part, et les logiciels en tant que service, d’autre part.

– Une plateforme en tant que service et infrastructure en tant que service est encore plus éloignée des logiciels informatiques, étant donné que ni plateforme en tant que service ni infrastructure en tant que service ne fournit de logiciels. Les services de conseils liés à ces deux services ne sont donc pas identiques, voire similaires, aux services de consultation en matière de logiciels.

– Par conséquent, même si l’on considère les «logiciels informatiques» au sens large qui englobent les logiciels, les logiciels d’applications et les logiciels de programmation de systèmes, les services de conseil liés à ces derniers ne sont pas identiques aux services de conseils techniques pour la gestion de données, d’équipements électroniques et de services de plate-as (PaaS) et d’infrastructures (IaaS) pour la gestion de données, les dispositifs électroniques et la connexion de dispositifs électroniques dans un réseau de données.

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Moyens et arguments de la demanderesse
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

– La défenderesse n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, et les conditions pour ce motif n’étaient pas remplies. En outre, elle n’a présenté aucun argument écrit à l’appui de son opposition.

– La division d’opposition a violé l’article 95, paragraphe 1, du RMUE en examinant l’opposition au regard d’un motif qui n’a pas été invoqué, avancé ou même implicite par le défendeur.

– En effet, la demanderesse a expressément contesté l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

– Compte tenu des circonstances de l’espèce, la division d’opposition n’aurait pas dû fonder sa décision sur les directives de l’Office.

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE
– Sans contexte plus large et en introduisant des circonstances spécifiques, la pratique actuelle de l’Office en matière de marques exposée dans les directives susmentionnées est erronée et, en violation de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE. En outre, elle ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence existante de l’UE.

– La présente affaire se distingue des affaires, sur la même question, déjà portées devant les chambres de recours sur deux points principaux. Tout d’abord, la défenderesse a utilisé le formulaire officiel d’opposition de l’Office et n’a joué aucun rôle actif dans la procédure. Deuxièmement, la demanderesse s’est opposée à ce que l’Office examine l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, tout au long de la procédure.

– Si l’opposant choisit de limiter son opposition à la revendication de la double identité conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et qu’aucune revendication, expresse ou implicite, d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est formulée, l’Office, après avoir conclu que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’applique pas, ne procède pas d’office à l’examen de l’opposition pour un motif qui n’a pas été invoqué ou invoqué par l’opposant. Ce faisant, il porte préjudice injustement au demandeur et
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1 remet en cause la raison pour laquelle l’Office dispose de deux motifs énumérés dans son acte d’opposition s’il examinera unilatéralement les deux motifs.

– L’opposante a simplement coché la case «article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE — La marque contestée est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques» et n’a présenté aucun argument ou preuve à l’appui de l’opposition. Par conséquent, le seul motif invoqué par l’opposante en l’espèce était l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir la double identité.

– En examinant également la présente opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition n’a pas interprété la demande de l’ opposante, mais a simplement étendu d’office le seul motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
– En étendant l’examen à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’Office a violé l’article 95, paragraphe 1, du RMUE en allant au-delà des moyens invoqués et des demandes présentées par les parties.

– Il s’ensuit que la division d’opposition aurait dû statuer sur l’opposition sur la base de son examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE uniquement — le seul motif invoqué par l’opposante.

Comparaison des produits et services
– La demanderesse conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services contestés «conseils techniques en matière de logiciels (SaaS), platform-as-a- service (PaaS) et infrastructures (IaaS) pour la gestion de données, dispositifs électroniques et la connexion d’appareils électroniques dans un réseau de données» sont identiques aux services de «conseils en logiciels» couverts par la marque antérieure. Les conseils techniques en cause de la demanderesse concernent uniquement des services, tandis que les conseils de l’opposante portent sur un produit physique ou un produit, à savoir les ordinateurs et les logiciels.
– Les logiciels — as-a-service — est un modèle pour la distribution de logiciels permettant aux clients d’accéder à des logiciels sur l’internet (pièces jointes 3, 4 et 5).

– Le service «Platform-as-a-service» est décrit comme un service de location ou de livraison fourni par une plateforme informatique comme une solution intégrée, une coloration
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1 de solution ou un service via une connexion à l’internet (pièce jointe 6).

– Les infrastructures sont un service fournissant une infrastructure informatique sur une base externalisée pour soutenir les activités des entreprises (pièce jointe 7).

– Les conseils de l’opposante en ce qui concerne les logiciels informatiques ne sont pas liés à un quelconque type de logiciel au sens large, mais à des logiciels ayant une signification étroite. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 42 ne sont pas identiques aux services compris dans les classes 35 et 42 couverts par la marque antérieure de l’opposante.

– La demanderesse convient que tous les autres services contestés ne sont pas identiques aux produits ou services couverts par la marque antérieure.

– Étant donné que les services en cause ne sont pas identiques et que, par conséquent, l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas remplie, la présente opposition doit être rejetée.

Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.

14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

Portée du recours
15 La demanderesse a demandé que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.

16 En effet, l’opposante n’a présenté aucune réplique à aucun stade de la procédure, y compris devant la chambre de recours.

17 Dans son recours, la demanderesse a fait valoir, en substance, deux griefs principaux:
– enexaminant également l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition n’a pas interprété la demande de l’opposante, mais a
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1 simplement étendu d’office le seul motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1,point a), du RMUE;

– en étendant l’examen à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’Office a violé l’article 95, paragraphe 1, du RMUEet a statué ultra petita en allant au-delà des moyens invoqués et des demandesprésentées par les parties.

18 Compte tenu des circonstances de l’espèce, la chambre de recours observe que le deuxième argument de la demanderesse doit également être compris en ce sens qu’il consiste également en une prétendue violation du droit de l’opposante d’être entendue, de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.

19 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner, premièrement, si la division d’opposition a statué ultra petita, en étendant d’office le seul motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, et, deuxièmement, si la division d’opposition a violé son droit d’être entendue en rejetant la demande initiale de la demanderesse déposée en réponse à l’acte d’opposition, à savoir protéger le droit de formuler des observations sur une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Portée de l’opposition
20 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, les motifs de l’opposition doivent être définis par l’opposant dans l’acte d’opposition.
21 En l’espèce, l’opposition était fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. L’opposante a simplement coché la case appropriée dans l’acte d’opposition, mais n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours, ni d’observations ultérieures. En fait, l’opposante n’a présenté aucune observation, ni dans l’opposition, ni dans le cadre du recours devant l’Office.
22 La division d’opposition a toutefois accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, également pour des produits et services similaires. La décision attaquée indiquait que, ce faisant, elle appliquait les directives de l’EUIPO (https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923789/trade- mark-guidelines/2-3-interrelation-of-article-8-1--a--and--b-- eutmr), selon lesquelles
«Bien que les conditions spécifiques énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans le cadre des oppositions formées au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8,
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1 paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif invoqué mais qu’une identité entre les signes et/ou les produits/services ne peut être établie, l’Office continuera d’examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exige au moins une similitude entre les signes et les produits/services et un risque de confusion. La similitude désigne non seulement les situations dans lesquelles tant les marques que les produits ou services sont similaires, mais également les situations mettant en jeu des marques identiques et des produits ou services similaires ou inversement.
De même, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sera traitée en vertu de cette dernière disposition sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.»
23 Toutefois, selon l’ arrêt Giordano (16/12/2009, T-483/08, Giordano, EU:T:2009:515, § 41-43), dans lequel, contrairement au cas d’espèce, l’opposition était uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe1, point b), du RMUE, qui a une portée plus large que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, le Tribunal a conclu que lorsque l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion; double similitude), mais l’Office estime que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sont remplies (double identité), mais il peut invoquer cette dernière disposition, à des fins de simplification.

«41à cet égard, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 40/94 prévoient deux motifs d’opposition différents, il y a lieu de conclure qu’ils s’excluent mutuellement. Ainsi que la Cour l’a jugé de manière constante dansle contexte analogue des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, point b) et c), du règlement no 207/2009], il ne découle pas de l’existence de deux dispositions distinctes comportant des motifs distincts de refus d’unemarque qu'il ne saurait y avoir de chevauchement entre ces motifs (voir, en ce sens, arrêt de laCour du 2008mai 3297, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, non encore publié au Recueil, point 54 et jurisprudence citée, et arrêt du Tribunaldu2006 février, PTV/OHMI, T-302/03, Rec. p. II-34, point 4039).

42par ailleurs, il ressort du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 40/94 que cette disposition est susceptible de couvrir l’hypothèse
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1 où la marque demandée est identique à la marque antérieure et où les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, ainsi que l’hypothèse dans laquelle il n’existe qu’une similitude entre les marques en cause et/ou entre les produits et servicesen cause.

43le fait que la situation dans laquelle tant les marques que les produits en cause sont identiques peut relever de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 40/94 ainsi que de l’article 8,paragraphe 1, point a), dudit règlement ne prive pas cette dernière disposition de son effet utile. L’article 8, paragraphe 1, point a), peut être utilement appliqué dans certains cas, notamment lorsque tant les marques que tous les produits en cause sont identiques, afin de simplifier l’appréciationd’une opposition, en omettant de faire référence à un risque de confusion. À l’inverse, dans les cas où il existe un litige quant à l’identité ou à la simple similitude des marques et/ou de tous les produits ou services en cause, l’OHMI et ses chambres de recours peuvent valablement décider d’utiliser l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 40/94 comme seule base juridique de leurs décisions. En tout état de cause, aucune de ces considérations ne saurait remettre en cause la conclusion relative à la portée de l’article 8, paragraphe 1, point b), énoncée au paragraphe précédent, fondée sur le libellé clair et non ambigu de cette disposition.»
24 Bien qu’il soit vrai que le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE suggère que les cas de «double identité»
[article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE] relèvent également du champ d’application plus large de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, lorsque l’opposant fonde son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais que l’Office considère que les signes et les produits et services sont identiques, il peut limiter son examen à l’article 8, paragraphe 1, point a), qui a une portée plus restreinte (double identité). Cette légalité de cette pratique, visant à simplifier l’appréciation d’une opposition, a été confirmée dans l’arrêt Giordano, point 43 supra.

25 Toutefois, cela ne saurait constituer un argument permettant de conclure que ce motif n’est pas différent de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, précisément parce que les conditions d’application des deux dispositions juridiques sont différentes. Par conséquent, lorsque la demanderesse a uniquement fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et sur l’existence d’une «double identité», en principe, rien ne justifie que l’opposant doive systématiquement
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1 défendre également sa demande de marque au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), soulevé d’office par l’Office, qui élargit la portée de l’opposition étant donné qu’elle ne requiert qu’une «double similitude» entre les signes et les produits et services. Dans son récent arrêt dans l’affaire Nuance de couleur orange, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours, en soulignant que l’Office avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non soulevé par les parties (15/09/2021, T-274/20, Nuance de couleur orange, EU:T:2021:592, § 40).

26 Ainsi que la demanderesse l’a relevé à juste titre et que l’opposante n’a pas contesté, en l’espèce, la division d’opposition cite des directives de l’Office sans contexte plus large et introduisant des circonstances spécifiques. Ensuite, elle fonde la décision attaquée sur l’hypothèse que tous les produits et services ne sont pas identiques et estime dès lors raisonnable de concentrer directement son appréciation sur une analyse du risque de confusion en procédant à l’examen de l’affaire au regard des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

27 Il convient de garder à l’esprit que la partie qui ouvre la procédure définit l’objet de la procédure (article 95, paragraphe 1, du RMUE). Rien ne s’oppose à ce que la partie qui intente la procédure fonde sa demande sur les deux fondements juridiques. Toutefois, lorsque seul l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est choisi, l’opposant devrait être confronté aux conséquences de son appréciation, parfois erronée. La définition des motifs juridiques d’une demande a également pour objet de permettre à l’autre partie de préparer sa défense. La pratique de la division d’opposition semble fortement perturber l’égalité des parties à la procédure.

28 Étant donné que la décision attaquée est dépourvue de motivation en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, le seul motif invoqué dans l’acte d’opposition, ainsi que les circonstances spécifiques concernant l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les mesures prises dans la décision attaquée sont incompréhensibles et violent l’obligation légale de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, point (1), du RMUE, qui est un locant fondamental de la marque de l’Union européenne et du droit administratif.

Droit d’être entendu
29 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

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30 Enréponse à l’acte d’opposition, la demanderesse a explicitement demandé que, dans le cas où la division d’opposition considérerait qu’il convient d’examiner l’affaire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le demandeur se voit accorder un délai supplémentaire pour présenter de nouvelles allégations à cet égard. À cet égard, la demanderesse a fait référence à l’approche adoptée dans la décision R 1457/2015-2, SAMSON 1795/Device, d’une bouteille (fig.), paragraphe 70, dans laquelle la chambre de recours a procédé à l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en considérant qu’aucune des parties n’avait contesté l’approche suivie par la division d’opposition dans la décision attaquée.

31 En réponse à l’argument de la demanderesse, la division d’opposition a rendu une décision traitant de la demande en indiquant que la demanderesse avait déjà la possibilité de déposer des observations et en suggérant d’utiliser son moyen de défense tiré de la demande de preuve de l’usage de sa propre initiative, ce dernier étant clairement impossible étant donné que la marque antérieure n’avait pas été enregistrée depuis 5 ans.

32 Il résulte de ce qui précède que la division d’opposition, en n’accordant pas au moins à la demanderesse le temps de formuler des observations sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, a également violé l’article 94, paragraphe 1, et l’article 95, paragraphe 2, du RMUE ainsi que le droit de la demanderesse à être entendue. Cela est d’autant plus vrai que l’opposante n’a pas déposé d’observations en réponse, ce qui permettrait à la demanderesse d’aborder la question dans sa duplique.

Conclusions
33 Par conséquent, la chambre de recours annule la décision attaquée. Néanmoins, cela ne signifie pas que la marque contestée doit être automatiquement autorisée à être publiée sans autre appréciation du motif pertinent de l’espèce, à savoir au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.

34 Conformément à l’article 91, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. L’obligation de motivation est examinée d’office même si la question n’a pas été soulevée par les parties (07/12/2011, C-45/11 P, Grau/Rot, EU:C:2011:808, § 57; 28/11/2013, T-34/12, HERBA shine, EU:T:2013:618, § 41).

35 Toutefois, en l’espèce, l’appréciation de l’opposition est entachée de plusieurs erreurs et contradictions, et limite le
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2 raisonnement qui a conduit à de graves lacunes dans la motivation de la décision attaquée, en particulier en ce qui concerne l’appréciation du seul motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.

36 Compte tenu de ce qui précède, en particulier du fait que la jurisprudence du Tribunal dans l’arrêt Giordano (16 décembre 2009, T-483/08, points 41 à 43), qui fournit des orientations sur la question pertinente, semble avoir été ignorée, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, en particulier pour procéder à une appréciation complète et dûment motivée de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’affaire, y compris de l’absence d’arguments et de preuves fournis par la demanderesse (à l’égard des arguments et éléments de preuve fournis par la demanderesse).
37 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition et qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue, cette décision pourra faire l’objet d’un recours avec la décision statuant définitivement sur le fond de l’opposition.

Frais
38 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours. En outre, à la lumière de la violation des formes substantielles, la taxe de recours est remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:

Signature
P.O. M. Chaleva
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