LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 janvier 2021
Dans l’affaire R 686/2020-5
Nestlé Skin Health S.A. Avenue Gratta-Paille 2
1018 Lausanne
Suisse Titulaire de la MUE/requérante représentée par Juliette Bertrand, 14 rue de Berri, 75008 Paris (France)
contre
HAN BIOMEDICAL INC. 15F., no 99, Sec. 1, Corrective tai 5th
Rd., Xizhi Dist.
New Taipei City 221
Taïwan Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Habermann, Hruschka turcs Schnabel, Montgelasstr. 2, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 32 482 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 988 425)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2021, R 686/2020-5, Barrigel (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2013, Galderma, S.A., prédécesseur en droit de Nestlé Skin Health S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits suivante:
Classe 10 -Dispositifs médicaux, à savoir gel protégeant le rectum contre les radiations lors du traitement des radiations contre le cancer de la prostate.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: Bleu (Pantone 220-
2C) et Orange (Pantone 49-1C).
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2013 et la marque a été enregistrée le 11 décembre 2013.
3 Le 1 février 2019, HAN biomedical INC. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir la déchéance pour non-usage.

5 Le 14 février 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est vu accorder un délai jusqu’au 19 avril 2019 pour apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée.
6 Le 19 avril 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les documents suivants en réponse à la demande de preuve de l’usage:

Annexe 1: Extraits du code français de la propriété intellectuelle (mis en évidence par la titulaire de la MUE sont les articles L.612-6, L.613-3, L.615-
1 et L. 615-14) et de la Convention sur le brevet européen (mise en évidence par la titulaire de la MUE sont l’article 69, paragraphe 1, et l’article 84);

Annexe 2: Article publié sur www.mondaq.com intitulé «Qu’est-ce que Actavis/Eli Lilly signifie pour la stratégie européenne de règlement des litiges en matière de brevets? — Propriété intellectuelle — Union européenne». La titulaire de la marque de l’Union européenne a souligné une

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partie intitulée «Comment l’arrêt de la Cour suprême britannique sur la désignation française compare-t-il avec la jurisprudence et la pratique en
France?» concernant la doctrine des équivalents dans le système de brevets en France;

Annexe 3: Acte d’opposition déposé par Q-Med AB le 30 décembre 2013 auprès de l’Office européen des brevets contre le brevet no 1 536 746 par Incept, LLC, portant le titre «Produits de comblement et méthodes d’élimination des tissus destinés à améliorer les résultats radiologiques»;
Annexe 4: Décision de la division d’opposition de l’Office européen des brevets du 7 juillet 2015 révoquant le brevet no 1 536 746, indiquant que la décision est susceptible de recours;

Annexe 5: Décision 1758/15 des chambres de recours de l’Office européen des brevets du 11 juillet 2017 révoquant le brevet no 1 536 746;

Annexe 6: Extrait de la base de données eSearch de l’EUIPO concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée;

Annexe 7: Extrait du Code de santé publique français (en français, avec traduction en anglais), nominatif article L.5213-3, établissant la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l’objet d’une publicité auprès du public. Selon l’extrait, les dispositifs médicaux couverts ou financés, même partiellement, par des régimes d’assurance maladie obligatoire ne peuvent faire l’objet d’une publicité auprès du public, à l’exception des dispositifs médicaux présentant un faible risque pour la santé humaine, qui sont des dispositifs médicaux de classe I et de classe II bis;

Annexe 8: Certificat CE et certificat d’examen CE de la conception et Addendums, datés du 23 janvier 2014 pour le produit «Barrigel» — «implants stabilisés à base d’acide hyaluronique non animal pour la protection de la paroi rectale lors du traitement d’un cancer prostate contre les rayonnements» fabriqués par la société suédoise Q-Med AB. Les certificats portent sur le marquage de conformité du produit en cause au système d’assurance qualité établi conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, à l’exclusion de l’annexe II (dispositifs de la classe II bis, II b ou III) et de l’annexe II (4) (dispositifs de la classe III); sous le titre «Documents, qui constituent la base de ce certificat», le certificat
CE indique: «Avis de certification 2021098NC, initialement daté du 1 octobre 2002, Addendum, initialement daté du 23 janvier 2014»;

Annexe 9: Deux lettres échangées entre la société NeXimetry et l’Institut du cancer Erasmus MC:

o Une lettre datée du 25 avril 2016 confirmant que NeXimetry fournira des échantillons gratuits et une formation en rapport avec le produit
«Barrigel» aux fins de l’étude médicale «Multicenter randomised test control test on cosmesis, qualité de vie et toxique cutanée de l’implant permanent de graines de sein pour cancer du sein», subordonnée à la

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conclusion de NeXimetry avec l’accord de licence conclu avec Galderma SA, le fabricant de «Barrigel», qui devrait être clôturé en 2016;

o Lettre non datée au nom du programme Erasmus MC Cancer Institute sur un essai de comparaison pour la réduction de la toxicité de la peau dans le traitement du cancer du sein. Lors de cet essai, le produit
«Barrigel» a été plus facile à utiliser et a conduit à une meilleure protection des organes à risque contre une dose de rayonnement élevée que l’autre produit testé.

Annexe 10:
o Brochure dans le cadre de la conférence «Impakt Breast Cancer Conference» qui s’est tenue les 4 et 6 mai 2017 à Bruxelles, Belgique résumant une «étude pilote sur l’utilisation d’un espacer sous-cutané dans le mamin pour la protection de la peau lors du brachythérapie» réalisée par le Franciscus Gasthuis finalisé Vlietland et ERAMC Cancer Institute. L’un des deux produits testés était le gel d’acide hyaluronique «BARRIGEL»;

o L’ordre du jour de la «conférence du cancer du cancer IMPAKT» montrant que l’étude a été présentée aux participants le 4 mai 2017 à 17.30 heures;
Annexe 11: Présentation non datée portant la mention «confidentiel», préparée par NeXimetry et l’Institut du cancer Erasmus MC, montrant les Hôpitaux de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon en tant que partenaires cliniques, en rapport avec le calendrier de développement et de commercialisation de «BARRIGEL»; le lancement européen du produit était prévu pour le T1 2018;
Annexe 12: Cinq captures d’écran d’une vidéo YouTube téléchargée par Travis Gay (PDG et fondateur de Core Oncology) le 6 janvier 2016, intitulée
«Barrigel Animated prostate Implant by neXimetry» montrant le signe
; à la date inconnue, les captures d’écran ont été réalisées, la vidéo avait été visionnée 1109 fois et avait reçu cinq analogies; l’URL indiquée dans les observations du 14 mars 2019 n’est plus disponible;
Annexe 13: Compilation de huit communiqués de presse publiés sur les sites webwww.compelo.com, www.finanzen.ch, https://industryprwire.com, https://sharpreports.com, https://pharmanest.se, https://pharmashots.comet https://globaluniversityventuring.comentre le 15 octobre 2018 et le 17 octobre 2018 faisant état du fait que Palette Life Sciences et Nestlé Skin Health avaient signé un accord de licence global pour les droits de commercialisation et de développement, entre autres, de «Barrigel». Elle explique que le «Barrigel» est un traitement injectable approuvé par l’UE conçu pour protéger le mur rectal tout en traitant un cancer de la prostate par rayonnement. Le produit est

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basé sur une technologie de Nestlé Skin Health. Palette Life Sciences obtiendra des droits de développement mondiaux pour «BARRIGEL».
Annexe 14: Instructions d’utilisation du terme «Barrigel» en anglais, néerlandais, français, allemand, italien, norvégien et danois, portugais, espagnol et suédois, datées de décembre 2018 et montrant le signe
. Le document donne des informations sur la nature et l’application du produit «Barrigel» — un gel biodégradable d’acide hyaluronique stabilisé à injecter dans la graisse périrecue anterior destinée à réduire la dose de rayonnement. Le document indique que le produit est fabriqué par Q-Med AB et que «Barrigel» est une marque de Nestlé Skin
Health;

Annexe 15: Diapositives/présentation non datées sur «Brand Messaging»
pour «BARRIGEL», respectivement ;
Annexe 16: Capture d’écran non datéedusite https://www.palettelifesciences.com/, montrant le signe
et expliquant qu’il s’agissait d’un traitement injectable biodégradable pour la protection de la paroi rectal lors du traitement du cancer de la prostate par rayonnement. Il indique en outre qu’il est approuvé en Europe et qu’il sera développé en vue d’une future introduction sur le marché aux États-Unis;

Annexe 17: Deux publications scientifiques:

o «Injection subcutanée d’espace pour réduire la toxicité de la peau dans le brachythérapie du sein» publiée dans Elsevier; l’article a été reçu en juillet 2018 par le magazine et accepté le 5 novembre 2018; l’un des produits testés et examinés dans cet article est «BARRIGEL»;

o «Étude pilote sur l’utilisation d’un espace subcutané injecté dans le maman pour la protection de la peau pendant le brachythérapie», publiée dans les anneaux de Oncology 28, supplément, en juin 2017, par
IMPAKT Breast Cancer Conference, ESMO et BIG.

7 Dans ses observations du 17 septembre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a joint les documents suivants au faisceau d’éléments de preuve:

Annexe 18: Enregistrement du transfert de la MUE contestée à la titulaire actuelle de la MUE;
Annexe 19: Des impressions dehttps://scrip.pharmaintelligence.informa.com, www.healthcap.eu et www.bloomberg.com datées du 14 mai 2020 confirmant que Q-Med AB est une division de Nestlé SA;

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Annexe 20: Rapport de NAMSA (Northern American Science Associates, Inc.) de 2016 intitulé «Joining preclinical and Clinical development: une approche pratique pour la réduction des délais de montage médical»;
Annexe 21: Impression du registre de l’Office concernant la marque de l’Union européenne no 11 901 329, la marque verbale «BARRIGEL»;

Annexe 22: Capture d’écran non datée du sitewebwww.palettelifesciences.com, déjà produite en tant qu’annexe 16, comprenant désormais l’année 2018 en bas.

8 Par décision du 19 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 988 425 dans leur intégralité à compter du 1 février 2019. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:

Lamarque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 11 décembre 2013. La demande en déchéance a été déposée le 1 février 2019. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 1 février 2014 au 31 janvier 2019 inclus.

Les documents produits n’indiquent pas suffisamment l’importance de l’usage, étant donné qu’ils ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

En outre, les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas non plus suffisants pour démontrer des travaux préparatoires convaincants à l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés.

Les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas de conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, étant donné que les documents produits ne contiennent pas d’indications suffisantes en ce qui concerne, à tout le moins, l’importance de l’usage de la marque sur le territoire pertinent. En outre, les éléments de preuve ne sont manifestement pas suffisamment probants pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne a entrepris des activités qui pourraient être qualifiées de préparatifs sérieux et efficaces pour assurer la conquête d’une clientèle pour les produits enregistrés compris dans la classe 10.

L’affirmation de latitulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle il existait des justes motifs pour le non-usage n’est pas étayée. Dans ce contexte, la titulaire de la MUE a fait valoir qu’il existait un risque important de contrefaçon d’un brevet européen tiers, ce qui empêchait la production et la distribution du produit portant la marque «BARRIGEL» jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue le 11 juillet 2017, révoquant le brevet en cause.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne a également fait valoir qu’elle avait l’obligation d’obtenir un marquage CE pour la mise sur le marché de l’Union européenne du dispositif médical protégé par la marque de l’Union européenne contestée et a affirmé que cela remettait l’usage de la marque contestée. Les éléments de preuve produits montrent que la certification nécessaire a été obtenue le 23 janvier 2014.

Dès lors, même si la circonstance susmentionnée pouvait être considérée comme un juste motif pour le non-usage, elle ne couvrirait qu’une période relativement courte au tout début de la période de cinq ans. Par conséquent, les circonstances décrites par la titulaire de la MUE ne sauraient justifier l’absence d’usage de la marque depuis son enregistrement.

9 Le 9 avril 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2020.

10 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 septembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.

Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

Les entreprises suivantes, qui sont liées économiquement à la titulaire de la marque de l’Union européenne, ont participé à la production et à la distribution du produit «BARRIGEL»: Q-Med AB est une filiale de la société
Nestlé Skin Health S.A. acquise par cette dernière en 2010, qui a notamment développé un produit basé sur l’acide hyaluronique et est responsable de la fabrication du produit «BARRIGEL» dans l’Union européenne. Entre 2015 et 2018, un partenariat avec la société NeXimetry LLC a existé pour la distribution du produit «BARRIGEL» dans l’Union européenne et pour le développement de relations universitaires et cliniques.

Le raisonnement de la titulaire de la marque de l’Union européenne est que a) il existait un juste motif pour le non-usage de la marque de l’Union européenne contestée et b) après que cette justification a pris fin, la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux.

Justes motifs pour le non-usage
Premièrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne était tenue d’obtenir un marquage CE avant de pouvoir produire le produit «BARRIGEL»;

Conformément à la directive 93/42/CEE européenne du 14 juin 1993, le produit à commercialiser sous «BARRIGEL» relève des classes II et III de

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ladite directive et requiert une certification particulière avant de pouvoir être mis sur le marché;

Cette certification n’a été obtenue par Q-Med AB que le 23 janvier 2014 auprès de DEKRA Certification B.V. (un organisme de certification néerlandais, ID no 0344). Par conséquent, il était impossible, en violation du droit européen, d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée avant cette date;

Parconséquent, l’obligation d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée doit être considérée comme ayant commencé seulement cinq ans après l’octroi de la certification, à savoir le 23 janvier 2019;

Deuxièmement, il existait un risque important de violation d’un brevet européen tiers:

La sociétéaméricaine Incept LLC a déposé une demande de brevet auprès de l’Office européen des brevets, intitulée «Produits de comblement et méthodes d’élimination des tissus destinés à améliorer les résultats radiologiques». Elle a été enregistrée sous le numéro EPB13646 et publiée le 8 mai 2013. Le 30 décembre 2013, Q — Med AB a formé une opposition contre ce brevet en faisant valoir que l’objet n’était en fait pas brevetable sur la base de plusieurs motifs et que le brevet ne divulguait pas l’invention de la manière claire et complète requise. Le 17 juin 2015, l’OEB a révoqué le brevet pour manque de clarté et de nouveauté. Le 7 septembre 2015, la titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision, qui a finalement été rejeté par la chambre de recours de l’OEB le 11 juillet 2017;

Il existait une forte probabilité que le brevet et le produit à commercialiser sous «BARRIGEL» aient le même objet et la même fonction;

Un brevet enregistré est présumé valide jusqu’à ce qu’il soit déclaré déchu de ses droits;

Afin d’éviter de graves conséquences économiques et commerciales, la commercialisation et la distribution de produits portant la marque «BARRIGEL» n’ont pas pu être entreprises avant le 11 juillet 2017;

Parconséquent, il y a lieu de considérer que l’obligation d’usage de la marque de l’Union européenne contestée n’a commencé que cinq ans après que la déchéance du brevet potentiellement contrefaisant a été déclarée, le 11 juillet 2017. Dès lors, à la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir le 1 février 2019, la MUE contestée était, en réalité, toujours dans son délai de grâce.
Usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée

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Les documents déjà produits devant la division d’annulation montrent que NeXimetry LLC et, depuis septembre 2018, Palette Life Science, au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ont sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.

Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit qu’en vertu du droit français (article L.5213-3 du code de la santé publique français et arrêté du 21 décembre 2012), les produits tels que ceux commercialisés sous
«BARRIGEL» ne peuvent faire l’objet d’une publicité auprès du public (il est fait référence à l’annexe 8, mais le document pertinent a été déposé en tant qu’annexe 7 dans la présente procédure).

Le produit en cause a pourobjet d’aider les patients atteints d’un cancer lors du traitement radiologique. Ainsi, le marché concerné est extrêmement restreint et se compose essentiellement de professionnels ou de praticiens de ce secteur, et éventuellement d’un très petit nombre de patients.
Unefois le brevet potentiellement frappé de déchéance (le 11 juillet 2017), NeXimetry a commencé à utiliser la marque de l’Union européenne contestée afin de développer des relations académiques et cliniques. Le 25 avril 2016,
NeXimetry a confirmé au programme Erasmus MC Cancer Institute que des échantillons exempts de produits de comblement de l’acide hyaluronique stabilisé «BARRIGEL» non animal seraient fournis (annexe 9).
La marque contestée a également été utilisée lors de la «conférence du cancer du cancer Impakt», qui s’est tenue à Bruxelles en mai 2017 (annexe 10), ainsi que lors de la «European Society of Therapeuation Oncology Conress», qui s’est tenue à Milan en avril 2019 (annexe 15). Le «rapport scientifique IMPAKT 2017» indique que la conférence à Bruxelles a rassemblé 410 participants, dont 33,3 % étaient des oncologues médicaux et que 71,2 % de tous les participants se sont rendus en Europe (annexe 23).
La marque de l’Union européenne a été utilisée dans une présentation PowerPoint de 2016 (annexe 11) et dans une vidéo YouTube publiée le 6 janvier 2016 et vue plus de 1 109 fois (annexe 12).

La distribution et la commercialisation de «BARRIGEL» était l’un des objets du partenariat conclu avec Palette Life Science en septembre 2018 (annexe
13).

L’existence d’autres documents «Instructions à l’usage» du produit «BARRIGEL» qui, en 2018, étaient imminente pour la commercialisation auprès des consommateurs finaux (annexe 14);
Des extraits du site internet de Palette Life Science montrent que la marque est utilisée depuis 2018 (annexe 16).
La marque de l’Union européenne contestée figure dans l’article «anneaux d’Oncology» publié par la Société européenne de l’Oncologie médicale en 2017 et dans un autre article publié dans Elsevier en 2018 (annexe 17).

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L’usage du signe «BARRIGEL» sans le logo constitue toujours un usage du signe tel qu’il a été enregistré conformément à l’article 18 du RMUE.

12 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté à nouveau les annexes 1 à 22, déjà déposées devant la division d’annulation, et a ajouté de nouvelles annexes 23 à 25, comme suit:

Annexe 23: Rapport sur la «2017e conférence IMPAKT Breast Cancer Conference», précisant à la page 5 le type et la provenance des participants;
Annexe 24:
o Une impression Wikipédia sur la maison d’édition néerlandaise Elsevier, dont il découle que cet éditeur est spécialisé dans le contenu scientifique, technique et médical et que plus de 470 000 articles sont publiés chaque année dans 2 500 journaux;

o Une impression du site web www.esmo.org, datée du 14 mai 2020, dont il ressort que la Société européenne de l’Oncologie médicale (ESMO) est la principale organisation professionnelle de l’oncologie médicale et rassemble plus de 15 000 professionnels oncologiques de plus de 130 pays, et que l’ESMO était également un partenaire de la conférence IMPAKT de 2017 à Bruxelles.

Annexe 25: Six factures couvrant la période comprise entre le 25 avril 2019 et le 29 avril 2020 concernant la fourniture de «Barrigel» à deux entreprises.
13 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:

L’éventuelle contrefaçon du brevet ultérieurement annulée n’est pas un juste motif pour le non-usage. La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu apporter des modifications au produit destiné à être commercialisé sous la marque de l’Union européenne contestée. En outre, la titulaire de la MUE aurait pu tenter d’obtenir une licence du titulaire du brevet. Dans l’ensemble, les circonstances invoquées en ce qui concerne le brevet représentent des risques commerciaux, qui ne peuvent être considérés comme des justes motifs pour le non-usage conformément à l’article 58, paragraphe
1, point a), du RMUE.
La nécessité d’obtenir un marquage CE pour le produit destiné à être commercialisé comme «BARRIGEL» pourrait tout au plus constituer un juste motif pour le non-usage jusqu’au 23 janvier 2014, date à laquelle le certificat
a été délivré.

Annexe 9: Il ressort du contenu de cette lettre que l’accord de licence entre Galderma SA et NeXimetry LLC n’avait pas été conclu à la date de la lettre, de sorte que l’usage du terme «BARRIGEL» n’a pas été sanctionné par la titulaire de la MUE. En outre, le produit analysé dans cette lettre est un produit de comblement à base d’acide hyaluronique utilisé comme implant de

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graines du sein pour cancer du sein, ce qui ne correspond pas à la spécification de la marque de l’Union européenne contestée.

Annexes 10 et 23: À nouveau, les produits désignés sous la rubrique «BARRIGEL» sont des injections sous-cutanées dans le maman pour la protection de la peau lors de la brachythérapie et non les produits enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée.

Annexe 13: Les communiqués de presse ne sont pas des communications de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou d’un de ses licenciés ou filiales. Par conséquent, ils ne sauraient constituer un usage par la titulaire de la MUE.
Annexe 17: Là encore, le produit dénommé «BARRIGEL» est utilisé dans le contexte du brachythérapie mammaire et ne correspond pas à la spécification de la marque de l’Union européenne contestée.
Annexe 25: Les factures produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours sont toutes postérieures à la période pertinente.
Enfin, l’usage du terme «BARRIGEL» sans l’élément figuratif modifie le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré et ne saurait être considéré comme un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée.

Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.

15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

16 Toutefois, il n’est pas fondé.

Observations liminaires
17 Latitulaire de la marque de l’Union européenne a produit des documents supplémentaires accompagnés du mémoire exposant les motifs du recours
(annexes 23 à 25 du mémoire exposant les motifs du recours). Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils

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sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 Enapplication des critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours décide d’accepter les documents. Les documents ne font que compléter les éléments de preuve pertinents produits devant la division d’annulation en temps utile. En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire.
Demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
20 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire de la marque de l’Union européenne d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la MUE est soumise aux sanctions prévues par le RMUE, sauf juste motif pour le non-usage.

21 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

22 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications de preuve de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

23 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-
171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 67 et jurisprudence citée).
24 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratiolegis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,

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EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 49).

25 Une marque fait l’objet d’un«usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 69 et jurisprudence citée; 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36, 37).

26 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

27 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).

28 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 11 décembre 2013, soit plus de cinq ans avant le dépôt de la demande en déchéance le 1 février 2019. La période pour laquelle l’usage sérieux de la MUE contestée doit être établi a donc été correctement indiquée par la division d’annulation comme courant du 1 février 2014 au 31 janvier 2019 inclus.

29 La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour un «dispositif médical, à savoir un gel qui protège le rectum contre les rayonnements lors du traitement des rayonnements contre les troubles de la prostate» compris dans la classe 10.

30 Parmi l’ensemble des documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant la division d’annulation et la chambre de recours, seules les annexes 6, 8, 11 à 16, 18, 21, 22 et 25 contiennent ou font référence à la marque
«BARRIGEL» pour un gel, respectivement un «traitement injectable», pour la protection du mur rectal lors du traitement des rayonnements anticancéreux.

31 Tous les autres documents produits ne contiennent pas du tout ou ne font pas du tout référence à la marque de l’Union européenne (annexes 1-5, 7, 19-20, 23-24), ou couvrent un produit «BARRIGEL» dans le contexte du traitement du cancer du sein, à savoir le brachythérapie (annexes 9, 10 et 17).

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32 Toutefois, étant donné que la liste des produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée et doit donc être utilisée pour, est très limitée et spécifique et déclare explicitement que la finalité du gel est de
«protéger le rectum contre les rayonnements lors du traitement des rayonnements contre le cancer de la prostate», un espace ou un produit de comblement (acide hyaluronique) destiné au traitement du cancer du sein ne correspond pas ou ne relève pas de la spécification en cause en l’espèce. En particulier en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, les consommateurs recherchent principalement un produit ou un service qui peut répondre à leurs besoins spécifiques. La finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
33 Parconséquent, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les préparations médicales, le critère de finalité ou de destination revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous- catégorie de produits ou de services. Toutefois, un gel protégeant le rectum contre les radiations a une finalité différente de celle d’un espace ou d’un produit de comblement destiné au traitement du cancer du sein. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune information contraire.
34 Les annexespotentiellement pertinentes fournissent les informations suivantes sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée:

35 L’annexe 6 est une impression de la base de données eSearch de l’Office du 13 mars 2019, à savoir les informations versées au dossier de la marque de l’Union européenne contestée. Il ne contient aucune information pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque.

36 L’annexe 8 établit que la certification de l’UE nécessaire à la commercialisation du produit tel qu’il a été enregistré a été obtenue par Q-Med AB le 23 janvier 2014.

37 L’annexe 11 est une présentation non datée et confidentielle se concentrant principalement sur les personnes qui seront potentiellement impliquées dans le développement et la commercialisation de «BARRIGEL». S’agissant d’un document confidentiel, il ne saurait être considéré comme prouvant un usage en dehors de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, en ce qui concerne l’importance de l’usage, la seule information à déduire de cette présentation est que le lancement de «BARRIGEL» en Europe était prévu pour le début de l’année 2018. Il ne contient toutefois aucune information sur les actions préparatoires concrètes déjà entreprises.
38 L’annexe 12 ne contient que des documents entre le 6 janvier 2016 et le moment inconnu où les captures d’écran YouTube ont été réalisées, au plus tard jusqu’au 14 mars 2019, lorsque les captures d’écran ont été présentées à l’Office, le clip a été consulté 1 109 fois et reçu cinq analogies. Il n’est absolument pas documenté si le clip a été suivi du tout par un public pertinent aux fins de la présente

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procédure, à savoir les consommateurs européens qui sont le public cible des produits enregistrés.
39 Les documents regroupés en annexe 13 datent de la mi-octobre 2018, soit environ trois mois avant la fin de la période pertinente. Même à supposer que tous ces communiqués de presse soient destinés au public pertinent de l’Union européenne, ou du moins aient été vus par ces consommateurs, la seule information à obtenir à partir de ces communiqués de presse est que
«BARRIGEL» fait partie d’un accord de licence global entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et Palette Life Science et que cette dernière «commencera» à permettre la commercialisation mondiale de «BARRIGEL». Aucune mesure préparatoire concrète n’est annoncée ou documentée dans ces communiqués de presse.
40 Les«Instructions d’usage» jointes en tant qu’annexe 14 portent la date de décembre 2018. Toutefois, leur existence à elle seule n’équivaut pas à des ventes ou à un autre usage vers l’extérieur de ces instructions. Le fait que de telles instructions existaient, dans un nombre inconnu et non documenté, un mois avant la fin de la période de cinq ans, n’est pas en soi suffisant pour établir des mesures préparatoires imminente au lancement du produit sur le marché.
41 Lesdiapositives déposées en tant qu’annexe 15 ne sont pas datées et la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’elles ont été utilisées en avril 2019, donc en dehors de la période pertinente. Ils ne contiennent aucune information sur un quelconque usage qui aurait déjà été fait de la marque de l’Union européenne contestée.
42 L’annexe 16 n’était initialement pas datée et a été présentée à nouveau en tant qu’annexe 22 devant la chambre de recours, montrant une marque de droit d’auteur pour l’année 2018. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une impression du site internet de Palette Life Science et que l’accord de licence a été conclu en octobre 2018, cette capture d’écran date très probablement de la même période. Toutefois, les informations fournies sur la capture d’écran ne font que expliquer ce quesont les termes «BARRIGEL» et qu’elles seront développées en vue d’une future introduction sur le marché aux États-Unis, où elles ne sont pas disponibles à la vente.
43 L’annexe 18 est à nouveau de nature purement administrative, étant donné qu’elle ne concerne que le transfert de la marque de l’Union européenne contestée à la titulaire actuelle.

44 L’annexe 21 est une impression de la marque verbale «BARRIGEL» et contient des informations purement administratives.
45 Les six factures produites en tant qu’annexe 25 avec le mémoire exposant les motifs du recours couvrent une période postérieure de trois mois à la période pertinente. Ils ne sont donc pas concluants pour établir l’usage sérieux requis.
46 Après avoir examiné tous les documents présentés (annexes 1 à 25), la chambre de recours conclut que la titulaire de la marque de l’Union européenne a pris certaines mesures internes préparatoires dans le but d’utiliser le terme

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«BARRIGEL» à l’avenir, comme l’accord de licence avec Palette Life Science en octobre 2018. Bien que, en principe, des mesures préparatoires puissent être prises en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, ces mesures doivent viser à garantir la clientèle et être en cours
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 39). Il doit donc s’agir de mesures externes et avoir un impact sur les clients futurs pour cibler le produit portant la marque
(03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 53).
47 Les préparatifs en vue de l’obtention de la «certification CE» (annexe 8) constituent un simple usage interne, étant donné que la marque n’était pas exposée à la concurrence et n’était pas utilisée dans le but de créer une part de marché à ce moment-là (voir pour une utilisation dans le cadre d’essais cliniques:
15/09/2017, T-276/16, Boswelan, EU:T:2017:611, § 39). Les communiqués de presse concernant l’accord de licence (annexe 13) n’établissent pas que des préparatifs externes concrets en vue de la conquête d’une clientèle sont en cours. Tous les communiqués de presse comprennent la déclaration suivante: «Palette
Life Sciences se concentrera immédiatement sur les activités de commercialisation de Deflux et de Solesta et commencera des activités pour permettre la commercialisation mondiale de Barrigel» (voir communiqués de presse identiques surwww.finanzen.ch, www.industryprwire.com, www.prnewswire.com, www.sharereports.com et www.pharmanest.se). Cette déclaration confirme qu’un lancement immédiat du marché n’était prévu que pour Deflux and Solesta en octobre 2018, alors qu’un tel lancement de produit devrait encore être préparé («[…] commencera des activités pour permettre la commercialisation mondiale.») pour le produit «BARRIGEL».
48 Comme la demanderesse en nullité l’a souligné à juste titre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun étiquetage factuel des produits revendiqués sur le marché de l’Union, ni aucun autre élément de preuve démontrant que les produits revendiqués sont effectivement vendus dans l’Union européenne.
49 Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque pour les produits enregistrés au cours de la période pertinente.
Justes motifs pour le non-usage
50 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque de l’Union européenne contestée peut exonérer la titulaire de la marque de l’Union européenne de l’obligation d’usage sérieux. L’objectif des «justes motifs» est de permettre de justifier des situations dans lesquelles la déchéance n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 44).
51 Seuls des obstacles présentant une relation suffisamment directe avec la marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci, et qui se produisent

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indépendamment de la volonté du titulaire de cette marque, peuvent être considérés comme des «justes motifs pour le non-usage» de cette marque. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie de l’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de cette marque (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 54;
18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 63; 03/07/2019, C-
668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 66). Les «raisons de cordages P» font référence à des circonstances étrangères au titulaire de la marque plutôt qu’à des circonstances liées à ses difficultés commerciales (09/07/2003, T-156/01, Giorgio
Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER,
EU:T:2015:160, § 66).

52 En ce qui concerne la première justification invoquée par la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir la nécessité d’obtenir une «certification CE» avant de pouvoir commercialiser les produits choisis sous la MUE contestée, la titulaire de la MUE n’a pas précisé quand l’étiquette CE a été demandée ni quel est le délai de traitement de cette demande. Il incombe au titulaire d’obtenir la «certification CE» dans le temps. Si la titulaire avait l’intention de lancer le produit dès décembre 2013, elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour obtenir le certificat en temps utile. En outre, ladite certification a été accordée le
23 janvier 2014. En d’autres termes, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu commencer l’utilisation du produit «BARRIGEL» quelque cinq semaines après la date d’enregistrement (11 décembre 2013). En outre, et étant donné que la période pertinente dans le cadre de la présente procédure d’annulation commence le 1 février 2014, soit après que le certificat nécessaire a déjà été obtenu le 23 janvier 2014, la certification CE ne fournit aucune justification pour le non-usage de la marque de l’Union européenne contestée.
53 La deuxième justification du non-usage invoquée par la titulaire de la MUE, à savoir le risque de contrefaçon de brevet, doit également être rejetée pour les raisons suivantes: Premièrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu surmonter cet obstacle en modifiant le produit enregistré de manière à ne pas enfreindre un brevet ou en obtenant une licence du titulaire du brevet. Deuxièmement, la prétendue contrefaçon de brevet n’est que pure spéculation. Rien ne prouve que le brevet a été contrefait ou que le titulaire du brevet (Incept, LLC) avait revendiqué une contrefaçon de brevet. Enfin, l’atteinte potentielle relève du risque commercial de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la MUE a formé une opposition contre le brevet européen devant l’OEB, alléguant sa nullité. Si les allégations de la titulaire de la MUE devant l’OEB sont correctes, le brevet n’a en réalité jamais été une véritable menace pour le lancement du produit «BARRIGEL». En tout état de cause, une contrefaçon de brevet purement théorique ne saurait justifier le non-usage.
54 Dans l’ensemble, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus établi l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque de l’Union européenne contestée.

55 La décision attaquée doit être confirmée et la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée à compter du 1 février 2019.

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Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.

57 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
58 Ence qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de
630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.

Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:

Signature
H. Dijkema