DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 38 465 (NULLITÉ)
Narada, Société par Actions Simplifiée, 101, rue de Sèvres, 75280 Paris cedex 06, France (demanderesse), représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Masimo Corporation, 52 Discovery, 92618 Irvine, Californie, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary’s Abbey, D07 N4C6 Dublin 7, Irlande (représentant professionnel). Le 11/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie dans la mesure où la MUE n° 1 862 424 est déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. 2. Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir à titre subsidiaire que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette revendication sera examinée, le cas échéant, lorsque la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera définitive.

MOTIFS Le 27/09/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°1 862 424 « SET » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 20/09/2000 et enregistrée le 20/11/2001. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 10: Appareils et instruments médicaux, à savoir moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal vivant et moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour surveillance de composants sanguins, à savoir oxygène et pour surveillance hémodynamique, à savoir pouls, perfusion, réactivité des fluides et surveillance de la respiration; Moniteurs et capteurs in vivo pour surveillance des composants sanguins, à savoir, oxygène et pour surveillance hémodynamique, à savoir, moniteurs respiratoires.

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La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses différentes observations que le terme « SET » est un synonyme de « assortiment » (cf. Annexe 1, définition extraite du Centre National de Ressources textuelles et Lexicales). Il s’agit d’un terme du langage courant, qui possède le sens de « assortiment », ainsi que cela est mentionné par le CNRTL, depuis au moins la fin du XIXe siècle.

Il est tiré du terme anglais « SET » qui, en tant que verbe, a le sens de « régler », ou en tant que nom commun est défini comme « a group of similar things that are used together » (cf. Annexe 2, extrait du Cambridge Dictionary), à savoir « un groupe de choses similaires qui sont utilisées ensemble ». Ce sens correspond à la définition en français donnée ci-dessus.

Dans son sens « assortiment de choses variées », le terme « SET » est très largement utilisé dans le domaine médical pour, par exemple, des « sets » d’instruments pour nettoyer ou suturer des plaies (cf. Annexe 3). Outre ce premier sens, le terme « SET » est très largement utilisé, pour des appareils de la vie courante mais également pour des appareils médicaux, dans son sens littéral qui est de «régler». Sont joints en Annexe 4 des extraits de sites internet montrant cette utilisation.

Le terme « SET », apposé sur des appareils et instruments médicaux en classe 10, sera perçu comme signifiant « régler », ou comme une référence à un « kit » de produits ou d’instruments ayant une fonction donnée, et non comme un terme arbitraire destiné à indiquer une origine.

Il ne peut en outre être sérieusement nié que le terme « SET » possédait déjà ce sens au moment du dépôt de la marque en 2000.

Plusieurs décisions de l’Office ont d’ailleurs déjà refusé d’enregistrer le terme « SET » en l’absence de caractère distinctif.

Antérieurement au dépôt de la marque contestée, l’Office avait ainsi confirmé le refus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, le 31/05/2000, de la marque n°1 249 812, déposée en 1999 en classe 10 pour « aiguilles et seringues à usage médical ».

La Chambre de Recours avait également, dans sa décision du 20/09/2000, R554/1999-3, concernant une marque « DUOSET » en classe 9, admis que le terme « SET » peut notamment être compris comme « un certain nombre d’objets ou de personnes, ayant souvent des caractéristiques communes » (cf. point 15 de la décision).

Une autre MUE « SUPERSET » n°658 476, déposée en classe 10, avait été refusée le 07/12/1998, l’examinateur retenant à cette occasion que « le terme SET, lorsqu’utilisé pour des produits de la classe 10, indique un groupement de produits ayant le même objet ou des caractéristiques communes ». Plus récemment, l’EUIPO a encore rejeté des marques comprenant le terme « SET », telles que « EASY-SET », n°949 4411, en classe 10, dans la décision du

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18/01/2011, et « AutoSet », n° 6 110 084, en classes 7 et 9, décision du 20/12/2007.

La Division d’annulation de l’EUIPO, dans une décision n° 9 267 C datée du
22/05/2015 concernant la marque n°1 192 798 en classes 3, 24 et 25, a également considéré que ce signe était descriptif et non-distinctif. Après avoir examiné et établi la signification du terme « SET », et son caractère descriptif au regard des produits concernés (qui peuvent être vendus en « set »), la Division d’Annulation a notamment retenu (paragraphe 2, page 8):

(…) il n’a rien dans qui semble susceptible de retenir l’attention du consommateur et puisse lui permettre d’établir un lien avec les produits d’une société en particulier. S’agissant du message conceptuel qu’il véhicule, qui sera simplement compris comme un message commercial que les produits concernés sont vendus en set, il n’y a rien dans l’expression «SET» qui puisse, au-delà de son évident caractère descriptif, permettre au public concerné de percevoir le signe comme une marque pour les produits concernés.

Enfin, l’Office a rejeté la marque « SET-4 » n°17 995 818, déposée le 04/12/2018 par la société Masimo (titulaire de la marque contestée) pour des « dispositifs et appareils médicaux, nommément capteurs de patients » par décision datée du 07/05/2019, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.

A cette occasion, l’Office a retenu que les consommateurs: percevraient le signe comme indiquant que les produits auxquels le signe se réfère sont fournis en paquets de quatre (écrits dans le signe du chiffre «4») (par exemple, des capteurs). Par conséquent, le signe décrit le type et la quantité des produits en question.

Considérant ce qui précède, le terme « SET » est dépourvu de caractère distinctif et est par conséquent incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque. Comme évoqué précédemment, le terme « SET » possède notamment le sens de « groupe de choses similaires », un « ensemble ».

Apposé sur des appareils tels que des oxymètres, il peut être compris comme désignant un appareil comprenant différents éléments (par exemple, le capteur, avec peut-être un filtre, etc.) lui permettant de fonctionner. Plus particulièrement dans le domaine médical, « SET » désigne, par exemple, un ensemble de produits de suture, de prélèvement, etc. Le terme « SET » est d’ailleurs largement déposé en classe 10 au sein de l’UE. La demanderesse a relevé plusieurs dizaines de marques, telles que:

- 'VALU-SET', marque autrichienne n°4767/1987 déposée en 1987 pour « Cathéters à usage médical ».
- 'RAUCO-SET', marque autrichienne n°2084/1990 déposée en 1990 pour « instruments médicaux pour le traitement des plaies »
- 'CYTO-SET', marque allemande n°300 293 585 déposée en 2000 pour « appareils et instruments chirurgicaux,

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- 'OptiSet', marque allemande n°1 152 855 déposée en 1989 pour des appareils et instruments médicaux,
- marque de l’UE n°15 495 112 déposée en 2016 pour des appareils et instruments médicaux,
- 'ORTHOSET', marque britannique n°3 125 405 déposée en 2015 pour des orthèses orthopédiques,
- 'BIO-SET', marque française n°95 564 821 déposée en 1985 pour divers produits médicaux.

La demanderesse en conclut que le terme « SET » a dès lors un caractère descriptif au regard des produits considérés.

Dans ses secondes observations, la demanderesse ajoute que les très nombreux éléments fournis par la titulaire de la MUE n’établissent pas l’usage de la MUE, donc du signe « SET » seul. Les éléments portent bien au contraire sur des signes divers, qui sont les suivants:

- 'MASIMO SET', (elle-même protégée par la marque de l’UE n° 311 183),
- 'rainbow SET',
- 'RD rainbow SET',
- 'RD SET',
- 'RD Rainbow Lite SET'.

Le terme « SET » n’apparait seul qu’en de très rares occasions. La titulaire de la MUE ne fournit d’ailleurs aucune attestation de tiers ou sondage d’opinion permettant d’établir que le public pertinent, c’est-à-dire celui concerné par les produits couverts par la MUE, serait susceptible de reconnaitre le terme « SET » comme constituant une marque.

En support de sa demande, elle a déposé les preuves suivantes:

Annexe 1: définition du terme SET en français,
Annexe 2: définition du terme SET en anglais,
Annexe 3: usage du terme SET dans le sens de « régler » sur des appareils médicaux et du quotidien,
Annexe 4: usage du terme SET pour désigner un ensemble de produits médicaux,
Annexe 5: liste des marques en classe 10 comportant l’élément SET,
Annexe 6: usage sous la forme MASIMO SET.

En support de ses dernières observations, elle a déposé les preuves suivantes:

Annexe 1: Traduction du terme SET issue du dictionnaire français-anglais Larousse, 1994.

Annexe 2: Décision du 07/12/1998 refusant 'SUPERSET’ n°65 8476,

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Décision du 31/05/2000 refusant n°1 249 812, Décision du 26/10/2018, refusant 'SET’ n°1 407 675,
Annexe 3: Décision 03/04 2014, 'SAFESET’ n°1 196 704, Décision 10/01/2013, 'ITALIANSET’ n°10 864 874.

La titulaire de la marque de l’Union européenne demande le rejet la demande en nullité:

- à titre principal, en raison du caractère distinctif de la marque pour les produits qu’elle désigne en classe 10;

- à titre subsidiaire, en raison du caractère distinctif acquis par l’usage intensif et continu de la marque depuis plus de vingt ans au sein de l’Union Européenne.

La titulaire considère que certains éléments de preuve ne permettent pas à l’Office de se prononcer sur la signification du terme « set » à la date du dépôt et doivent être écartés. Par ailleurs, à supposer même que le terme « set » puisse être compris comme un « assortiment » ou une référence au verbe « régler », encore faut-il que la demanderesse démontre que ce terme:
(i) présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits concernés, afin qu’il soit perçu par le public pertinent comme une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques ou
(ii) qu’il est utilisé de manière si fréquente qu’il a perdu toute capacité à distinguer les produits en cause.

Les captures d’écran produites font état d’une part de l’existence de touche de réglages « SET » sur divers appareils, tels que des tensiomètres, thermostats, radio réveils, ou encore des thermomètres (Annexe 3 de la demanderesse) et, d’autre part, d’instruments médicaux communément vendus en kit, tels que des sets de suture, de pansements ou de compresse (Annexe 4 de la demanderesse). Ces produits sont sensiblement différents des produits spécifiques désignés par la marque contestée, à savoir des moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne et la surveillance des composants sanguins, pour lesquels aucun élément n’a été apporté. Or, rien ne suggère que ces derniers puissent être vendus en set.

En tout état de cause, le fait qu’un bouton de réglages « set » apparaisse sur des appareils -médicaux ou non – ou que certains produits relevant de l’industrie médicale soient vendus « en set » en 2019 est tout à fait inopérant pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque au moment de son dépôt, survenu il y a près de vingt ans. Le simple fait que le terme « set » puisse avoir une signification dans le langage commun ne saurait lui ôter son caractère distinctif, dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec les produits concernés, à savoir des moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne et la surveillance des composants sanguins. Les liens revendiqués par la demanderesse avec un « ensemble de produits de suture, de prélèvements », qui sont distincts des produits couverts par la marque, sont donc inopérants.

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De manière similaire, le fait qu’un moniteur désigné par la marque puisse comporter « différents éléments lui permettant de fonctionner » ne présente aucun lien évident avec le terme « set ». Aucune des significations alléguées par la demanderesse ne décrit ainsi une qualité essentielle des produits désignés, encore moins une de leurs caractéristiques. En réalité, ce terme n’est pas même évocateur des produits visés ou de l’une de ces caractéristiques et est tout à fait arbitraire pour les produits.

La titulaire ajoute que le caractère distinctif de la marque n’a d’ailleurs posé aucune difficulté à l’Office au moment de son examen. L’ensemble des éléments produits démontrent que la marque est utilisée de manière intensive et continue dans le secteur médical pour les produits depuis près de 20 ans, et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Compte tenu de la durée d’utilisation, le succès commercial rencontré, la part de marché détenue et l’utilisation intensive de la marque en lien avec les produits, l’Office ne pourra que constater que le public pertinent connaît la marque « SET », qu’il perçoit comme un indicateur d’origine des produits distribués par la titulaire et de la technologie qui y est incorporée. En conséquence, si par extraordinaire l’Office devait considérer que la marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, il constatera que cette marque a acquis un caractère distinctif en raison de son usage intensif et continu au sein de l’Union Européenne depuis près de vingt ainsi que cette marque a été enregistrée sans qu’aucune objection ne lui soit opposée.

Dans ses dernières observations, la titulaire mentionne que selon elle il y a forclusion par tolérance car il existe un écart de 20 ans entre la date de dépôt de la marque contestée et le dépôt de la demande en nullité et qu’entre temps, la titulaire a formulé des oppositions à l’encontre de marques françaises « iset » de la demanderesse (sans reproduire les décisions elles-mêmes).
En support de ses premières observations, elle a déposé les preuves suivantes:

Annexe A: décision du 30/05/2018, No B 2 844 424, confirmée par la décision du 05/02/2019, R1425/2018-2.
Annexe B: décision du 07/12/2018, B 1 350 083.

Annexe C: attestation circonstanciée établie par la responsable de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez Masimo, établie le 23/12/2015.

- Annexe 1: Factures des produits SET au sein de l’Union européenne.

- Annexe 2: Extraits de manuels d’utilisation des moniteurs et capteurs SET dans plusieurs langues.

- Annexe 3: Dépliants informatifs et/ou publicitaires et des catalogues concernant les différents produits SET.

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- Annexe 4: Brochures décrivant les avantages et les solutions proposés par les différents produits SET.

- Annexe 5: Flyers publiés avant l’organisation des séminaires et des événements sur lesquels les produits SET apparaissent.

- Annexe 6: Exemples d’étiquettes habituellement apposées sur les produits SET et emballages SET.

- Annexe 7: Articles rédigés par des cliniciens et des chercheurs indépendants qui évaluent les produits SET.

- Annexe 8: Extraits du site internet www.masimo.com.

- Annexe 9: Liste des licenciés des produits SET.

- Annexe 10: Articles de presse médicale en ligne.

- Annexe 11: Rapport annuel de la titulaire pour l’année 2009.

En support de ses deuxièmes observations elle a déposé les preuves suivantes:

- Attestation de la présidente des divisions UE, Afrique, Asie du sud et du sud-est, Australie et Nouvelle-Zélande de Masimo du 13/10/2021.

- SO1: Factures des produits SET dans l’Union européenne.

- SO2: Informations sur les salons professionnels concernant les produits SET exposés dans l’Union européenne.

- SO3: Brochures de RD SET.

CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.

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Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt(23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

REMARQUES PRELIMINAIRES
Règlements applicables
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la marque contestée a été déposée en 2000. Dès lors, c’est l’ancien règlement en vigueur à cette date qui est applicable à la présente action. Cependant, pour des raisons de lisibilité, toutes les références faites dans la présente décision font référence au RMUE (UE) n° 2017/1001 sauf indication contraire expresse.

Forclusion par tolérance
En vertu de l’article 61 du RMUE, lorsque le titulaire d’une MUE ou d’une marque nationale antérieure a toléré pendant cinq années consécutives l’usage de ladite MUE contestée, tout en ayant eu connaissance de cet usage, la MUE contestée ne peut pas être déclarée nulle, à moins que le dépôt de la MUE postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

L’article 61 du RMUE vise à pénaliser les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’usage d’une MUE ultérieure alors qu’ils avaient connaissance dudit usage, en leur interdisant de présenter une demande en nullité de ladite marque qui pourra, en conséquence, coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

La charge de la preuve impose au titulaire de la MUE litigieuse de démontrer que:

la MUE contestée a été utilisée dans l’UE (ou dans l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée) pendant au moins cinq années consécutives;

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le demandeur en nullité avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / …. VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 34-35);

bien que le demandeur en nullité aurait pu mettre un terme à l’usage, il est néanmoins resté passif (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Cela ne s’applique pas lorsque les parties entretenaient une relation de licence ou de distribution, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait légalement s’opposer à l’usage du signe.

Les trois conditions doivent être satisfaites. Le cas échéant, la limitation associée à la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la MUE ultérieure a été utilisée.

Dans le cas d’une forclusion par tolérance, la période de limitation débute à compter du moment où le titulaire de la marque antérieure prend connaissance de l’usage de la MUE postérieure. Cette date ne peut qu’être postérieure à celle de l’enregistrement de la MUE contestée, moment à partir duquel le droit sur la MUE est acquis et ladite marque sera utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant donc être connue des tiers. C’est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure est en droit de ne pas tolérer son usage et, partant, de s’y opposer ou de demander à ce que la marque postérieure soit déclarée nulle (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 32- 33).

Le titulaire de la marque contestée ne peut être tenu de prouver, outre que le demandeur en nullité avait connaissance de l’usage de la MUE contestée, que le demandeur en nullité avait également connaissance de son enregistrement, depuis au moins cinq ans, en tant que MUE. La référence dans l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement RMUE à la tolérance de l’usage d’une MUE postérieure renvoie simplement à l’exigence que le signe postérieur ait été enregistré en tant que MUE pendant au moins cinq ans. Il s’agit d’une exigence objective, indépendante de la connaissance du demandeur en nullité
[21/10/2008, R 1299/2007-2, Ghibli (fig.), § 41-47].

Le titulaire de la marque contestée doit prouver l’usage de la marque contestée dans la mesure où la connaissance effective de cet usage par le titulaire de la marque antérieure peut être établie (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL /… VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 41-42).

L’article 61 du RMUE ne s’applique pas lorsque la demande d’enregistrement de la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi. Cette exception ne sera considérée que si elle est avancée et démontrée par le demandeur en nullité.

Dans le cas présent, la titulaire considère qu’il y a forclusion car elle a fait opposition aux marques de la demanderesse en France en 2011 mais elle omet de dire sur quelle base et de soumettre une copie des décisions en question. Par conséquent elle n’a pas prouvé la date à laquelle la demanderesse en nullité avait connaissance de la MUE contestée et encore mois de son usage. En conséquence, l’argument de la titulaire est rejeté.
Pas de droits acquis

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L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne peut donner lieu à une confiance légitime, dans le chef de la titulaire de cette marque, en ce qui concerne l’issue de procédures ultérieures en nullité. En effet, les règles applicables permettent explicitement la contestation ultérieure de cet enregistrement dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213,
§ 25).

Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).

CONSIDERATIONS COMMUNES AUX MOTIFS INVOQUES
Date pertinente, public pertinent et niveau d’attention
La division d’annulation relève que la date pertinente pour laquelle l’appréciation de la validité de la marque contestée doit être effectuée est la date de dépôt à savoir le 20/09/2000.

Le caractère distinctif et descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

La marque contestée se compose du terme français et anglais « SET » synonyme en particulier d'«assortiment» et ce depuis plus d’un siècle (cf. Annexes 1 et 2).

La liste des produits couverts en français comporte l’expression « à savoir » qui généralement limite les produits aux termes qui suivent mais parfois elle peut être utilisée dans un autre sens explicatif comme dans l’expression « surveillance hémodynamique, à savoir pouls, perfusion, réactivité des fluides » ou « composants sanguins à savoir oxygène ». La liste a été modifiée plusieurs fois et par souci de clarté il est nécessaire de préciser que les produits couverts sont des:
Moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal vivant, pour surveillance de composants sanguins, à savoir oxygène et pour surveillance hémodynamique, à savoir pouls, perfusion, réactivité des fluides et surveillance de la respiration;

Moniteurs et capteurs in vivo pour surveillance des composants sanguins, à savoir, oxygène;

Moniteurs et capteurs in vivo pour surveillance hémodynamique, à savoir moniteurs respiratoires.

Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, 342/97,

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Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les produits couverts sont donc des moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal y compris la respiration et la surveillance des composants sanguins. Ils sont destinés à un public plus spécialisé. Compte tenu de la nature de ces produits, le niveau d’attention du public concerné est celui du consommateur plus attentif que la moyenne. En outre, puisque le terme SET existe en français et en anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le consommateur francophone et anglophone.

CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c) DU RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe

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est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). ll est convenu qu’un signe doit être examiné dans son ensemble, en relation avec les produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée et en tenant compte de la perception à première vue des consommateurs potentiels qui sont des locuteurs de la langue dans laquelle il a une signification, en l’espèce, l’anglais et le français. Les produits pour rappel sont des moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal et la surveillance des composants sanguins. Le terme « SET » pour ces produits signifie qu’ils forment un ensemble ou un lot indivisible. C’est pourquoi, dans l’un ou l’autre de ces deux cas, le mot « SET » en caractères ordinaires ne serait pas perçu à première vue comme une indication de fabrication ou d’origine commerciale.

La titulaire insiste sur le fait qu’il n’y a aucune raison pour que le mot « SET » en caractères standard ne soit pas perçu comme l’origine commerciale, compte tenu des produits. Cependant, le mot « SET », sans aucune connaissance préalable de la part du consommateur, ne sera pas perçu comme l’origine commerciale des produits mais comme une indication claire qu’il est face à un ensemble d’articles.

Le titulaire soutient que le mot « SET » n’est pas couramment utilisé seul pour désigner les produits en question et qu’une étape mentale supplémentaire serait nécessaire de la part des consommateurs pour comprendre la signification du terme. ll convient de préciser que la finalité d’une marque est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises afin de permettre au consommateur de réitérer un achat. Des mots tels que « SET », « LOT », « PAIR » ou « KIT » en caractères standard et sans éléments supplémentaires ne sont pas perçus comme des marques sur des produits qui peuvent être composés ou peuvent contenir plus d’un élément indépendamment du contexte dans lequel ils peuvent apparaître. Même un consommateur d’attention supérieure à la moyenne à la recherche de moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne et la surveillance des composants sanguins percevra le mot « SET » en caractères standard sur des appareils comme une indication qu’ils sont vendus dans un ensemble ou forment un ensemble.

En conséquence, à la lumière de ce qui précède, la protection pour l’UE est refusée pour « SET » sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits pour lesquels la protection a été demandée.

CARACTERE NON DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b) DU RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

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Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Comme indiqué ci- dessus, le signe contesté étant descriptif pour les produits susmentionnés, il est possible d’en déduire qu’il n’est pas distinctif.
Contrairement aux affirmations du titulaire et comme expliqué dans les paragraphes ci-dessus, il n’y a aucune créativité dans un mot véhiculant le message que les moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne et la surveillance des composants sanguins forment un ensemble ou une partie d’un ensemble. Pour cette raison, le mot n’est pas inattendu, encore moins mémorable et manque de tout caractère distinctif par rapport aux produits couverts.

Par conséquent, il y a lieu d’accepter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

CARACTERE DISTINCTIF ACQUIS PAR L’USAGE – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, ET ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DU RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué le caractère distinctif acquis à titre subsidiaire. La division d’annulation prend acte de cette demande et, compte tenu de son caractère subsidiaire, ne se prononcera que sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée dans la présente décision. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de l’allégation subsidiaire de caractère distinctif acquis.

Conclusion
Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée, déjà au moment de son dépôt, était descriptive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement sur les marques de l’Union européenne et non distinctive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marques de l’Union européenne pour tous les produits contestés.

Compte tenu de ce qui précède, la demande est entièrement satisfaite et la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.

FRAIS
La présente décision ne mettant pas fin à la procédure, aucune décision sur la répartition des frais ne sera prise à ce stade.

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La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 66(2) et 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre qui ne mettra pas fin à la procédure d’annulation. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.