EUIPO, 22 février 2022, n° 000041760

EUIPO 22 février 2022

Arguments

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Rejeté
Dépôt sans consentement
La division d'annulation a estimé que la demande de cession ne pouvait être accueillie car la demanderesse n'a pas démontré que la marque avait été déposée sans son consentement.
Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt
La division d'annulation a conclu que le titulaire de la marque avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt, ce qui justifie la nullité de la marque.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 22 févr. 2022, n° 000041760
Numéro(s) :	000041760
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(1)(b) EUTMR, Article 60(2) EUTMR, Article 8(3) CTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 41 760 (INVALIDITY)
BOSS Hoss Cycles, LLC, 790 S. Main Avenue, 38024 Dyersburg, Tennessee, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Andreas Muller, Grubenstrasse 4, 50354 Hürth, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Hendrik Heymel, Max-Planck- Str. 2, 50858 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel).

Le 22/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de cession est rejetée.

2. La demande en nullité est accueillie.

3. La marque de l’Union européenne no 4 968 707 est déclarée nulle dans son intégralité.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS Le 26/02/2020, la demanderesse a déposé une demande de cession et, à titre subsidiaire, une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no
4 968 707 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 20/03/2006 et enregistrée le 18/07/2007. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion terrestres; air ou eau; pastilles à friction de freins, garnitures de freins, plaquettes de freins, servobrakes, disques de freins, hottes de freins, chaussures de freins, étriers et tambours de freins pour véhicules; unité de carburant pour véhicules; châssis de véhicules; moteurs de cycles; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; pneus de véhicules pour motocycles; roues libres pour véhicules terrestres; pédales de pied pour véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; capots pour moteurs de véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; bagages pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules; cyclecars; appuie-tête pour sièges de véhicules; voitures automobiles et leurs

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parties; bennes pour camions; aéroglisseurs; pompes à air; vélomoteurs; motocyclettes, tracteurs motorisés pour appareils de patinage à roulettes et de patinage et de patinage; bonnets automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; trottinettes (véhicules); rétroviseurs arrière; selles pour motocyclettes; garde-boues; housses pour sièges de véhicules; garde-boues; sidecars; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; stores d’intérieur pour automobiles; rétroviseurs de sport pour véhicules; pare-chocs de véhicules; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules; bouchons pour réservoirs à essence et à gaz de véhicules; marchepieds de véhicules; lames pour essuie- glaces; autocaravanes; Caravanes; remorques (véhicules); tricycles; Béquilles de cycles; moteurs de cycles.

Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; Imitations du cuir; garnitures de cuir pour meubles; sangles de cuir; imitations du cuir; lanières de cuir; sangles pour équipement de soldats; housses pour meubles en cuir; housses en cuir pour meubles; étuis pour clés (maroquinerie); bandoulières (courroies) en cuir; bandoulières (ceintures); sets de voyage; valises; valises; affaires de voyage; malles; poignées de valises; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs à main; carcasses de sacs à main; sacs à bandoulière; Annexes; cartables; havresacs; sacs d’écoliers; porte-documents; porte-documents; porte-cartes [portefeuilles]; gibecières; sacs de bain; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; nécessaires de toilette; portefeuilles; porte-musique; porte-bébés; sacs de campeurs; filets à provisions; fourre-tout; porte-monnaie; porte-monnaie de change; non en métaux précieux; sacoches à outils vides; caisses en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en cuir ou en carton- cuir; parapluies; poignées de parapluies; cannes; cannes; fourreaux de parapluie; parapluies; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; parasols.

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; costumes; layettes; culottes pour bébés; maillots de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); bain (sandales de -); souliers de bain; bandanas (foulards); bérets; vêtements en imitations du cuir; vêtements, y compris vêtements en papier; organes; costumes de mascarade; galoches; ceintures; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; bottines; foulards de cou; gants; chaussons; chemises pour femmes; chemises; combinaisons de chemises et de shorts; sabots [chaussures]; pantalons; bretelles; gaines [sous-vêtements]; chapeaux; vestes; calottes; confectionnés (vêtements -); chapellerie; cravates; lavallières; bavoirs non en papier; vêtements en cuir; sous-vêtements; manteaux; peignoirs; bonnets; vêtements de dessus; couvre-oreilles; combinaisons de pulpe; parkas; pull- overs; imperméables; jupes; sandales; foulards, écharpes; pyjamas; slips; brodequins; Chaussures; tabliers; chaussettes; souliers de sport; bottes; bandeaux pour la tête; espadrilles; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; collants; chandails; tricots
[vêtements]; maillots; t-shirts; sous-vêtements; gilets.

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La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (de mauvaise foi) et demande la cession de la MUE conformément à l’article 21, paragraphe 1 et (2) (a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUEet l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Elle a également invoqué l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE —droitd’auteur.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir les arguments suivants:

La demanderesse est titulaire des enregistrements de marques suivants aux États-Unis:

Le terme «agent ou représentant» doit être interprété au sens large. En l’espèce, il est clair que la condition de l’agent ou de la relation de représentation est remplie dès lors que la requérante, ou son prédécesseur en droit, avait conclu un contrat avec le déclarant pour l’importation et la distribution de ses produits dans l’Union européenne. L’accord sur l’image est conclu entre la demanderesse et la demanderesse, et est daté du 20/02/2006, avant la date de dépôt de l’enregistrement contesté, le 20/03/2006. L’image était «Andreas Muller, Boss Hoss Cycles-Allemagne». BOSS Hoss Cycles-Germany GbR était détenue à 100 % par Andreas Muller. L’accord sur l’image démontre clairement l’existence d’une relation de confiance entre les parties. La demanderesse est le fabricant des produits et fournit à la demanderesse le produit destiné à la vente et à la distribution dans toute l’Europe.
Il convient de relever que la demanderesse utilise le terme «Registrant» dans son observation. La division d’annulation affirme que le terme «Registrant» indique à la fois Andreas Muller comme titulaire actuelle et également Boss Hoss Cycles-Germany GbR en tant que titulaire originale.

La marque contestée a été initialement déposée au nom de Boss Hoss Cycles- Germany GbR, la société spécifiquement désignée comme Importer. L’enregistrement a été transféré au nom personnel de Andreas Muller le 29/11/2007. Andreas Muller, en tant que personne physique, partage les mêmes intérêts économiques que la société, étant donné qu’il est le seul propriétaire de la société et qu’il a signé l’accord Importer. La demanderesse n’a appris que l’enregistrement contesté au nom de l’agent le 01/05/2018 et a pris des mesures actives afin de reprendre la propriété de l’enregistrement.
Andreas Muller et Boss Hoss Cycles-Germany GbR n’avaient pas le consentement pour déposer la marque contestée. Si la clause 3, point b), de l’accord d’importation confère à l’Importer le droit de «sécuriser» la protection des marques en Europe, elle ne prévoit pas une autorisation claire et inconditionnelle pour que de tels enregistrements soient effectués au nom de l’Importateur. En outre, le libellé de la clause indique clairement que cette

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action est «au nom du fabricant», de sorte qu’il est clair que la demanderesse serait titulaire des droits de marque.

L’enregistrement contesté couvre des produits compris dans les classes 12, 18 et 25, qui est plus large que les droits de marque existants de la demanderesse aux États-Unis, agissant donc clairement en dehors du champ d’application de la disposition de la clause 3, point b), de l’accord. La clause ne fournit pas de détails spécifiques quant à la question de savoir qui devrait être le titulaire des enregistrements, ce qui jette une ambiguïté quant à la clarté du libellé de la clause. Le libellé visait clairement à ce que la demanderesse soit le titulaire ultime des enregistrements de marques. C’est dans les intérêts juridiques et économiques légitimes de la demanderesse que la marque contestée est sous sa propriété et non au nom d’un tiers tel que l’agent. La demanderesse compte de nombreux autres distributeurs basés dans l’Union européenne qui commercent indépendamment de Andreas Muller. Il est un licencié non exclusif. Les autres distributeurs ont des contrats individuels avec la demanderesse.
En outre, la relation avec Andreas Muller a depuis lors été rompue et la demanderesse ne fournit plus de produits à cet agent.
Malgré l’éventail plus large de produits couverts par l’enregistrement contesté, ceux-ci sont clairement étroitement liés à ceux de la demanderesse. En tant que tel, le public percevrait facilement ces produits comme étant des produits «autorisés», où la qualité de ces produits serait garantie par la demanderesse.

La demanderesse demande que la marque soit intégralement transférée à la propriété de la demanderesse, avec effet immédiat.
En outre, le demandeur avait connaissance de la marque «Wings Logo» de la demanderesse à la date du dépôt et il était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande. La demanderesse a conclu un accord d’importation contractuel avec la requérante afin de distribuer les produits BOSS HOSS dans toute l’Europe. La demanderesse a déposé l’enregistrement contesté sans le consentement de la demanderesse. Le déposant agissait en dehors des termes du contrat en déposant l’enregistrement contesté en son propre nom et non au nom du requérant, agissant donc de manière malhonnête. Son intention était de profiter de manière parasitaire de la réputation du requérant et de tirer profit de celle-ci. La demanderesse éprouvait des difficultés à «rompre» sur le marché européen en raison de problèmes réglementaires liés à l’enregistrement de produits. La requérante possédait un distributeur au Danemark dès 1997, les questions réglementaires entravant leur expansion. L’ examinateur a tiré profit de cette situation et du manque d’expérience et de connaissance de la demanderesse. L’accord Importeur a effectivement accordé une licence au demandeur. Elle n’a pas explicitement donné l’autorisation d’enregistrer les marques au nom propre de la demanderesse. La demanderesse a remboursé à l’opposante les taxes de dépôt de l’enregistrement contesté. Il s’agit là d’une indication que la demanderesse s’attendait à détenir l’enregistrement contesté. La demanderesse n’avait pas connaissance du fait que la marque avait été déposée au nom de Boss Hoss Cycles GbR. La demanderesse se préoccupe du contrôle de la marque «BOSS HOSS» dans l’Union européenne pour son propre avantage commercial.

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La mauvaise foi a été constatée lorsque le demandeur a introduit des demandes successives pour la même marque sur des territoires nationaux. La titulaire possède également plusieurs enregistrements nationaux allemands:

La raison pour laquelle les demandes nationales allemandes ont été déposées le même jour que les demandes de marque de l’Union européenne n’est pas claire. Dans l’ensemble, la demanderesse n’a pas agi de bonne foi et a agi en violation des principes reconnus en matière commerciale et commerciale.

En vertu des dispositions du droit national du Royaume-Uni, le droit d’auteur est régi par le Copyright Designs and Patents Act 1988 (CDPA), une copie des sections pertinentes est jointe en annexe A à ces motifs.

La CDPA prévoit que le droit d’auteur subsiste sur des œuvres artistiques originales qui ont été enregistrées. Les logos BOSS HOSS V8 Logo et Wings sont des œuvres graphiques, donc chacune d’une œuvre artistique au sens de l’article 4 (1) (a) de la CDPA. Ainsi, les logos «BOSS HOSS V8 Logos» et «Wings Logos» répondent tous aux normes de fond de la protection par le droit d’auteur au Royaume-Uni.
Le logo a été créé par Monte Warne en 1990, qui a été fondateur de Boss Hoss Cycles, Inc. La Monte Warne étant un citoyen américain, la propriété du droit d’auteur est valable au titre des dispositions de la convention de Berne. Ainsi, la requérante a établi que les logos «BOSS HOSS V8» et «Wings Logos» ont été créés par l’auteur à une époque antérieure au dépôt de l’enregistrement contesté.
Une protection par le droit d’auteur est applicable indépendamment des produits et services, la demanderesse soutient que l’enregistrement contesté est une reproduction non autorisée du logo identique BOSS HOSS V8 et une reproduction identique et non autorisée du logo «Wings Logos».
Le 27/02/2020, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:

Un témoignage du 25/02/2020 signé par Kelly Bowser en tant que Comptroller chez Boss Hoss Cycles, LLC depuis mai 2000. La déclaration contient les documents énumérés dans la liste des pièces KB1 à KB31 et fournit les informations suivantes:

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Kelly Bowser est employée par Boss Hoss Cycles, Inc. depuis 2000 et s’est poursuivie depuis qu’elle a été vendue à Boss Hoss Cycles, LLC en 2017.
BOSS Hoss Cycles, Inc. a été créée en 1990 par le fondateur Mont Warne. Les motos Boss Hoss originales ont été construites sous la forme de «vélos en kit» et ont été les premières motocyclettes à incorporer un moteur V8. Des pièces détachées et des accessoires pour les motocyclettes et les trikes sont également produits depuis décembre 1990. En 1997, Monte Warne a signé un accord de distribution avec son premier distributeur européen, au Danemark. La pièce KB1 présente une copie du «Dealer Profile» dans le magazine Boss Hoss Country, édition Fall 2006, qui détaille l’histoire de la manière dont Birger Hansen est devenu un revendeur de Boss Hoss. Cette pièce contient également la page 34 du même magazine, avec l’annonce pour le distributeur de Birger Hansen au Danemark. À la suite de cet accord, la marque «Wings Logo» a été utilisée pour la première fois dans l’Union européenne en 1997.

Le 20/02/2006, Rad Hunsley, puis le directeur des opérations de Boss Hoss Cycles, Inc. a signé un accord avec Andreas Muller, Boss Hoss Cycles- Allemagne, en tant que distributeur européen des cyclomoteurs et des trikes de Boss Hoss. Andreas Muller, un particulier, était établi en Allemagne, opérant sous la dénomination sociale Boss Hoss Cycles- Allemagne. L’accord d’Importe avec Andreas Muller, Boss Hoss Cycles Germany daté du 20/02/2006 a été produit en tant que pièce KB2.
Le 01/08/2017, Boss Hoss Cycles, Inc. a été vendue à Boss Hoss Cycles, LLC. La LLC a acheté tous les actifs de Boss Hoss Cycles, Inc. y compris spécifiquement la propriété intellectuelle. Une copie de l’accord d’achat en actifs est jointe en tant que pièce KB3.

Le 29/09/2017, Monte Warne, en sa qualité d’actionnaire unique de Boss Hoss Cycles, Inc., a autorisé l’émission de la Bill of Sale, qui a transféré à Boss Hoss Cycles LLC tous les stocks, outils, équipements, matières premières, travaux en cours, droits, revendications, marques, dessins ou modèles, etc.. Une copie de l’action du titulaire de Sole est jointe en tant que pièce KB4.
Kelly Bowser fournit des informations sur les produits de Boss Hoss et présente des copies des brochures de 2004 à 2017 ainsi qu’une copie d’une brochure datant du début de l’année 1990 (pièce KB5).

Les produits «Boss Boss Hoss» sont vendus exclusivement par l’intermédiaire d’un réseau de revendeurs agréés. La pièce KB6 contient des informations détaillées sur les revendeurs agréés, telles qu’elles sont disponibles sur le site web bosshoss.com.
La société compte 3 enregistrements de marques. La pièce KB7 montre les certificats d’enregistrement et la cession de ces enregistrements de Boss Hoss Cycles, Inc. à Boss Hoss Cycles LLC.
La marque Wings Logo a été créée et utilisée pour la première fois par Monte Warne et Boss Hoss Cycles, Inc. en 1990. La date de premier usage de la marque «Wings Logo» dans les différents pays est détaillée comme suit:

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La société est titulaire du site web www.bosshoss.com. La pièce KB8 contient des impressions du site web www.bosshoss.com. La pièce KB9 est une section du site web de la société Boss Hoss qui fournit des informations détaillées sur l’histoire de la marque et des os de la marque. La pièce KB10 montre des impressions de l’archive internet, la Wayback Machine, de 2001 à 2019.

En 2006, de nouveaux règlements de l’UE sont entrés en vigueur en ce qui concerne l’importation et la vente de motocyclettes et de trics. La pièce KB11 est un extrait de l’édition 2010 du magazine Boss Hoss Country dans lequel Andreas Muller apparaît sous la fonctionnalité «Dealer Profile». Cet article montre qu’Andreas Muller a contacté la société en première instance et a contribué à obtenir l’autorisation réglementaire des produits avant de devenir et un importateur agréé.
La demande de marque contestée a été déposée le 20/03/2006, après l’accord Importer. La demande a été initialement déposée au nom de Boss Hoss Cycles Germany GbR, dont Andreas Muller était l’unique titulaire. Une fois enregistrée, l’enregistrement de la marque a été cédé du nom de Boss Hoss Cycles GbR à Andreas Muller. La pièce KB12 montre une copie de l’inscription du transfert de propriété telle que déposée auprès de l’EUIPO et la confirmation de l’inscription.

BOSS Hoss Cycles, Inc. a remboursé à Andreas Muller les frais de demande d’enregistrement de la marque. La lettre adressée à Andreas Muller, portant la pièce KB13, montre le paiement effectué pour le dépôt de la marque de l’Union européenne.
La société est active sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, la pièce KB14 présente des informations détaillées sur diverses pages de médias sociaux pour les sites web de la Boss Hoss. Chaque distributeur de l’UE possède sa propre page Facebook à des fins publicitaires et encourage les abonnés locaux. La pièce KB15 montre l’analyse des pages Facebook et Instagram officielles de la Boss Hoss.

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La déclaration de témoin fournit des chiffres sur les ventes et le chiffre d’affaires concernant les produits de la Boss Hoss. La pièce KB16 contient des copies de factures adressées à Boss Hoss Netherlands et à des distributeurs belges, datées de 2002. La pièce KB17 contient des impressions du site internet de la société montrant les informations relatives aux revendeurs et une liste complète de distributeurs. Il existe des tableaux avec des chiffres de publicité et de chiffres d’affaires. La pièce KB18 est un document détaillant le programme publicitaire coopératif pour les concessionnaires. La pièce KB19 contient des copies du magazine de 2010 à 2011, y compris des publicités des concessionnaires. La pièce KB20 est une sélection d’articles de tiers indépendants sur le produit Boss Hoss.
Andreas Muller a eu connaissance des produits «Boss Hoss» dès 1994. Il était un distributeur agréé pour les cyclomoteurs et les trikes de Boss Hoss en Europe, avec une attention particulière sur l’Allemagne. Andreas Muller est l’unique propriétaire de Boss Hoss Cycles-Allemagne. La page 19 de l’accord d’Importer (pièce KB21) en atteste. Une copie de l’organigramme de la société est jointe en tant que pièce KB22, qui montre Andreas Muller en tant que représentant européen autorisé. La pièce KB23 est un extrait de l’édition 2010 du magazine Boss Hoss Country qui le souligne également. L’article intitulé «Dealer Profile» fournit également des informations sur les efforts publicitaires déployés par Andreas Muller. Des publicités télévisées qui ont été diffusées tous les deux semaines ont fait l’objet d’une publicité mensuelle dans des magazines locaux et dans un magazine de motocyclettes allemand. Il a également assisté à de nombreux événements tels que le lac de Faaker autrichien. La pièce KB24 contient des captures d’écran de la page Facebook «Boss Hoss Cycles-Germany», qui montre la participation à divers événements mettant en scène les produits d’Hoss Boss. Andreas Muller a opéré sous Boss Hoss Cycles-Allemagne, y compris le site web géré de manière indépendante bosshosscycles.de. La pièce KB25 montre actuellement des impressions du site web bosshosscycles.de; La pièce KB26 montre des impressions du site web «bosshosscycles.de» de l’archive internet Wayback Machine montrant le site web actif entre 2006 et 2019.

Ce document fournit des informations sur les ventes de 2006 à 2017 réalisées par Andreas Muller via Boss Hoss Cycles-Allemagne. La pièce KB27 montre des copies d’une facture et d’un bon de commande pour la fourniture de motos et de trikes de Boss Hoss à Andreas Muller. La pièce KB28 contient des impressions de la page Facebook de Boss Hoss Cycles- Allemagne.
À la suite de l’achat de Boss Hoss Cycles, Inc. par la société en 2017, la nouvelle direction a examiné les activités de Andreas Muller et a commencé à exercer davantage de contrôle et de supervision sur la gestion. Le 19/06/2018, la société a cessé de fournir des produits à Andreas Muller et a résilié l’accord. Une copie de la lettre de résiliation envoyée à Andreas Muller est jointe en tant que pièce KB29. La lettre a clairement et sans équivoque mis fin à la relation commerciale avec Andreas Muller exposant le raisonnement. La pièce KB30 montre une impression de la page «histoire» du site web bosshosscycles.de qui fournit des informations détaillées sur l’histoire de la marque et des produits de la

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marque et des produits de la Boss Hoscycles.de. La pièce KB31 montre une impression de la page «bosshosscycles.de» du site web «on us», qui fournit des informations détaillées sur la relation entre la société Boss Hoss et Andreas Muller.
La société a appris, le 01/05/2018, que la marque européenne enregistrée pour le «logo Wings» était enregistrée au nom personnel de Andreas Muller. À l’heure actuelle, le transfert de l’enregistrement était demandé, y compris les deux autres enregistrements de l’UE. À ce jour, les négociations avec Andreas Muller concernant le transfert des marques ont été ventilées.
Le 31/03/2020, la demanderesse a produit des éléments de preuve supplémentaires:

Le 19/10/2020, à la demande des deux parties le 07/10/2020, l’Office a suspendu la procédure en raison de négociations en cours. La demanderesse ayant choisi de s’écarter le 02/03/2021, la suspension a pris fin le 30/03/2021 et la procédure a repris le 31/03/2021.
La titulaire de la marquede l’Union européenne fait valoir dans son observation du 05/03/2021 qu’elle avait conclu un accord contractuel avec Boss Hoss Cycles Inc., et non avec Boss Hoss Cycles LLC. La demanderesse n’est pas le successeur universel de Boss Hoss Cycles Inc. Boss Hoss Cycles Inc. a été dissoute en 2018.

Le 20/02/2006, la titulaire a conclu avec Boss Hoss Cycles Inc. Le contrat a expiré le 31/12/2008.

Il explique que le contrat n’a pas été prolongé pour les raisons suivantes:

Une vérification conjointe a été effectuée entre Boss Hoss Cycles Inc. et la titulaire de la MUE dans le cadre de la coopération conjointe. La titulaire de la marque de l’Union européenne, conjointement avec Boss Hoss Cycles Inc., était le fabricant de Boss Hoss Cycles et une vérification a été effectuée auprès du Kraftfahrtbundesamt. Boss Hoss Inc. a envoyé des motos en pièces à la titulaire et a complété les motos selon la certification, de sorte que la titulaire était impliquée dans le cadre de la coopération conjointe.

Le 17/03/2006, la société Boss Hoss Cycles Germany GbR a déposé la marque contestée avec le consentement de Boss Hoss Cycles Inc. Cela a été explicitement confirmé par le directeur général, M. Rad Hunsley. Il a également confirmé que la titulaire de la MUE devait enregistrer les marques

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«Boss Hoss» en son propre nom. D’autres marques ont été enregistrées par la titulaire avec le consentement de la société. Une opposition a été formée à l’encontre de ces marques. La présente procédure d’opposition a finalement été conclue par un accord de retrait et de droit antérieur de avril 2009 entre les opposants, Alec Voelkel et Sascha Vollmer, la titulaire de la marque de l’Union européenne et la Boss Hoss Cycles Inc. M. Rad Hunsley a signé ce contrat. Selon le contrat, Boss Hoss Cycles Inc. savait que le titulaire avait enregistré les marques européennes «Boss Hoss» en son propre nom.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que, dans ce contexte, la titulaire de la marque de l’Union européenne était toujours impliquée, étant donné que Boss Hoss Cycles savait qu’elle était titulaire des droits de marque allemande et européenne. Elle fait référence au courriel du directeur général de Boss Hoss Cycles Inc., daté du 11/07/2016:

La marque contestée a été demandée par la titulaire de la MUE avec le consentement de la titulaire de Boss Hoss Cycles Inc. Dans la déclaration du 18/05/2020, le président Boss Hoss Cycles Inc. a donné un consentement clair et spécifique à la demanderesse pour faire enregistrer la marque demandée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:

Informations relatives au dépôt de l’État de Tennessee concernant Boss Hoss Cycles Inc. du 30/10/2018. Accord de vente et de service autorisé entre Boss Hoss Cycles Inc. et Andreas Muller, Boss Hoss Cycles Germany du 20/02/2006 avec l’annexe A-F. Déclaration sous serment de Rad Hunsley, directeur général de Boss Hoss Cycles Inc., du 18/05/2020. Accord de pré-droit et de délimination entre Alec Voelkel et Sasha Vollmer, Boss Hoss Cycles Inc. et Andreas Muller du 04/2009. Courriel du directeur général de Boss Hoss Cycles Inc., daté du 11/07/2016
La requérante fait valoir qu’il ressort clairement de l’accord Importer que le Manufacturer, Boss Hoss Cycles, Inc. est titulaire des marques d’Hoss Boss. Aucun document signé par les parties ne confirme la déclaration de Muller selon laquelle il était autorisé à enregistrer la marque en son propre nom ni qu’il est devenu fabricant des cyclomoteurs ou des allages de Boss Hoss Cycles. Il est clair qu’il était simplement un importateur et qu’il agissait pour le compte du fabricant. Le contrat n’a pas expiré le 31/12/2008. Les parties ont poursuivi leurs activités dans le cadre de l’accord Importeurs. Les factures produites de 2008 à 2018 de Boss Hoss Cycles, Inc. à la société Andreas Muller montrent clairement que les motocyclettes, les trikes et les pièces de rechange ont été fournis par la demanderesse à la titulaire.

L’accord préalable prévoit que M. Muller agissait en qualité d’agent au nom de Boss Hoss Cycles et de son distributeur. Andreas Muller et Boss Hoss Cycles GmbH n’ont jamais été des fabricants de motocyclettes ou de trikes fabriqués par Boss Hoss, Inc.

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L’observation de la demanderesse a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 09/06/2021. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti.

Le 12/10/2021, la titulaire de la MUE a demandé une renonciation totale à la marque contestée. Une copie du document produit par la titulaire de la MUE a été transmise à la demanderesse le 18/10/2021. La demanderesse a été informée de l’intention de l’Office de clôturer la procédure à la suite de la renonciation à la MUE contestée. Le 22/11/2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse et a demandé la poursuite de la procédure. Le demandeur a apporté la preuve d’un intérêt juridique suffisant pour obtenir une décision déclaratoire.
Demande d’annulation de l’article 21, paragraphe 1, et (2) (a), du RMUE et de l’article 20 du RDMUE
Article 21 du RMUE
Transfert d’une marque enregistrée au nom d’un agent
1. Si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l’Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article:

(a) l’Office, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), au lieu d’une demande en nullité.

Article 20 du RDMUE
Demande de cession
1. Lorsque le titulaire d’une marque demande, conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l', point a), du règlement (UE) 2017/1001, une cession au lieu d’une déclaration de nullité, les dispositions des articles 12 à 19 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

2. Lorsqu’une demande de cession au titre de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 est accueillie, pour tout ou partie, par l’Office ou par un tribunal des marques de l’Union européenne et que la décision ou le jugement est définitif, l’Office veille à ce que le transfert, intégral ou partiel, de la marque de l’Union européenne qui en résulte soit inscrit au registre et publié.

Le demandeur en nullité peut demander la cession de la MUE en lieu et place d’une demande en nullité si les conditions énoncées à l’article 21, paragraphe 1, et (2) (a) du RMUE sont remplies. En résumé, le demandeur en annulation devient titulaire de la MUE si la demande est accueillie. La demande étant traitée

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dans le contexte d’une procédure en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, les règles de cette procédure s’appliquent.
La cession s’applique uniquement dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, à savoir lorsqu’une MUE est enregistrée au nom d’un agent non autorisé, sans l’autorisation du titulaire. Pour ces cas, le demandeur en nullité peut demander soit la nullité de la marque (conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE) soit la cession de la MUE en faveur du demandeur (conformément à l’article 21 du RMUE et à l’article 20, paragraphe 1, du RDMUE).
Dépôt non autorisé par les agents de la titulaire de la marque — article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

Selon l’article 8, paragraphe 3, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque sera refusée à l’enregistrement:
«lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.»
1. Marques antérieures
La demande de cession est fondée sur les enregistrements de marques américaines:

Étant donné que l’article 8, paragraphe 2, du RMUE ne s’applique pas aux actions en nullité fondées sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il ne saurait servir à définir l’étendue territoriale de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. En l’absence de toute autre référence dans l’article 8, paragraphe 3, du RMUE à un «territoire pertinent», il importe peu de savoir si les droits de marque antérieurs résident ou non dans l’Union européenne et, partant, une marque enregistrée aux États-Unis peut également constituer la base d’une action en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE que la marque sur laquelle l’opposition est fondée doit être antérieure à la marque

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contestée. Par conséquent, la date pertinente à prendre en considération est la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée. Si la marque antérieure a été acquise par l’enregistrement, c’est sa date de dépôt ou de priorité qui devrait être prise en considération pour apprécier si elle précède la marque contestée.
La demanderesse a déposé les certificats d’enregistrement des marques américaines attestant qu’elle est titulaire des enregistrements de marques no 1 784 829 et no 2 503 927. Les éléments de preuve produits montrent que les marques américaines de la demanderesse ne sont pas antérieures à la marque contestée, déposée le 20/03/2006. Parconséquent, elles ne constituent pas une base valable pour l’action.

La condition n’étant pas remplie, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne peut être appliqué avec succès et, par conséquent, la demande de cession fondée sur l’article 21 du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (3) du RMUE, est rejetée.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents

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Dans leurs observations, les deux parties présentent et font référence à l’ «accord Importer» daté du 20/02/2006.
Il ressort du document que la titulaire originale de la marque contestée (Boss Hoss Cycles Germany) ainsi que la titulaire actuelle (Andreas Muller) agissait en tant que distributeur de la demanderesse en tant qu’ «importateur indépendant agréé». Même si la relation n’est pas explicitement définie comme un «agent» ou un «représentant», les parties semblent être des partenaires commerciaux. Une copie de l’organigramme de la demanderesse qui a été produit en tant que pièce KB22 montre Andreas Muller en tant que représentant européen autorisé. L’accord couvre le territoire de l’UE, principalement l’Allemagne. Les éléments de preuve montrent que la relation entre les parties reposait sur un accord commercial. La relation contractuelle représente les intérêts et la coopération commerciale des parties.

La titulaire de la MUE fait valoir qu’il n’existe pas d’accord d’Importance entre la demanderesse et la titulaire de la MUE étant donné que la société Boss Hoss Cycles Inc. a été dissoute. Elle fournit des informations relatives au dépôt de l’État du Tennessee en date du 30/10/2018. Le document indique qu’il y a eu la dissolution le 17/11/2017.
La requérante indique que la société Boss Hoss Cycles, Inc. a été vendue à Boss Hoss Cycles (la requérante), LLC en 2017. La LLC a acheté tous les actifs de Boss Hoss Cycles, Inc. comprenant spécifiquement la propriété intellectuelle (contrat d’achat d’actifs — pièce KB3). La demanderesse explique que, le 29/09/2017, Monte Warne, en sa qualité d’actionnaire unique de Boss Hoss Cycles, Inc., a autorisé l’émission du Bill of Sale, qui cède à Boss Hoss Cycles LLC tous les stocks, outils, équipements, matières premières, travaux en cours, droits, revendications, marques, comptes ouverts, dessins, etc. à Boss Hoss Cycles LLC (Action du Sole Shareholder — Pièce KB4). Selon elle, les éléments de preuve supplémentaires, à savoir la déclaration de Monte Warne du 23/11/2018, mettent également en évidence ce fait. Parconséquent, il est considéré que cela démontre que la demanderesse est l’ayant droit en droit de Boss Hoss Cycles Inc., la société qui était partie à l’accord susmentionné.

La titulaire de la marque de l’Union européenne confirme qu’il avait conclu un accord contractuel avec Boss Hoss Cycles Inc. et affirme que le contrat a expiré le 31/12/2008. L’accord régit la durée comme suit:

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Même si l’accord n’a pas été renouvelé, les éléments de preuve montrent que les parties avaient poursuivi leur relation commerciale. Le témoignage de Kelly Bowser fait référence à un tableau indiquant le montant du crédit revendiqué par Andreas Muller à des fins publicitaires en 2007 et à un tableau concernant les ventes réalisées à Andreas Muller sous Boss Hoss Cycles-Allemagne entre 2006 et 2017. Le magazine Boss Hoss Country, édition 2010 montre que Andreas Muller était un vendeur européen des motos Boss Hoss et était l’un des revendeurs agréés de la demanderesse (pièce KB21). La pièce KB24 montre des impressions du site web «bosshosscycles.de» de l’archive internet Wayback Machine montrant le site web actif entre 2006 et 2019.
L’accord d’intention régit les droits et obligations des parties en ce qui concerne, entre autres, l’Importateur, comme suit:

Il ressort clairement du texte que l’Importateur est habilité à agir pour le compte du fabricant.
Les règles relatives aux marques de la demanderesse étaient également régies par l’accord, comme suit:

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Il est clairement réglementé que l’Importer peut utiliser les marques de la demanderesse. Il ne signifie pas et le document ne mentionne pas la possibilité d’enregistrer les signes en tant que marque.
L’accord sur l’image régit la relation entre les parties comme suit:

4. (d) L’importateur n’achète pas de nouveaux produits à une source autre que le fabricant sans le consentement écrit préalable du fabricant.

6. (b) Le fabricant se réserve le droit sans restriction de vendre et de distribuer les produits et d’accorder le privilège d’utiliser les marques «Boss Hoss» à d’autres importateurs situés en dehors du domaine de la responsabilité première de l’Importateur.

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17. (a) L’Importateur accepte de développer, d’utiliser et de participer à divers programmes de promotion et de publicité et d’assumer ses responsabilités en matière de distribution, de promotion et de publicité des produits.
L’usage des marques Boss Hoss ne doit pas être assimilé au consentement pour déposer une demande et à la demande d’enregistrement des marques en son propre nom.

La MUE a été déposée le 20/03/2006 au nom de Boss Hoss Cycle Germany GbR. À la demande d’Andreas Muller, la marque de l’Union européenne a été transférée le 23/11/2007 à son nom personnel en tant que nouveau titulaire. Comme indiqué ci-dessus, les deux parties à l’accord d’Importer étaient parties à l’accord d’Importer.

La titulaire de la MUE fait valoir que la marque a été déposée avec le consentement de la demanderesse. Cela a été explicitement confirmé par le directeur général de Boss Hoss Cycles Inc, M. Rad Hunsley. Selon la déclaration solennelle du 18/05/2020, M. Rad Hunsley était directeur général de Boss Hoss Cycles Inc. jusqu’en février 2011 et affirme ce qui suit:

M. Rad Hunsley était un ancien employé de la société de la requérante. Depuis février 2011, il ne remplit plus cette fonction et sa relation avec le requérant n’est pas définie. En tout état de cause, les explications contenues dans la déclaration solennelle n’étaient étayées par aucun élément de preuve supplémentaire. La demande de marque de l’Union européenne a été déposée le 20/03/2006 et la déclaration solennelle est datée du 18/05/2020. Bien que M. Hunsley confirme que la marque a été déposée avec le consentement de la demanderesse, aucun document datant de cette période ne montre un consentement explicite ou tout autre élément de preuve indépendant à l’appui de cette affirmation.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le consentement de la demanderesse est démontré dans l’accord préalable et de retrait de avril 2009.

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Il ressort clairement du texte que Andreas Muller agit en qualité d’agent et de distributeur de la requérante. Tout d’abord, le statut d’agent de la titulaire actuelle est également confirmé dans ce document. En outre, il ressort uniquement du texte que Andreas Muller a déposé les demandes de MUE pour l’enregistrement. Toutefois, le texte ne contient pas d’informations directes et claires selon lesquelles la demande doit être déposée en son propre nom ou au nom de l’ancien titulaire de la marque contestée et non au nom de la requérante. En tout état de cause, elle ne démontre aucune approbation de la part de la requérante. Il ressort également de ce qui précède que la demanderesse était titulaire des signes et que la titulaire, en tant qu’agent, était autorisée à utiliser les signes au cours de la collaboration entre les groupes.
Évaluation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:

(a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;

(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;

(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.

La date à prendre en considération au moment de déterminer si le titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi est la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

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La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).

Relation entre les parties
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans informer au préalable la demanderesse en nullité et suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
En l’espèce, les éléments de preuve montrent que les parties avaient conclu un accord d’importation daté du 20/02/2006 qui établissait une relation d’agent. Même si cet accord a expiré le 31/12/2008 et n’a pas été renouvelé, les éléments de preuve montrent que les parties ont poursuivi leur relation commerciale.

L’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post- contractuelle (résiduelle), peut également constituer un indicateur de la mauvaise foi du titulaire de la MUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). L’enregistrement du signe à son nom par la titulaire de la marque de l’Union européenne peut être considéré, en pareil cas et selon les circonstances, comme une violation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Il ressort clairement des documents que les parties entretenaient une relation commerciale contractuelle qui ne s’est pas achevée avec l’expiration de l’accord Importer.

En outre, les éléments de preuve montrent que la relation entre les parties a été établie avant la date de dépôt de la demande de MUE.

En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 20/03/2006, date à laquelle l’accord était en vigueur. En effet, l’accord d’Importer est daté du 20/02/2006, avant la date de dépôt de la demande.

La division d’annulation estime dès lors que les éléments de preuve dans leur ensemble démontrent qu’une relation contractuelle (agent) existait avant le dépôt de la demande de marque contestée. La titulaire avait clairement

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connaissance de l’existence de la demanderesse ainsi que de ses marques et de ses activités, comme le prévoit le contrat signé par les deux parties.

En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse ne montrent pas d’autorisation expresse pour le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Il ressort des éléments de preuve qu’il y a eu un contact préalable entre les parties et qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence des marques antérieures de la demanderesse en nullité.
La titulaire de la MUE a également admis avoir connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la MUE.
Les signes
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.

Il peut exister une preuve de mauvaise foi si le titulaire de la MUE demande une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires ou identiques prêtant à confusion, et que le droit antérieur est protégé légalement dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).

L’accord d’Importer (annexes C et D) montre les signes suivants de la demanderesse:

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La marque contestée est représentée comme suit:
Les signes figuratifs de la demanderesse coïncident par l’élément figuratif de la marque contestée. En outre, le «logo principal de l’entreprise» (annexe D) est représenté dans les couleurs noire et dorée.

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Compte tenu de ce qui précède, les signes antérieurs (à l’exception du logo de bannière) sont tous au moins similaires à la marque contestée dans la mesure où ils contiennent le même élément figuratif.
Les produits
La mauvaise foi peut prendre de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude moral. Un demandeur d’une marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il estime être habilité moralement et légalement à agir comme il l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).

Le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a déposé sa demande d’enregistrement non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects, EU:C:2019:724, § 46).
Afin de déterminer si le titulaire était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande, il convient de procéder à une appréciation globale dans le cadre de laquelle tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération (décision préjudicielle du 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), en particulier de la liste complète des produits et services pour lesquels la marque a été demandée.
Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi [article 59, paragraphe 1, point b)], il n’est pas exigé que le demandeur de cette déclaration soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires. Ilconvient d’ajouter que, dans les cas où il s’avère que, au moment de la demande de la marque contestée, un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire à cette marque, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie. (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 53-54).

Il convient de déduire de l’interprétation donnée par la Cour au point 53 de l’arrêt du 11/06/2009, Chocoladefabriken Lindt indirects Sprüngli (C 529/07-, EU:C:2009:361), seulement que, lorsqu’il est établi que l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires existait et était susceptible de prêter à confusion, il convient d’examiner, dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances pertinentes du cas d’espèce, si le demandeur de la marque contestée en avait connaissance. Ce facteur n’est toutefois qu’un facteur pertinent parmi d’autres à prendre en considération (§ 55).

Cela signifie que l’identité et/ou la similitude des produits en cause n’est pas une condition sine qua non pour l’appréciation de la mauvaise foi.

En l’espèce, l’accord d’importation régit la gamme des produits comme suit:

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Les produits couverts par l’accord sont les suivants (annexe A):

Motocyclettes et trikes de marque BOSS; accessoires et vêtements.
La demande en nullité est dirigée contre tous les produits compris dans les classes 12, 18 et 25. Les produitscontestés contiennent différents types de véhicules (classe 12), des produits en cuir et imitations du cuir, des bagages, des sacs, des parapluies, des parasols (classe 18) et des vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25). Parconséquent, une partie des produits contestés est considérée comme identique ou au moins similaire aux produits de la demanderesse. Même s’il ne s’agit pas d’une condition nécessaire, un lien est clairement établi, à tout le moins pour une partie des produits en cause.
Conclusion
Il résulte de tout ce qui précède que, au moment du dépôt de la demande, le titulaire avait manifestement connaissance des signes antérieurs identiques ou très similaires de la demanderesse, du secteur d’activité de la demanderesse et des produits vendus sous la marque, et qu’il existait une relation commerciale entre les parties dans lesquelles la demanderesse était l’agent de la titulaire. Les éléments de preuve montrent également que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi sans le consentement de la demanderesse et en dehors des termes de l’accord. Le dépôt de la marque contestée sous sa dénomination sociale puis le transfert ultérieur de celle-ci à son propre nom ne relèvent pas non plus des normes acceptées en matière de comportement commercial. L’accord signé entre les parties prévoit que les droits sur les marques et la propriété intellectuelle appartiennent à la demanderesse et que le titulaire n’était autorisé à utiliser ces signes que lorsqu’il était autorisé à le faire par la demanderesse et qu’il agissait pour le compte du fabricant (la requérante). Aucun transfert de ces droits au titulaire n’a été démontré dans les éléments de preuve. Par conséquent, le fait pour le titulaire de la marque de l’Union européenne de déposer la MUE en son propre nom (qu’il s’agisse du nom de l’entreprise ou du nom privé à un stade ultérieur) serait contraire aux pratiques commerciales loyales et indiquerait l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne et la violation d’une obligation d’équité à l’égard du demandeur.

En l’espèce, les nombres de facteurs et la combinaison des facteurs pertinents indiquent l’existence d’une mauvaise foi. Étant donné que l’absence de bonne foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement entraîne la nullité de la marque contestée dans son ensemble (11/07/2013, 321/10, Gruppo-Salini, EU:T:2013:372, § 48), le motif de mauvaise foi s’applique à tous les produits de la marque contestée, y compris ceux qui ne sont pas similaires à ceux concernés

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par la relation entre les parties. Par conséquent, la marque doit être déclarée nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés.

À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande en nullité est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits.
Étant donné que la demande en nullité est pleinement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 2,point c), du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que la demande en nullité est accueillie mais que la demande de cession a échoué, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

De la division d’annulation
Michaela Simandlova Judit Németh Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.