LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 octobre 2022
Dans l’affaire R 1240/2021-2
Palírna U Zeleného stromu a.s. Drážďanská 14/84
40007 Ústí nad Labem
République tchèque demanderesse / requérante représentée par Jiří Kindl, Skils Křižovnické nám. 193/2, 11000 Praha 1 (République tchèque)
contre
Bacardi & Company Limited 267 Route de Meyrin
1217 Meyrin
Suisse opposante / défenderesse
représentée par Brandstock Legal RechtsanwaltsGesellschaft mbH, Rückertstr. 1, 80336 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 077 353 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 987 536)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 novembre 2018, Palírna U Zeleného stromu a.s.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32 – Boissons sans alcool; bière et produits de brasserie; boissons énergisantes; jus de fruits
[boissons]; eaux minérales [boissons]; préparations pour faire des boissons; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool.
Classe 33 – Boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits alcooliques; essences alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées; vin; spiritueux; liqueurs; boissons distillées; apéritifs; cocktails; boissons énergétiques alcoolisées.
Classe 35 – Services de gestion commerciale; administration commerciale; services de secrétariat; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; publicité; médiation d’opérations commerciales pour des tiers.
2 La demande a été publiée le 3 décembre 2018.
3 Le 4 mars 2019, Bacardi & Company Limited (ci-après l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement britannique n° UK 2 303 406 de la marque verbale
42 BELOW
déposée le 21 juin 2002 et enregistrée le 18 juin 2004 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcoolisées; spiritueux distillés, y compris vodka.
Pour ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués.
b) l’enregistrement de la MUE figurative n° 3 667 581
déposée le 17 février 2004 et enregistrée le 22 juillet 2005 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcoolisées; spiritueux distillés, y compris vodka.
Pour ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués.
c) l’enregistrement international n° 999 938 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 11 mars 2009 pour divers produits et services. L’opposition était fondée sur les produits et services suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
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Classe 35 – Services de publicité, d’affaires, de vente en gros et au détail, y compris vente par correspondance, commerce électronique, marketing direct, promotion des ventes, foires et expositions commerciales en rapport avec les boissons alcoolisées/spiritueux distillés; programmes d’incitation à la vente et à la promotion; programmes de fidélisation; services d’incitation au marketing et programmes de remise de prix; compilation d’informations sur la vente au détail et les consommateurs dans des bases de données informatiques; gestion et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle qui identifient et récompensent les clients.
Classe 43 – Services de restauration [alimentation].
Pour ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués. Toutefois, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a été invoqué que pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
d) l’enregistrement de la MUE figurative n° 10 634 129
déposée le 10 février 2012 et enregistrée le 2 juin 2012 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exclusion des bières), y compris vodka, boissons à base de vodka et aromatisées à la vodka.
Pour ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués.
e) l’enregistrement de la MUE figurative n° 10 634 343
déposée le 10 février 2012 et enregistrée le 19 juin 2012 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exclusion des bières), y compris vodka, boissons à base de vodka et aromatisées à la vodka.
Pour ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués.
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f) l’enregistrement de la MUE n° 9 583 766 pour la marque verbale
42 BELOW
déposée le 9 décembre 2010 et enregistrée le 13 mai 2011 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exclusion des bières), y compris vodka, boissons à base de vodka et aromatisées à la vodka.
Pour ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués.
g) l’enregistrement international n° 1 369 358 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
déposée le 10 juillet 2017 et enregistrée le 10 juillet 2017 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Pour ce droit antérieur, l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués.
h) la marque verbale non enregistrée 42 BELOW (invoquant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE), pour les territoires de l’Allemagne, du Royaume- Uni, de la France, de l’Italie et de l’EUIPO [sic], en ce qui concerne les «boissons alcooliques; vodka et boissons contenant de la vodka; produits et services liés aux boissons précitées».
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i) la marque figurative non enregistrée pour les territoires de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni, pour des «boissons alcooliques; vodka et boissons contenant de la vodka; produits et services liés aux boissons précitées».
j) la marque figurative non enregistrée pour les territoires de l’Allemagne et du Royaume-Uni, pour des «boissons alcooliques; vodka et boissons contenant de la vodka; produits et services liés aux boissons précitées».
k) la marque figurative non enregistrée pour les territoires de l’Allemagne et du Royaume-Uni, pour des «boissons alcooliques; vodka et boissons contenant de la vodka; produits et services liés aux boissons précitées».
6 Par décision du 20 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
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Classe 32 – Boissons sans alcool; bière et produits de brasserie; boissons énergisantes; jus de fruits
[boissons]; eaux minérales [boissons]; préparations pour faire des boissons; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool.
Classe 33 – Boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits alcooliques; essences alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées; vin; spiritueux; liqueurs; boissons distillées; apéritifs; cocktails; boissons énergétiques alcoolisées.
Classe 35 – Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées.
L’opposition a été rejetée pour les autres services, à savoir:
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité; médiation d’affaires commerciales pour le compte de tiers.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– L’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les droits antérieurs britanniques en raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE. La période de transition a pris fin le 1er janvier 2021. Les conditions d’application de l’article 8 du RMUE étant énoncées au présent, elles doivent être remplies au moment de la décision: par conséquent, les droits antérieurs britanniques ne constituent plus une base valable de l’opposition.
– L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement international
n° 999 938 désignant, entre autres, le Benelux, la France et l’Allemagne. Celui-ci couvre le plus grand nombre de produits et services.
Sur la preuve de l’usage
– La période pertinente s’étend du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2018. Les territoires pertinents sont le Benelux, l’Allemagne et la France. L’usage doit être démontré pour les produits et services suivants:
Classe 32 – Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons sans alcool; bière et produits de brasserie; boissons énergisantes; boissons à base de jus de fruits; eaux minérales
[boissons]; préparations pour faire des boissons; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool.
Classe 33 – Boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits alcooliques; essences alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées; vin; spiritueux; liqueurs; boissons distillées; apéritifs; cocktails; boissons énergétiques alcoolisées.
Classe 35 – Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des
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bières); services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées.
– Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
o un article intitulé «A tale of two spirits: marketing entrepreneurial at 42 Below vodka and Penderyn Whisky» (du spiritueux au spirituel; marketing entrepreneurial pour la vodka 42 Below et le whisky
Penderyn), paru en 2013 dans le Journal of Small Business & Entrepreneurship, publié par l’université de Canterbury. Cet article expose les stratégies commerciales créatives de l’opposante pour la marque antérieure «42 Below», à titre d’exemple pour ceux et celles qui font des études de marketing. Il relate l’entrée de la marque antérieure sur les marchés français, allemand et italien après que celle-ci a remporté de nombreux prix, notamment à Bruxelles et à Paris (par exemple, la médaille d’or au concours Monde Selection de 2004, à Bruxelles, pour la 42 Below Pure Vodka; la médaille d’or à l’occasion du Salon international de Paris, pour la 42 Below Manuka Honey Vodka; et la médaille d’or à tous les grands prix des spiritueux en 2006). L’article indique également que «42 BELOW» «was judged the fastest growing exporter, fastest growing listed company, and the fastest growing company by Deloitte»
(pour Deloitte, «42 BELOW» est tout à la fois la société export, la société cotée en bourse et l’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide) (annexe 2);
o un rapport sur le volume des ventes de vodka «42 BELOW» au cours de la période 2013-2018, notamment en Belgique et au Luxembourg, en
Allemagne, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, aux
Pays-Bas, en Autriche et en Suède, publié par IWSR Drinks Market Analysis (base de données mondiale et source d’informations de marché de premier plan pour l’industrie des spiritueux) (annexe 3);
o le rapport de la base de données interne de l’opposante sur les ventes de vodka «42 BELOW» et l’analyse des commandes correspondantes passées en Europe au cours de la période 2015-2018 pour, entre autres, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Autriche, publié par IWSR Drinks Market Analysis (base de données mondiale et source d’informations de marché de premier plan pour l’industrie des spiritueux) (annexe 4);
o des factures datées de la période pertinente faisant état de la vente et de la livraison de vodka «42 BELOW» et de supports publicitaires à des clients établis, entre autres, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas (annexe 5);
o une liste de prix, en allemand, datée de 2015 et valable à partir de janvier 2016, indiquant le prix de la vodka «42 BELOW» et représentant la marque telle que reproduite ci-dessous; un dépliant présentant le portefeuille de l’opposante pour l’Allemagne, en allemand, daté de 2017,
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représentant la marque verbale «42 BELOW» et la version figurative telle que reproduite ci-dessous; une affiche publicitaire, en allemand, pour le marché allemand, datée de 2016:
(annexes 6-7 et 9);
o des dessins ou modèles approuvés montrant la marque antérieure, créés pour le marché de l’UE en 2018 par des entreprises italiennes et suédoises, pour les étiquettes arrière et avant du produit de l’opposante (annexe 8);
o la carte des boissons du bar «Flair cocktails», en Autriche, daté de février 2017, où figure la vodka «42 BELOW» de l’opposante
(annexe 10);
o divers articles publiés en ligne, notamment un article publié sur le site
Drinks International [intitulé «World’s best vodka bars» (les meilleurs bars à vodka du monde), mentionnant la vodka «42 BELOW» de l’opposante)] et un article publié sur le site allemand bardealer.de (en allemand, indiquant que la vodka «42 BELOW» de l’opposante jouit «également d’une grande popularité en Europe, même si elle fait encore figure de secret de connaisseurs plutôt que d’incontournable caracolant en tête des ventes» (annexes 12-13).
o En outre, l’opposante a également joint à ses observations du 23 juin 2020 les éléments suivants:
des captures d’écran tirées de Google.de, montrant des boutiques en ligne où la vodka «42 BELOW» était mise en vente, notamment en Allemagne et en Italie (par des détaillants connus de boissons alcoolisées, comme VODKAHAUS.de, URBAN DRINKS.de et
MYSPIRITS.it);
des captures d’écran de posts Instagram montrant les produits de l’opposante portant la marque antérieure, telle qu’enregistrée, dans divers clubs (appartenant à des tiers) situés à Amsterdam, à Rome, à
Hambourg et à Osnabruck.
– Le lieu de l’usage est, notamment, le Benelux, l’Allemagne et la France, comme en témoignent la langue des documents (notamment l’allemand), la devise indiquée (l’euro) et certaines adresses situées dans ces pays. Les éléments de preuve concernent les territoires pertinents.
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– Les éléments de preuve relèvent, pour la plupart, de la période pertinente. Les éléments de preuve relatifs à l’usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente, car cet usage est intervenu à des périodes proches dans le temps de la période pertinente.
– Les documents produits, dans leur ensemble, fournissent également suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage: dès lors, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente au Benelux, en Allemagne et en France, mais pas pour tous les produits et services.
– En particulier, les éléments de preuve ne démontrent l’usage que pour la vodka relevant de la classe 5 (sic), qui peut être considérée comme constituant une sous-catégorie objective de boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Les autres produits et services sont à peine, voire aucunement, évoqués. Seule la
«vodka» comprise dans la classe 33 sera prise en considération dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
Sur la renommée
– La division d’opposition examinera d’abord l’opposition concernant le droit antérieur c), pour lequel l’usage sérieux a été prouvé.
– La demanderesse ne prétend pas avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée.
– La date pertinente pour établir la renommée au Benelux, en Allemagne et en France est le 20 novembre 2018. Les produits pertinents sont de la «vodka».
– L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
o annexe B: un article intitulé «A tale of two spirits: Entrepreneurial
Marketing at 42 Below vodka and Penderyn Whisky» (du spiritueux au spirituel; marketing entrepreneurial pour la vodka 42 Below et le whisky
Penderyn), paru dans le Journal of Small Business & Entrepreneurship.
Cet élément a également été produit à titre de preuve de l’usage à l’annexe 2 (voir ci-dessus);
o annexe C: divers documents concernant la 42 Below Cocktail World Cup, manifestation annuelle qui rassemble les barmen et mixologues les plus influents du monde dans une compétition unique alliant création de cocktails à base de vodka et diverses aventures. Cette manifestation fait l’objet d’une large couverture télévisuelle. Ces documents comprennent un article intitulé «Bacardi Limited Celebrates Acquisition of 42 Below»
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(Bacardi Limited fête l’acquisition de 42 Below), tiré de la rubrique «Bacardi Limited – News Archives» (Bacardi Limited – Archives de l’actualité), sur le site web www.bacardilimited.com, daté du 12 décembre 2006. Il donne des informations sur l’ajout de la marque
«42 Below» au portefeuille de vodkas premium de Bacardi. D’après cet article, la marque «42 Below» s’est forgé une solide réputation au regard d’une pureté, d’une qualité et d’une saveur exceptionnelle néo-zélandaises authentiques: outre un certain nombre de prix internationaux prestigieux, elle a remporté le grand chelem en 2006, raflant l’or aux quatre grands concours internationaux de spiritueux;
o annexe D: la déclaration sous serment de M. Geoffrey John Ross, directeur de la société «42 Below» avant son acquisition par l’opposante, datée du 30 avril 2011, y compris les éléments suivants:
L’annexe 3 de l’annexe D reprend le classement «Deloitte Fast 50» de 2005, où la société «42 Below Limited» (ancienne titulaire de la marque antérieure) occupe la première place.
Entre autres informations, M. Ross énumère les prix remportés, entre autres, par la vodka «42 BELOW» à l’époque où la marque lui appartenait, tels que les prix remportés en Belgique (l’or à la Monde Selection en 2004 et en 2005; le grand or et l’or à la Monde Selection de 2006), en France (l’or au Salon international de 2004), en Allemagne (l’argent à l’Internationaler Spirituosen Wettbewerb, à Neustadt, en 2005, et l’or et l’argent à l’Internationaler Spirituosen Wettbewerb, à Neustadt, en 2006). Des photographies des certificats reconnus à l’international, attestant des récompenses décernées, figurent à l’annexe 4 de la déclaration sous serment.
Plusieurs campagnes publicitaires organisées dans la presse imprimée et en plein air pour «42 BELOW» ont remporté l’or aux Cannes Advertising Awards.
L’annexe 2 de l’annexe D est la déclaration sous serment de M. Kevin Soh, créateur du logo original «42 BELOW», datée du
15 mars 2011. M. Soh y déclare que, en 2002 et aux environs de cette date, il a été chargé par M. Geoffrey John Ross de concevoir le logo
et, à cette époque, la marque «42 BELOW» était déjà utilisée depuis plusieurs années, sous différentes formes, pour de la vodka;
o annexe E: déposition de M. Salvatore Antonio Calabrese, datée du
23 février 2017, fournissant les informations suivantes:
Salvatore Antonio Calabrese est l’un des plus grands mixologues et barmen au monde, comme en témoignent, entre autres, les nombreux articles de journaux et de magazines joints et la liste des prix
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remportés par M. Calabrese. À titre d’exemple, il a été cité, en 2014, comme l’un des «dix plus grands barmen de l’histoire» dans la revue The Spirits Business.
M. Calabrese est également l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’élaboration de cocktails. Il a également été président de la United Kingdom’s Bartenders’ Guild (guilde britannique des barmen) de 2003 à 2009. Il travaille au Royaume-Uni en qualité de mixologue, de barman et de chef-barman depuis plus de 30 ans dans certains des lieux les plus prestigieux du pays. Il fait régulièrement partie du jury des concours de cocktails organisés par d’autres parties, au Royaume- Uni et ailleurs.
Dans sa déposition, il indique notamment:
«De ce que j’ai pu observer, je pense que la vodka “42 BELOW” est largement considérée comme une vodka de grande qualité, que connaissent tous les vrais professionnels du secteur des métiers de bar, et qu’elle est très appréciée dans la communauté internationale des barmen.
J’ai eu connaissance de diverses activités promotionnelles pour la marque «42 BELOW» au Royaume-Uni et à l’international, dont la promotion directe de cette marque auprès de bars et de barmen au
Royaume-Uni. À titre d’exemple, j’ai été invité à de nombreuses reprises à la 42 Below Cocktail World Cup annuelle, parrainée par les titulaires de la marque «42 BELOW». En 2011, j’ai également fait partie du jury de la grande finale de ce concours parrainé par la marque “42 BELOW”».
o annexe F: déposition de M^me Daisy Jones, d’Union Press Limited (la date est illisible), contenant les informations suivantes:
M^me Jones est la cheffe du département «Spiritueux» de The Drinks
Business, qui est en Europe la première revue spécialisée dans le secteur des boissons, et l’éditrice associée de The Spirits Business, seule publication internationale spécialisée, exclusivement consacrée au secteur des spiritueux. Avant avril 2009, elle a travaillé pendant sept ans chez
Drinks International, une autre publication spécialisée diffusée auprès d’acheteurs de premier plan du secteur mondial des boissons.
La revue The Drinks Business est mensuelle et traite des questions et des évolutions internationales pertinentes pour le secteur des boissons sur les plans commercial et de la gestion. Elle propose une analyse approfondie de l’actualité, des informations sur le monde des affaires et des avis, ainsi que des analyses détaillées par pays et par catégorie. Elle s’adresse aux acheteurs et aux professionnels qui influencent les décisions d’achat. Jusqu’à 10 000 professionnels la trouvent dans leur boîte aux lettres chaque mois. Elle est distribuée dans le monde entier. Sur le plan géographique, le tirage est réparti entre le Royaume-Uni, les principaux
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marchés d’Europe continentale (y compris le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Scandinavie et l’Espagne), les États-Unis, l’Extrême-Orient et les principales nations exportatrices telles que l’Argentine.
La revue The Spirits Business paraît neuf fois par an, dont deux fois sous la forme d’un numéro spécial, l’un intitulé The Vodka Yearbook et l’autre The Brand Champions. Jusqu’à 13 000 exemplaires sont tirés chaque mois, et la revue est lue par plus de 45 500 professionnels du secteur des spiritueux dans le monde.
Dans sa déposition, M^me Jones indique, entre autres, ce qui suit:
«Je connais la marque “42BELOW” et la vodka commercialisée sous cette marque depuis 2004 au moins. Je sais également que la marque
“42BELOW” a fait l’objet de campagnes de promotion dans tout le Royaume-Uni, ailleurs dans la Communauté européenne et au niveau international, depuis la même époque à peu près.
[…] À mon avis, la marque “42BELOW” jouit d’une renommée et d’un capital immatériel considérables dans tout le Royaume-Uni, ailleurs dans la Communauté européenne et à l’international, où elle est devenue une marque de vodka emblématique, à la mode et “ambitieuse”. Par conséquent, la vodka “42BELOW” est l’un des rares produits à base de vodka sur le marché qui est souvent commandé par les consommateurs par son nom (ce que l’on appelle une «marque homonyme»). Il s’agit également d’un produit que l’on peut tout à fait s’attendre à voir commander à la bouteille dans les bars et brasseries à la mode, en tant que signe extérieur de sophistication, de richesse et/ou de style.
J’ai l’impression que la marque “42BELOW” jouit d’une popularité particulière au sein de la communauté internationale des barmen, qui lui sont tout particulièrement fidèles et agissent en tant qu'«ambassadeurs de la marque» en la recommandant au consommateur final, et qui, par conséquent, constituent sans aucun doute le public cible le plus important pour tout fabricant de vodka.
Je pense que la vodka “42BELOW” est perçue dans l’ensemble du Royaume-Uni et ailleurs comme une vodka de grande qualité, qui appartient à la catégorie des produits «super-premium». Je pense que cela est dû au nombre de prix prestigieux du secteur qu’elle a remportés, à sa popularité chez les barmen, à une politique de prix haut de gamme, au fait qu’on la trouve principalement dans les bars, les boîtes de nuit, les restaurants et les points de vente haut de gamme (notamment la chaîne de supermarchés Waitrose et les grands magasins Harvey Nichols), et à l’image de marque globale projetée par la publicité et d’autres canaux commerciaux.»
o annexe H: une liste de ce qui semble être une compilation de données concernant des factures, des informations sur les activités de marketing et
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sur les ventes. Ce document contient plusieurs références à la marque
«42 Below», mais la division d’opposition partage l’avis de la demanderesse selon lequel il est difficile de déterminer à quoi se rapportent exactement ces informations et données. Le document n’est pas signé;
o des extraits du site www.42below.com comprenant, entre autres, des informations sur la marque «42BELOW», comme cet extrait daté de 2011 affirmant que la «42 BELOW» est la vodka la plus primée au monde;
o annexe K: des coupures de presse où figurent des publicités pour la marque «42BELOW» ou des informations sur celles-ci provenant de The Drinks Business, numéro 60, datant de juillet 2007, et numéro 44, datant de mars 2006;
o des liens vers des vidéos sur YouTube concernant les marques
«42 BELOW» (annexe L). Toutes les descriptions des vidéos font référence à la marque «42 BELOW». Toutefois, la division d’opposition n’a pas été en mesure d’apprécier le contenu de ces vidéos, étant donné que celles-ci n’ont pas été produites par l’opposante;
o une liste de captures d’écran de magasins spécialisés en Irlande (Molloys, www.molloys.ie), qui vendent de la vodka «42 BELOW» (annexe M).
– La marque antérieure est désignée comme une marque verbale, prenant la
forme de , ou des formes similaires, telles que ,
ou .
– Le signe antérieur a fait l’objet d’un usage pendant une longue période. Les nombreux prix et articles de presse attestent que la marque jouissait d’une position consolidée sur le marché pertinent avant le dépôt de la demande contestée. Une renommée s’acquiert sur une période de plusieurs années et ne peut pas simplement être activée et désactivée.
– Dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent pour la vodka, à tout le moins au Benelux, en Allemagne et en France. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique dépend d’autres facteurs pertinents au titre dudit article, tels que le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques
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intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
– La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas démontré la part de marché de ses marques antérieures. Bien que ce soit le cas, les activités de marketing de l’opposante visent principalement les barmen/le personnel des bars et, au-delà, le groupe de consommateurs sophistiqués que l’opposante appelle la «cocktail-set». Le produit commercialisé sous les marques antérieures est relativement onéreux et appartient à la catégorie des produits
«premium». Certains titulaires de marques premium choisissent de limiter la distribution de leurs produits à un petit nombre de consommateurs haut de gamme qui sont disposés à payer un prix plus élevé et en ont les moyens. Pour ces marques, il serait difficile, voire impossible, d’atteindre une part de marché élevée. Par ailleurs, il peut ne pas s’agir de leur objectif principal. Le marché de la vodka est très concurrentiel et compte de nombreuses marques. En l’espèce, le facteur «part de marché» n’a pas à être déterminant.
– En outre, la publicité pour les boissons alcoolisées dans l’Union européenne est soumise à certaines restrictions, telles que celles introduites par l’article 22 de la directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (la directive «Services de médias audiovisuels»): ce type de restrictions peut avoir une incidence sur la stratégie de marketing, la fréquence et le type de publicité utilisée par les titulaires de marques.
– L’opposante a réussi à démontrer qu’elle avait créé une stratégie de marketing claire et uniforme fondée sur les «techniques de marketing entrepreneurial» et les conseils des barmen transmis de bouche à oreille. Elle cible, à terme, une clientèle disposant d’un revenu élevé, qui consomme de la vodka et des cocktails à base de vodka, principalement dans des bars. L’opposante a également prouvé qu’elle avait mis en œuvre cette stratégie en Allemagne et en France, entre autres – pour ce qui est de la vodka disponible sur ce marché – sur une période substantielle. Sa stratégie consistait à mener diverses activités de marketing cohérentes, telles que l’organisation de la 42 Below Cocktail World Cup, devenue aujourd’hui une manifestation annuelle qui rencontre un franc succès et suscite l’intérêt des chaînes de télévision du monde entier. Ce concours est devenu l’un des événements majeurs des barmen dans le monde, capable de lancer leur carrière [voir, en particulier, un article intitulé «42Below
Cocktail World Cup UK Teams Announced» (les équipes britanniques de la 42Below Cocktail World Cup se dévoilent), joint à l’annexe C, qui le présente comme l’un des concours incontournables pour les barmen, le qualifiant d'«aventure inoubliable», et qui fait intervenir de nombreux grands barmen originaires de 13 pays). Largement promu, il jouit d’une reconnaissance générale dans la communauté des bars.
– Les nombreuses récompenses européennes et internationales reçues témoignent également du succès constant de la marque et de la bonne qualité du produit (voir en particulier les annexes B et J). En fait, la publicité s’attache
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tout particulièrement à présenter la marque «42Below» comme «la vodka la plus primée au monde».
– La demanderesse fait valoir que les documents produits par l’opposante ne proviennent pas de sources externes, ce qui n’est manifestement pas le cas: un certain nombre de documents proviennent de sources indépendantes. Par exemple, des articles de presse (par exemple, les coupures de presse tirées de la revue The Drinks Business – annexe L), des prix décernés à la marque, et un article universitaire paru dans le Journal of Small Business & Entrepreneurship, publié par l’université de Canterbury, portant sur les stratégies de marketing employées par l’opposante (annexe B).
– Les déclarations sous serment et les dépositions produites en l’espèce sont confirmées par les documents restants (article universitaire, articles de presse, récompenses, etc.). En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les déclarations de M. Salvatore Antonio Calabrese (annexe E) et de M^me Daisy Jones (annexe F) sont à tout le moins considérées comme provenant de tiers indépendants: ni M. Calabrese ni M^me Jones ne sont employés dans l’entreprise de l’opposante, et ne dépendent pas non plus de l’opposante. Le simple fait que M. Calabrese ait fait partie du jury du concours organisé par l’opposante, participant par ailleurs à des concours organisés par d’autres parties également, ne remet pas en cause ses qualités, à savoir son expertise en tant que l’un des plus grands mixologues et barmen, possédant une grande expérience (plus de 30 ans) et, par conséquent, une bonne connaissance de ce marché. Ces qualités sont confirmées, par exemple, par l’annexe B de sa déposition – un article publié dans The Spirits Business, intitulé «Top 10 barmen over history» (les dix plus grands barmen de l’histoire) (imprimé le 14 février 2017); ou par l’annexe G de sa déposition – un article publié dans Drinks International, intitulé «42 Below announces cocktail winners» (42 Below annonce les gagnants de la catégorie «cocktails»)
(imprimé le 31 mars 2011), qui l’appelle «le juge Salvatore “Maestro” Calabrese». De même, M^me Jones est une collaboratrice expérimentée de deux magazines spécialisés du secteur, et dirige la rubrique «Spiritueux» de l’un d’entre eux: elle dispose donc d’une bonne appréhension générale du secteur des spiritueux. En outre, bien que la date de sa déposition ne soit pas lisible, elle indique expressément qu’elle connaît la marque «42BELOW» et la vodka commercialisée sous cette marque depuis 2004 au moins, et évoque également les années 2007 et 2009 dans sa déposition. Elle fait donc référence
à la situation du marché avant la date de dépôt de la demande contestée.
– Ces deux dépositions confirment la présence de longue date de la marque antérieure sur le marché pertinent, les efforts déployés par l’opposante pour promouvoir la marque, et le fait que la marque est perçue comme une marque de grande qualité. M. Calabrese indique en outre que la vodka «42 BELOW» jouit d’un degré élevé de reconnaissance dans le secteur des métiers de bar à l’échelle mondiale, et qu’elle est très appréciée dans la communauté internationale des barmen. M^me Jones indique qu’elle est devenue «une marque de vodka emblématique, à la mode et “ambitieuse”», et qu'«elle est l’un des rares produits à base de vodka sur le marché qui est souvent
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commandé par les consommateurs par son nom (ce que l’on appelle une
“marque homonyme”)». Elle souligne également le succès de la marque dans la communauté internationale des barmen. Ceux-ci font office d'«ambassadeurs de la marque» en la recommandant au consommateur final.
– Par conséquent, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date, et elle est généralement connue, à tout le moins, au Benelux, en
Allemagne et en France. Les diverses références aux nombreuses récompenses et aux articles de presse qui évoquent la réussite du signe attestent sans équivoque que celui-ci jouit d’un degré pertinent de reconnaissance et d’une renommée auprès du public analysé pour la vodka.
– Pour des raisons d’économie de procédure, l’analyse des marques se concentrera sur le public allemand.
– Les deux marques sont des marques figuratives. La marque antérieure se compose d’un contour circulaire noir, à l’intérieur duquel figurent, en caractères gras et noirs, le nombre «42» (Le «4» étant positionné à un niveau différent du «2») et, en dessous de celui-ci et dans une police de caractères de très petite taille, l’élément verbal «BELOW». L’élément «BELOW» est dépourvu de signification pour une partie importante du public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal. Cet élément verbal occupe une position secondaire. Par conséquent, il aura moins d’impact que l’élément «42», qui est représenté dans une police de taille plus grande. La stylisation de
«BELOW» est standard et dépourvue de caractère distinctif. Le cercle est un élément figuratif relativement courant dont la finalité est largement décorative; son caractère distinctif intrinsèque est faible.
– Le signe contesté est une marque figurative composée d’un nombre «42» blanc de grande taille en caractères gras sur un fond bleu rectangulaire. Les chiffres
«4» et «2» ne sont pas placés exactement au même niveau et ils sont superposés. Au-dessus et à gauche du nombre «42» se trouve la lettre «B», en dessous et à droite se trouve la lettre «V», toutes deux écrites en caractères majuscules gras de couleur blanche. Ces lettres possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen pour l’ensemble des produits et services. Le fond rectangulaire bleu sera perçu comme plutôt décoratif et, dès lors, son caractère distinctif intrinsèque est, tout au plus, faible.
– L’élément commun des signes comparés, à savoir le nombre «42», peut être perçu comme une information indiquant le pourcentage d’alcool contenu dans une boisson alcoolisée, à tout le moins par certains consommateurs. Compte tenu du fait que les produits pertinents compris dans la classe 33 sont, entre autres, de la «vodka» et des «boissons alcooliques (à l’exception des bières), cocktails, spiritueux [boissons], liqueurs, boissons distillées, apéritifs, boissons énergétiques alcooliques», le caractère distinctif intrinsèque de ce nombre pour ces produits doit être considéré comme plus faible. Il possède toutefois un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les autres produits compris dans les classes 32 et 33 et pour les services compris dans la classe 35.
Le nombre «42» est légèrement stylisé tant dans la marque antérieure que dans
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le signe contesté: par conséquent, ceux-ci présentent un faible degré de caractère distinctif.
– Dans la marque antérieure, le nombre «42» est l’élément dominant (accrocheur sur le plan visuel) en raison de sa position, de sa taille et de sa représentation graphique. Il attirera immédiatement l’attention du public pertinent, comme l’ont également conclu la chambre de recours et le Tribunal [16/09/2013, R 1605/2012-2, VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU
TECHNOLOGIÍ 42 % VOL. (FIG. ) / 42 BELOW et al., § 25; 19/05/2015,
T-607/13, 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁB NÁ JEDINEČNOU
TECHNOLOGIÍ 42 % vol. (fig.) / 42 BELOW et al., EU:T:2015:292, § 60]. Il constitue également le premier élément de la marque antérieure, qui attirera l’attention des consommateurs, étant donné que les signes sont, en principe, lus de gauche à droite et de haut en bas.
– Dans le signe contesté, le nombre «42» est représenté dans une taille un peu plus grande et est placé de manière bien visible au centre. Il attire donc l’attention du public. C’est, dans une certaine mesure, l’élément le plus dominant sur le plan visuel. Les autres éléments sont représentés dans une taille de police plus petite et sont placés dans des positions moins frappantes.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le nombre «42», qui constitue l’élément dominant de la marque antérieure et, dans une certaine mesure, l’élément le plus dominant du signe contesté. Les stylisations du nombre «42», bien qu’elles ne soient pas identiques, présentent également un certain degré de similitude visuelle. Dans les deux signes, le nombre «42» est représenté en caractères gras relativement simples. Il est plus grand que les autres éléments et placé en position centrale. En outre, dans les deux signes, les chiffres «4» et «2» ne sont pas placés exactement au même niveau, l’un étant placé légèrement plus bas que l’autre. Bien que les chiffres «4» et «2» du signe contesté soient également superposés et représentés dans des couleurs différentes, les impressions d’ensemble produites par ces éléments dominants sont similaires.
– Il existe également un certain degré de similitude visuelle, qui n’est pas particulièrement élevé, en raison de la lettre «B» du signe contesté, qui est la première lettre du terme «BELOW» dans la marque antérieure, étant donné qu’elles sont toutes deux représentées en majuscules, suivant directement (dans la marque antérieure) ou précédant directement (dans le signe contesté) le nombre «42».
– Les signes diffèrent par la présence des autres lettres dans l’élément verbal «BELOW» de la marque antérieure (qui occupe toutefois une position secondaire). Ils diffèrent également par la lettre «V» supplémentaire du signe contesté (bien qu’elle soit légèrement moins accrocheuse que «42») et par la présence de la forme circulaire/rectangulaire (respectivement dans le signe antérieur/contesté). Ce dernier présente un caractère distinctif limité, voire inexistant, et n’est pas apte à attirer l’attention des consommateurs. De plus, lorsque des signes sont constitués à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, l’élément verbal du signe produit, en principe, une impression plus
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forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En l’espèce, le public fera certainement référence aux signes par leurs éléments verbaux, plutôt qu’en décrivant leurs aspects figuratifs.
– Dès lors, le public se concentrera probablement avant tout sur le nombre «42». Bien que cet élément commun possède un caractère distinctif intrinsèque plus faible pour au moins une partie des produits pertinents compris dans la classe 33, son incidence sur la perception des signes par les consommateurs est forte, car il s’agit de l’élément dominant de la marque antérieure et, dans une certaine mesure, de l’élément le plus dominant du signe contesté. En raison de sa taille, de sa position et de sa représentation, c’est lui qui attire le plus l’attention des consommateurs. Dans le même temps, le nombre «42» possède un caractère distinctif intrinsèque moyen en ce qui concerne les autres produits et services. Pour ces services, son incidence sur la perception des consommateurs est encore plus forte.
– Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du nombre «42», celui étant prononcé de la même manière, découpé en quatre syllabes (zwei-und-vier-zig). Il est très perceptible phonétiquement. Il constitue également le premier élément dominant de la marque antérieure, étant donné que les signes seront lus de gauche à droite et de haut en bas. Il existe également un certain degré de similitude phonétique, qui n’est pas particulièrement élevé, en raison de la présence de la lettre «B» dans les deux signes.
– Les signes diffèrent par la prononciation des autres lettres de «BELOW» (si tant est qu’elles soient prononcées, compte tenu de leur position secondaire et de leur plus petite taille) et par la lettre supplémentaire «V» du signe contesté.
– Les éléments purement figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
– Les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel, à tout le moins dans la mesure où ils contiennent l’un comme l’autre le nombre «42». Les éléments figuratifs n’évoquent aucun concept clair et ne peuvent influencer la comparaison conceptuelle:
– dès lors, les signes sont au moins faiblement similaires sur le plan conceptuel;
– En ce qui concerne le lien entre les signes, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans la mesure où non seulement ils partagent des caractéristiques figuratives similaires, mais ils ont en outre en commun l’élément «42». Il s’agit également du premier élément dominant de la marque antérieure et il possède un caractère distinctif normal pour une partie des produits et services. Toutefois, il possède un caractère distinctif légèrement
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plus faible pour au moins une partie du public en ce qui concerne les boissons alcoolisées.
– Les signes sont similaires. Il est possible que la partie pertinente du public concernée par les produits et services désignés par les signes en conflit soit la même. Tous les produits et services contestés peuvent être vendus et/ou fournis à des clients qui achètent également la vodka de l’opposante. Néanmoins, même si la partie pertinente du public concernée par les produits et/ou services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées est la même, ou partiellement la même, il se peut qu’il n’existe pas de similitude entre eux.
– Il ne saurait être exclu qu’un lien puisse exister entre tous les produits contestés et les services de vente au détail et en gros contestés. Un certain nombre de facteurs conduisent à cette conclusion. La marque antérieure de l’opposante jouit d’une certaine renommée pour la vodka et sera donc connue d’au moins une partie du public visé par les produits contestés compris dans les classes 33 et 32. Il en va de même pour les services contestés de vente au détail et en gros de boissons alcooliques (à l’exception des bières), de bières et de boissons non alcooliques, qui sont tous semblables, au moins à un faible degré, à la vodka de l’opposante étant donné que ces produits et services peuvent au moins coïncider au niveau du public pertinent et du canal de distribution. En outre, compte tenu de la similitude entre les signes, le signe contesté est susceptible d’évoquer la marque antérieure lorsqu’il est utilisé en rapport avec ces produits et services.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il ne saurait être exclu que le signe contesté, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services contestés, évoquera la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent: par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent assez facilement établir un
«lien» mental entre ces signes.
– Toutefois, il est improbable de voir une association entre les signes pour les autres services compris dans la classe 35 (à savoir la gestion des affaires commerciales; l’administration commerciale; les services de bureau; la publicité; la médiation commerciale pour le compte de tiers). Non seulement ces services diffèrent des produits de l’opposante, mais ils relèvent également de secteurs de marché très différents ne présentant aucun lien plausible. Ils sont si différents des produits compris dans la classe 33 pour lesquels la marque antérieure est renommée que, en dépit d’un éventuel chevauchement entre les consommateurs pertinents, il est peu probable que la marque plus récente évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Il est très peu probable que l’opposante étende ses activités en se positionnant également sur le marché des services professionnels susmentionnés. Il est également peu probable que les consommateurs pensent que certains de ces services sont fournis par l’opposante, ou encore qu’ils établissent un «lien» mental entre les signes lorsqu’ils auront à recourir à ces services. Dès lors, il n’est pas plausible que, si le signe contesté était utilisé pour ces services, le consommateur pertinent établirait un quelconque lien avec la marque antérieure simplement en raison de la renommée de la marque antérieure et de la similitude entre les signes.
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– L’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux situations dans lesquelles les produits et services sont différents. Toutefois, cette disposition ne confère pas une protection générale, mais les effets qu’elle produit dépendent plutôt de l’interaction des facteurs pertinents. Moins les produits sont similaires, comme en l’espèce, plus les marques devront être similaires, et la renommée importante, pour que le public pertinent associe les marques entre elles. Les secteurs auxquels les produits et services se rapportent sont assez différents et aucune réalité commerciale ne semble indiquer le contraire. Étant donné que le consommateur moyen est raisonnablement attentif et avisé et qu’il sera clairement conscient de la réalité du marché, il ne fera aucun rapprochement entre les marques et les produits et services en cause. L’opposante n’a pas apporté de précisions susceptibles de modifier cette conclusion.
– Ayant pris en considération et mis en balance l’ensemble des facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que l’usage du signe contesté en rapport avec ces services ne tirera pas profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pas plus qu’il ne leur portera préjudice, dans la mesure où il concerne:
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité; médiation d’affaires commerciales pour le compte de tiers.
L’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne ces services.
– Toutefois, pour les produits compris dans les classes 32 et 33 et les autres services compris dans la classe 35, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
– L’opposante fait valoir, entre autres, que le signe contesté bénéficierait de l’attractivité et du prestige de la marque antérieure et qu’il conférerait à la demanderesse un avantage indu sur ses concurrents et sur le marché, sans justification valable à cet égard. Autrement dit, l’opposante affirme que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
– Les produits renommés de la marque antérieure présentent un lien suffisamment étroit avec les produits et services contestés susmentionnés compris dans les classes 32, 33 et 35. Il existe un lien.
– Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, il ne saurait être exclu que, par l’usage du signe contesté, la demanderesse puisse bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure et exploiter les efforts commerciaux déployés par l’opposante pour développer sa marque, s’arrogeant ainsi une
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image d’excellence pour laquelle elle n’aura versé aucune contrepartie financière.
– La demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de droits antérieurs tchèques, que ceux-ci sont antérieurs à la date de dépôt du signe contesté et que certains d’entre eux sont antérieurs à la date de dépôt de certaines des marques de l’opposante. En outre, son produit désigné, entre autres, par le nombre «42» est très populaire et jouit d’une renommée en République tchèque. Toutefois, le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition. Dès lors, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse.
– La demanderesse a également présenté plusieurs impressions de sites internet donnant à penser que de nombreux autres entrepreneurs utilisent le nombre
«42» pour désigner des boissons alcoolisées, telles que «Oval Vodka 42»,
«Silver 42», «Ledaig 42yo», «42 ORSON’S» ou «42 Ice Wine». Cependant, la majorité de ces documents ne sont pas datés, et la situation du marché devrait être appréciée en fonction de la date de la demande de la marque contestée
(soit le 20/11/2018). Les exemples présentés ne suffisent pas à établir une pratique commerciale à la date de la demande du signe contesté, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
– La demanderesse fait valoir que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, étant donné que le nombre «42» figure dans de nombreuses marques, dans différentes configurations. À l’appui de cet argument, elle fait référence à plusieurs MUE et enregistrements de marques dans des États membres, dont le Benelux, l’Allemagne et la France. Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Sur la base des seules données du registre, il ne saurait être présumé que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Par conséquent, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs des territoires auxquels est limité l’examen de l’espèce ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le nombre «42», ni qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
– Enfin, la demanderesse fait valoir qu’elle utilise son produit désigné, entre autres, par le nombre «42» depuis près de 15 ans, sans qu’il n’ait jamais été associé au produit de l’opposante. En outre, depuis 2003, elle est également
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titulaire de la marque tchèque n° 195 717 , enregistrée notamment en
République tchèque pour des «boissons alcoolisées». La demanderesse en conclut que les marques en cause coexistent paisiblement sur le marché;
– La coexistence ne saurait contribuer à amoindrir le risque de confusion que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’Office, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition, et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). À cet égard, la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Dernier point, mais non des moindres, l’Office est, en principe, limité dans son examen aux marques en conflit. Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national et/ou de l’Union européenne, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui pourrait ainsi venir à l’encontre d’une supposition de risque de confusion. Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas, et cette valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
– En l’espèce, la preuve de l’usage des produits de la demanderesse désignés, entre autres, par le nombre «42» ne concerne pas le territoire du Benelux, de l’Allemagne ou de la France, mais uniquement celui de la République tchèque, qui est un marché différent. La coexistence entre les marques ne saurait être établie si ces marques ne sont pas utilisées sur le même marché. En outre, les marques antérieures ne sont clairement pas identiques. Cet argument doit être rejeté comme étant dépourvu de fondement.
– La demande contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures pour les produits et services pour lesquels un lien a été établi. Quant au préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, il suffit qu’un seul type d’atteinte soit constaté. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
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– L’opposition est partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– L’opposante a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne des marques antérieures très similaires qui couvrent les mêmes produits (vodka comprise dans la classe 33) et sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne des signes non enregistrés identiques utilisés dans la vie des affaires, qui couvrent également des services liés à la vodka relevant de la classe 35, pour lesquels le signe contesté a déjà été refusé au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, au vu de ces droits antérieurs et de ces motifs, l’issue ne saurait être différente et l’opposition fondée sur ces motifs et dirigée contre les autres services ne saurait être accueillie.
8 Le 19 juillet 2021, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 janvier 2022, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
– Les éléments de preuve présentés ne suffisent pas à démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international antérieur n° 999 938 de l’opposante sur les territoires et au cours de la période pertinents.
– Aucun des documents produits n’inclut la marque . Au lieu de cela, ils font tous référence à la marque verbale «42 BELOW VODKA».
– L’annexe 2 (un article intitulé «A tale of two spirits […]») n’a pas été publiée en 2013, comme l’a indiqué à tort la division d’opposition, mais téléchargée le 3 juillet 2013. Elle fait uniquement référence à «42 BELOW» en tant qu’élément verbal et renvoie à une période qui précède la période pertinente.
– Le tableau des volumes des ventes figurant à l’annexe 3 n’indique pas la source des données. Aucun élément de preuve ne démontre qu’il s’agit d’un rapport établi par IWSR, comme indiqué dans la décision attaquée. Le tableau fait uniquement référence à «42 BELOW» en tant qu’élément verbal. Dans sa décision n° B 2 423 476, la division d’opposition n’a pas estimé que ce même tableau constituait une preuve concluante.
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– L’annexe 4 mentionne uniquement «42 BELOW» en tant qu’élément verbal. La source des données n’est pas indiquée. Selon l’opposante, il s’agit de données internes et, dès lors, il convient de ne pas en tenir compte.
– La marque de l’opposante ne figure pas sur les factures (annexe 5), uniquement 42 BELOW en tant qu’élément verbal. Certaines de ces factures ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. Elles ne font pas toutes référence aux produits pertinents. Elles ne concernent pas des opérations de vente à des consommateurs finaux.
– Une facture pour la France, une facture pour les Pays-Bas et deux factures pour l’Allemagne ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux.
– La liste des prix (annexe 6) n’est pas rédigée dans la langue de la procédure. Elle a été émise par Bacardi GmbH, et non par l’opposante. La marque de l’opposante n’y figure pas, et il ne s’agit que d’un document interne.
– L’annexe 7 est également un document émis par Bacardi, où ne figure pas le signe de l’opposante.
– La pertinence de l’annexe 8 (dessins ou modèles d’emballage) n’apparaît pas clairement. Il se peut que les documents soient postérieurs à la période pertinente et ne concernent pas les territoires pertinents.
– Selon la décision attaquée, l’annexe 9 est une affiche publicitaire de 2016, destinée au marché allemand: toutefois, la provenance de cette information n’est pas claire. La marque ne figure pas sur l’affiche.
– Selon la décision attaquée, l’annexe 10 est la carte des boissons d’un bar à cocktails autrichien, daté de février 2017. La provenance de cette information n’est pas claire.
– Il est difficile de déterminer l’utilité des informations contenues à l’annexe 13, qui datent de 2020. Cette annexe comprend également des captures d’écran illisibles provenant d’une recherche effectuée sur Google, sur lesquelles ne semble pas figurer le signe de l’opposante: elles ne prouvent pas que des produits portant la marque ont été effectivement vendus.
– Par conséquent, la preuve de l’usage est globalement insuffisante.
– En outre, le signe antérieur ne jouissait d’aucune renommée au Benelux, en Allemagne ou en France à la date de dépôt de la demande contestée. L’opposante n’a pas indiqué la part de marché qu’elle détient sur les territoires pertinents.
– Selon la chambre de recours, dans le cadre d’une opposition antérieure (n° B 2 431 313), pour laquelle les mêmes éléments de preuve ont été produits, la grande majorité de ces éléments de preuve concernent la période antérieure au 6 juin 2014, et le Royaume-Uni: il est surprenant que, dans la décision
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attaquée, la division d’opposition ait considéré qu’ils concernaient le Benelux, l’Allemagne et la France.
– Contrairement à ce qu’a affirmé la division d’opposition, l’annexe B (article intitulé «A Tale of Two Spirits […]») est datée de 2013, elle ne comprend pas la marque pertinente et ne mentionne pas l’entrée de cette marque sur les marchés allemand, français ou italien (ce qui, en tout état de cause, ne prouverait pas la renommée).
– Quant à l’annexe C (documents relatifs à la 42 Below Cocktail World Cup), il est difficile de savoir où la division d’opposition a trouvé les informations relatives à la manifestation en cause. Ses conclusions ne constituent pas une appréciation objective des éléments de preuve. Qui plus est, la manifestation en cause s’est tenue au Royaume-Uni et ne prouve pas la renommée de la marque au Benelux, en Allemagne ou en France.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition indique que l’annexe D (une déclaration sous serment de M. Ross) contenait, en tant qu’annexe 4, plusieurs photographies. Cependant, ceci est inexact. En outre, la déclaration sous serment date de 2011, c’est-à-dire d’avant la période pertinente.
– Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, l’opposante n’a pas fourni d’informations adéquates sur les récompenses. Les récompenses décernées à la marque entre 2004 et 2006 ne prouvent pas la renommée de celle-ci en 2018.
– L’annexe E (déclaration sous serment de M. Calabrese) concerne uniquement le territoire du Royaume-Uni. La division d’opposition a cité cette déclaration de manière erronée.
– À l’annexe F, il est fait référence à «ailleurs dans l’UE», mais pas spécifiquement aux territoires pertinents. L’accent est mis sur le Royaume- Uni.
– L’annexe H comprend des coupures de presse provenant d’un magazine britannique et n’est donc pas pertinente.
– Aucun des éléments de preuve produits ne prouve que le signe antérieur a été utilisé pendant une période significative au Benelux, en Allemagne ou en
France.
– Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, l’opposante n’a pas prouvé que son produit était relativement cher et qu’il appartenait à la catégorie des produits «premium». La liste des prix (annexe 10) montre que la vodka de l’opposante coûte la même chose que d’autres vodkas ordinaires. Les vodkas premium (Grey Goose et Belvedere) sont plus chères.
– Les signes ne sont pas non plus similaires. Dans la demande contestée, les lettres «B», «V», «4» et «2» sont presque de la même taille.
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– Bien que les marques en conflit comportent toutes deux les chiffres «4» et «2», elles ne sont pas similaires sur le plan visuel. Les chiffres du signe contesté se chevauchent. Dans le signe antérieur, le nombre «42» est présenté de manière non originale.
– Il est peu probable que le consommateur attache une quelconque importance aux chiffres «4» et «2» du signe contesté: ils sont susceptibles d’être ignorés ou illisibles parce qu’ils se chevauchent.
– La décision de la chambre de recours citée [16/09/2013, R 1605/2012-2, VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % VOL.) (fig.) / 42 BELOW et al.] est dénuée de pertinence, car elle concerne une marque différente, dans laquelle l’élément «42» est représenté en caractères standard et dans des styles typographiques similaires. La présente affaire est différente.
– Les marques de l’opposante contiennent également le mot «BELOW», qui est distinctif. Toutefois, «42» n’est pas distinctif pour les boissons alcoolisées.
– Même si «42» devait être perçu comme un élément dominant (bien qu’il ne fasse pas partie du signe contesté, étant donné que «B42V» ne devrait pas être divisé artificiellement), il n’existe aucune similitude. La présentation des éléments est distincte et comprend divers dessins graphiques. L’impression visuelle est différente.
– La demanderesse, ou son prédécesseur en droit, utilise le nombre «42» et est titulaire de la marque pertinente depuis 2003 en République tchèque (et donc dans l’Union européenne) pour désigner sa boisson alcoolisée «Vodka 42». La marque contestée devrait être considérée comme une variante du signe de la demanderesse de 2003, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
– La demanderesse a prouvé qu’elle utilisait son produit désigné par le nombre «42» depuis près de 15 ans, sans qu’il n’ait jamais été associé au produit de l’opposante: il serait donc étrange que la marque contestée puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée du signe de l’opposante, ou lui porter préjudice.
– Les marchés du Benelux, de l’Allemagne et de la France sont identiques au marché tchèque parce qu’ils font tous partie du marché unique paneuropéen au sein duquel les marchandises circulent librement.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les marques antérieures de l’opposante constituent manifestement une famille de marques. Les signes sont des variantes de la même marque «42 BELOW» et sont utilisés de manière interchangeable. Ils sont susceptibles d’évoquer la même origine commerciale dans l’esprit des consommateurs, et peuvent se substituer les uns aux autres sur le marché.
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– La demanderesse est parfaitement consciente du fait que ces marques sont utilisées. Des procédures précédemment engagées par les mêmes parties, concernant des marques similaires, ont été rejetées par l’Office et les décisions alors rendues ont été confirmées par la chambre de recours et le Tribunal.
– La chambre de recours a déjà estimé que l’élément dominant de la marque contestée était le nombre «42».
– La contestation actuelle, par la demanderesse, des preuves de l’usage et de la renommée (environ 900 pages) vise uniquement à entraver le déroulement normal de la procédure.
– Les éléments de preuve montrent que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur les marchés pertinents.
– Le signe en cause, , apparaît sur le bouchon de la bouteille. Pour des raisons techniques et esthétiques, cet élément n’est pas visible dans les points de vente et dans les documents de marketing. Des photos d’une véritable bouteille «42 BELOW», avec la marque figurant sur le bouchon, sont incluses à l'annexe 1 présentée devant la chambre de recours:
.
– Le signe en cause est apposé, au moins depuis 2009, sur le bouchon de la bouteille, comme le montrent les certifications d’étiquetage de 2009 et de 2013, obtenues auprès de l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau
(TTB), un bureau relevant du département du Trésor des États-Unis (voir l'annexe 2 présentée devant la chambre de recours). Cette certification est obligatoire pour tout producteur de boissons alcoolisées ayant l’intention de vendre ses produits aux États-Unis. Il est vrai que ces certifications ne couvrent pas le Benelux, l’Allemagne et la France, mais elles indiquent une date d’usage du signe dans le monde.
– La manière dont le signe est représenté sur la capsule est conforme à l’article 18 du RMUE.
– L’annexe 2 n’avait pas vocation à prouver l’usage, mais à expliquer la spécificité de la stratégie publicitaire de l’opposante (non pas des tactiques
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publicitaires classiques, mais une approche non conventionnelle, mobilisant les cercles spécialisés et les médias sociaux).
– Les annexes 3 et 4 sont des documents internes de l’opposante. Ils ont été fournis afin de présenter des éléments de preuve provenant d’un large éventail de sources. Conformément à la pratique de l’Office, il s’agit de formes de preuve acceptables.
– Il est normal que les marques figuratives ne figurent pas sur les factures (annexe 5) qui proviennent de l’opposante. Chaque facture porte le logo et le nom de l’opposante. Elles sont adressées à des distributeurs, ce qui constitue un usage valable de la marque. La plupart d’entre elles sont en anglais et concernent la vodka (les verres et les seaux à glace ne sont que des exemples isolés de produits promotionnels).
– L’opposante fait partie d’un groupe de sociétés sœurs et/ou de filiales, qui ont toutes un objet spécifique. L’opposante est la titulaire des droits de propriété intellectuelle (PI). Bacardi GmbH, par exemple, est spécialisée dans la production et la distribution en Allemagne.
– Les mêmes arguments s’appliquent à l’annexe 7.
– L’annexe 8 concerne la période pertinente. Les documents sont datés de juillet à novembre 2018. La demanderesse semble avoir mal interprété la date:
«11/12/2018» signifie le 12 novembre, et non le 11 décembre.
– Les informations utilisées par la division d’opposition concernant l’annexe 9 figurent dans les observations explicatives. La date de 2016 est indiquée au bas de l’affiche.
– Les annexes 10 et 11 sont en anglais. En tout état de cause, il est possible de comprendre qu’il s’agit d’une carte simple des boissons. L’utilisation, le cas échéant, de vodka «42 BELOW» dans les cocktails est indiquée et les prix sont surlignés.
– L’annexe 12 indique clairement la date du 22 avril 2014, également surlignée. La date du 18 juin 2020 n’apparaît qu’à la fin du document et n’est pas pertinente étant donné qu’il s’agit de la date à laquelle le document a été téléchargé.
– L’annexe 13 a été correctement traduite dans les observations.
– Les captures d’écran de Google et d’Instagram ne sont ni illisibles ni floues. La date de la recherche est également surlignée dans une couleur vive afin de faciliter la consultation. Les images sont d’une résolution élevée. Chaque photo porte la date à laquelle elle a été mise en ligne. Ces photos prouvent directement l’usage des produits par les consommateurs finaux, qui les ont eux-mêmes mises en ligne. Elles attestent que la marque n’est pas seulement un produit publicitaire, mais qu’elle est bel et bien utilisée.
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– Quant à la comparaison entre les signes, le nombre «42» est le seul élément distinctif et dominant du signe contesté. «B» signifie «blend» (mélange) et
«V» signifie «vodka». «42» est un élément dominant imposant. Les autres éléments sont négligeables.
– Sur le plan visuel, les stylisations de «42» présentent également un certain degré de similitude. Elles sont toutes deux positionnées au centre, avec des lettres plus grandes et plus épaisses, et les chiffres «4» et «2» sont placés à différents niveaux.
– Sur le plan phonétique, les signes partagent les mêmes sons en ce qui concerne le nombre «42». Malgré les différences («B» et «V» dans le signe contesté, «BELOW» dans la marque antérieure), il existe également une similitude parce que la lettre «B» est commune. «42» sera prononcé en premier.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques dans la mesure où ils coïncident par l’élément arbitraire dépourvu de signification et distinctif «42», qui ne se rapporte à aucune caractéristique des produits.
– Les produits et services sont similaires et ciblent le même public.
– «42» est l’élément distinctif de la famille de marques de l’opposante, ce qui constitue un point de repère pour le public pertinent. En utilisant «42» comme élément dominant dans la marque contestée, la demanderesse risque fort de tromper le public, de sorte que les consommateurs penseront, à tort, que les produits proviennent de l’entreprise de l’opposante ou sont liés à celle-ci.
– Les boissons alcoolisées sont commandées oralement par les personnes qui les consomment: la similitude phonétique est particulièrement importante.
– Il existe un risque de confusion.
– La marque antérieure jouit d’une renommée sur un marché de niche spécifique. En particulier, la renommée a été prouvée pour une vodka de marque premium très réputée, dont le marché de niche est un public très particulier: un groupe de personnes créatives et non conventionnelles disposant de revenus élevés, appelé la «cocktail-set».
– Ce type de public est insensible à la publicité de masse et s’en remet plutôt aux conseils transmis de bouche à oreille de ses cercles sociaux et barmen: par conséquent, les campagnes de marketing et les activités promotionnelles pour
«42 BELOW» devaient lui être adaptées et être non conventionnelles. La marque «42 BELOW» a fait l’objet d’une promotion très astucieuse et innovante, fondée sur les recommandations de spécialistes, des campagnes provocatrices ciblant les clients de l’opposante, des recommandations dans les réseaux sociaux, etc. Le caractère exclusif de la marque procède non seulement de son prix, qui est supérieur à la moyenne pour de la vodka, mais également du fait qu’elle cible les bonnes personnes et développe l’image d’une marque premium de manière cohérente, au fil du temps, à un certain niveau de marketing, comme l’a reconnu la chambre de recours à diverses reprises
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[05/09/2019, R 2531/2018-2, BLEND 42 VODKA (fig.) / 42 below et al.;
05/09/2019, R 2532/2018-2, BLEND 42 VODKA (fig.) / 42 below et al.;
05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA
(fig.) / 42 below et al.; 20/01/2021, T-829/19, BLEND 42 VODKA (fig.) / 42 below et al., EU:T:2021:1; 20/01/2021, T-830/19, BLEND 42 VODKA (fig.) / 42 below et al., EU:T:2021:18; T-831/19, BLEND 42 FIRST CZECH
BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., EU:T:2021:20].
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que, dans le public spécifique des barmen d’élite, les marques «42 BELOW» jouissent d’une renommée, à tout le moins au Benelux, en Allemagne et en France, et que la demande contestée pourrait tirer indûment profit de son caractère distinctif et de sa renommée et/ou leur porter préjudice, sans juste motif.
– La décision attaquée est conforme aux décisions antérieures de la chambre de recours, comme indiqué ci-dessus.
– Les éléments de preuve produits font référence à toutes les marques de l’opposante. Ce n’est que pour des raisons pratiques que la division d’opposition a utilisé l’enregistrement international comme référence.
– L’existence d’une renommée tant au Royaume-Uni que dans l’UE est clairement compatible et possible.
– La preuve d’une part de marché élevée n’est pas une condition indispensable. Toutes les marques connues ne détiennent pas une part de marché élevée. À titre d’exemple, citons les voitures de luxe telles que FERRARI ou ROLLS ROYCE: il en va de même en l’espèce. Le produit «42 BELOW» est commercialisé en tant que produit premium, notamment grâce à sa grande qualité. Il est destiné à un petit nombre de consommateurs haut de gamme qui sont disposés à payer un prix plus élevé que d’habitude et en ont les moyens.
– L’annexe B (article intitulé «A tale of two spirits») a été rédigée par une partie indépendante et porte sur les stratégies commerciales. Les auteurs indiquent que, en 2013, «42 BELOW» avait réussi à pénétrer les marchés français, allemand et italien et avait remporté deux prix premium au Benelux et en
France. Ils emploient le nom «42 BELOW» indifféremment pour faire référence à la marque ou au produit. Dans cet article universitaire, il n’y a pas d’espace pour utiliser des logos. La marque a été présentée dans les campagnes publicitaires en utilisant à la fois des marques verbales et des marques figuratives.
– Les marques de l’opposante ont été enregistrées au Royaume-Uni en 2002, dans l’Union européenne en 2004, et pour l’enregistrement international pertinent n° 999 938, désignant l’Allemagne, la France, l’Italie et le Benelux, en 2009. Ces enregistrements sont toujours en vigueur et le produit est sur le marché de l’UE. L’article repris à l’annexe B constitue une preuve indirecte concluante de ce que les marques ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.
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– En ce qui concerne l’annexe C (documents relatifs à la 42 Below Cocktail World Cup), de plus amples informations sur cette manifestation sont fournies à l’annexe 3 et sous la forme de captures d’écran.
– En ce qui concerne l’annexe D, M. Ross, directeur de la société 42BELOW, n’a aucun lien avec l’opposante. Sa société a été achetée par l’opposante en 2007. Il n’a aucun intérêt à agir. Bien qu’elle soit datée de 2013, elle peut néanmoins être considérée comme pertinente.
– À l’annexe E, M. Calabrese indique que la vodka «42 BELOW» est largement considérée comme une vodka de grande qualité par les experts en la matière.
Il évoque sa renommée au Royaume-Uni, que l’on peut parfaitement assimiler à la renommée dont elle jouit au Benelux, en Allemagne et en France. M^me Jones le confirme d’ailleurs dans sa déclaration sous serment (annexe F), elle qui travaille pour la publication spécialisée The Drinks Business, qui est distribuée dans le monde entier. Elle affirme que la vodka «42BELOW» est vendue et fait l’objet de campagnes promotionnelles sur le marché de l’UE depuis 2004 au moins, et que la marque jouit d’une renommée et d’un capital immatériel considérables dans tout le Royaume-Uni, ailleurs dans l’UE et à l’international.
– L’annexe H contient les volumes des ventes de vodka «42 BELOW» sur dix des marchés les plus importants de l’UE entre 2013 et 2018, tels qu’ils ont été rapportés par une partie indépendante, à savoir une société américaine réputée et fiable, IWSR Drinks Market Analysis Ltd. Étant donné que les produits de l’opposante appartiennent à un marché de niche, les montants et les volumes des ventes peuvent être considérés comme relativement élevés.
– L’opposition était également fondée sur d’autres marques antérieures, et les éléments de preuve produits démontrent l’usage et la renommée de toutes ces marques: dès lors, même s’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui
concerne , une déclaration complémentaire serait nécessaire pour le reste des marques antérieures invoquées par l’opposante.
– Les documents suivants étaient joints en annexe au mémoire en réponse. La mention «présenté(e) devant la chambre de recours» a été ajoutée par la chambre de recours pour distinguer ces annexes de celles présentées dans le cadre de la procédure d’opposition:
o annexe 1 présentée devant la chambre de recours: photos d’une bouteille «42 BELOW» réelle, sur lesquelles on peut voir la marque incorporée dans le bouchon;
o annexe 2 présentée devant la chambre de recours: certificat délivré par l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) des États-Unis pour la vodka «42 BELOW»;
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o annexe 3 présentée devant la chambre de recours: extraits de cinq pages web et blogs indépendants spécialisés dans le secteur du marché des boissons alcoolisées, faisant état des répercussions de la
42 Below Cocktail World Cup à laquelle ont pris part des équipes d’Irlande, de France et d’Italie;
o annexe 4 présentée devant la chambre de recours: informations sur le site web www.theiwsr.com où les chiffres des ventes de vodka
«42 BELOW» ont été recueillis.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
13 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. L’opposante n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, les produits visés par la demande contestée et relevant de la portée du recours sont les suivants:
Classe 32 – Boissons sans alcool; bière et produits de brasserie; boissons énergisantes; jus de fruits
[boissons]; eaux minérales [boissons]; préparations pour faire des boissons; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool.
Classe 33 – Boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits alcooliques; essences alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées; vin; spiritueux; liqueurs; boissons distillées; apéritifs; cocktails; boissons énergétiques alcoolisées.
Classe 35 – Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées.
La décision attaquée est devenue définitive en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour le reste des services contestés, à savoir:
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité; médiation d’affaires commerciales pour le compte de tiers.
14 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a uniquement examiné
l’opposition au regard de l’enregistrement international n° 999 938 . Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a contesté la conclusion relative à l’usage sérieux de cette marque, plaidant en faveur de la coexistence et faisant valoir que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’avaient pas été remplies en ce qui concerne la marque antérieure.
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L’article 27, paragraphe 2, du RDMUE dispose que, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours: par conséquent, la portée du recours est limitée aux arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Sur la preuve de l’usage
15 Au cours de la procédure d’opposition, la demanderesse a valablement demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux de toutes ses marques antérieures. La division d’opposition s’est uniquement penchée sur la question de l’usage sérieux de l’enregistrement international n° 999 938 et, par conséquent, les motifs du recours de la demanderesse se limitent également à cette question. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours limitera également son appréciation à la preuve de l’usage de l’enregistrement international n° 999 938.
16 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elles sont protégées pour les produits ou les services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
17 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
18 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27).
19 L'«usage sérieux» d’une marque au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de
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l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
20 Devant la division d’opposition, et dans les délais applicables, l’opposante a produit des éléments de preuve qui sont repris ci-dessus dans le résumé de la décision attaquée. L’opposante a également produit des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de la procédure de recours, dont la recevabilité sera examinée dans la section ci-dessous.
Recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
21 Dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve, à savoir des éléments qui n’ont pas été présentés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et qui ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours. En particulier, avec ses observations en réponse au recours, l’opposante a présenté les éléments suivants:
o annexe 1 présentée devant la chambre de recours: photographies d’une bouteille «42 BELOW» réelle, sur lesquelles on peut voir la marque incluse dans le bouchon;
o annexe 2 présentée devant la chambre de recours: certification de l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) des États-Unis, délivrée pour la vodka «42 BELOW»;
o annexe 3 présentée devant la chambre de recours: extraits de cinq sites web et blogs indépendants spécialisés dans le secteur du marché des boissons alcoolisées faisant état des répercussions de la 42 Below Cocktail World Cup internationale;
o annexe 4 présentée devant la chambre de recours: informations sur le site web www.theiwsr.com où les chiffres des ventes de vodka «42 BELOW» ont été recueillis.
22 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après l’expiration du délai prévu dans le règlement voire, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
23 En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet celui-ci
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d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
26 Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont recevables, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, ils sont à première vue pertinents, étant donné qu’ils comprennent un document montrant la manière dont le signe antérieur est utilisé sur les produits de l’opposante, des informations sur la fiabilité des chiffres présentés en première instance et des informations sur la mesure dans laquelle la marque antérieure est connue en Irlande, en France et en Italie. Ils sont donc susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’affaire. Deuxièmement, de l’avis de la chambre de recours, il existe des raisons valables expliquant pourquoi l’opposante n’a pas produit ces éléments de preuve au cours de la procédure en première instance, à savoir parce que celle-ci s’attendait à ce que les éléments de preuve déjà produits soient suffisants, alors qu’ils ont été contestés par la demanderesse dans son recours. En outre, les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours viennent compléter des éléments de preuve déjà produits en temps utile devant la division d’opposition.
Appréciation de la preuve de l’usage
27 La période pertinente pour la preuve de l’usage est comprise entre le
20 novembre 2013 et le 19 novembre 2018. L’enregistrement international en cause est protégé en Allemagne, en Autriche, au Benelux, à Chypre, en Espagne, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Pologne, en République tchèque, au
Royaume-Uni et en Suède. Pour ce qui est du territoire pertinent, la chambre de recours examinera un éventail de pays plus large que celui pris en considération par la division d’opposition, à savoir l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne et l’Italie.
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28 Les produits et services pour lesquels l’usage sérieux du signe antérieur devait être démontré sont les suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe 35 – Services de publicité, d’affaires, de vente en gros et au détail, y compris vente par correspondance, commerce électronique, marketing direct, promotion des ventes, foires et expositions commerciales en rapport avec les boissons alcoolisées/spiritueux distillés; programmes d’incitation à la vente et à la promotion; programmes de fidélisation; services d’incitation au marketing et programmes de remise de prix; compilation d’informations sur la vente au détail et les consommateurs dans des bases de données informatiques; gestion et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle qui identifient et récompensent les clients.
Classe 43 – Services de restauration [alimentation].
29 Conformément aux conclusions de la division d’opposition, la chambre de recours considère que l’usage sérieux a été démontré dans les territoires pertinents pour une partie des produits et services, à savoir la «vodka» [en tant que sous-catégorie des «boissons alcooliques (à l’exception des bières)»] comprise dans la classe 33. La chambre de recours renvoie expressément aux conclusions générales de la décision attaquée, mais souhaite ajouter des explications supplémentaires ci- dessous, car elle fonde son appréciation sur un éventail plus large de pays et tient compte non seulement des éléments de preuve de l’usage, mais également des éléments de preuve de la renommée produits par l’opposante.
30 En particulier, une grande partie des éléments de preuve produits – et notamment les déclarations sous serment – font référence à l’usage de la marque antérieure au
Royaume-Uni. Bien qu’ils fassent également référence à l’usage intensif du signe «à l’international» et «en Europe», la chambre de recours ne considère pas ces indications comme suffisamment spécifiques pour être prises en considération dans le cadre de l’appréciation de l’usage au Benelux, en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche. En outre, une grande partie des éléments de preuve datent d’une période sensiblement antérieure à la période pertinente.
31 Toutefois, certains éléments de preuve concernent, plus directement, les territoires pertinents, comme suit:
- Annexe 2/annexe B: article publié en ligne dans le Journal of Small Business
& Entrepreneurship le 19 décembre 2012, intitulé «A Tale of Two Spirits: marketing entrepreneurial at 42Below Vodka and Penderyin Whisky» (du
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spiritueux au spirituel; marketing entrepreneurial pour la vodka 42 Below et le whisky Penderyn), accompagné de l’extrait pertinent suivant de la page 118:
- Annexe 3: rapport des ventes de vodka «42 BELOW» pour la période 2013- 2018, portant le logo de la société IWSR, et intitulé comme suit:

.
Il montre que la vodka de l’opposante a été vendue en Italie (le marché le plus prospère), en Allemagne et en Autriche de 2013 à 2018, et que les chiffres des ventes n’ont cessé d’augmenter. Aux Pays-Bas, elle a été vendue de 2016 à 2018, les chiffres augmentant également de manière constante. En France, toutefois, les chiffres ne couvrent que les années 2013 à 2015 (ce qui est quelque peu surprenant, étant donné que l’annexe 5 comprend une facture pour la France datée de janvier 2016), et aucun chiffre de vente n’est indiqué pour la Belgique et le Luxembourg, uniquement une «valeur au détail» pour 2018. Le site internet d’IWSR, la société de certification, indique qu’elle est «la source la plus fiable, la plus précise et la plus largement utilisée pour connaître les tendances en matière de boissons alcoolisées dans le monde. Nous aidons nos clients à comparer les performances, à déterminer les possibilités d’accès aux marchés et à rester à la pointe de l’innovation dans le développement de leurs produits» (annexe 4 produite devant la chambre de recours). Il est plausible que le rapport de ventes en question soit certifié par cette société et la chambre de recours ne doute pas de son authenticité et de sa fiabilité.
- Annexe 5: échantillon de factures adressées à des clients en France
(janvier 2016), en Allemagne (pour une glacière et un verre, juillet 2017) et aux Pays-Bas (janvier 2017 et mars 2018). Dans ces factures, le produit est désigné par le terme «42BEL».
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- Annexe 6: liste de prix en allemand, portant la mention «valable à partir de janvier 2016». Le produit de l’opposante y figure:
- Annexe 7: aperçu du portefeuille proposé en Allemagne à partir de janvier 2017, qui comprend le produit de l’opposante:
- Annexe 8: projet de dessin de l’étiquette pour la vodka «42 BELOW», daté du 24 juillet 2018. Ci-dessous un extrait de l’en-tête (en italien) et du dessin ou modèle:
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Selon l’opposante, les étiquettes ont été élaborées en juillet 2018 pour les étiquettes arrière et avant de la vodka de l’opposante destinée à être commercialisée en Italie.
- Annexe 9: affiche publicitaire en allemand, datée de 2016 (la date ressort de l’indication du droit d’auteur au bas de l’affiche, voir extrait ci-dessous). Cette affiche indique que le produit n’est disponible que dans les bars et les restaurants («exklusiv für die Gastronomie»).
- Annexe 10: carte d’un bar, identifié par son logo: . La carte du bar n’indique pas d’adresse, mais mentionne le site web www.flaircocktails.at. D’après le nom de domaine de premier niveau, on peut supposer qu’il est situé en Autriche. La vodka «42BELOW» n’est pas proposée à l’état pur sur la carte, mais est spécifiquement mentionnée dans l’un des shooters à base de vodka:
- Annexe 13: article promotionnel tiré de www.bardealer.de, en allemand, sur la vodka de l’opposante. Aucune date n’est visible.
- Annexe 14: (présentée une nouvelle fois le 22 janvier 2021; mentionnée pour la première fois dans les observations de l’opposante en date du 23 juin 2020): captures d’écran d’une recherche effectuée sur Google portant sur la vodka «42 BELOW», limitée à la période pertinente. Elles montrent des magasins en
Allemagne, en Italie et en Autriche (entre autres) qui vendent la vodka. Les magasins en cause comprennent Vodkahaus (Allemagne), Urban Drinkfinder
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(Allemagne et Autriche), Enoteca Corsetti et Tannico (Italie), Geizhals
(Autriche) et Myspirits (Allemagne et Italie).
- La chambre de recours considère également que la 42 Below Cocktail World
Cup annuelle est pertinente, bien que dans une mesure limitée, pour déterminer si le signe a été utilisé dans l’Union européenne. Cette manifestation internationale a été mentionnée dans plusieurs annexes produites par l’opposante. Selon M. Geoffrey Ross, fondateur de la marque, la 42 Below Cocktail World Cup annuelle réunit «les personnes les plus influentes à l’œuvre derrière les meilleurs bars du monde» en Nouvelle-Zélande pour la finale du concours. «Cette manifestation suscite l’intérêt des chaînes de télévision du monde entier» (extrait de l’article présenté en tant qu’annexe 2). Les éléments de preuve produits – et en particulier les annexes C et 3 devant la chambre de recours – montrent que, bien que le concours ait lieu en Nouvelle-Zélande, des équipes des territoires pertinents (en particulier la France et l’Italie) y prennent part régulièrement. La chambre de recours considère que ces documents sont pertinents, en dépit du fait qu’ils sont antérieurs à la période pertinente, étant donné que l’usage du signe ne semble pas avoir cessé ces dernières années. En effet, les données relatives aux ventes présentées à l’annexe 4 montrent que l’importance de l’usage dans la plupart des pays pertinents semble augmenter au fil du temps, plutôt que diminuer. Parmi les exemples des répercussions possibles de la Cocktail World Cup, du moins dans les cercles des professionnels du service au bar dans les territoires pertinents, on peut citer l’édition 2011, remportée par l’équipe italienne, et l’édition 2010, lors de laquelle l’équipe française s’est retrouvée en seconde place.
- Les prix remportés par le produit de l’opposante sont également sensiblement antérieurs à la période pertinente. Néanmoins, la chambre de recours estime qu’il convient au moins de mentionner ceux cités par l’opposante et qui ont été décernés dans les territoires pertinents, à savoir «Monde Selection» à Bruxelles (Belgique), 2004, 2005 et 2006; «SIAL d’Or» à Paris (France), 2005; «Internationaler Spirituosen Wettbewerb» à Neustadt (Allemagne), 2005;
«International Taste and Quality Institute», Belgique, 2006 (annexes C et D).
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- Annexe 14 (présentée à nouveau le 22 janvier 2021; mentionnée pour la première fois dans les observations de l’opposante en date du 23 juin 2020): des photos publiées sur Instagram, attestant de la présence du signe dans des bars des territoires pertinents, comme suit:
Hambourg, Allemagne (septembre 2018):
Amsterdam, Pays-Bas (24 août 2018):
carte des boissons d’un bar d’Osnabrück, en Allemagne (26 mars 2018):
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Amsterdam, Pays-Bas (7 mars 2018):
Vienne, Autriche (29 mars 2018):
Trieste (Italie) (29 septembre 2018):
32 Quant à la nature de l’usage, la demanderesse affirme que les éléments de preuve produits ne présentent pas le signe tel qu’il a été enregistré, mais le plus souvent comme une marque verbale, et que les éléments de preuve contreviennent donc à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. À cet égard, conformément à cet article, le signe doit être utilisé tel qu’il a été enregistré ou comme une variante de celui-ci, pour autant qu’elle n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
33 La chambre de recours rejoint la demanderesse sur le fait que les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure en première instance ne montrent pas
le signe sous la forme . De plus, ce facteur n’a pas été pris en considération par la division d’opposition. Toutefois, l’opposante a maintenant présenté les annexes 1 et 2 devant la chambre de recours, lesquelles dissipent tout doute éventuel quant à l’usage du signe tel qu’il a été enregistré, car elles montrent
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clairement la manière dont le signe est apposé sur les bouteilles de vodka.
34 En particulier, l’annexe 1 produite devant la chambre de recours montre que la bouteille «42BELOW» arbore la marque antérieure sur le bouchon, comme suit:
L’annexe 2 produite devant la chambre de recours indique que, le 29 décembre 2009, l’opposante a demandé l’approbation de son label auprès de l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau du département du Trésor des États- Unis. Le dossier de demande comprenait la représentation graphique de toutes les caractéristiques de la bouteille, y compris le bouchon, voir ci-dessous. L’opposante
a également déposé une seconde demande de label pour de la vodka «42BELOW» aromatisée au kiwi, avec un bouchon similaire.
Même si ce dernier document fait référence aux États-Unis, la chambre de recours estime qu’il est raisonnable d’en déduire que ce même label a été utilisé dans le monde entier, étant donné qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause cet état de fait. La chambre de recours considère que la date de 2009 n’est pas pertinente
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étant donné que l’opposante n’a pas indiqué les dates exactes auxquelles elle est entrée sur les territoires pertinents.
35 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le signe
a été utilisé tel qu’il a été enregistré. Le fait que le signe ne soit pas reproduit dans les documents financiers, tels que les factures ou les rapports de ventes, n’a rien d’extraordinaire. Il est également significatif que les images et photos présentées (Instagram, listes de prix, portefeuille, affiche) montrent la bouteille uniquement de face, dans une position où le dessus du bouchon n’est pas visible.
36 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que, dans l’ensemble, l’usage sérieux de l’enregistrement international n° 999 938 est suffisamment prouvé pour la «vodka» comprise dans la classe 33 sur les territoires pertinents du Benelux, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de l’Autriche. Toutefois, les éléments de preuve sont limités. En particulier, la chambre de recours est surprise par le très petit nombre de factures et par le fait que certaines informations sont obsolètes, telles que les prix décernés (évoqués uniquement jusqu’en 2006) et la participation à la 42 BELOW Cocktail World Cup de barmen provenant des territoires pertinents (indiquée uniquement jusqu’en 2012).
37 Néanmoins, sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits démontrent un usage au moins minime, qui peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, étant donné que l’exigence d’un usage sérieux ne vise pas à évaluer la réussite commerciale (15/09/2011, T-427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 26 et jurisprudence citée). Par conséquent, la chambre de recours estime que le seuil minimal a été atteint, étant donné que les éléments de preuve indiquent que la vodka
portant le signe était effectivement utilisée et disponible sur le marché au cours de la période pertinente et dans les territoires pertinents. En particulier, sur la base des éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours a l’impression qu’au cours de la période pertinente, le produit était nettement plus populaire au Royaume-Uni qu’il ne l’était dans l’Union européenne, mais que les ventes ont néanmoins augmenté vers la fin de la période en 2017 et 2018, au moins en Allemagne et en Italie. En outre, les posts Instagram montrent que, dans les pays en cause, le produit est effectivement proposé dans les bars. Par conséquent, il semble y avoir au moins une véritable intention de la part de l’opposante de créer une part de marché pour son produit.
38 Cependant, pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a dû procéder
à une analyse très approfondie de tous les éléments de preuve en recoupant les informations provenant des différentes sources. Par exemple, l’absence de matériel
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publicitaire s’explique par le fait que les produits ne font pas l’objet d’une publicité traditionnelle [comme l’a expliqué l’opposante dans ses observations et dans l’article (annexe 2/annexe B)]; le nombre limité de factures pourrait s’expliquer par des méthodes de distribution particulières dont, de fait, l’opposante confirme l’existence, expliquant que le produit est principalement distribué dans les bars et les restaurants plutôt que dans des points de vente au détail. Le fait que les bars, plutôt que les points de vente au détail, soient privilégiés est confirmé par les extraits d’Instagram et les cartes des bars. Par conséquent, en l’espèce, l’usage sérieux n’a pu être établi que sur la base d’une appréciation globale extrêmement détaillée des documents produits: autrement dit, aucun élément de preuve versé au dossier n’aurait été suffisant pour satisfaire aux normes d’usage minimal s’il avait été considéré isolément.
39 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours confirme la conclusion énoncée par la division d’opposition dans la décision attaquée, selon laquelle l’usage sérieux de l’enregistrement international n° 999 938 a été prouvé pour la «vodka» comprise dans la classe 33.
Sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
40 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition peut être fondée sur une MUE antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de MUE, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
41 Les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. Cette renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée, exister sur le territoire pertinent et se rapporter aux produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée;
b. les signes doivent être identiques ou similaires;
c. il doit exister un risque de préjudice: l’usage de la marque contestée doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice;
d. il doit y avoir absence de juste motif.
42 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8,
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paragraphe 5, du RMUE [05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA / PRADA
(fig.) et al., EU:T:2018:328, § 29 et jurisprudence citée].
43 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs sont notamment: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de similitude/dissemblance de ces produits ou services; le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA / PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 30 et jurisprudence citée].
44 Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive et ne doit pas être appliquée en intégralité dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en conflit est une question de fait, à laquelle il convient de répondre à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42), et une question de perception par le public (11/12/2014, T-480/12, MASTER,
EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
45 Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles implique que l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 et T- 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
46 Étant donné que, dans leurs observations, les parties ont longuement argumenté sur la prétendue similitude/différence entre les signes, la chambre de recours commencera son appréciation en comparant les signes. À cet égard, si les signes sont jugés différents, le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejeté pour ce motif (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 51, 54, 65).
Comparaison des signes
47 Il ne ressort ni du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni de la jurisprudence applicable que la notion de similitude a une signification différente dans chacun de ces paragraphes
[10/12/2015, C-603/14 P, The English Cut / EL CORTE INGLES (fig.) et al.,
EU:C:2015:807, § 39]. Par conséquent, la similitude doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 52, 54), et en gardant à l’esprit les éléments distinctifs et dominants des signes comparés.
48 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs
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et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
49 Par ailleurs, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29;
14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
50 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
51 Les signes à comparer sont les suivants:


Marque antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants
52 Les territoires pertinents sont le Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche.
53 Le caractère distinctif d’un signe, ou d’un élément de celui-ci, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et,
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d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui se compose des consommateurs de ces produits (12/12/2018, T-743/17, CARACTÈRE,
EU:T:2018:911, § 50 et jurisprudence citée).
54 Les deux signes sont des marques figuratives. La marque antérieure se compose d’un contour circulaire noir, à l’intérieur duquel figure, en caractères gras et noirs, le nombre «42». Le chiffre «4» est placé à un niveau légèrement inférieur au chiffre «2». Sous le nombre «42» figure l’élément verbal «BELOW», représenté en lettres majuscules noires beaucoup plus petites.
55 Compte tenu du fait que l’opposante fonde son opposition (dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) sur des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33, qui n’incluent pas la bière, le nombre «42» peut être perçu comme une information sur le pourcentage d’alcool contenu dans la boisson en question. Cela a été confirmé par le Tribunal [20/01/2021, T-831/19, BLEND
42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., EU:T:2021:20,
§ 90].
56 Le mot anglais «BELOW» sera perçu comme dépourvu de signification par le public pertinent, notamment parce qu’il ne s’agit pas d’un mot anglais de base.
57 Bien que «BELOW» possède un caractère distinctif intrinsèque plus élevé, compte tenu de l’éventuelle signification descriptive de «42», la taille respective de ces éléments au sein du signe joue également un rôle. Étant donné que le nombre «42» est représenté dans une police de taille beaucoup plus grande et qu’il est donc plus important sur le plan visuel, et compte tenu du fait qu’il ne sera pas nécessairement interprété comme une référence à la teneur en alcool, la chambre de recours estime qu’il s’agit de l’élément le plus dominant du signe antérieur.
58 Le signe contesté se compose d’une forme rectangulaire irrégulière de couleur bleue, contenant, de haut en bas et légèrement inclinée de gauche à droite, la lettre majuscule «B» clairement lisible, le chiffre «4», suivi du chiffre «2», qui lui est légèrement superposé, et enfin la lettre majuscule «V» clairement lisible. Toutes les lettres et tous les chiffres sont représentés en blanc.
59 La chambre de recours estime qu’il est nécessaire d’établir une distinction en ce qui concerne les chiffres figurant dans le signe contesté. Selon elle, une partie du public ne verra pas le nombre «42», mais simplement une série de chiffres qui se chevauchent, ce qui pourrait même suggérer la présence d’un chiffre
supplémentaire, outre le «4» et le «2», à savoir le chiffre «1»: . Toutefois, selon toute vraisemblance, une autre partie du public verra le nombre «42»: en effet, le «4» est placé à un niveau légèrement plus élevé que le «2». Par conséquent, le nombre «42» est l’interprétation la plus probable, compte tenu notamment du fait que lorsqu’ils sont confrontés à des signes en apparence dépourvus de signification ou abstraits, les consommateurs ont tendance à décomposer les signes en des éléments qui leur suggèrent une signification concrète (02/03/2020, T-333/20, Ialo tsp / Hyalo, EU:T:2022:113, § 66). Par conséquent, une partie non
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négligeable du public pertinent percevra en effet le nombre «42» dans le signe contesté.
60 Par souci d’exhaustivité, il importe de mentionner que la référence au nombre «42» dans son signe n’est pas non plus contestée par la demanderesse. Au contraire, tout au long de la procédure, la demanderesse a insisté sur le fait qu’elle utilisait le nombre «42» comme l’un des éléments du nom de ses produits en République tchèque depuis de nombreuses années. Dans ses observations devant la chambre de recours, la demanderesse insiste à nouveau sur ce point, indiquant qu’il convient de percevoir le signe contesté «comme une variante du signe VODKA 42».
61 Comme expliqué ci-dessus au paragraphe 55, le nombre «42», pour autant qu’il soit reconnu comme faisant partie du signe contesté, peut être considéré comme possédant un faible degré de caractère distinctif par une partie du public, à tout le moins pour les produits contestés compris dans la classe 33. Pour le reste des produits et services, il possède un caractère distinctif moyen. Les lettres «B» et
«V» possèdent également un caractère distinctif moyen.
62 Compte tenu des caractéristiques particulières du signe contesté, qui se présente comme une association compacte de lettres et de chiffres, il est probable qu’il soit perçu comme un tout indivisible. Toutefois, les consommateurs qui reconnaissent le nombre «42» percevront ce nombre comme dominant, étant donné qu’il s’agit de l’élément le plus mémorisable. Le reste du public considérera que tous les composants du signe contesté présentent un même caractère distinctif.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
63 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le nombre «42». Toutefois, tous les consommateurs pertinents ne reconnaîtront pas le nombre «42» dans le signe contesté.
64 En ce qui concerne les différences entre les marques, le cadre circulaire du signe antérieur est assez couramment utilisé et sert à mettre en évidence les informations qu’il contient (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Les carrés, les rectangles, les cercles, etc. sont des formes géométriques usuelles – répandues dans tous les domaines de la vie quotidienne – et servent généralement à mettre en évidence d’autres éléments. Dès lors, le cercle ne saurait être considéré comme l’élément le plus distinctif du signe antérieur (27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42). En conséquence, les éléments figuratifs du signe antérieur seraient perçus comme simplement décoratifs. Le mot «BELOW» est représenté en très petits caractères par rapport au nombre «42»: par conséquent, il serait perçu comme insignifiant, si tant est qu’il soit remarqué. L’attention des consommateurs resterait donc concentrée sur le nombre «42».
65 Les différences au niveau du signe contesté ne passeront pas inaperçues. En particulier, il serait tenu compte des lettres clairement lisibles «B» et «V», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours n’est pas convaincue que le «B» serait associé à «BELOW» simplement du fait de la coïncidence au niveau de la lettre initiale.
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66 Une partie du public pourrait ne faire aucun rapprochement entre les signes parce qu’elle ne reconnaîtrait pas le nombre «42». Toutefois, la chambre de recours considère que, pour les raisons exposées ci-dessus au paragraphe 59, une autre partie non négligeable du public verra certainement le nombre «42». Si le nombre
«42» est perçu comme tel, les consommateurs ne manqueront pas de remarquer également la présence de ce même nombre dans le signe antérieur.
67 Il s’ensuit que, de manière générale, alors qu’une partie du public distinguera les signes sur le plan visuel, ce qui conduira à conclure à une dissemblance, une autre partie non négligeable du public discernera le nombre «42» dans le signe contesté.
Pour la partie du public qui ne percevra pas nécessairement le nombre «42» comme une indication du pourcentage d’alcool (pour les raisons évoquées aux paragraphes 55 et 59 ci-dessus), les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, étant donné qu’il existe de nombreuses différences graphiques entre eux.
68 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «42 BELOW», étant donné que les deux éléments verbaux sont facilement lisibles. Il n’en va pas de même du signe contesté. Si les lettres «B» et «V» sont clairement représentées, les chiffres ne le sont pas. Pour la partie du public qui ne reconnaîtra pas le nombre
«42», les signes sont différents sur le plan phonétique. Les consommateurs qui verront le nombre «42» sont plus susceptibles de faire référence au signe en l’appelant «42» plutôt que «BV», ou par une combinaison des lettres et du nombre. En effet, le nombre «42» est beaucoup moins contraignant à prononcer, quelle que soit la langue de référence. Pour cette partie du public, le signe contesté et la partie initiale, et plus dominante, du signe antérieur seraient prononcés de manière identique, et les signes présentent donc un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
69 Sur le plan conceptuel, le signe contesté serait perçu comme dépourvu de signification pour la partie du public qui ne voit pas le nombre «42», et aucune comparaison conceptuelle ne serait possible. Pour les consommateurs qui voient le nombre «42» dans le signe contesté, il serait perçu comme le seul élément significatif du signe, qui peut (ou non) être compris comme faisant référence à la teneur en alcool des produits. Par conséquent, étant donné que le mot «BELOW» est dépourvu de signification pour le public pertinent du point de vue de ce dernier groupe de consommateurs, les signes sont identiques sur le plan sémantique.
Conclusion sur la comparaison des signes
70 Il s’ensuit que pour la partie non négligeable du public pertinent qui perçoit le nombre «42» dans le signe contesté, les signes en conflit sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel. Ils sont globalement différents pour le reste du public pertinent.
71 Cette conclusion va dans le sens des conclusions antérieures de la chambre de recours [05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED
VODKA (fig.) / 42 below et al.] concernant les mêmes parties. Dans cette affaire,
03/10/2022, R 1240/2021-2, BV (fig.)/42 BELOW et al.

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la chambre de recours a comparé le signe antérieur avec le signe contesté
, qui présente un chevauchement des chiffres «4» et «2», similaire à
celui du signe contesté en l’espèce: . Dans la décision de 2019, qui a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours n’a même pas envisagé la possibilité que le public puisse ne pas voir le nombre «42» dans le signe de la demanderesse [05/09/2019,
R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 63]. La décision de la chambre de recours a été confirmée en intégralité par le Tribunal, y compris la présence clairement lisible de l’élément «42» dans le signe contesté [20/01/2021, T-831/19, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED
VODKA (fig.) / 42 below et al., EU:T:2021:20, § 41].
Renommée de la marque antérieure
72 La renommée est une condition liée au seuil de connaissance. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par la marque pertinente (14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 22-23, 26) dans une partie substantielle du territoire pertinent (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30). Pour apprécier le respect de cette condition, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits pertinents, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, et la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22; 14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 27). La renommée doit être prouvée pour la marque antérieure invoquée et pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
73 L’opposante était tenue de prouver que ses signes antérieurs avaient acquis une renommée dans les territoires pertinents avant la date de dépôt du signe contesté
(20 novembre 2018), pour les «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» comprises dans la classe 33.
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74 Les éléments de preuve produits par l’opposante qui se rapportent au territoire pertinent sont énumérés ci-dessus au paragraphe 31, auquel il est renvoyé afin d’éviter toute répétition inutile. La chambre de recours observe que, dans son appréciation de la preuve de l’usage, elle a tenu compte de tous les éléments de preuve produits par l’opposante, y compris les éléments de preuve spécifiquement désignés comme étayant l’allégation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il en ira de même ici, et l’appréciation de la chambre de recours tiendra également compte des éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage.
75 Après un examen attentif des éléments de preuve, la chambre de recours conclut
qu’ils ne suffisent pas à prouver la renommée du signe dans les territoires pertinents du Benelux, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de l’Autriche. Comme indiqué au paragraphe 36 ci-dessus, les éléments de preuve relatifs aux territoires pertinents sont peu nombreux. Ils suffisent à peine de démontrer l’usage sérieux. En effet, très peu d’éléments de preuve font spécifiquement référence aux territoires pertinents, et aucun ne constitue une indication adéquate de la renommée. Par conséquent, les documents produits ne permettent pas de conclure
que le signe a acquis une reconnaissance sur le marché auprès du public pertinent au Benelux, en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche. Il est fait référence à l’analyse des éléments de preuve exposée aux paragraphes 36 à 38.
76 La chambre de recours est consciente du fait que ses conclusions diffèrent de celles de la division d’opposition. Pour cette raison, elle juge utile d’exposer plus en détail les raisons pour lesquelles elle s’écarte des conclusions de la décision attaquée. Il convient en outre de rappeler que la chambre de recours a choisi de prendre en considération un territoire plus large que celui examiné par la division d’opposition. Elle a fait ce choix après s’être rendu compte que plusieurs des documents produits faisaient référence à l’Autriche et à l’Italie. Cet élargissement du territoire pertinent constitue l’angle le plus favorable sous lequel l’affaire de l’opposante aurait pu être examinée.
77 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé la majeure partie de son raisonnement sur les déclarations sous serment produites par l’opposante, en particulier les annexes D, E et F. Il est renvoyé aux extraits détaillés des déclarations sous serment contenus dans le résumé de la décision attaquée (voir paragraphe 7). Toutefois, dans son analyse des déclarations sous serment, la division d’opposition semble avoir accordé peu d’importance au fait que celles-ci font spécifiquement référence au Royaume-Uni et aux États-Unis, et ne mentionnent que de manière incidente les pays relevant du territoire pertinent. En outre, la simple affirmation selon laquelle le signe est utilisé sur le territoire pertinent ne prouve pas sa renommée. Les prix décernés en Europe (paragraphe 31 et annexe C) remontent à un certain nombre d’années avant la période pertinente et ne permettent pas de conclure à l’existence d’une renommée à la date de dépôt de la demande contestée (20 novembre 2018). En outre, selon l’annexe 2/annexe B, la vodka «42BELOW» n’est entrée sur les marchés français, allemand et italien qu’après avoir remporté ces prix (voir extrait au paragraphe 31).
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Il est donc difficile d’imaginer comment le signe aurait pu jouir d’une renommé si les produits sur lesquels il est apposé n’étaient pas encore disponibles sur le marché pertinent. Les éléments de preuve ne fournissent pas non plus suffisamment d’informations sur la manière dont le signe de l’opposante aurait pu acquérir une renommée en raison de la popularité de la 42 BELOW Cocktail World Cup auprès du public pertinent. Si la chambre de recours ne conteste pas le fait que – du moins jusqu’en 2012 (paragraphe 36) – ce concours était connu des barmen en France et en Italie, cela ne suffit pas à prouver que le signe contesté est également connu du reste du public pertinent dans ces territoires, étant donné que le public pertinent ne se compose pas uniquement de barmen. De même, le fait que le magazine The Drinks Business soit distribué en Europe continentale (annexe F) ne dit rien non plus sur la renommée du signe en cause. Des déclarations telles que «[Daisy Jones estime] que la vodka 42 BELOW est perçue dans l’ensemble du Royaume-Uni et ailleurs comme une vodka de grande qualité appartenant à la catégorie “super- premium”» (annexe F) sont beaucoup trop vagues pour étayer de quelque manière
que ce soit la constatation d’une renommée du signe au Benelux, en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche. S’il est peut-être vrai, comme l’a indiqué la division d’opposition, que l'«opposante a démontré avec succès, au moyen des éléments de preuve produits, qu’elle avait élaboré une stratégie de marketing claire et uniforme fondée sur les techniques dites de marketing entrepreneurial et les conseils des barmen transmis de bouche à oreille et ciblant, à terme, une clientèle disposant d’un revenu élevé et consommant de la vodka et des cocktails à base de vodka principalement dans des bars», et que cette stratégie a été, ou est, mise en œuvre en Allemagne et en France, la chambre de recours s’interroge sur la manière dont la division d’opposition a pu parvenir à la conclusion qu’elle jouit d’une renommée dans ces territoires en l’absence de données et d’informations plus spécifiques.
78 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que cette affaire n’est pas comparable à ses décisions antérieures concernant le signe antérieur et les variations du signe de la demanderesse [05/09/2019, R 2531/2018-2, BLEND
42 VODKA (fig.) / 42 below et al., § 109; 05/09/2019, R 2532/2018-2, BLEND
42 VODKA (fig.) / 42 below et al., § 109; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA/42 below et al., § 113; 16/09/2013,
R 1605/2012-2, 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBENÁ JEDINECNOU
TECHNOLOGIÍ 42 % VOL. (Fig.) / 42 BELOW et al., § 27], étant donné que, dans toutes ces affaires, la constatation d’un caractère distinctif accru du signe antérieur ne concernait que le Royaume-Uni, et non les pays qui sont pertinents en l’espèce. À cet égard, la renommée d’un signe au Royaume-Uni n’entraîne pas automatiquement une renommée en Europe continentale, indépendamment du Brexit (qui, en tout état de cause, n’avait pas encore produit ses effets à la date de dépôt pertinente de la MUE contestée). La chambre de recours est convaincue que si le signe avait effectivement joui d’une renommée pour des «boissons alcooliques» comprises dans la classe 33, voire uniquement pour de la vodka, au
Benelux, en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche, l’opposante aurait produit des éléments de preuve spécifiques à cet égard.
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79 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure jouit d’une renommée pour des «boissons alcooliques» dans les territoires pertinents que sont le Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche. En conséquence, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
80 L’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant
donné que le signe antérieur (enregistrement international n° 999 938 ) ne jouit pas d’une renommée sur le territoire pertinent, à savoir le Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche. Toutefois, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit sont, pour une partie non négligeable du public, globalement similaires (paragraphe 70), conformément aux conclusions tirées par la division d’opposition dans la décision attaquée. Étant donné que l’opposition a été rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et que les signes sont similaires, il s’ensuit qu’il est désormais nécessaire d’examiner l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui a également été invoqué comme motif d’opposition et n’a pas encore été examiné. Pour établir l’existence d’un risque de confusion, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse confondre l’origine commerciale des produits ou services en cause (20/11/2017, T-403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU: T:2017:824, § 49-50 et jurisprudence citée).
81 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours fait usage de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE et renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et, en particulier, pour l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte de tous les éléments qui précèdent ainsi que des droits antérieurs supplémentaires invoqués par l’opposante dans son opposition, si nécessaire.
82 Étant donné que l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est toujours en cours, la chambre de recours ne juge pas approprié, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner à ce stade les arguments de la demanderesse concernant la coexistence des signes. Il est dès lors recommandé à la division d’opposition de réexaminer cet argument (qui avait déjà été examiné dans la décision attaquée dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
83 Enfin, il est recommandé à la division d’opposition d’accorder aux parties une nouvelle possibilité d’être entendues en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en particulier en ce qui concerne la comparaison des produits et services.
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Frais
84 Pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphes 3 et 5, du RMUE.
85 La décision finale quant aux frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule partiellement la décision attaquée, dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 32 – Boissons sans alcool; bière et produits de brasserie; boissons énergisantes; jus de fruits [boissons]; eaux minérales [boissons]; préparations pour faire des boissons; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool.
Classe 33 – Boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits alcooliques; essences alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées; vin; spiritueux; liqueurs; boissons distillées; apéritifs; cocktails; boissons énergétiques alcoolisées.
Classe 35 – Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées.
2. confirme la décision attaquée pour le reste des produits/services contestés;
3. renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
4. condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/10/2022, R 1240/2021-2, BV (fig.)/42 BELOW et al.