LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 octobre 2022
Dans l’affaire R 1083/2020-2
Établissement Amra Austrasse 49
9490 Vaduz
Liechtenstein Demanderesse en nullité/requérante représentée par Abogados DAUDÉN, S.L.P., Avenida Maisonnave, 11, 2°, 03003 Alicante (Espagne) contre
eXPo, Creative Study, S.L. Tossalet, 48
03530 la Nucía
ESPAGNE Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 57, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 38 866 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 17 417 015)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
14/10/2022, R 1083/2020-2 — 2, FORME D’UNE CHAUSSURE DE GARÇON AVEC DES ÉLÉMENTS VERBAUX «AEROWER JUMPER1 M» (3D)

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Décision
Résumé des faits
1 Le 31 octobre 2017, eXPo, Creative Study S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle suivante

en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE contestée») pour les produits suivants:
Classe 28 — Appareils et articles de sport; jouets, jeux, jouets et nouveautés.
2 La demande a été publiée le 13 novembre 2017 et la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12 octobre 2019.
3 Le 15 octobre 2019, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), pointsb) et e) ii), du RMUE. La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse.
4 Par décision du 18 mai 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
5 Le 28 mai 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 8 juin 2020. Aucune observation n’a été présentée en réponse.
6 Par décision du 15 mars 2021 (15/03/2021, R 1083/2020-1, FORMA DE Bota DE rebote CON elementos verbal «AEROWER JUMPER1 M» (3D), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, la première chambre de recours a tenu compte des considérations suivantes lorsqu’elle a rendu sa décision:
– En ce qui concerne le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 2017/1001, la chambre de recours a considéré que, outre la fonction exclusivement technique de la forme
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constituant la marque contestée, les différents composants de la boule et les éléments verbaux en différentes parties, clairement perceptibles et dominants sur le plan visuel, constituaient des caractéristiques essentielles du signe, en particulier le mot «airower». Selon la chambre de recours, le mot «aerower» était un élément non fonctionnel qui jouait un rôle important dans la marque considérée dans son ensemble, n’était pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et ne limitait donc pas la disponibilité de la solution technique. En outre, elle a relevé que le public pertinent était habitué à être guidé par des éléments verbaux des équipements et articles de sport, puisqu’il était plus facile de les désigner que de décrire la forme en cause.
– En ce qui concerne le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2017/1001, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux de la marque contestée étaient distinctifs, étant donné qu’ils n’avaient aucun lien direct avec l’objet de cette marque ou les produits qu’elle désigne. En particulier, elle a considéré que l’élément verbal «aerower», étant donné que, de par sa taille, sa fréquence et sa position, il était perçu comme une indication d’origine conférant au signe dans son ensemble un caractère distinctif du point de vue du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de l’Union.
– En ce qui concerne le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2017/1001, la chambre de recours a relevé que la marque contestée avait été demandée en tant que marque de forme contenant, en outre, des éléments verbaux et figuratifs, et que, par conséquent, cette marque répondait à l’exigence d’une représentation claire et précise. Elle a relevé, à cet égard, que la spécification des éléments verbaux «aerower» et
«jumper 1» au moment de l’enregistrement conférait un caractère distinctif à la marque contestée dans son ensemble et que, dès lors, il ne pouvait être objecté que cette marque n’avait pas été demandée d’une manière suffisamment précise pour permettre au public de l’identifier et de la percevoir sans ambiguïté, à la différence de la marque antérieure, qu’elle n’était pas clairement et précisément représentée et dont les éléments verbaux étaient dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs.
7 Le 17 mai 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal
(affaire T-264/21), demandant que la décision de la chambre de recours du 15 mars
2021 (affaire R 1083/2020-1) soit annulée. À l’appui de son pourvoi, elle a soulevé quatre moyens, tirés, premièrement, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration; deuxièmement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 2017/1001; troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), de ce règlement et, quatrièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
8 Dans son arrêt du 30 mars 2022 dans l’affaire T-264/21, FORMA DE Bota DE rebote CON elementos verbal «AEROWER JUMPER1 M» (3D), le Tribunal a annulé la décision attaquée, accueillant le second motif invoqué par la demanderesse en nullité, à savoir la violation de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 2017/1001, sans statuer sur les autres motifs, et condamné l’EUIPO aux dépens.
9 En ce qui concerne le raisonnement, elle a notamment soutenu que:
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a) dans le cadre de l’appréciation de la fonctionnalité d’un signe constitué par la forme d’un produit, une fois les caractéristiques essentielles de ce signe identifiées, il convient d’apprécier si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné. Cet examen doit être effectué en examinant le signe pour lequel une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été déposée et non les signes constitués d’autres formes de produit. La fonctionnalité technique des caractéristiques d’une forme peut être appréciée, en particulier, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs décrivant les éléments fonctionnels de la forme concernée (§ 37); et
b) la chambre de recours a procédé sur la base d’une prémisse erronée en affirmant, d’une part, au point 23 de la décision attaquée, que les caractéristiques essentielles du signe sont déterminées par référence à la perception du public pertinent, qui, dans ce contexte, sert d’élément utile pour déterminer quels sont les éléments les plus importants, dans le but précis de permettre un examen de la fonctionnalité du signe en cause, et, d’autre part, au point 29 de la décision attaquée, que l’impression produite par l’élément verbal est «l’un des signes les plus marquants». et
c) la perception du signe attribué au consommateur moyen n’est pas un élément déterminant dans l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 2017/1001, mais, tout au plus, peut constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsqu’elle identifie les caractéristiques essentielles du signe (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 76) (§
40); et
d) ainsi, la détermination des caractéristiques essentielles de la forme en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 2017/1001, est effectuée dans le but spécifique de permettre l’examen de la fonctionnalité de cette forme. Toutefois, la perception du consommateur moyen n’est pas pertinente lors de l’analyse de la fonctionnalité des
caractéristiques essentielles d’une forme. Le consommateur moyen peut ne pas avoir les connaissances techniques nécessaires pour apprécier les
caractéristiques essentielles d’une forme, de sorte que certaines
caractéristiques peuvent être essentielles de son point de vue, alors qu’elles ne sont pas essentielles dans le cadre d’une analyse de la fonctionnalité, et inversement. Il y a donc lieu de considérer que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 2017/1001, les
caractéristiques d’une forme doivent être déterminées de manière objective, sur la base de sa représentation graphique et des éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande de marque (§ 41); et
e) la notion de «caractéristiques essentielles» d’un signe, tirée de la jurisprudence mentionnée au point 33 ci-dessus, renvoie non pas à la notion d’ «éléments distinctifs» du signe, mais uniquement à celle d’ «éléments les plus importants du signe», qui, conformément à cette jurisprudence, doivent également être identifiés au cas par cas (§ 42); et
f) dans la mesure où le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 2017/1001 constitue un obstacle préliminaire susceptible de faire obstacle à l’enregistrement d’un
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signe constitué exclusivement par la forme d’un produit, il convient de relever que son examen au titre de cette disposition n’est pas régi par les mêmes règles que l’appréciation des éléments distinctifs, dont l’identification est destinée à apprécier la fonction d’indication d’origine du produit aux yeux du consommateur, qui diffère de la détermination des éléments essentiels d’une forme (§ 43); et
g) dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2017/1001 sur le motif absolu de refus applicable aux marques dépourvues de caractère distinctif, la perception du public pertinent sert à déterminer si le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé permet de distinguer les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, alors que, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), dudit règlement, il ne sert qu’à servir de point d’appréciation utile pour l’autorité compétente afin de déterminer quels sont les éléments perçus comme étant les plus importants, avec le but de permettre à l’autorité compétente de déterminer, dans le cadre de l', ii), dudit règlement, quels sont les éléments qui sont perçus comme étant les plus importants. Dès lors, la perception du public pertinent dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2017/1001 et dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), dudit règlement ne partage ni le même objet ni le même objectif. Il s’ensuit que le caractère distinctif des éléments d’un signe n’est pas pertinent pour identifier ses caractéristiques essentielles dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), dudit règlement (paragraphe 44); et
h) c’est à tort que la chambre de recours a tenu compte de la perception du public pertinent et du caractère distinctif des éléments verbaux du signe dans l’identification de leurs caractéristiques essentielles (§ 45); et
i) les éléments techniques composant la marque contestée doivent être considérés comme essentiels, dès lors qu’ils remplissent une fonction nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au moyen des produits en cause, et qu’ils sont donc indissociables et indispensables du produit dont la forme constitue la marque contestée, ainsi qu’il ressort des brevets versés au dossier. De tels éléments correspondent donc à la définition établie par la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, selon laquelle l’expression
«caractéristiques essentielles» doit être comprise comme se référant aux éléments les plus importants du signe (§ 51); et
j) étant donné que les éléments verbaux et figuratifs de la marque contestée ne sont pas essentiels, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur leur fonctionnalité (§ 62); et
k) la forme faisant l’objet de la demande de protection est la partie la plus importante de l’impression d’ensemble produite par le signe et que, dès lors, étant donné que les éléments essentiels de cette forme sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, l’enregistrement de la marque contestée aurait dû être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 2017/1001 (paragraphe 63); et
l) c’est à tort que la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux et figuratifs de la marque contestée étaient essentiels en raison de l’impact que l’élément verbal «aerower» aurait sur l’impression d’ensemble produite par le
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signe en raison du caractère clairement intégré et frappant de cet élément (point 64).
10 Par notification du 27 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours R R1083/2020-1 était réattribué à la deuxième chambre de recours sous la référence suivante: R1083/2020-2
Motifs
11 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
12 La décision de la première chambre de recours (R 1083/2020-1) a rejeté la demande en nullité, estimant que la marque contestée ne tombait pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), b) et e), ii), du RMUE.
13 Cette décision a été annulée par le Tribunal (T-264/21, FORMA DE Bota DE rebote CON elementos verbal «AEROWER JUMPER1 M» (3D), EU:T:2022:193), qui a jugé que, dans la mesure où les éléments essentiels de la forme faisant l’objet de la demande de protection étaient nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, l’enregistrement de la marque contestée aurait dû être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 2017/1001.
14 La chambre de recours doit à présent prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, étant lié par ses motifs.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
15 L’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
16 En l’espèce, comme indiqué, la demanderesse en nullité a invoqué, entre autres, les critères de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
Caractère fonctionnel — article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Elle a pour objet d’empêcher une entreprise d’obtenir un monopole sur des solutions techniques ou fonctionnelles d’un produit (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516,
§ 43).
18 Ce motif de refus ne s’applique que lorsque toutes les caractéristiques essentielles du signe sont fonctionnelles. Cette interprétation assure que l’enregistrement d’un tel signe en tant que marque ne saurait être refusé sur le fondement de cette disposition si la forme du produit en cause incorpore un élément non fonctionnel significatif, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans cette forme (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 52 et 72).
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19 Ainsi, afin de déterminer si un signe tombe sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, ses caractéristiques essentielles doivent d’abord être identifiées. Il convient alors de vérifier si elles sont toutes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
20 Sous les «caractéristiques essentielles» d’un signe, les éléments les plus importants de ce signe doivent être compris [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE contenant SEVEN CONCENTRIC BLUE circles (fig.), EU:T:2019:674,
§ 51]. Leur identification s’effectue au cas par cas, sans qu’il y ait de hiérarchie entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Il peut être fondé soit directement sur l’impression d’ensemble produite par le signe, soit sur examen, l’un après l’autre, de chacun des composants du signe en cause (14/09/2010, C- 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 68-70 et jurisprudence citée).
21 Comme l’a indiqué le Tribunal en ce qui concerne la marque contestée, les éléments verbaux et figuratifs qu’elle contient n’étant pas indispensables, il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur fonctionnalité (T-264/21, FORMA DE Bota DE rebote CON elementos verbal «AEROWER JUMPER1 M» (3D), EU:T:2022:193,
§ 62).
22 En outre, le Tribunal a également jugé, dans ce même contexte, que la forme faisant l’objet de la demande de protection est la partie la plus importante de l’impression d’ensemble produite par le signe et que, dès lors, étant donné que les éléments essentiels d’une telle forme sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, l’enregistrement de la marque en cause aurait dû être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 2017/1001 (T-264/21, FORMA DE Rbote CON CON elementos verbal «AEROWER 1PERE», § 3;
23 Dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, le recours doit être accueilli dans son intégralité et, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée.
Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours, supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les deux procédures.
25 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
26 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Déclare la nullité de la marque de l’Union européenne no 17 417 015 dans son intégralité;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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