DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 774 (INVALIDITY)
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, Chine (partie requérante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Huibaizhou Electronics Co., Ltd., Room 1009,10/F, Hualianfa Building, Futian, Shenzhen, Guangdong, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 21/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 126 339 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 126 339 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande
est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 601 667. La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE (droit d’auteur).


REMARQUE LIMINAIRE

La demande en nullité était également fondée sur l’enregistrement international no 1 173 649 du signe figuratif «mi» tel que représenté ci-dessus. À la suite de la demande de preuve de l’usage du 26/07/2021 présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour cette marque antérieure, le 08/10/2021, la demanderesse a retiré l’enregistrement international de la marque no 1 173 649 en tant que fondement de la demande en nullité. Par conséquent, la demande est fondée uniquement sur la marque de l’Union européenne no 17 601 667.

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Affaire for the applicant
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion, incluant un risque d’association, étant donné que les signes étaient similaires et que les produits et services étaient identiques ou hautement similaires. Elle a souligné que la marque antérieure distinctive était entièrement comprise dans le signe contesté, avec la stylisation identique. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et sont dépourvus de signification pour les consommateurs anglophones. En outre, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits informatiques/électroniques et, en particulier, les smartphones et les logiciels. À l’appui de ses allégations, elle a produit des documents qui sont énumérés et appréciés ci-après dans la décision. La demanderesse a fait valoir qu’en raison de la renommée de la marque antérieure et de la similitude entre les signes et les produits et services, les consommateurs établiront un lien entre les signes. En outre, l’usage sans juste motif du signe contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne profiterait de manière parasitaire dans le sillage de la demanderesse et tirerait indûment profit de sa renommée. Les consommateurs penseraient que les produits «KUMI» sont des produits officiels vendus par l’intermédiaire d’un point de vente officiel et d’un site web lié ou autorisé par la demanderesse. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne tirerait indûment profit des investissements importants réalisés par la demanderesse pour établir et promouvoir la marque antérieure. Un préjudice a également été porté au caractère distinctif accru de la marque antérieure du fait de son brouillage et de sa dilution. La demanderesse a consenti des efforts considérables au fil des ans pour protéger son logo «mi» contre les abus de la part de tiers et elle a fait référence à des affaires antérieures devant l’Office.
La demanderesse a également fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée le 19/09/2019. Les éléments de preuve ont démontré que la demanderesse était l’une des entreprises les plus notables au monde dans la production et la vente d’électronique grand public, d’articles ménagers et d’accessoires connexes figurant dans les marques de valeur Brandz Top 100 en 2019 et 2020. La demanderesse a connu une croissance impressionnante dans la mesure où, en dix ans à peine, ses produits sont venus d’être commercialisés en Chine pour être distribués dans des pays du monde entier par l’intermédiaire de magasins en ligne et dans certains magasins physiques dans de nombreux pays européens (France, Espagne, Allemagne, Pologne) et en dehors de l’Union européenne. La demanderesse a utilisé le logo «mi» sur une large gamme de produits et par le biais de son application et de son site web. Elle détenait également un droit d’auteur sur le logo «mi» et possédait de nombreuses demandes et enregistrements de marques. Compte tenu de la renommée de la demanderesse et de son logo «MI», la titulaire de la marque de l’Union européenne devait avoir connaissance des droits antérieurs de la demanderesse et de leur usage avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, la titulaire était également une société chinoise opérant sur le même marché et la demanderesse était particulièrement connue/renommée en Chine (5,000 magasins dans plus de 270 villes), comme l’a reconnu la division d’annulation dans la décision no C 44 046. En outre, compte tenu de la nature complexe et unique du logo de la demanderesse, le logo identique contenu dans le signe de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait être une simple coïncidence. L’intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne pouvait être déduite étant donné que l’objectif de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de tirer profit de la renommée de la marque de la demanderesse et de tirer profit de cette renommée. La marque contestée a été déposée pour préempter tout dépôt effectué par la demanderesse.

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Enfin, la demanderesse a fait valoir qu’elle disposait d’un droit d’auteur chinois sur le logo «MI», complété le 30/05/2020 et publié à Pékin le 13/08/2010. La requérante a invoqué la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’ «accord ADPIC»). Elle a invoqué les dispositions légales du droit espagnol de la propriété intellectuelle (articles 17, 138 et 139) et du code pénal et a considéré que son logo répondait aux normes matérielles de la protection du droit d’auteur en Espagne. Elle a fait valoir que son œuvre avait été directement copiée étant donné qu’elle était reproduite à l’identique dans la marque de l’Union européenne contestée. Les similitudes entre le droit d’auteur et la marque de l’Union européenne contestée étaient telles qu’il ne pouvait s’agir d’une coïncidence plutôt que d’une copie.
Dans sa duplique, la demanderesse a réitéré ses arguments précédents et a présenté certaines annexes déjà présentées avec ses observations du 26/07/2021.
Affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que sa bonne foi était présumée jusqu’à preuve du contraire. Elle a réfuté l’allégation de mauvaise foi de la demanderesse en affirmant que les signes n’étaient pas identiques, qu’ils étaient suffisamment différents pour ne créer aucun risque de confusion et que les produits ciblaient des marchés différents. En outre, même si elle avait connaissance de la marque antérieure de la requérante (ce qui n’a pas été prouvé), son intention malhonnête n’a pas été prouvée par la requérante.
En ce qui concerne le droit d’auteur de la demanderesse, il y a lieu de le rejeter dans la mesure où la demanderesse n’a pas fourni le droit national nécessaire en vigueur et n’a pas avancé d’argumentation convaincante.
Elle a également fait valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion, en particulier étant donné que le niveau d’attention du public était élevé. Elle a souligné que les signes étaient similaires à un très faible degré sur le plan visuel, différents sur le plan phonétique et également différents sur le plan conceptuel pour le public espagnol. Les produits contestés compris dans la classe 34 n’étaient pas similaires aux produits et services de la demanderesse compris dans les classes 3, 35 et 42 et la demanderesse n’a pas prouvé le caractère distinctif accru/la renommée de la marque antérieure.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

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Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; pedomètres; appareils de contrôle de l’affranchissement; caisses enregistreuses; distributeurs de billets; machines à dicter; hologrammes;
Arrondisseurs en ligne; machines à voter; Loterie Machine; Appareils électroniques de reconnaissance pour animaux; appareils de reconnaissance faciale; machines de bureau à cartes perforées; mesures de couturières; tableaux d’affichage électroniques; téléphones portables; liseuses électroniques; écrans de projection; instruments de mesure; appareils pour l’analyse de l’air; contrôleurs de vitesse pour véhicules; bracelets connectés
[instruments de mesure]; appareils d’enseignement audiovisuel; inducteurs [électricité]; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; miroirs [optique]; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; galènes [détecteurs]; cartes de circuit imprimé; variomètres; adaptateurs électriques; écrans vidéo; appareils de téléguidage; fibres optiques
[fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; paratonnerres
[tiges]; électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; les casques de protection; installations électriques antivol; lunettes; jeux d’alimentation mobiles (batteries intégrées); dessins animés; articles de voitures portables à distance; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; tablettes électroniques; bornes interactives à écran tactile; montres intelligentes (traitement de données); lunettes intelligentes (traitement de données); périphériques d’ordinateurs; films de protection conçus pour les smartphones; étuis pour smartphones; capteurs d’activité à porter sur soi; casques de réalité virtuelle; caméras vidéo; écouteurs; boîtiers de haut-parleurs; biopuces; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; masques de protection; batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; autocollants sur réfrigérateur, magnétiques; bracelets d’identification codés, magnétiques; Routeurs; appareils de télévision; enregistreur de transmission; appareils photographiques; perches pour autophotos [monopodes à main]; Lunettes 3D; Lecteurs de cartes à puce; Écrans à
LED; balances; fiches; haut-parleurs; Étuis pour téléphones portables; écouteurs intra- auriculaires; écrans pour téléphones portables et appareils de télévision; dispositifs de communication sans fil; Pince-nez; Appareils portables intelligents; smartphones; adaptateurs; banques d’électricité; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, en particulier pour bébés, et contrôlés par des dispositifs électroniques; tablettes électroniques destinées à l’éducation des enfants; deux postes de radio; appareils de commande à distance pour appareils électroménagers; télécommandes; amplificateurs de signaux; équipements de chargement pour véhicules; essais et dispositifs de contrôle de qualité, à savoir pour tester la qualité de l’intérieur d’air.
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’intermédiation commerciale; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; recrutement de personnel; services de relogement pour entreprises; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; comptabilité; location de distributeurs automatiques; recherche de parraineurs; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; la location de stands de vente recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; marketing; organisation et organisation de la promotion du marché pour le compte de tiers; publicité télévisuelle; publicité; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services.
Classe 42: Recherches techniques; contrôles de qualité; arpentage; recherches en chimie; recherches biologiques; informations météorologiques; essais de matériaux; dessin industriel; décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; stockage électronique

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de données; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; informatique en nuage; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; logiciel-service [SaaS]; conception de logiciels informatiques; sauvegarde externe de données; authentification d’œuvres d’art; analyses graphologiques; ensemencement de nuages; conception artistique pour le graphisme; pesage de produits pour d’autres personnes; services de cartographie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries rechargeables; batteries électriques; montres intelligentes; ordinateur tablette; applications logicielles informatiques téléchargeables; chargeurs de batteries; écouteurs; équipements de communication de réseaux; téléphones portables; smartphones.
Classe 34: Tabac; pipes électroniques pour fumeurs; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres pour tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; étuis pour cigarettes électroniques.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité; conception de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; marketing; publicité.
Produits contestés compris dans la classe 9
Batteries électriques; montres intelligentes; ordinateur tablette; applications logicielles informatiques téléchargeables; chargeurs de batteries; téléphones portables; les smartphones figurent à l’identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 9, y compris les synonymes.

Il existe un chevauchement entre les piles rechargeables contestées et les batteries, électriques de la requérante. Dès lors, ils sont identiques.

Les équipements de communication réseau contestés; les écouteurs comprennent respectivement, en tant que catégories plus larges, les routeurs de la demanderesse; écouteurs intra-auriculaires. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.

Produits contestés compris dans la classe 34
Le tabac contesté; pipes électroniques pour fumeurs; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres pour tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; les étuis pour cigarettes électroniques ne sont pas similaires aux produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 35 et 42. Ces produits et services n’ont pas la même nature, la même destination, la même utilisation, les mêmes fabricants/fournisseurs et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.

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Contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits contestés ne sont pas similaires aux services de vente au détail de produits pharmaceutiques de la demanderesse compris dans la classe 35. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies étant donné que les produits vendus au détail (produits pharmaceutiques compris dans la classe 5) sont différents des produits contestés compris dans la classe 34.
En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits contestés ne sont pas similaires aux recherches techniques de la demanderesse; recherches en chimie; recherche biologique dans la classe 42. Ces produits et services ne sont pas directement complémentaires en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Services contestés compris dans la classe 35
Services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; la publicité est contenue à l’identique dans les deux listes de services compris dans la classe 35, y compris les synonymes.

Le dessin ou modèle contesté de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; la promotion des ventes pour des tiers est incluse dans la catégorie générale de la publicité de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.

Le marketing contesté inclut, en tant que catégorie plus large, la publicité de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.

L’administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers est similaire aux services d’intermédiation commerciale de lademanderesse étant donné que ces services peuvent provenir des mêmes entreprises et être proposés par les mêmes canaux de distribution au même public pertinent.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires à la négociation et à la conclusion, par la requérante, de transactions commerciales pour le compte de tiers. Lanégociation de transactions commerciales pour le compte de tiers inclut des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et reçoit une commission pour ces services. Les services d’ agences d’import- export se rapportent à la circulation des marchandises et requièrent normalement

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l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation; ils sont donc préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits. Les services comparés sont des services d’intermédiaires commerciaux. Ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Les deux services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits compris dans la classe 9 jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels, et le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Considérant que le consommateur moyen fait traditionnellement preuve d’un niveau d’attention relativement élevé à l’égard de ces produits, compte tenu notamment de leur nature technique (08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 37; 02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 26), il ressort de la jurisprudence que, à l’heure actuelle, dans l’Union européenne, les produits électroniques, le matériel informatique (tablettes, smartphones, etc.) et les logiciels correspondent, pour la plupart, à des produits standardisés, faciles à utiliser, peu techniques et largement distribués dans tous types de magasins à des prix abordables (17/02/2017, T 351/14-, GATEWITT, EU:T:2017:101, § 52). Même si ces produits ont bien sûr un caractère technique et que certains d’entre eux pourraient être relativement onéreux, ils ne requièrent pas nécessairement des connaissances techniques particulières (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 33; 03/12/2015, T-105/14, iDrive, EU:T:2015:924, § 36-38). Le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de ces produits peut donc varier de moyen à supérieur (selon les produits), sans pour autant être particulièrement élevé (05/12/2017,-893/16, Mi Pad, EU:T:2017:868, § 25).
En ce qui concerne les services compris dans la classe 35 jugés identiques ou similaires, ils s’adressent à un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (21/03/2013, T-353/11, Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 34).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte

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des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Étant donné que les signes sont dépourvus de signification dans certains points articles du territoire pertinent, par exemple dans les pays où le français est compris, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant le français.
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «MI» écrit en caractères gras stylisés. La marque contestée est également une marque figurative composée du mot «KUMI» écrit en caractères gras. Les lettres «MI» et, en particulier, la lettre «M» ont exactement la même stylisation que dans la marque antérieure et cette stylisation est plutôt fantaisiste et inhabituelle.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les éléments «MI» et «KUMI» sont dépourvus de signification et sont dès lors distinctifs à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MI», qui ont la même stylisation. L’élément distinctif composant la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque contestée. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «K-U» de la marque contestée. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe/mi/, présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la syllabe supplémentaire/ku/de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la requérante, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le

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risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: un extrait eSearch de la MUE no 17 601 667 (marque antérieure).
Annexe 2: un extrait du Monitor de Madrid et l’octroi de la protection de l’enregistrement international no 1 173 649 (la marque antérieure a été retirée en tant que fondement de la demande en nullité).
Annexe 3: une copie de la décision d’annulation du 13/04/2021, C 44 046 (cas de mauvaise foi).
Annexe 4: des impressions du site internet de la demanderesse datant d’avant la date
de dépôt de la marque contestée et représentant le logo pour des smartphones et des accessoires et des produits de l’IdO (dispositifs intelligents, appareils photo, montres intelligentes, etc.).
Annexe 5: des impressions du site internet de la demanderesse et des articles de presse
datés avant la date de dépôt de la marque contestée, représentant le logo et montrant l’emplacement des magasins physiques de la demanderesse dans l’Union européenne (UE) (Espagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pologne) et la vente au détail des produits de la demanderesse par des partenaires connus dans l’Union (amazon, composants PC, Carrefour, MediaMarkt, FNAC, etc.).
Annexe 6: captures d’écran datées de vidéos prises dans des magasins MI dans l’UE (Londres, Madrid et Paris). Ils montrent le logo «mi».
Annexe 7: extraits d’Internet de détaillants de l’Union, montrant les produits de la requérante proposés à la vente (smartphones Xiaomi Mi). Le logo est parfois représenté en relation avec les smartphones.
Annexe 8: documents montrant l’utilisation du logo «mi» en relation avec des chargeurs de batteries, des smartphones et des montres intelligentes.
Annexe 9: captures d’écran de diverses vidéos sans boxe relatives aux accessoires pour smartphones de la demanderesse.
Annexe 10: document montrant que, selon le conseil de l’International Data Corporation (IDC), Xiaomi est le quatrième plus grand fabricant de smartphones au monde en 2018 (118.7 millions d’unités vendues en 2018 avec une part de marché de 8,7 %) et que la requérante a été classée troisième fabricant de smartphones au T4 2020 (part de marché de 13,1 % au T3 2020 et 13 % au T3 2019).
Annexe 11: images, impressions, articles de presse et revues de Xiaomi MI smartphones.

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Annexe 12: Les chiffres de StatCounter GlobalStats relatifs à la part de marché mondiale de la requérante (Xiaomi) dans le secteur des smartphones entre juin 2019 et juin 2020 et à la part de marché par région dans de nombreux États membres entre avril 2019 et avril 2020.
Annexe 13: extraits de sites web similaires (analyse de sites web) datés de mars 2021 montrant que mi.com étaitle 714 e site web le plus populaire au monde (77en Chine), avec le nombre de visites totales de décembre 2020 à février 2021.
Annexe 14: extraits de sites web similaires (analyse de sites web) montrant le trafic du site internet mi.com par pays en juin 2020.
Annexe 15: des documents montrant la présence de la requérante au congrès mondial mobile à Barcelone en 2015-2019 et le salon CeBIT Technology Trade en Allemagne en 2015.
Annexe 16: extraits de la société indépendante d’analyse des applications App Annie montrant les produits logiciels de la demanderesse. Ils fournissent des informations détaillées sur les applications, leurs fonctions, lorsqu’elles ont été publiées pour la première fois, sur la classification des consommateurs et sur l’historique de téléchargement au sein de l’UE.
Annexe 17: un extrait de Tech Advisor concernant sa récompense Top Pick de CES 2017 pour Xiaomi Mi Mix.
Annexe 18: un article du site www.androidcentral.com daté du 11/01/2017 intitulé «Android Central Best of CES 2017 Awards!» en rapport avec Xiaomi Mi TV 4.
Annexe 19: un article daté du 01/07/2017 sur Ubergizmo Best of CES 2017 pour Xiaomi Mi TV 4.
Annexe 20: un extrait du site www.uswithch.com montrant les prix «uwitch Broadband and Mobile Awards 2019». La demanderesse et son logo se sont vu attribuer le «Best Newcomer of the Year» dans la catégorie des prix mobiles.
Annexe 21: documents relatifs aux prix de design obtenus par la demanderesse.
Annexe 22: articles de presse faisant référence à la demanderesse et à son logo «mi» (par exemple, BBC daté du 03/05/2018, Le Sun daté du 27/01/2019, The Guardian daté du 03/05/2018, techradar.pro et un article en allemand daté du 02/12/2019).
Annexe 23: extraits de sites web de médias sociaux représentant le logo «mi» (compte Instagram daté du 21/05/2019 avec des abonnés 1,5M; Twitter avec abonnés 1,14M le 21/03/2019; Facebook).
Annexe 24: extraits de la page YouTube de la requérante concernant les produits Xiaomi et représentant le logo «mi». Ils sont datés de 2017 et septembre 2019.
Annexe 25: extraits de critiques vidéo d’Youtuers sur les produits de la demanderesse (smartphones) datés de 2016 et de 2020.
Annexe 26: extraits du rapport annuel 2019 de la demanderesse. Il présente des montants importants de recettes globales en 2019 et les années précédentes.

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Annexe 27: extraits de l’annonce de résultats annuels de la demanderesse pour l’année 2018. Le rapport financier indique les expéditions de smartphones pour l’Europe de l’Ouest en croissance de 415,2 % en année et la demanderesse classe quatrième rang en termes d’expédition de smartphones en Europe de l’Ouest au cours de la période de référence.
Annexe 28: extraits du rapport annuel 2020 de la demanderesse.
Annexe 29: un article daté du 11/05/2020 montrant que, selon les estimations de
Canalys, ce dernier a été classé en quatrième position en tant que quatrième chargeur de smartphone en Europe de l’Ouest au T1 2020, avec une part de marché de 10 % et une augmentation de 79 %. Elle montre également que la requérante était le premier vendeur de smartphones en Espagne au T1 2020 et le troisième en Italie.
Annexe 30: extrait du site internet indépendant Android Authority, daté du 05/08/2020, indiquant que Xiaomi était le troisième navire de smartphones en Europe au T2 2020, avec une croissance annuelle de 65 % et une part de marché de 17 %.
Annexe 31: BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2019 et 2020. En 2019,
le classement a été^effectué en 74 et en 2020 81e position avec une valeur estimée élevée.
Annexe 32: Recherche Google sur «mi».
Annexe 33: articles de presse datés de 2021 montrant que Xiaomi ouvre la^5000e Mi Home en Chine.
Remarque liminaire
La demanderesse a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif élevé/la renommée de la MUE antérieure. Toutefois, il découle de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE, libellé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif élevé/la renommée «dans l’UE».

Appréciation du caractère distinctif accru
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché.
Dans les procédures de nullité, la demanderesse qui invoque un caractère distinctif accru ou une renommée doit prouver que son droit antérieur a acquis un caractère distinctif accru ou une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité revendiquée. En outre, la renommée ou le caractère distinctif accru de la

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marque antérieure doit continuer d’exister au moment où la décision relative à la demande en nullité est adoptée.
Bien qu’une partie des éléments de preuve ne soit pas datée ou porte une date postérieure à la période pertinente, il existe suffisamment d’éléments de preuve datés avant la date de dépôt de la marque contestée (19/09/2019) pour démontrer que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure a augmenté par l’usage. Même par l’intermédiaire de la marque antérieure, peu avant la date de dépôt de la marque contestée, dans le secteur pertinent des produits électroniques et des smartphones, une marque peut acquérir une certaine renommée dans un délai relativement court. En l’espèce, les éléments de preuve montrent que la demanderesse a de nombreux magasins dans l’Union européenne où le logo «mi» est représenté (annexe 5), que les ventes ont considérablement augmenté au cours des dernières années et que les chiffres d’affaires pour 2018 et 2019 sont impressionnants (annexe 26). La requérante appartient aux 5 premières entreprises de smartphones dans l’Union européenne et en 2018, elle était le quatrième plus grand fabricant de smartphones en Europe de l’Ouest (annexe 27). Les parts de marché dans l’Union européenne en avril 2019 mentionnées à l’annexe 12 sont importantes et le logo de la demanderesse est présent sur les médias sociaux, dans des articles de presse, dans des expositions, etc. L’annexe 31 montre que le logo «mi» jouit d’une position établie parmi les marques dominantes, figurant en⁷⁴ dans le «BrandZ Top 100 Valuable Brands». Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que le logo «mi» (utilisé seul ou avec la marque «Xiaomi») occupe une position consolidée sur le marché, à tout le moins en ce qui concerne les smartphones compris dans la classe 9.
La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services pour lesquels elle est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison de l’élément commun «MI», qui présente la même stylisation dans les deux marques. Les lettres «MI» ont exactement la même forme inhabituelle et notamment la lettre «M» qui est frappante sur le plan visuel. Sur le plan conceptuel, les signes n’ont pas de signification qui pourrait contribuer à les distinguer.
La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, à tout le moins en ce qui concerne les smartphones compris dans la classe 9, et, pour les autres produits et services, son degré de caractère distinctif est normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

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En l’espèce, dès lors que la marque contestée reproduit l’élément distinctif «mi» de la marque antérieure, le public pourrait croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure utilisée pour une gamme de produits et de services différente.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie francophone du public, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés compris dans la classe 34 sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires.
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.

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(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 — T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
a) Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Comme expliqué ci-dessus, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente et la part de marché figurant dans les éléments de preuve et les diverses références à son succès dans la presse prouvent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. En outre, la renommée existe toujours lorsque la décision sur la nullité est rendue, étant donné que les éléments de preuve montrent que la renommée de la marque antérieure a considérablement augmenté au cours des dernières années, à tout le moins en ce qui concerne les smartphones compris dans la classe 9.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;

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l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; voir, par analogie, 27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
La demande est dirigée contre les autres produits suivants:
Classe 34: Tabac; pipes électroniques pour fumeurs; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres pour tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; étuis pour cigarettes électroniques.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, avec la même stylisation. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Ce caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance élevé et jouit d’une renommée dans l’Union européenne, à tout le moins en ce qui concerne les smartphones compris dans la classe 9.
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Les produits contestés compris dans la classe 34 sont des produits du tabac, divers articles pour fumeurs et cigarettes électroniques et leurs accessoires, qui diffèrent par leur nature et leur destination et qui ont une utilisation différente des produits renommés de la demanderesse (smartphones). Toutefois, les deux types de produits ciblent le même public. En outre, les cigarettes électroniques sont très populaires parmi les jeunes depuis leur utilisation au cours des dernières années, à l’instar des smartphones de la demanderesse, et les deux ensembles de produits sont devenus trendants et addictifs, achetés non seulement pour leur finalité première, mais aussi en tant que symboles de «coolness».
Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce et de leur mise en balance, et compte tenu des similitudes importantes entre les signes, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

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d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être uniquement potentiel dans le cadre d’une procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que la requérante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, au sens qu’il est prévisible dans le cours ordinaire des événements. À cette fin, la requérante devrait produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
La demanderesse soutient que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure (dilution).
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La demanderesse fonde sa demande sur les arguments suivants:
L’usage sans juste motif du signe contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne profiterait gratuitement aux conclusions de la demanderesse pour obtenir un avantage indu sur le marché en ayant le sentiment que les produits «KUMI» sont des produits officiels vendus par l’intermédiaire d’un point de vente officiel et d’un site web liés à la demanderesse ou autorisés par celle-ci. L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure par le parasitisme de son prestige établi acquis pendant de nombreuses années d’utilisation. Un profit indu résulterait du fait que les consommateurs croiraient que les produits contestés proviennent de la demanderesse ou sont d’une manière ou d’une autre approuvés ou donnés sous licence par la demanderesse, ou qu’il existe un lien économique entre les parties. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne tirerait indûment profit des investissements importants réalisés par la

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demanderesse pour établir et promouvoir la marque antérieure. La titulaire de la marque de l’Union européenne bénéficierait d’un avantage commercial substantiel sans apporter elle- même de contribution économique à l’existence et au maintien de la marque antérieure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Comme indiqué ci-dessus, il existe un «lien» entre les signes en raison des importantes similitudes entre eux, du caractère distinctif intrinsèque et de la renommée de la marque antérieure et du chevauchement public des produits.
La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée couvre les cas où la titulaire de la MUE tire profit de l’attrait du droit antérieur en apposant sur ses produits un signe qui est similaire (ou identique) à un signe largement connu sur le marché, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige.
Dans son arrêt du 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, le Tribunal a fait savoir qu’il y a profit indu lorsqu’il y a un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire. En s’appuyant sur les concerts de la marque renommée, la requérante bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa renommée et de son prestige. Elle exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49).
En l’espèce, il existe une forte probabilité que l’usage de la marque contestée, pour les produits susmentionnés, conduise à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée établie de la marque antérieure et des investissements réalisés par la requérante pour atteindre cette renommée. Le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits portant la marque contestée ont été fabriqués sous le contrôle ou la licence de la demanderesse. Étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée et compte tenu de la renommée croissante et importante de la marque antérieure et du chevauchement du public pertinent, il est probable qu’en utilisant la marque contestée, la demanderesse tirera indûment profit de la renommée et de la force de vente constante de la marque antérieure. En outre, compte tenu de son attrait particulier, la marque antérieure peut être exploitée en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple pour des articles de merchandising tels que les briquets ou les allumettes contestés.
La demanderesse pourrait tirer indûment profit du fait que le public connaît bien la marque antérieure, afin d’introduire sa propre marque sans courir de grands risques et les coûts de lancement d’une marque totalement inconnue sur le marché.
En outre, les efforts de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale de la santé pour réduire la consommation de tabac sont notoires. Les paquets de cigarettes doivent être marqués de manière proéminente des risques pour la santé associés au tabagisme dans les États membres de l’UE ou par des messages tels que «serpentins» ou «sabots à fumer aux arteries et aux coups de cœur». Il est également notoire que, dans les États membres de l’UE, la publicité pour les produits du tabac a été interdite. L’interdiction concerne la presse écrite, la radio, la télévision, l’internet et le parrainage d’événements impliquant plusieurs

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pays de l’UE. Par conséquent, le profit indu que la titulaire de la marque de l’Union européenne cherche à obtenir en introduisant une marque qui reproduit à l’identique la marque antérieure pour des produits du tabac compris dans la classe 34, sur un marché sur lequel la publicité pour ces produits est fortement restreinte ou interdite, est encore plus frappant.
Par conséquent, la division d’annulation, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est d’avis qu’il existe un risque sérieux qu’une atteinte à la marque antérieure se produise, sans qu’il soit nécessaire que la demanderesse apporte d’autres preuves à cet égard.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. L’existence d’une telle probabilité, établie par la demanderesse, suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique.
Autres types de préjudice
La demanderesse fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure (dilution, brouillage).
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. Comme indiqué ci-dessus, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
e) La cause de nullité
Comme indiqué ci-dessus, les conditions relatives à l’identité ou à la similitude des signes, à la renommée de la marque antérieure et à l’existence d’un risque d’atteinte ont toutes été remplies. Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas suffire. La demande peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire de la MUE établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas invoqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Parconséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits contestés en classe 34.

Conclusion générale
Étant donné que la demande est entièrement accueillie en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande était fondée.

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FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.


De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.