LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la première chambre de recours du 25 juillet 2023
dans l’affaire R 2249/2022-1
Mendes SA
Via Serafino Balestra, 10
6900 Lugano
Suisse titulaire de la MUE/requérante représenté par Cavattoni – Raimondi S.r.l. Società Tra Professionisti, Viale dei Parioli, 160,
00197 Roma (Italie) contre
Actial Farmaceutica S.r.l.
Viale Shakespeare, 47
00144 Roma
Italie demanderesse en nullité/défenderesse représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 München
(Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 276 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 869 111)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 mai 2014, Mendes SA (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS DSM24734
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires; compositions à base de bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires.
2 L’examinateur a émis une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE contre l’ensemble des produits visés par la demande. La titulaire de la MUE a répondu et l’objection a été levée.
3 La demande a été publiée le 16 octobre 2014.
4 Le 24 décembre 2014, Actial Farmacêutica Lda. a présenté des observations de tiers et des éléments de preuve au titre de l’article 45, paragraphe 1, du RMUE, faisant valoir que la demande devait être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE. Elle a expliqué qu’elle était une société portugaise faisant partie du groupe CDI établi en Italie. Le groupe a participé à la production de préparations médicales et de compléments diététiques et alimentaires contenant des bactéries lactiques. Elle était détenue conjointement par Claudio De Simone, expert chimique en bactéries lactiques, directeur général et membre du conseil d’administration de CDI, ainsi que par un groupe d’investisseurs. Très récemment, en septembre 2014, De Simone avait été exclu du conseil d’administration parce que les investisseurs avaient découvert qu’il avait fondé sa propre société, Mendes SA, établie en Suisse, à laquelle il avait transféré le savoir-faire et les technologies acquis alors qu’il travaillait pour le groupe. Il avait demandé l’enregistrement d’un total de dix souches bactériennes en tant que MUE, dont huit étaient contenues dans les préparations médicales produites par Actial Farmacêutica Lda. Il avait également déposé des demandes en nullité contre la MUE «VSL#3» enregistrée pour le compte du groupe CDI. Le signe était composé du nom d’une souche bactérienne utilisée dans les probiotiques et était donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les bactéries lactiques visées par la demande. Étant donné que les produits pouvaient contenir d’autres souches bactériennes, il était également trompeur.
5 La demande a été enregistrée le 23 janvier 2015.
6 Le 22 décembre 2020, Actial Farmaceutica S.r.l. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits susmentionnés sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE et sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Les arguments avancés à l’appui de la demande en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Depuis 2001, la demanderesse en nullité commercialisait des compléments alimentaires fabriqués à partir de bactéries vivantes sous la marque «VSL#3». Les
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3 souches bactériennes respectives ont été déposées auprès de l’Institut Leibniz DSMZ- Collection allemande de micro-organismes et de cultures de cellules (Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen «DSMZ») depuis 2011. La marque contestée a été utilisée en rapport avec un complément alimentaire distribué sous la marque «Innovall CU» en Allemagne et «Vivomixx» dans d’autres parties de l’UE. Jusqu’à récemment, elle faisait partie des informations techniques sur le produit figurant sur l’emballage des produits.
− Le DSMZ exploitait l’une des plus importantes collections de souches bactériennes au monde et attribue des codes DSM aux souches déposées.
− Le nom scientifique de l’espèce bactérienne à laquelle appartenait une certaine souche bactérienne ainsi que son code DSM étaient couramment utilisés, en particulier dans les publications scientifiques mais aussi sur les emballages des produits, pour une identification sans équivoque.
− La marque contestée combinait simplement le nom d’une souche bactérienne (Lactobacillus = nom du genre; delbrueckii ssp. bulgaricus = nom de l’espèce) à un code de dépôt (DSM24734). Étant donné que les produits en cause étaient soit des bactéries lactiques, soit des compositions à base de bactéries lactiques, la marque décrivait directement leur type et leur nature.
− En raison de sa signification descriptive, la marque était également contraire à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le caractère descriptif des codes DSM avait été confirmé par une décision du 27 février 2020 du tribunal régional de Hambourg dans l’affaire n° 312 O 296/19. Le tribunal avait jugé que les codes DSM n’étaient pas perçus par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale, mais uniquement comme une référence à une souche bactérienne spécifique déposée auprès du DSMZ.
− La marque contestée était trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Comme l’a démontré une analyse scientifique récente, la souche bactérienne stockée auprès du DSMZ sous le code DSM24734 ne contenait pas la souche bactérienne «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus», mais la souche bactérienne «Pediococcus pentosaceus». L’indication selon laquelle la souche bactérienne «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus» était liée au code DSM 24734 était donc erronée.
− En outre, la titulaire de la MUE avait déposé la marque contestée de mauvaise foi parce qu’elle avait pour seule intention d’empêcher la demanderesse en nullité de continuer à produire et à distribuer l’un de ses produits principaux.
− La titulaire de la MUE avait été fondée par le professeur De Simone («De Simone»), l’ancien directeur général du prédécesseur de la demanderesse en nullité. Avant de quitter la demanderesse en nullité, De Simone s’était transféré à lui-même la propriété de la souche bactérienne «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP BULGARICUS
DSM24734». Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal civil de Rome a jugé ce transfert illégal et la propriété de la souche bactérienne «LACTOBACILLUS
DELBRUECKII SSP. BULGARICUS DSM24734» a été retransféré à la demanderesse en nullité.
− La marque contestée avait été déposée en mai 2014, alors que De Simone avait déjà préparé et mis en pratique son départ en tant que directeur général du prédécesseur de la demanderesse en nullité.
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8 La demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
− annexe A1: images de l’emballage du produit Innovall® CU indiquant «Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus DSM24734» comme l’un des ingrédients;
− annexe A2: brochure d’instructions pour Innovall® CU indiquant «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734» comme l’un des ingrédients;
− annexe A3: impression et captures d’écran du site web www.innovall.de;
− annexe A4: copie de l’emballage du produit Vivomixx® indiquant «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734» comme l’un des ingrédients;
− annexe A5: impression de Wikipédia pour le mot-clé «Bakterienkultur»;
− annexe A6: copie du formulaire d’adhésion rempli pour un dépôt sécurisé auprès du DSMZ concernant «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus» au nom du prédécesseur de la demanderesse en nullité, daté du 23 mars 2011; la désignation internationale de dépôt de souche attribuée par le DSMZ est DSM 24734.
− annexe A7: déclaration sous serment du président du conseil d’administration de la demanderesse en nullité datée du 30 avril 2020 indiquant que De Simone, agissant en tant que directeur général du prédécesseur de la demanderesse en nullité, a déposé
11 échantillons de souches bactériennes auprès du DSMZ, enregistrés sous des numéros différents;
− annexes A8a et A8b: décision du tribunal civil de Rome du 18 juin 2019 dans la procédure n° 15646/2019, accompagnée d’une traduction en anglais;
− annexe A9: article de Wikipédia sur le «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus», consulté le 18 décembre 2020;
− annexe A10: article de Wikipédia sur la «dénomination commune internationale», imprimé le 9 novembre 2020;
− annexe A11: World Gastroenterology Organisation Global Guidelines – Probiotics and prebiotics, Francisco Guarner et. al., février 2017, p. 1-6;
− annexe A12: impression des résultats obtenus sur Google pour la recherche «Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM», consultée le 15 juin 2020;
− annexe A13: impression des résultats obtenus sur Google pour la recherche «Lactobacillus acidophilus DSM», consultée le 15 juin 2020;
− annexe A14: impression des résultats obtenus sur Google pour la recherche «Streptococcus thermophilus DSM», consultée le 15 juin 2020;
− annexe A15: résumé de l’étude intitulée «Homodimeric β-Galactosidase from Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 20081: Expression in Lactobacillus plantarum and Biochemical Characterization», Tien-Thanh Nguyen et al., Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60, 1713-1721;
− annexe A16: résumé de l’étude intitulée «Mode of action of acidocin D20079, a bacteriocin produced by the potential probiotic strain, Lactobacillus acidophilus
DSM 20079», Sahar Deraz et al., Journal of Industrial
Microbiology & Biotechnology, 2007, 34, 373-379;
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− annexe A17: résumé de l’étude intitulée «The Role of Temperate Bacteriophage ϕ20617 on Streptococcus thermophilus DSM 20617 Autolysis and Biology», Stefania Arioli et al., 9 novembre 2018;
− annexe A18: capture d’écran du produit SivoMixx sur la boutique en ligne www.napfcheck-shop.de, consultée le 2 juin 2020, montrant une liste d’ingrédients qui fait référence aux noms scientifiques des espèces bactériennes respectives suivis des codes DSM;
− annexe A19: capture d’écran du produit Visbiome sur Amazon, consultée le 2 juin 2020, qui montre comme l’un des ingrédients «Lactobacillus delbrueckii subtypes bulgaricus DSM 24734»;
− annexe A20: capture d’écran du site web www.Lactopia.de, consultée le 2 juin 2020;
− annexe A21: témoignage du professeur De Simone dans le cadre du procès devant le tribunal américain du Maryland (plaignants: De Simone, ExeGiPharma LLC; défenderesse: VSL Pharmaceuticals, Inc., Leadiant Biosciences, Inc., Alfasigma
USA, Inc., daté du 31 octobre 2018, «TM-VSL Pharmaceuticals, Trial Transcript»);
− annexe A22: déclaration sous serment du professeur De Simone du 18 février 2020, en allemand et en italien;
− annexe A23: article intitulé «The Unregulated Probiotic Market», Claudio De Simone, Clinical Gastroenterology and Hepatology 2019 (17), p. 809-8;
− annexe A24: décision du tribunal régional de Hambourg, dans l’affaire n° 312 O 296/19, datée du 27 février 2020;
− annexe A25: lettre datée du 30 mars 2020, signée par le D^r I. C. et adressée à N. M., accompagnée du rapport contenant les résultats des calculs de la valeur d’ANI basée sur le séquençage du génome pour l’identification et la classification de diverses cultures, y compris ID20159 = CD7 = DSM 24734 («Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus»).
9 La demanderesse en nullité a également informé l’Office qu’elle avait déposé simultanément une demande en déchéance de la marque contestée. Cette procédure
d’annulation est actuellement suspendue (n° 48 272 C).
10 Dans ses observations en réponse, la titulaire de la MUE a souligné que la marque n’était ni descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif, ni trompeuse et qu’elle n’avait pas été déposée de mauvaise foi:
− le dépôt de la souche bactérienne «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS DSM24734» a été effectué sous la forme d’un dépôt sécurisé, ce qui signifie que toutes les informations concernant le déposant et la nature de l’organisme ont été traitées comme strictement confidentielles et que la souche bactérienne déposée n’a été incluse ni dans le catalogue du DSMZ ni dans aucune autre liste accessible au public. Seul le déposant pouvait demander l’accès au dépôt sécurisé. Par conséquent, le public n’avait pas connaissance du dépôt, et encore moins des caractéristiques de la souche bactérienne déposée.
− Le terme DSM24735 a été utilisé en public uniquement pour décrire la souche bactérienne incluse dans les produits contenant la «Formulation De Simone» (à savoir
Innovall® CU et Vivomixx® en Europe, VISBIOME aux États-Unis et DESIMONE en République de Corée). Il ressort de l’ensemble de la littérature et des informations
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6 publiques que l’utilisation de DSM24735 faisait référence à la souche bactérienne exclusive présente dans la «Formulation De Simone» et produite par Danisco DuPont
Nutrition & Health («Danisco»). Toutes les entreprises utilisant la marque contestée ont agi dans le cadre de divers accords avec De Simone.
− En outre, dans les codes attribués par le DSMZ, les lettres «DSM» étaient séparées du numéro suivant par un espace, et non pas écrites ensemble comme dans la marque contestée.
− De Simone était le seul propriétaire de la souche bactérienne «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS DSM24734», comme l’a récemment confirmé un jugement de la Cour fédérale des États-Unis, qui était déjà devenu définitif. Le jugement du tribunal civil de Rome, auquel la demanderesse en nullité avait fait référence, faisait toujours l’objet d’un recours. Un autre jugement du tribunal de Rome a en fait interdit à la demanderesse en nullité d’affirmer qu’elle était la titulaire légal du droit de propriété sur le compte de dépôt auprès du DSMZ.
− La demanderesse en nullité avait obtenu un accès non autorisé aux ampoules stockées auprès du DSMZ en présentant des documents falsifiés. Une procédure pénale avait été engagée à l’encontre de la demanderesse en nullité en Italie.
− Le public pertinent percevrait l’élément «DSM24735» comme un élément fantaisiste dépourvu de signification. Si le public y voyait une quelconque signification, il s’agirait d’une référence au nom de famille du célèbre professeur De Simone.
− La demanderesse en nullité avait déjà présenté les mêmes arguments que les observations de tiers dans le cadre de la procédure d’examen de la marque contestée.
Ces arguments avaient été rejetés comme non fondés et la marque contestée avait été enregistrée.
− L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE n’était pas applicable étant donné que la souche bactérienne mentionnée dans la marque contestée était contenue dans le produit vendu sous la marque contestée. Dans le cadre d’une procédure judiciaire entre les parties aux États-Unis, il avait été jugé que le produit fabriqué par Danisco contenait la souche mentionnée dans la marque contestée.
− Il n’y avait pas de mauvaise foi étant donné que De Simone était l’inventeur et le titulaire du savoir-faire et de la souche bactérienne déposée. La demanderesse en nullité s’était engagée dans la commercialisation du produit sous licence de De Simone sans disposer d’aucune connaissance scientifique. En raison des plans de la demanderesse en nullité visant à lancer un produit de moindre qualité afin de réduire les coûts de production et d’augmenter les bénéfices, De Simone avait révoqué l’autorisation accordée à la demanderesse en nullité d’utiliser la «Formulation De Simone».
11 La titulaire de la MUE a produit les documents suivants:
− annexe 1: impression du site web www.dsmz.de fournissant des informations sur les «dépôts sécurisés»;
− annexe 2: impressions montrant les résultats de la recherche pour le terme «DSM24735» sur le site web du Centre mondial de données pour les micro- organismes («WDCM»), sur le site web du Catalogue mondial des micro-organismes et sur le site web de la méta-base de données sur la diversité bactérienne (Bacterial
Diversity Metadatabase), le tout sans résultats;
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− annexe 3: recherche effectuée sur le catalogue du site web du DSMZ pour le terme «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS», sans résultat;
− annexe 4: impression des résultats d’une recherche sur Google concernant la marque contestée;
− annexe 5: décision rendue le 17 février 2021 dans l’affaire n° 19-1731 par la Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit;
− annexe 6: acte de recours déposé par la titulaire de la MUE contre la demanderesse en nullité contre le jugement n° 15646/2019 – R.G. 32618/2015, rendu par le tribunal civil de Rome;
− annexe 7: ordonnance rendue par le tribunal civil de Rome le 8 avril 2015 concernant l’annulation d’un accord de transfert de CDI au professeur De Simone;
− annexe 8: ordonnance notifiée par le tribunal civil de Rome le 7 octobre 2020 concernant la plainte déposée par la titulaire de la MUE contre la demanderesse en nullité le 10 décembre 2019;
− annexe 9: informations concernant les enquêtes pénales en cours pour le délit de vol d’un article saisi (n° 42490/2020 R.G. du Parquet de Rome);
− annexe 10: lettres envoyées par la demanderesse en nullité à certains distributeurs et partenaires commerciaux de la titulaire de la MUE, citées dans l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par le tribunal de Rome;
− annexe 11: communication de l’Office du 14 janvier 2015 rejetant les observations envoyées par la demanderesse en nullité en tant qu’observations de tiers dans le cadre de la procédure d’examen de la marque contestée;
− annexe 12: impressions montrant les résultats d’une recherche sur Google pour les termes «de simone formulation» et impressions des sites web de Vivomixx,
Probiotixx, Visbiome, Twitter et YouTube, avec des informations sur le professeur De Simone;
− annexe 13: déclaration signée par le vice-président du marketing de Danisco DuPont Nutrition & Health, M. S.B., indiquant que la société vend le mélange probiotique identifié et reconnu comme VSL#3 uniquement aux clients approuvés par le professeur De Simone;
− annexe 14: lignes directrices du ministère italien de la santé, rédigées en italien;
− annexe 15: lettre de Ferring S.p.A. à CD Investments s.r.l, datée du 29 mars 2015;
− annexe 16: ordonnance et mémorandum émis le 30 juillet 2020 par le tribunal de district du Maryland;
− annexe 17: résultats d’une étude de l’université Daegu Haany (Corée du Sud) montrant que la souche mentionnée dans la marque contestée est contenue dans le produit Innovall CU;
− annexe 17 bis: note d’avertissement rédigée en italien et partiellement traduite en anglais, envoyée par le professeur De Simone à M^me P.
− annexe 18: lettre de DSMZ confirmant que les analyses sont conformes au dépôt;
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− annexe 19: avis de principe émis le 9 octobre 2018 et le 30 juillet 2018 par le tribunal de district du Maryland et ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par le tribunal de district du Maryland;
− annexe 20: ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le tribunal de district du Maryland;
− annexe 21: certificat d’enregistrement de la marque VSL#3TOTAL pour des produits compris dans la classe 5 en Chine;
− annexe 22: copie du jugement concernant la demande en nullité contre la marque chinoise VSL#3, en chinois et en anglais.
12 La demanderesse en nullité a répondu que le jugement américain ne traitait pas de la propriété de la souche bactérienne déposée auprès du DSMZ en Allemagne et que, jusqu’à présent, ni la demanderesse en nullité ni ses directeurs n’avaient été informés de l’ouverture d’enquêtes pénales officielles. La demanderesse en nullité n’avait commis aucune infraction pénale en accédant à la souche bactérienne déposée auprès du DSMZ parce qu’elle était titulaire du dépôt. Les lettres «DSM» n’ont pas été utilisées comme acronyme du nom de famille de De Simone. De Simone lui-même n’utilisait que l’abréviation «DSF» pour désigner la «Formulation De Simone» (De Simone Formulation). Indépendamment du fait que des tiers aient pu accéder aux échantillons déposés ou les tester, ils comprendraient toujours la désignation «DSM24735» comme indiquant que les produits ainsi étiquetés contenaient ou consistaient en une souche bactérienne stockée auprès du DSMZ sous ce numéro de compte spécifique. Le public professionnel composé de scientifiques, de pharmaciens et de spécialistes médicaux était conscient de la signification des codes DSM. D’autres sociétés, telles que Lactopia GmbH, annonçaient le stockage de leurs souches bactériennes en faisant référence aux codes DSM respectifs La titulaire de la MUE elle-même a utilisé le signe contesté de manière descriptive sur l’emballage de ses produits. La marque contestée était trompeuse étant donné que l’échantillon stocké auprès de DSMZ sous le code DSM24734 ne contenait pas la souche bactérienne de «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus», mais de
«Pediococcus pentosaceus».
13 La demanderesse en nullité a produit les documents supplémentaires suivants:
− annexe A26: décision du tribunal régional supérieur de Braunschweig, affaire n° 8 W 10/20, du 19 octobre 2020, en allemand;
− annexe A27: capture d’écran d’une publication sur le compte Twitter @probiotixx du professeur De Simone, datée du 13 septembre 2020;
− annexe A28: article intitulé «La Cour d’appel des États-Unis confirme le jugement Vivomix®/VSL#3®» sur le site web https://www.vivomixx.co.uk/news/, publié le
13 avril 2021;
− annexe A29: résumé de l’étude «Effect of Bacillus subtilis DSM 32315 under Different Necrotic Enteritis Models in Broiler Chickens: A Meta-Analysis of Five Independent Research Trials», A. Menconi et al., daté du 1er avril 2020;
− annexe A30: résumé de l’étude intitulée «Use of probiotics in the treatment of functional abdominal pain in children-systematic review and meta-analysis», Ivana Trivić et al. dans Eur J Pediatr. février 2021;
− annexe A31: résumé de l’étude intitulée «The Efficacy and Safety of the Probiotic Bacterium Lactobacillus reuteri DSM 17938 for Infantile Colic: A Meta-Analysis of
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Randomized Controlled Trials», Man Xu et al., publiée dans PLoS One le
28 octobre 2015;
− annexe A32: impression du courriel du D^r P., conseiller juridique de DSMZ, adressé au représentant de la titulaire de la MUE, datée du 15 mai 2020 en allemand;
− annexe A33: impression du courriel adressé au D^r P., directeur juridique de DSMZ, daté du 25 novembre 2020 en allemand;
− annexe A34: impression du courriel du D^r P. au représentant de la titulaire de la MUE, daté du 4 décembre 2020 en allemand;
14 La titulaire de la MUE a réitéré ses arguments précédents et a souligné que «DSM» avait de nombreuses significations différentes. Les principaux moteurs de recherche n’associaient la chaîne de lettres «DSM» au DSMZ, le cas échéant, qu’à la toute fin de leurs résultats de recherche.
15 La titulaire de la MUE a produit les documents supplémentaires suivants:
− annexe 23: décision du tribunal de district du Maryland (États-Unis) dans une procédure entre VSL Pharmaceuticals Inc, le professeur De Simone et la titulaire de la MUE;
− annexe 24: copie du rapport financier annuel 2020 de la demanderesse en nullité;
− annexe 25: traduction en anglais de la décision du tribunal régional supérieur de Braunschweig du 19 octobre 2020 dans la procédure n° 8 W 10/20 entre la demanderesse en nullité et le professeur De Simone;
− annexe 26: article publié le 9 septembre 2019 sur le site web commercial «Business Wire» intitulé «Court of Rome declares Actial Farmaceutica the legitimate owner of the VSL#3® bacterial strains accounts» (le tribunal de Rome déclare Actial Farmaceutica titulaire légitime des comptes des souches bactériennes VSL#3®) et jugement de la Cour d’appel hanséatique, rendu le 9 juillet 2021, dans la procédure n° 7 U 56/20 entre le professeur De Simone et le PDG de la demanderesse en nullité,
y compris des traductions en anglais;
− annexe 27: impression de Wikipédia concernant les entrées «DSM» et «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen and Zellkulturen» en allemand;
− annexe 28: impression de Wikipédia concernant l’entrée «DSM» en anglais;
− annexe 29: résultats d’une recherche effectuée sur Google pour «what does it mean DSM?» (Que signifie DSM?);
− annexe 30: résultats d’une recherche effectuée sur Google pour «Was bedeutet das dsm?»;
− annexe 31: résultats d’une recherche sur Yahoo concernant le terme «dsm» en italien;
− annexe 32: résultats d’une recherche sur Microsoft pour le terme «DSM» en anglais;
− annexe 33: des informations concernant le terme «DSM» dans les dictionnaires Treccani et Merriam Webster;
− annexe 34: résultats d’une recherche effectuée sur Google pour «DSM24730»;
− annexe 35: image d’un côté d’un emballage «Vivomixx» sur lequel apparaît la marque «De Simone Formulation».
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− annexe 36: image d’un côté de l’emballage du produit «Vivomixx» sur lequel apparaît la marque «De Simone Formulation»;
− annexe 37: extrait d’un article intitulé «Pediococcus pentosaceus ATCC 25745» publié sur le portail génomique du site web http://jgi.doe.gov;
16 La demanderesse en nullité a réitéré ses arguments précédents en soulignant que même les résultats de recherche fournis par la titulaire de la MUE (en particulier les annexes 27 et 28) démontraient que les lettres «DSM» étaient utilisées pour identifier les souches bactériennes stockées auprès du DSMZ. Étant donné que le DSMZ s’est contentée d’examiner si les souches présentées étaient vivantes et pures, il était tout à fait possible que les souches bactériennes déposées par le professeur De Simone sous le code
DSM 24734 contenaient une souche bactérienne appartenant à une espèce différente de celle indiquée «Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus».
17 La demanderesse en nullité a produit les documents supplémentaires suivants:
− annexes A35 et A35a: décision de la cour d’appel de Rome du 11 janvier 2022 dans les affaires jointes n° 6255/2019 et n° 6304/2019, en italien, accompagnée d’une traduction en anglais;
− annexe A36: impressions du site internet www.visbiome.com concernant la «De Simone Formulation»;
− annexes A37a et A37b: liste des résultats de recherches sur Google pour les termes «dsm number» et «dsm nummer»;
− annexe A38: impression du site internet www.dsmz.de contenant des informations sur le catalogue des micro-organismes;
− annexe A39: extrait de la publication «Probiotika – Darmgesundheit 2.0» par Anna Bramböck mentionnant, entre autres, la souche bactérienne «Lactobacillus bulgaricus DSM24734» dans le cadre du traitement des maladies intestinales chroniques;
− annexe A40: impression du site internet www.dsmz.de contenant des informations sur l’équipe de l’institut.
18 En réponse, la titulaire de la MUE a répété que l’Office avait accepté l’enregistrement de la marque contestée malgré ses objections antérieures et malgré les observations de tiers présentées par la demanderesse en nullité.
19 La titulaire de la MUE a produit les documents supplémentaires suivants:
− annexe 37: liste des enregistrements antérieurs de MUE compris dans la classe 5 contenant des numéros;
− annexe 38: liste des enregistrements italiens et de MUE;
− annexe 39: liste des enregistrements de MUE antérieurs contenant des noms de bactéries;
− annexe 40: objection soulevée par l’examinateur le 28 mai 2014 en italien, informant la titulaire de la MUE que le signe contesté n’était pas enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, accompagnée d’une traduction en anglais;
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− annexe 41: réponse de la titulaire de la MUE à l’objection datée du 24 juillet 2014, accompagnée d’une traduction en anglais;
− annexe 42: communication de l’Office du 2 octobre 2014 retirant l’objection, accompagnée d’une traduction en anglais;
− annexe 43: images de l’emballage du produit «VSL#3» et une brochure publicitaire pour le produit «VSL#3», mentionnant tous deux «L. delbrueckii subsp. Bulgaricus DSM 24734» comme l’un des ingrédients du produit;
− annexe 44: extrait de l’article intitulé «Differentiation of Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus, subsp lactis and subsp delbrueckii Using
Physiological and Genetic Tools and Reclassification of some Strains from the ATCC Collection» par Delley et al., Systematic and Applied Microbiology (25) 2002, p. 228-
231;
− annexe 45: articles publiés par des journaux internationaux sur les procédures judiciaires menées par le professeur De Simone, notamment aux États-Unis;
− annexe 46: accord de transfert de matériel de DSMZ GmbH (conditions générales);
− annexe 47: recherches sur la base de données des DCI ne montrant aucun résultat pour «DSM»;
− annexe 48: recours présenté devant la Suprema Corte di Cassazione italienne dans l’affaire n° 7096/2022;
− annexe 49: copie du dossier actuellement ouvert au Parquet du tribunal de Rome;
− annexe 50: mémoire déposé par la défense de la titulaire de la MUE auprès du tribunal de Rome.
20 Par décision du 12 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais.
21 La division d’annulation a considéré que la marque contestée était descriptive dans l’ensemble de l’Union européenne pour tous les produits enregistrés:
− La date pertinente était la date de dépôt de la demande de marque contestée, à savoir le 12 mai 2014.
− Le public pertinent était le grand public et le public de professionnels dans le domaine diététique et médical.
− Le signe contesté se composait de termes latins qui étaient compris dans l’ensemble de l’UE. «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS» était le nom d’un membre répandu du genre Lactiplantibacillus. «DSM» était le code international des souches bactériennes déposées auprès de l’Institut Leibniz DSMZ et «24734» indiquait le numéro de dépôt attribué par le DSMZ au titulaire du dépôt.
− Le dépôt de souches bactériennes dans les bases de données nationales était courant dans l’industrie. Les éléments de preuve ont confirmé l’existence de diverses bases de données, dont le DSMZ. Les éléments de preuve (annexes A11 à A17 et A29-A31) montraient également l’utilisation des lettres «DSM» suivies de différents numéros pour identifier des souches bactériennes spécifiques dans des publications scientifiques et sur les sites web. En outre, des images de compléments alimentaires –
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probiotiques – ont démontré l’usage du signe contesté pour désigner l’un de leurs ingrédients (annexes A1-A4, A18 et A19).
− Par conséquent, à tout le moins le public professionnel percevrait le signe contesté comme faisant référence à un type spécifique de souche bactérienne lactique. Tous les produits contestés étaient soit des bactéries lactiques, soit en contenaient.
− La propriété de la souche bactérienne et les accords signés par Danisco avec des tiers concernant l’utilisation de souches bactériennes produites par Danisco avec l’approbation de De Simone n’ont eu aucune incidence sur le caractère distinctif de la marque contestée. Le fait que le dépôt ait été effectué sous la forme d’un «dépôt sécurisé» était tout aussi dénué de pertinence. Bien que le public pertinent ne puisse pas accéder aux informations respectives figurant au registre du DSMZ, il percevrait néanmoins la marque contestée comme décrivant la nature des produits en cause. Les images d’emballages de probiotiques produits par différentes entreprises ont confirmé que la marque était utilisée pour indiquer un ingrédient spécifique de ces probiotiques.
− Aucun élément de preuve n’indiquait que les lettres «DSM» pourraient être utilisées comme acronyme du nom De Simone. Les éléments de preuve ont montré que la titulaire de la MUE elle-même n’utilisait l’acronyme «DSF» que comme une abréviation de «De Simone Formulation».
− Le fait que les lettres «DSM» et le numéro suivant n’aient pas été séparés par un espace ne saurait modifier le résultat de l’examen.
− Étant donné que la demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a été accueillie, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs de nullité invoqués par la demanderesse en nullité.
Moyens et arguments des parties
22 Le 17 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 30 janvier 2023. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande en nullité de la marque et de condamner la demanderesse en nullité à supporter les frais.
23 La titulaire de la MUE a fait valoir, en substance, ce qui suit:
− Les produits ne nécessitaient pas de prescription médicale. Par conséquent, le public pertinent se composait du grand public, de pharmaciens et de médecins généralistes, et pas seulement de professionnels des domaines diététique et médical.
− La demanderesse en nullité n’a pas prouvé, au moyen d’enquêtes ou d’autres éléments de preuve, que le public pertinent percevait immédiatement les lettres «DSM» suivies d’un numéro comme étant liées au DSMZ.
− Dans des publications scientifiques faisant référence à des souches acquises de la DSMZ, il a souvent été expliqué que le code «DSM» faisait référence à la DSMZ. Cela montrait que le lien n’était pas évident, pas même pour la partie professionnelle du public.
− Les lettres «DSM» rappelaient le nom «De Simone». Dans le profil phonétique du nom, les lettres «D», «S» et «M» présentaient l’amplitude et la durée les plus élevées. En 2014, la marque verbale «VSL3 BY DE SIMONE» avait été enregistrée et était destinée à être utilisée avec la marque contestée.
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− À la date pertinente, l’Office avait accepté l’enregistrement de la marque contestée après avoir retiré ses propres objections et malgré les observations de tiers de la demanderesse en nullité, toutes fondées sur des motifs absolus de refus. Par conséquent, la marque avait déjà été examinée deux fois au regard des motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La titulaire de la MUE avait investi une somme d’argent considérable dans la marque contestée et son annulation entraînerait des dommages non négligeables.
− La décision attaquée devrait être annulée pour violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Depuis 2014, la titulaire de la MUE a investi plusieurs millions d’euros dans le produit contenant la marque contestée, confiant dans sa validité. L’Office aurait dû adopter une solution moins préjudiciable aux droits de propriété de la titulaire de la MUE que l’annulation de la marque contestée, telle que la confirmation de l’enregistrement de la marque contestée sous réserve de certaines restrictions, par exemple en liant son usage à la «Formulation De
Simone» ou au produit «Vivomixx» ou aux produits provenant de Danisco Dupont aux États-Unis.
− Ainsi qu’il ressort des exemples joints en annexe, l’Office avait enregistré des marques alphanumériques, des marques qui combinaient un nom courant avec un mot fantaisiste et des marques composées des noms d’autres souches de Lactobacillus. L’élément «DSM24734» était fantaisiste. «DSM» faisait référence au nom du professeur De Simone, ce qui a été prouvé par le fait que son numéro fiscal comprenait également les lettres «DSM». La combinaison du terme descriptif «Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus» avec un élément fantaisiste a donné lieu à une marque distinctive.
− La demanderesse en nullité avait utilisé la marque contestée en 2015 et en 2016 comme faisant partie de son produit «VSL#3» – qui comprenait encore à l’époque la
«Formulation De Simone» – sans jamais remettre en cause sa validité. Ce n’est que lorsque la demanderesse en nullité a perdu l’accès aux souches bactériennes produites par Danisco qu’elle a revendiqué la nullité de la marque contestée. Le comportement de la demanderesse en nullité représentait donc une tentative évidente de s’approprier la part de marché de la titulaire de la MUE en éliminant sa marque afin de créer plus facilement une confusion dans l’esprit des consommateurs.
− L’abréviation logique d’un dépôt DSMZ serait DSMZ et non «DSM». «DSM» n’était pas une marque enregistrée détenue par le DSMZ et, par conséquent, ne protégeait pas des produits ou services fournis par le DSMZ. D’autres dépositaires avaient enregistré leurs acronymes en tant que marque. Il n’y avait aucune raison juridique d’accorder un monopole au DSMZ pour les lettres «DSM» combinées à un numéro.
− Les recherches effectuées sur tous les principaux moteurs de recherche ont confirmé l’absence de lien direct entre la chaîne de lettres «DSM» et le DSMZ. Elles ont principalement produit des résultats liés au professeur De Simone, à ses souches de marque ou à la formulation probiotique contenant ses souches de marque. Le public pertinent a associé le signe contesté au professeur De Simone, à sa formulation probiotique ou à des produits qui lui sont liés. Le professeur De Simone était bien mieux connu du public cible que le DSMZ. Il était très peu probable que le public pertinent perçoive «DSM» comme un code indiquant le dépôt d’une souche auprès du
DSMZ.
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− Dans le dictionnaire, le terme «DSM» signifie «Diagnostic and Statistical Manual for mental disorders» (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux). La chaîne de lettres «DSM» ne figurait pas sur la liste des dénominations communes internationales.
− Par sa nature même en tant que «dépôt sécurisé», «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS DSM24734» ne pouvait garantir et décrire aucune caractéristique de la souche déposée, étant donné que cette souche pouvait être détruite à tout moment à la demande du titulaire du dépôt. Un «dépôt sécurisé» n’était pas conforme aux exigences d’un dépôt de brevet ou d’un dépôt à des fins d’identification. Le code attribué n’a été inclus ni dans le catalogue de DSMZ ni dans aucun document accessible au public.
− La marque contestée avait été utilisée seule ou en combinaison avec sept autres marques pour distinguer commercialement le produit contenant les huit souches de marque sélectionnées et étudiées par De Simone («Vivomixx», «Innovall CU») des produits d’autres fabricants. La marque contestée identifiait une seule souche bactérienne du produit «Vivomixx».
− La marque contestée n’était pas trompeuse.
− Dans l’hypothèse où la chambre de recours considérerait que l’allégation de mauvaise foi est pertinente aux fins de l’examen du recours, la titulaire de la MUE a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que le jugement du tribunal de Rome concernant la propriété de la souche bactérienne déposée soit devenu définitif.
24 La titulaire de la MUE a produit les documents supplémentaires suivants:
− annexe 51: impressions des sites web www.acronymfinder.com et Error! Hyperlink reference not valid. concernant le mot «DSM»;
− annexe 52: entrée de Wikipédia pour «microbiological culture»;
− annexe 53: entrée de Wikipédia pour «coltura di microrganismi», «cultivo (microbiologia)» et «culture microbienne»;
− annexe 54: extrait de plusieurs publications scientifiques indiquant explicitement que la souche a été acquise auprès de la banque de cellules du DSMZ malgré l’utilisation du code DSM;
− annexe 55: extrait de plusieurs publications scientifiques faisant référence à des souches obtenues à partir de la collection DSMZ, dont le numéro de désignation est composé de l’acronyme «DSMZ» suivi d’un espace et d’un numéro;
− annexe 56: impression d’Acronym Creator montrant les acronymes pour «de simone»;
− annexe 57: profil sonore de l’expression «De Simone» généré par le site web https://translate.google.it;
− annexe 58: liste des demandes et des enregistrements de la marque «DSF» dans différents pays du monde;
− annexe 59: certificat d’enregistrement de la MUE «VSL3 by De Simone» et de l’enregistrement international «VSL3 by De Simone»;
− annexe 60: éléments de preuve montrant que le même code «DSM 20167» est actuellement utilisé pour identifier une souche de «Paeniglutamicibacter sulfureus» et de «Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus»;
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− annexe 61: extrait d’une page de ce qui, selon la titulaire de la MUE, est la déclaration solennelle du PDG de la demanderesse en nullité déposée dans le cadre d’une procédure contre la titulaire de la MUE devant les tribunaux de Hong Kong;
− annexe 62: liste des enregistrements de la marque «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS DSM24734» dans divers pays du monde.
25 Dans son mémoire en réponse reçu le jeudi 30 mars 2023, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande de suspension, de rejeter le recours et de condamner la titulaire de la MUE à supporter les frais. La demanderesse en nullité a, en substance, souscrit à la décision attaquée et a ajouté ce qui suit:
− Même des professionnels tels que les pharmaciens ou les médecins qui n’étaient pas spécialisés dans le domaine diététique connaissaient l’existence et la signification des codes DSM.
− L’affirmation selon laquelle l’abréviation «logique» d’un dépôt auprès du DSMZ devrait être DSMZ et non «DSM» était totalement dénuée de fondement.
− Un signe devait se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désignait une caractéristique des produits ou services concernés. Par conséquent, il importait peu que les lettres «DSM» aient également d’autres significations et que les résultats de la recherche ne fassent référence au DSMZ qu’en fin de liste.
− En outre, dans les résultats de la recherche concernant le terme «DSM numéro» au lieu de «DSM», le DSMZ était classé en première position.
− Un monopole sur le signe «DSM24734» entraverait considérablement la recherche et le développement dans le domaine scientifique.
− La demanderesse en nullité n’était pas légalement tenue de présenter des études afin de prouver le caractère descriptif de la marque contestée.
− Si un signe ne pouvait être protégé en tant que marque en raison de motifs absolus de refus, il ne pouvait être considéré comme une propriété intellectuelle et, par conséquent, l’ensemble de l’argument concernant les droits de propriété de la titulaire de la MUE en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme était dénué de fondement.
− La marque contestée était également trompeuse et, en outre, a été déposée de mauvaise foi.
− Il n’était pas nécessaire de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce que la procédure à Rome soit définitive, étant donné que la Cour d’appel de Rome a déjà rendu son jugement. En outre, la question de la propriété de la souche bactérienne déposée n’était pas pertinente pour l’issue de la présente procédure.
− D’autres documents ont été produits (annexes A41-46).
26 Dans la réponse de la titulaire de la MUE du 17 juin 2023 et dans la réponse de la demanderesse en nullité du 19 juillet 2023, les parties réitèrent en substance leurs arguments précédents.
Motifs de la décision
27 Le recours est dénué de fondement.
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28 C’est à bon droit que la MUE a été déclarée nulle dans son intégralité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, en raison de son caractère descriptif pour les produits enregistrés.
Droit applicable
29 La demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée le 12 mai 2014, date qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER, EU:C:2020:308, § 3). Par conséquent, l’appréciation de la validité de la marque contestée est régie par les dispositions matérielles du règlement (CE)
n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le «RMC»). Les références à l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE dans la décision attaquée, dans les observations des parties et dans la présente décision doivent s’entendre comme des références aux dispositions identiques de l’article 52, paragraphe 1, points a) et b), du RMC.
30 Étant donné que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, Commission/Espagne, C-610/10,
EU:C:2012:781, § 45; 18/01/2023, T-528/21, Morfat, EU:T:2023:4, § 32), les procédures d’annulation et de recours sont régies par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 et de ses règlements complémentaires.
Recevabilité des documents produits pour la première fois devant les chambres de recours
31 Au cours de la procédure de recours, les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de leurs arguments. La chambre de recours accepte ces documents en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, étant donné qu’ils sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et ne font que compléter les faits et éléments de preuve pertinents présentés en temps utile devant la première instance ou sont déposés afin de contester les conclusions de la division d’annulation.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
32 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. La date pertinente aux fins de cette appréciation est celle du dépôt de la demande de marque contestée (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172,
§ 29; confirmé par 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 40; 24/09/2009,
C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18), c’est-à-dire le 12 mai 2014 en l’espèce.
33 Dans le cadre d’une procédure de nullité, une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de présenter les faits, preuves et arguments qui mettent en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 27-29).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
34 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner
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l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
35 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il ne peut bénéficier d’une protection que dans une partie de l’UE.
36 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
37 Les produits en cause sont des bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques et des compositions à base de bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques. D’après les documents produits par la demanderesse en nullité (en particulier les annexes A1, A3, A4, A11, A18, A30), il s’agit essentiellement de probiotiques utilisés principalement dans les domaines de la diététique et de la gastro-entérologie et s’adressent donc au grand public ainsi qu’aux professionnels des domaines médical et pharmaceutique. Compte tenu de l’incidence de ces produits sur la santé humaine, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, indépendamment du degré de connaissance qu’il peut avoir dans les domaines spécifiques de la diététique et de la gastro-entérologie.
38 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, et comme ne l’a pas contesté la titulaire de la MUE, la marque contestée contient des termes latins qui sont compris dans l’ensemble de l’UE. Par conséquent, le public pertinent est composé des consommateurs respectifs de tous les États membres.
39 Le signe combine les mots «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS» avec les lettres «DSM» et le numéro à cinq chiffres «24734». Le terme
«LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS» désigne une espèce bactérienne du genre «Lactobacillus», ce qui en fait un candidat idéal pour le développement des probiotiques (annexe 9). La titulaire de la MUE confirme que «LACTOBACILLUS DELBURECKII SSP. BULGARICUS» est le nom courant d’une certaine espèce bactérienne, mais fait valoir que l’élément «DSM24734» est fantaisiste et suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif. Cet argument doit être rejeté.
40 Les documents produits par la demanderesse en nullité, en particulier le tableau 2
«Nomenclature utilisée pour les micro-organismes probiotiques» de l’annexe A11, montrent que les probiotiques sont nommés selon leur genre, leur espèce, leur sous-espèce et leur désignation de dépôt. Les fabricants de probiotiques déposent souvent leurs souches bactériennes auprès d’agences internationales de collection de cultures – telles que le DSMZ –, qui attribuent ensuite à la souche une désignation de dépôt spécifique composée d’une suite de lettres suivie d’un numéro (voir en particulier les annexes A5, A11, A20, A23). Selon l’annexe A11, il est important d’utiliser des désignations de souches pour les probiotiques, car l’approche la plus solide en matière de preuves relatives aux probiotiques consiste à lier les avantages (tels que des cibles gastro-intestinales spécifiques) à des souches spécifiques ou à des combinaisons de souches de probiotiques. Cela est confirmé
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18 par l’article présenté en tant qu’annexe A23, dans lequel il est indiqué que l’identité précise des bactéries au niveau de la souche est une exigence fondamentale et qu’en règle générale, les souches bactériennes doivent être déposées auprès d’un biodépositaire tel qu’ATCC ou DSMZ.
41 Bien que l’annexe A11 (datée de 2017) et l’annexe A23 (datée de 2019) soient postérieures à la date de dépôt de la demande de marque contestée (12 mai 2014), elles suffisent à établir la pratique consistant à désigner des micro-organismes probiotiques à la date pertinente. Rien n’indique que la nomenclature utilisée pour les probiotiques et la pratique industrielle de dépôt des souches bactériennes aient changé entre le 12 mai 2014 et 2017. Au contraire, les autres éléments de preuve, en particulier l’annexe A16 datant de 2007 et l’annexe A15 datant de 2012, montrent que, dès 2014, les désignations de dépôts étaient utilisées pour identifier des souches bactériennes spécifiques utilisées, entre autres, dans des produits probiotiques.
42 Le DSMZ attribue aux souches bactériennes déposées une désignation de dépôt composée des lettres «DSM» suivies d’un numéro, ainsi qu’il ressort notamment du «formulaire d’adhésion» du DSMZ présenté en tant qu’annexe A6. Ce document datant de 2011 prouve que cette pratique était déjà en place avant la date pertinente.
43 Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent que la suite de lettres
«DSM» est comprise, à tout le moins par le public professionnel, comme une référence à une souche bactérienne spécifique déposée auprès du DSMZ sous le numéro de compte 24734.
44 Il s’ensuit que la marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car, au moment du dépôt, la marque contestée décrivait déjà le type et la nature des bactéries lactiques visées par la demande au sens de cette disposition, à savoir celles contenant les espèces de bactéries Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus» déposées auprès du DSMZ sous la désignation de dépôt «DSM 24734».
45 Aucun des arguments de la titulaire de la MUE ne saurait remettre en cause ces conclusions.
46 La question de savoir si le grand public connaît ou non l’existence du dépôt de souches bactériennes et la signification de la chaîne de lettres «DSM» ne saurait être déterminante étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe fasse déjà l’objet d’un usage descriptif. Selon le libellé même de la disposition, il suffit qu’elle puisse être utilisée à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services visés par la demande (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, les échantillons d’emballages présentés par les deux parties confirment que les noms de souches bactériennes suivis de «DSM» et d’un numéro figurent généralement dans la liste des ingrédients des probiotiques, ce qui suggère que même le grand public percevra «DSM» comme décrivant un ingrédient, indépendamment du fait qu’il comprenne ou non la signification exacte de ces lettres.
47 Le fait que le dépôt de la souche bactérienne «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP.
BULGARICUS DSM24734» ait été effectué en tant que «dépôt sécurisé» ne saurait modifier ce résultat étant donné qu’une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE désigne toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur cible dans le cadre
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de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doit être objectivement ou même scientifiquement vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). La combinaison «LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS DSM24734» est perçue comme indiquant une souche bactérienne déposée présentant des caractéristiques spécifiques, indépendamment du fait que ces caractéristiques soient connues ou non du public pertinent. En outre, les lettres «DSM» ne révèlent pas les conditions dans lesquelles le dépôt a été effectué. Rien n’indique que la pratique d’attribution des codes DSM serait différente dans le cas de dépôts sécurisés.
48 Le fait que, contrairement à la pratique de DSMZ, l’élément «DSM24734» de la marque contestée ne comporte pas d’espace entre les lettres «DSM» et le numéro suivant n’empêche pas le public pertinent de percevoir cet élément comme une désignation de dépôt. L’absence d’espace entre deux éléments significatifs ne suffit pas à détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément considéré dans son ensemble (voir, pour des affaires comparables, 13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 52; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 37).
49 L’argument selon lequel la demanderesse en nullité a agi avec de mauvaises intentions lors du dépôt de la demande en nullité est également dénué de fondement. Contrairement à une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative, une demande fondée sur des causes de nullité absolue ou une demande en déchéance peut être introduite par toute personne physique ou morale sans qu’il soit nécessaire que le demandeur prouve un intérêt légitime à agir (16/11/2017, T-419/16, Carrera, EU:T:2017:812, § 33; 19/06/2014, C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 39, 42 et 46). La chambre de recours note en outre que la demanderesse en nullité a déjà tenté d’empêcher l’enregistrement de la marque contestée en déposant des observations de tiers au cours de la procédure d’examen. Contrairement à ce que suggère la titulaire de la MUE, les documents produits à l’appui de ces observations étaient différents des éléments de preuve produits à l’appui de la présente demande en nullité. En particulier, ils ne contenaient aucune référence à la nature descriptive des codes DSM pour les souches bactériennes.
50 La décision attaquée n’est pas non plus contraire à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. S’il est vrai que cette disposition mentionne explicitement le droit de propriété intellectuelle, elle ne saurait porter atteinte au droit de l’Office d’appliquer les dispositions du RMUE. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque qui a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être déclarée nulle. La législation ne prévoit donc pas la possibilité de maintenir la marque au registre sous réserve de certaines restrictions d’usage, comme le suggère la titulaire de la MUE. En outre, il ressort de ses propres observations que les marques utilisées pour la commercialisation de ses produits probiotiques sont «Vivomixx» et «Innovall CU» et que la marque contestée n’est utilisée que pour désigner l’un des différents ingrédients de ces produits. Il n’est donc pas du tout évident de savoir quel type d’investissement la titulaire de la MUE aurait pu faire dans la marque contestée.
51 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs cités par la titulaire de la MUE, il suffit de noter que les enregistrements antérieurs et les décisions antérieures ne peuvent avoir aucun effet contraignant et ne confèrent aucun droit à l’enregistrement d’autres marques (12/02/2009, C-39/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P,
Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs de refus absolus doit être strict et
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complet (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 59). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11,
Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
52 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute qu’aucune des marques énumérées n’est comparable à la marque en cause parce qu’elles contiennent des éléments figuratifs ou verbaux qui sont distinctifs. Le rejet de la marque contestée comme descriptive n’est pas fondé sur la simple existence d’un élément alphanumérique ou du nom d’une souche bactérienne, mais sur la simple combinaison d’un nom et de sa désignation de dépôt, sans élément supplémentaire susceptible de conférer au signe un caractère distinctif.
53 En résumé, la marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à la date du dépôt.
Autres motifs de nullité invoqués
54 Étant donné que la demande en nullité est déjà accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de nullité invoqués.
55 Le recours doit être rejeté.
La demande de suspension
56 La titulaire de la MUE n’a demandé la suspension de la procédure de recours que si la chambre de recours avait l’intention d’examiner la demande en nullité au regard de l’allégation selon laquelle la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle a demandé la marque contestée. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce motif de nullité pour les raisons exposées au paragraphe 54, la demande reste sans objet.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la MUE (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité (la défenderesse) aux fins des procédures d’annulation et de recours.
58 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 630 EUR pour la taxe d’annulation, soit un total de 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures d’annulation et de recours, lesquels sont fixés à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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