EUIPO, 9 janvier 2023, R 2173/2021‑5, FOOTWARE

EUIPO 9 janvier 2023

Arguments

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Accepté
Caractère descriptif de la marque
La chambre de recours a conclu que le signe 'FOOTWARE' est effectivement perçu comme descriptif par le public pertinent, en raison de sa similarité phonétique avec 'footwear' et de son association avec des produits liés aux chaussures.
Accepté
Absence de caractère distinctif
La chambre de recours a estimé que le signe 'FOOTWARE' ne fournit que des informations sur la nature des produits et services, sans indiquer leur origine.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 9 janv. 2023, n° R2173/2021-5
Numéro(s) :	R2173/2021-5
Textes appliqués :	Article 59(1)(a) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision annulée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

T-130/23 TRADUCTION NON REVISEE
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2023
dans l’affaire R 2173/2021-5
PUMA SE Département «Propriété intellectuelle»
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Allemagne demanderesse en nullité/requérante représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover (Allemagne) contre
NIKE Innovate C.V. One Bowerman Drive
Beaverton Oregon 97005-6453
États-Unis d’Amérique titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18- 20 Merrion Street Upper, Dublin 2, D02 XH98 (Irlande)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 42 361 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 035 847)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), S. Rizzo (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2019, NIKE Innovate C.V. (la «titulaire de MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FOOTWARE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Modules de matériel informatique pour la réception, le traitement et la transmission de données sur des dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; dispositifs électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec d’autres dispositifs intelligents pour la surveillance et la commande de systèmes automatisés; logiciels et micrologiciels utilisés pour permettre aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; logiciels pour la sécurité de réseaux et dispositifs; logiciels pour la sécurité de réseaux et dispositifs, à savoir logiciels pour veiller à la réception, au traitement, à la transmission et au stockage sécurisés de données sur l’internet des objets; logiciels pour l’utilisation et l’interopérabilité d’interfaces de programmation d’application utilisées par des dispositifs mobiles, des systèmes et des dispositifs d’échange permettant de transmettre des données par le biais de réseaux de communication et de l’internet et se connectant à des réseaux informatiques privés et publics pour services de stockage et d’échange de données.
Classe 38: Services de télécommunications; services de télécommunication, à savoir transmission de données par le biais de réseaux de télécommunication, de réseaux de communication sans fil et de l’internet.
Classe 42: Fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’application (API) pour l’intégration d’applications de tiers afin de permettre une expérience utilisateur interactive; informatique en nuage proposant des logiciels pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau via des réseaux avec ou sans fil; informatique en nuage proposant des logiciels pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau sur l’internet des objets; informatique en nuage proposant des logiciels pour la collecte, la gestion, le suivi, le stockage et l’analyse de données; informatique en nuage proposant des logiciels pour la gestion d’applications de machine à machine et de réseaux de machine à machine; fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’infonuagique non téléchargeables pour la connexion, l’exploitation et la gestion de terminaux de paiement en réseau, dispositifs de divertissement, ordiphones [smartphones], systèmes d’éclairage, systèmes de CVC, sur l’internet des objets (IdO).
2 La demande a été publiée le 30 mai 2019 et la marque enregistrée le
3 octobre 2019.
3 Le 18 mars 2020, PUMA SE (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
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4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
5 Par décision du 28 octobre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation
a rejeté la demande en nullité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Résumé de l’argumentation des parties
Selon la demanderesse en nullité, il existe trois manières possibles d’interpréter le signe «FOOTWARE»:
• Pour la plupart des consommateurs qui parlent d’autres langues que l’anglais, le mot «footwear» est mal orthographié. D’autres y réagiront comme s’il s’agissait d’un synonyme de «footwear» (chaussures), même s’ils ont l’occasion de remarquer la graphie erronée, et surtout s’ils entendent seulement la marque.
• Comme prenant la structure [nom] + WARE, qui indique souvent des articles fabriqués dans le même type de matériau (par exemple, grès, verre, cuivre). Le consommateur interprétera la combinaison des mots «FOOT» et «WARE» comme désignant des «articles de marchandise pour le pied – et donc pour tout type de chaussures ou de chaussettes».
• En tant que combinaison des mots «FOOT» ou «FOOTWEAR» et «WARE», où «WARE» est interprété comme une référence à des «logiciels» ou à du «matériel» et le terme dans son ensemble signifie
«HARDWARE»/«SOFTWARE» (matériel/logiciel) dans ou pour les pieds et les chaussures.
Toutes ces interprétations de «FOOTWARE» sont directement descriptives du type ou de la destination des produits et services couverts par la MUE.
La demanderesse en nullité caractérise les produits et services couverts par la MUE comme étant une gamme de produits et services électroniques, informatiques/logiciels et des technologies de l’information, dont beaucoup concernent l’internet des objets (IdO), à savoir des dispositifs physiques et des objets du quotidien qui disposent d’une connectivité internet et sont liés à des applications logicielles (téléchargeables et basées sur le web/en nuage).
Compte tenu du domaine d’activité de la titulaire de la MUE, il s’agira d’articles d’habillement ou de chaussures fournis avec de petits ordinateurs, dits portables. Par conséquent, la demanderesse en nullité fait valoir que la spécification couvre effectivement soit des articles chaussants, ce qui signifie que la marque est directement descriptive du type de produits, soit des produits et services qui peuvent être utilisés avec des chaussures, ce qui signifie que la marque doit être descriptive de la destination.
La marque, dans son ensemble, doit donc être considérée comme descriptive du type de produits et services couverts par la MUE. En outre, la demanderesse en nullité considère qu’elle est analogue aux autres demandes de MUE en «- WARE» pour lesquelles la protection a été refusée dans les classes en cause au motif que le suffixe «-WARE» est censé indiquer «software» ou
«hardware». Ces affaires sont analogues à la présente procédure, de sorte que la MUE aurait dû être refusée au stade de la demande.
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À l’appui de cet argument, la demanderesse en nullité invoque également l’arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, dans lequel la combinaison de BIO («biometrique») et d’ID («identification») a été jugée descriptive au motif que chaque partie était descriptive et que l’ensemble était perçu comme descriptif bien qu’il n’ait pas été vu précédemment.
La demanderesse en nullité décrit l’évolution du marché des dispositifs du quotidien dotés d’une connectivité internet, connus sous le nom de dispositifs IdO, et souligne que les vêtements et les chaussures sont inclus dans cette catégorie.
La demanderesse en nullité estime que cette intégration d’objets du quotidien avec du matériel informatique, des logiciels et des caractéristiques technologiques aboutit à un seul «objet» (bien qu’avec des caractéristiques particulières). Il n’y a pas de distinction entre l’objet lui-même et la caractéristique technologique. Ces objets ne sont pas conçus comme une combinaison de produits distincts, mais comme un seul produit présentant des caractéristiques particulières.
Le terme «FOOTWARE» est actuellement utilisé «de manière descriptive» pour les produits et services en cause (annexe 6). L’argument de la demanderesse en nullité est donc que le signe «FOOTWARE» est actuellement utilisé en tant que nom descriptif pour les produits et services en cause.
La demanderesse en nullité examine ensuite le motif visé à l’article 7, paragraphe 1, points d) et b), du RMUE et cite spécifiquement comme justification ses arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, elle n’apporte aucun motif supplémentaire pour conclure que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle était devenue usuelle au moment de son dépôt.
À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• A1: impressions d’offres contenant la graphie erronée «FOOTWARE»: dans un article allemand daté du 27 avril 2015; dans un article sur Adidas daté du 6 juin 2013; dans une liste de produits Amazon imprimée le 17 mars 2020; sur un site web en allemand; et dans une offre en anglais vendant des chaussures imprimée le 17 mars 2020.
• A2: impression de l’article intitulé «Annals of Modern Spelling: «FOOTWARE» or «Footwear»?» daté du 24 décembre 2006.
• A3: impression de dictionnaires en ligne concernant «-ware».
• A4: impression de pages web de Puma montrant des chaussures qui sont décrites comme intelligentes, légères et autolaçantes; impression d’un article intitulé «Under Amour’s new “smart shoes” give runners real-time and post-workout data on their fitness performance»; impression d’un article intitulé «Altra Torin IQ smart shoes review: Putting a coach and convenience at your feet»; autres articles sur les chaussures intelligentes.
• A5: impression d’un article intitulé «Puma Reissues the RS-Computer Shoe» et d’un autre article intitulé «Active Gaming Footwear».
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• A6: impressions d’articles:
«Augmented tango shoes: Interactive Footware» de juin 2007;
«Running biometric footware» daté du 14 août 2007;
«Footware Innovation- Digitale Techniken für indivuduelles Schuhwerk», daté du 4 février 2016 (avec traduction anglaise);
«Footware CAD/CAM System» imprimé le 18 mars 2020 (avec traduction anglaise);
«Long-awaited GPS footware will enter a different world», imprimé le 17 mars 2020, mais mentionnant «what happened in the tech world since 2009 with GPS tracking?»;
«GPS footware» daté du 18 septembre 2014;
«Footware for Podiatrists, Chiropodists and Foot Healthcare Profession», imprimé le 17 mars 2020;
«Compare connected footware with our interactive tool» daté du 17 mars 2020;
«FOOTWARE», imprimé le 17 mars 2020, montrant ce qui semble être un système de gestion de la vente au détail de Microsoft pour un détaillant de magasins de mode;
«Shoe Last Design Software- CAD CAM for Prosthetics & Orthotis- Vorum» et d’autres articles dans lesquels FootWare est suivi du signe TM, tous imprimés le 17 mars 2020;
impression d’une page web montrant «footware» en tant que nom du logiciel «Patient Record», imprimée le 17 mars 2020.
La titulaire de la MUE fait valoir que le caractère distinctif de la marque doit être apprécié par rapport aux produits et services auxquels elle se rapporte et que ceux-ci sont définis exclusivement par le libellé de la spécification de l’enregistrement plutôt que par toute autre considération (y compris des notions préconçues du domaine dans lequel la titulaire exerce ses activités). Il ressort clairement de la lecture de la spécification que l’enregistrement ne couvre pas les chaussures. Deuxièmement, le fait qu’un élément de matériel (par exemple) puisse être utilisé conjointement avec une chaussure ne signifie pas que la destination du matériel est d’agir en tant que chaussures. Le matériel informatique est une technologie autonome et le fait qu’il soit placé dans une chaussure n’est pas une caractéristique essentielle du matériel. Un élément de matériel placé dans une chaussure n’est pas là pour aider à la performance de l’article en tant que chaussure. Il est là pour collecter et stocker des données, ce qui constitue une finalité totalement différente.
Selon la titulaire de la MUE, la demanderesse en nullité dénature les produits et services couverts par la MUE, la manière dont la marque sera interprétée par les consommateurs et la manière dont la marque s’applique aux produits et services précis couverts par la MUE, et parvient donc à la conclusion erronée que la marque est descriptive.
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Les déclarations recueillies par la titulaire de la MUE auprès de locuteurs d’autres langues officielles de l’UE viennent effectivement appuyer l’idée selon laquelle certains consommateurs anglophones non natifs pourraient ne pas être en mesure de différencier la marque «FOOTWARE» du mot «footwear» (chaussures).
La titulaire de la MUE affirme que, bien que la demanderesse en nullité ait trouvé quelques exemples en ligne d’utilisation du mot «FOOTWARE» alors qu’il aurait dû s’agir, en principe, de «footwear» (voir annexe A1 de la demanderesse en nullité), il n’en existe que cinq au total, ce qui est insuffisant pour démontrer que les termes «FOOTWARE» et «footwear» sont utilisés de manière interchangeable dans l’ensemble de l’UE.
L’expression «facilement accessible par» n’est pas identique à «destiné à» (ou «visant à») et seul un usage effectif dans le commerce visant le public du territoire pertinent (c’est-à-dire l’UE) peut être pertinent en l’espèce.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a déposé les éléments de preuve suivants:
• Pièce 1: a) extraits de dictionnaires de termes de langue officielle locale de l’UE pour «footwear» (chaussures); b) déclarations de locuteurs natifs de langues de l’UE autres que l’anglais;
• Pièce 2: définition du dictionnaire du mot anglais «footwear»;
• Pièce 3: liste de marques ayant le suffixe «-WARE» enregistrées en tant que MUE et des droits britanniques dans les classes 9, 38 et 42, qui désignent «hardware» (matériel) ou «software» (logiciels) dans la spécification;
• Pièce 4: exemples d’utilisation de marques en «-WARE» en relation avec des produits logiciels;
• Pièce 5: directives de l’EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 4.1.3 «Caractéristiques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE»;
• Pièce 6: informations supplémentaires concernant certains des exemples d’usage de «FOOTWARE» fournis par la demanderesse en nullité à l’annexe A6;
• Pièce 7: exemples de commentateurs britanniques discutant de produits de chaussures dotés d’une technologie intégrée et de la manière dont les producteurs de ces produits décrivent ces produits à un public britannique.
Dans sa réplique, la demanderesse en nullité affirme que le rôle des logiciels/du matériel informatique ou de l’élément «tech» au sein des dispositifs de l’IdO est d’améliorer les fonctions de l’objet de base lui-même, l’élément «tech» étant inutile en l’absence dudit objet. Par conséquent, la demanderesse en nullité considère que l’élément «tech» est indissociable de l’objet et qu’il ne peut pas en être distingué.
En outre, il convient d’accorder une attention particulière à l’appréciation du caractère enregistrable de termes compris dans des classes «tech» telles que les classes 9, 38 et 42 dans la mesure où ils concernent des objets de l’IdO, notamment en considérant ces termes comme s’ils faisaient référence aux
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objets de base eux-mêmes. En outre, la demanderesse en nullité s’inquiète du fait qu’un enregistrement de logiciels/matériel informatique de l’IdO en relation avec un signe permette au titulaire des droits de faire valoir ses droits sur le signe contre une utilisation en relation avec l’objet «classique» lui- même, et donc que la possibilité d’enregistrer un signe destiné à être utilisé en relation avec un logiciel/matériel de l’IdO soit appréciée par rapport à l’objet «classique» qui est rendu «intelligent» par la technologie ajoutée
La demanderesse en nullité développe des arguments concernant la nature et l’orientation des intérêts commerciaux de la titulaire de la MUE et considère que la titulaire de la MUE a l’intention d’utiliser la marque «FOOTWARE» non pas conformément à sa fonction de marque, mais afin de la monopoliser contre des concurrents dans le domaine de l’IdO, qui gagne en importance. Les services liés à l’IdO ne peuvent plus être isolés des «objets» qu’ils équipent.
La demanderesse en nullité décrit la titulaire de la MUE comme étant le premier fabricant mondial de chaussures spécialisé dans les chaussures, les vêtements et les vêtements de sport et affirme qu’il n’est tout simplement pas concevable que Nike développe des logiciels ou du matériel informatique et concède des licences ou vende de tels produits indépendamment de tout article de sport.
La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe 1: des impressions datées du 13 juin 2019, du 1er juin 2018 et du mois de mai 2017 ou non datées afin de montrer l’importance de l’IdO dans l’industrie du sport;
• Annexe 2: diverses publications concernant la position de Nike en tant que premier fabricant de chaussures;
• Annexe 3: des impressions des marques enregistrées par la titulaire de la MUE;
• Annexe 4: des impressions des activités de la titulaire de la MUE dans le domaine de l’IdO (datées du 15 septembre 2017 ou non datées);
• Annexe 5: des impressions montrant des chaussures et des semelles contenant du matériel informatique et des logiciels;
• Annexe 6: des articles soulignant le potentiel économique du domaine en pleine croissance de l’IdO;
• Annexe 7: des articles et des offres montrant des chaussures contenant du matériel informatique et des logiciels;
• Annexe 8: des impressions montrant des chaussures dotées des caractéristiques citées;
• Annexe 9: des articles contenant des exemples de l’IdO;
• Annexe 10: un extrait des observations de la titulaire de la MUE du 24 juillet 2020;
• Annexe 11: une impression d’un dictionnaire en ligne concernant des termes se terminant par -ware;
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• Annexe 12: une analyse de la liste que la titulaire de la MUE a jointe en tant que pièce 3 dans les observations (datée du 24 juillet 2020).
Dans sa duplique, la titulaire de la MUE considère que l’ajout de nouveaux arguments ou éléments de preuve qui ne sont pas en réponse aux observations de la titulaire de la MUE, ni même prévus par le mémoire initial exposant les motifs de la demanderesse en nullité, ne devrait pas être recevable à ce stade. La titulaire de la MUE attire également l’attention sur la demande de marque britannique n° 3 383 412 «FOOTWARE» pour les classes 9, 38 et 42, qui a fait l’objet d’une opposition formée par la demanderesse pour des motifs similaires à ceux de la présente demande en nullité. Dans la décision d’opposition O-415-20, le Hearing Officer (conseiller-auditeur) a rejeté l’opposition et, le 27 mai 2021, la décision d’opposition a été confirmée par la High Court of England and Wales lorsque le juge Zacaroli a rejeté le recours de Puma (présenté en tant que pièce A).
Lorsque la marque «FOOTWARE» est confondue avec «footwear», elle est distinctive parce que les produits et services couverts ne sont pas des articles chaussants et que «footwear» ne décrit pas la destination ou toute autre caractéristique centrale des produits et services en cause. Lorsque le consommateur a une compréhension plus sophistiquée et décompose la marque en deux parties pour parvenir à une signification, la marque n’est toujours pas descriptive d’une caractéristique centrale des produits et services, et il serait obtus de nier que le même consommateur ne reconnaîtrait pas également que la marque ressemble à «footwear» et joue sur ce mot.
Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
La titulaire de la MUE considère que, dans sa réplique, la demanderesse en nullité a ajouté de nouveaux arguments ou éléments de preuve qui ne sont pas en réponse aux observations de la titulaire de la MUE et conteste donc leur recevabilité.
Toutefois, la division d’annulation considère que les arguments et les éléments de preuve présentés en réponse sont recevables parce qu’ils ont été présentés au cours de la procédure et dans les délais.
La division d’annulation note que la date pertinente pour laquelle l’appréciation du caractère descriptif, non distinctif ou usuel revendiqué du signe «FOOTWARE» doit être effectuée est la date de dépôt, à savoir le
14 mars 2019. En d’autres termes, il est nécessaire d’établir si le terme «FOOTWARE» était perçu comme un terme descriptif/non distinctif ou usuel désignant une caractéristique essentielle des produits et services concernés au moment du dépôt.
Les produits et services en cause sont en partie des produits destinés aux consommateurs moyens et en partie des produits et services destinés à un public de professionnels. Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé.
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Caractère descriptif – article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Selon la demanderesse en nullité, même en admettant que le terme «FOOTWARE» n’existe pas, il peut être perçu comme une graphie erronée du mot «FOOTWEAR», qui sera facilement compris comme faisant référence à des articles vestimentaires portés aux pieds, même si ce terme n’apparaît pas dans le langage courant. La division d’annulation convient que tel pourrait être le cas, en particulier parce que les deux mots «FOOTWARE»/«FOOTWEAR» sont identiques sur le plan phonétique.
Néanmoins, même si «FOOTWARE» peut être mentalement corrigé pour devenir «FOOTWEAR», ce dernier signe n’est toujours pas descriptif des produits et services couverts par la MUE. Premièrement, comme la titulaire de la MUE l’a indiqué à juste titre, le terme contesté «FOOTWARE» ne couvre pas les chaussures. Deuxièmement, même s’il existe des chaussures dotées d’une technologie intégrée, il ne s’agit pas d’une signification qui est immédiatement apparente ou facilement reconnaissable sans une étape mentale supplémentaire. La titulaire de la MUE a démontré que la terminologie correcte pour ces produits n’est pas «FOOTWARE» (qui n’est pas dans le langage courant), mais «SMART SHOES» ou «CONNECTED SHOES». La demanderesse en nullité n’a pas été en mesure de démontrer que, à tout le moins à la date pertinente, «FOOTWARE» était utilisé pour décrire des «SMART SHOES». En particulier, les éléments de preuve produits à l’annexe 6 démontrent généralement l’usage de la marque pour des logiciels spécifiques ou sont entachés d’autres irrégularités (ils ne montrent pas les produits et services, ils ne sont pas datés ou sont postérieurs à la date pertinente, ils font référence à des événements survenus en dehors de l’Union européenne ou ils ne permettent pas de comprendre le contexte).
La division d’annulation estime que, à tout le moins à la date pertinente, il n’a pas été démontré que le public croirait immédiatement que «FOOTWARE» désigne des caractéristiques pertinentes de produits et services technologiques compris dans les classes 9, 38 ou 42.
La division d’annulation ne pense pas que le consommateur interprétera la combinaison des mots «FOOT» et «WARE» comme désignant des «articles de marchandise pour le pied» et donc pour tout type de chaussures, de chaussettes ou de semelles, étant donné que le suffixe «-WARE» n’est pas construit avec des parties du corps, mais avec des matériaux.
Enfin, la demanderesse en nullité mentionne que le suffixe «-WARE» est utilisé pour former des termes désignant des classes de produits informatiques tels que des logiciels, des logiciels gratuits et du matériel informatique, et qu’il est susceptible d’être reconnu par le public anglophone, compte tenu notamment de la nature des produits et services couverts par la MUE. Toutefois, comme l’a indiqué à juste titre la titulaire de la MUE, en comprenant que le suffixe -WARE est lié à l’informatique, cette partie du public percevra également, après une deuxième étape mentale, le jeu de mots entre «FOOTWARE» et «FOOTWEAR».
Le terme «FOOTWARE» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits compris dans la classe 9 ou les services compris dans la classe 42,
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étant donné que le fait qu’une pièce de matériel informatique (par exemple) puisse être utilisée avec une chaussure ne signifie pas que la destination du matériel informatique est de servir de chaussures. Comme indiqué par la titulaire de la MUE, un élément de matériel placé dans une chaussure n’est pas là pour aider à la performance de l’article en tant qu’élément de chaussures. Il est là pour collecter et stocker des données, ce qui constitue une finalité totalement différente.
En ce qui concerne les services de télécommunications compris dans la classe 38, aucun service ne se termine par «WARE». Même si des services de télécommunications peuvent être utilisés pour transmettre des données de chaussures à des dispositifs connectés, la combinaison «FOOTWARE» ne serait pas perçue comme descriptive des services de télécommunications eux- mêmes.
En ce qui concerne les intentions alléguées de la titulaire de la MUE, elles ne sauraient être valablement invoquées compte tenu des motifs du présent recours, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE. La mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE constitue une cause de nullité distincte qui n’a pas été soulevée dans la demande. En conséquence, ces arguments sont rejetés.
Enfin, les affaires citées par la demanderesse en nullité, concernant les enregistrements comprenant le suffixe «-WARE», ne sont pas analogues à la présente procédure étant donné que, contrairement à «FOOTWARE», aucune de ces marques ne bénéficie d’un jeu de mots qui ajoute un niveau d’intrigue.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Caractère usuel – article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve pertinent démontrant que le terme «FOOTWARE» était utilisé au moment du dépôt de la marque contestée pour les produits et services contestés.
Dès lors, il ne peut être établi que, à la date de dépôt, la marque était exclusivement composée de signes ou d’indications qui étaient devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les arguments de la demanderesse en nullité se rapportant à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif.
Toutefois, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits et services susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être établi en raison de son
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prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. La demanderesse en nullité n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
La division d’annulation ajoute que même si le terme est considéré comme un néologisme, le jeu de mots entre le début de «FOOTWEAR» et la fin de «SOFTWARE/HARDWARE» est suffisant pour conférer à la marque le caractère distinctif minimal requis pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42 et a fortiori pour les services compris dans la classe 38. Les seuls consommateurs susceptibles d’être en mesure d’interpréter la marque «FOOTWARE» sont ceux qui ont la compréhension la plus avancée et la plus nuancée de la langue anglaise. Ces mêmes consommateurs sont également ceux qui seront le plus sensibles au fait que la marque dans son ensemble représente un jeu de mots sur le mot «footwear». Par conséquent, «FOOTWARE» n’est pas une combinaison de deux éléments non distinctifs, comme indiqué précédemment, en raison de la combinaison de «-WARE» et de «FOOT». Par conséquent, la combinaison représente plus que la somme de ses éléments, et cette conclusion tient également compte du jeu de mots avec «FOOTWEAR».
Partant, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 20 décembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 février 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 avril 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
8 Le 13 juin 2022, la demanderesse en nullité a déposé une réplique.
9 Le 25 juillet 2022, l’Office a reçu la duplique de la titulaire de la MUE.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Numérisation dans l’industrie des articles chaussants
L’industrie est devenue une «industrie FOOTWARE». Une importance croissante de la numérisation peut être observée à chaque étape du processus de développement des chaussures. Toutes les étapes pertinentes sont déjà numérisées au cours du processus de conception. Des chaussures entières sont produites avec des imprimantes 3D.
D’autres logiciels et matériels ainsi que la connectivité ont été intégrés dans les chaussures, de sorte que celles-ci font désormais partie de l’internet des objets en tant qu’objets technologiques, également appelés «foot-ware». Enfin, ce n’est que récemment que les chaussures sont devenues partie intégrante du monde purement numérique – le «métavers» (web 3.0) – qui est un monde numérique propre dans lequel les chaussures sont achetées et portées
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par des avatars et font partie de l’expérience numérique des utilisateurs et des participants de ces «métamondes».
Il est donc impossible qu’une entreprise puisse monopoliser le terme qui décrit exactement ce phénomène de chaussures purement numériques dans un environnement purement numérique avec une application et un usage purement numériques, et qu’elle ait ainsi un monopole sur le métavers.
Les «jetons non fongibles» (NFT) sont des créations purement numériques de chaussures qui sont vendues et distribuées uniquement dans le monde numérique. Le consommateur est donc habitué à la numérisation des chaussures et n’a pas besoin de faire un effort mental pour comprendre que la combinaison avec le suffixe «-WARE» montre simplement que le produit présente un lien direct et spécifique avec les trois éléments du processus de numérisation et que la chaussure a donc été développée ou créée numériquement, qu’elle contient une technologie logicielle ou matérielle ou qu’elle est créée pour un environnement purement numérique dans le métavers ou en tant que NFT.
Grâce à ces évolutions récentes au cours des derniers mois, les chaussures qui «existent» uniquement dans le monde numérique sont devenues un phénomène connu et ce phénomène peut être décrit au mieux comme «FOOTWARE».
La titulaire de la MUE en tant que pionnière du processus de numérisation
La titulaire de la MUE a toujours été pionnière dans ce processus numérique et a demandé l’enregistrement du signe purement descriptif et non distinctif «FOOTWARE». Dès l’année de l’enregistrement, la titulaire de la MUE est entrée dans un monde numérique des chaussures en s’associant à NBA 2K20 de 2K Sports et en proposant une édition limitée de baskets Nike numériques, appelées «Gamer Exclusives», que les joueurs pouvaient débloquer exclusivement en jouant au nouveau mode MYPLAYER Nation de
NBA 2K20. Cette utilisation totalement numérique est entrée dans une nouvelle ère avec le «métavers» et les NFT florissants qui peuvent être collectés, commercialisés et vendus dans ce «nouveau monde», mais peuvent également être échangés contre de l’argent réel par l’intermédiaire de cryptomonnaies.
L’industrie «FOOTWARE»
Toutefois, la titulaire de la MUE n’est pas la seule à s’être fortement développée dans le domaine de la numérisation des chaussures. Il s’agit plutôt d’une évolution qui a déjà largement touché l’ensemble de l’industrie de la chaussure depuis des années. L’industrie est incontestablement devenue une «industrie FOOTWARE» il y a de nombreuses années.
La demanderesse en nullité cite des exemples pour démontrer que l’industrie a totalement évolué vers une «industrie FOOTWARE». Tous les grands acteurs incluent du matériel informatique dans leurs chaussures depuis de nombreuses années. Tous les consommateurs savent que les chaussures peuvent être des dispositifs de suivi de la condition physique, au même titre que les montres ou les bracelets.
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Contrairement aux hypothèses de l’Office, le suffixe «-WARE» est 1) utilisé dans des composites pour décrire la destination d’un groupe d’articles, 2) utilisé avec des parties du corps et 3) bien établi pour des produits technologiques qui peuvent être mis en œuvre dans des produits ou qui sont même utilisés de manière totalement numérique.
La division d’annulation a fondé à tort sa décision sur l’argument selon lequel la technologie intégrée dans les chaussures aujourd’hui n’est pas qualifiée de «FOOTWARE», mais plutôt de «SMART SHOES» ou de «CONNECTED
SHOES».
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a souligné que, pour être descriptifs, «il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. [Mais qu']il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.» (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, la Cour a souligné qu'«il est […] indifférent qu’existent d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39).
L’existence d’autres dénominations telles que «smart shoes» (chaussures intelligentes) ou «connected shoes» (chaussures connectées) n’a pas d’importance. Aucune des deux ne décrit les produits que la titulaire de la MUE souhaite probablement vendre sous cette marque. Les «smart shoes» ne sont pas des produits compris dans les classes 9, 38 ou 42. Lorsque la titulaire de la MUE envisage de fabriquer des produits entrant dans ces catégories, elle a probablement à l’esprit des produits et services qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à une chaussure déjà existante. Il n’existe tout simplement pas encore de nom établi dans le public pour ce type d’équipement supplémentaire.
Le terme «FOOTWARE» est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services enregistrés. Le terme «FOOTWARE» présente un lien direct et spécifique avec les trois éléments du processus de numérisation et est clairement descriptif des produits et services désignés par les marques contestées. Le consommateur percevra, par exemple, le signe «FOOTWARE» comme une description d’un logiciel de conception numérique conçu pour des chaussures, ou comme une description du matériel de marque (par exemple, une puce) censé être utilisé dans des chaussures dans le cadre de l'«internet des objets», ou dans le récent métavers comme une simple description d’un produit ou service numérique total qui n’est autre que des chaussures numériques et donc du «FOOTWARE». Cela permet au public concerné de percevoir immédiatement une description des produits et services enregistrés et de leurs caractéristiques. Le consommateur ne comprend donc pas le signe comme une indication de l’origine, mais plutôt comme une description de chaussures technologiques/numérisées dans l’un des scénarios susmentionnés.
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En outre, il est évident pour le public pertinent que les produits enregistrés sont censés être utilisés dans des chaussures, soit en tant que technologie d’articles chaussants, par exemple en tant que technologie de conception pour créer votre propre chaussure unique, comme du «FOOTWARE» de l’internet des objets, soit en tant que «FOOTWARE» purement numérique, contrairement aux chaussures classiques qui décrivent des chaussures «réelles». Même si l’on n’admet pas qu’il s’agit d’un caractère descriptif, il en résulte assurément un caractère non distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE. Le terme «FOOTWARE» ne fournit au public pertinent que des informations sur la nature des produits et services (chaussures technologiques/numérisées) dans les trois scénarios susmentionnés et n’indique pas l’origine du produit. Même si la marque contestée n’est pas enregistrée dans la classe 25, il est absolument clair que les produits enregistrés seront utilisés pour la technologie dans ou pour des chaussures ou pour du «FOOTWARE» purement numériques et que les services enregistrés seront proposés dans le contexte des chaussures. En particulier dans le nouveau métavers, dans lequel les consommateurs achètent, collectent et vendent du «FOOTWARE» purement numérique, le signe ne saurait dès lors être distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré.
À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• A1: divers articles décrivant le métavers;
• A2: un article intitulé «Sportswear Brands in the Metaverse: The Rise of the Digital Athletic Fashion»;
• A3: pièces de procédure de Nike dans une affaire contre StockX concernant des NFT;
• A4: plusieurs articles sur Nike Plus;
• A5: plusieurs articles sur le Fuelband de Nike;
• A6: plusieurs articles sur la plateforme d’applications mobiles Nike+;
• A7: des articles sur l’impression en 3D et Nike;
• A8: une impression de «Nike The Promise of Intelligent Product» – 15 janvier 2019;
• A9: une impression de Nike News: Nike Fit? – 8 mai 2019;
• A10: une impression de Nike News: Nike created NIKELAND on Roblox le 18 novembre 2021;
• A11: une impression de Nike News: Nike, Inc. acquires RTFKT – 13 décembre 2021;
• A12: un extrait du registre, MUE n° 18 586 666 «NIKE»;
• A13: une impression d’un article de presse: Nike is quietly preparing for the metaverse, 2 novembre 2021;
• A14: des articles concernant le procès entre Nike et StockX;
• A15: un communiqué de presse de Nike, 21 octobre 2019;
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• A16: un communiqué de presse – impression: Puma reissues the RS – Computer – Show – 10 décembre 2018;
• A17: un communiqué de presse – impression: Puma introduces self- lacing training shoe Fit – 31 janvier 2019;
• A18: un article de presse: Adidas introduces first intelligent shoe – 10 mai 2004;
• A19: un article de presse: Under Armour Speed Form Gemini 2 Record Equipped review – 29 février 2016;
• A20: une impression d’article: All-New Adidas GMR – 10 mars 2020;
• A21: des impressions d’articles concernant l’impression en 3D de New Balance;
• A22: une impression d’article: When Footwear Becomes Footware – mai 2021;
• A22a: une impression d’article: Footware Innovation Network – Digitale Technologien für das Orthopädiefachhandwerk, avec traduction anglaise;
• A23: un communiqué de presse: Into the Metaverse – 16 décembre 2021;
• A24: un article dans DIE ZEIT du 27 janvier 2022 – http://www. Zeit.de/2022/05/nft-digitale-bilder-kunst-kryptowaehrung;
• A25: un article de presse: Under Armour launched NFT with Stephen Curry as in-game asset for 3 metaverses – 23 décembre 2021;
• A26: des articles de presse sur l’enregistrement des marques pour des NFT dans l’industrie de la chaussure;
• A27: une impression de Wiktionary – WARE, https://en.wiktionary.org/wiki/-ware;
• A28: un article sur le développement du suffixe «-WARE»;
• A29: une compilation de différents articles concernant les exemples «careware», «spyware», «groupware»;
• A30: un article de Wikipédia, «Cyberware», 2004;
• A31: article de Wikipédia «Cyberware», 2021;
• A32: Tunçalp/Fagan, chapitre 2: Anticipating Human – Enhancement: Identifying Ethical Issues of Bodyware dans: Thompson, Global Issues and Ethical Considerations in Human Enhancement Technologies, 2014;
• A33: «Earware» dans Wiktionary;
• A34: un autre article sur du matériel auditif imprimé en 3D;
• A35: des articles sur les lunettes Google en tant qu’accessoires pour la tête;
• A36: une compilation d’articles sur la réalité augmentée et le métavers utilisant le terme «headware»;
• A37: un article intitulé «Smart Shoes: Innovations revolutionizing the future of footware»;
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• A38: une impression de la définition de chaussures du dictionnaire Merriam Webster;
• A39: un article intitulé «Saving lives with high-tech underwear»;
• A40: un article intitulé «Wearable Technology Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Wrist-Wear, Eye-Wear & Head-
Wear, Foot-Wear, Neck-Wear, Body-Wear), By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2021-2028»;
• A41: une liste de marques contenant le suffixe «-WARE» dans la classe 38.
11 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Portée du recours
La demanderesse en nullité ne maintient pas tous les motifs initialement invoqués dans la demande en nullité (la «demande»). Elle confirme aux pages 2 et 23 de son mémoire exposant les motifs du recours que la décision fait l’objet d’un recours uniquement dans la mesure où la demande au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE n’a pas été accueillie conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
La demanderesse en nullité ne conteste pas la décision dans la mesure où la demande a été refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. Elle admet que le mot «FOOTWARE» n’est pas un terme générique ou usuel pour les produits ou services couverts par la spécification de l’enregistrement.
Motifs du recours
La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours. Ces éléments de preuve sont produits pour la première fois dans le cadre du recours et ne faisaient pas partie de la procédure devant la division d’annulation; ils ne relèvent pas de la portée d’un recours en bonne et due forme et devraient être ignorés.
Le recours est fondé sur le fait que la demanderesse en nullité n’est pas d’accord avec la décision dans la mesure où elle concerne l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et souhaite que la chambre de recours réexamine l’affaire. Pour l’essentiel, la demanderesse en nullité n’a relevé aucune erreur de droit ou de principe qui devrait conduire la chambre de recours à annuler la décision. Toutefois, il est clair que la demanderesse en nullité cherche à poursuivre une affaire dans le cadre d’un recours qui dépasse les limites de son affaire initialement invoquée et qui, à certains égards, contredit même directement l’affaire qui a été portée devant la division d’annulation de l’EUIPO en première instance.
Il n’est pas approprié qu’une partie qui n’a pas obtenu gain de cause en première instance poursuive, dans le cadre d’un recours, une affaire qui diffère sur le fond de l’affaire plaidée et défendue en première instance. Un recours n’est pas une procédure entièrement nouvelle. Il n’existe aucune justification ou base juridique pour avancer des moyens et arguments nouveaux ou plus
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larges dans le cadre du recours de la manière dont la demanderesse en nullité cherche à le faire.
Dans la mesure où l’affaire étend la portée de l’affaire plaidée et avancée en première instance, ces aspects du recours (ainsi que tous les faits et preuves présentés à cet égard) doivent être automatiquement rejetés. En outre, la titulaire de la MUE fait valoir que les nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne satisfont pas aux exigences formelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être pris en considération par la chambre de recours et, par conséquent, que la chambre de recours devrait exercer son pouvoir d’appréciation pour ne pas tenir compte de ces éléments.
Même si la chambre de recours a l’intention d’admettre tous les moyens et arguments de la demanderesse en nullité ainsi que tous les nouveaux faits et éléments de preuve dans la procédure, la titulaire de la MUE fait valoir que l’ensemble de l’affaire avancée dans le recours est rejetée sur le fond. La titulaire de la MUE soutient que le recours doit être rejeté dans son intégralité et que la décision de la division d’annulation doit être confirmée.
Charge de la preuve dans les procédures de nullité et règles relatives aux éléments de preuve dans le cadre du recours
Il ressort clairement de l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE que, lorsqu’il engage une procédure de nullité, il incombe au demandeur en nullité d’invoquer et de préciser tous les moyens et arguments qu’il souhaite que la division d’annulation examine et tous les faits qui remettent en cause la validité de la marque enregistrée en cause. La division d’annulation n’examinera la procédure de nullité et ne statuera sur celle-ci que dans les limites des moyens et arguments (et des faits à l’appui) présentés et étayés par les parties. En outre, il ressort clairement de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que les faits ou preuves qui ne sont pas présentés dans les délais fixés par l’EUIPO peuvent être écartés.
Conformément à l’article 48 du RDMUE, la chambre de recours est liée par les mêmes dispositions.
Les faits et preuves présentés pour la première fois dans le cadre du recours sont effectivement des faits et preuves «qui ne sont pas produits en temps utile» au sens de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE. La chambre de recours dispose d’un certain pouvoir d’appréciation quant à l’admission ou non de faits ou d’éléments de preuve produits dans le cadre du recours.
L’affaire de la demanderesse en nullité en première instance par opposition à l’affaire dans le cadre du recours
Les moyens et arguments de la demanderesse en nullité dans le cadre du recours sont indûment plus larges que les moyens et arguments qu’elle a invoqués en première instance devant la division d’annulation. Étant donné qu’il incombe à la demanderesse en nullité de préciser tous les moyens et arguments qu’elle invoque devant l’Office, et qu’un recours devant la chambre de recours est une demande de nouvel examen de l’affaire qui a été portée devant l’Office, ces moyens et arguments plus larges doivent être rejetés sommairement.
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(i) Motifs de recours plus larges en rapport avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’argumentation de la demanderesse en nullité concernant les motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a clairement été présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours comme étant recevable et relevant de l’affaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Nous notons que la demanderesse en nullité a cherché à développer ses arguments relatifs au motif fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans le mémoire exposant les motifs du recours. Dans le cadre du recours, elle soutient que la marque en cause est descriptive et, partant, dépourvue de caractère distinctif, mais elle invoque également une affaire distincte au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondée sur l’idée que «même si la chambre de recours n’est pas d’accord sur le fait que le terme “FOOTWARE” est descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme serait néanmoins contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE […]» (page 35 du mémoire exposant les motifs du recours). La titulaire de la MUE fait valoir que non seulement cette argumentation est erronée, mais qu’il est tout simplement inadmissible de l’introduire dans le cadre du recours.
(ii) Motifs de recours plus larges en rapport avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
La demanderesse en nullité introduit de nouveaux arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours concernant les raisons pour lesquelles la marque «FOOTWARE» est prétendument descriptive et les scénarios dans lesquels elle l’est.
Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le raisonnement de la demanderesse en nullité quant à la raison pour laquelle la marque «FOOTWARE» est prétendument descriptive est à la fois différent et plus large. Elle allègue que, dans le contexte d’une industrie de la chaussure de plus en plus «numérisée», les consommateurs percevront le terme «FOOTWARE» comme descriptif a) de logiciels de conception de chaussures ou du fait que des chaussures ont été conçues ou fabriquées à l’aide de tels logiciels, b) d’une puce ou d’un autre dispositif électronique qui pourrait être déployé dans ou en rapport avec des chaussures, et c) de
«chaussures totalement numériques» dans le métavers destinées à habiller un avatar ou en tant que jetons non fongibles (NFT) pour des chaussures. Les première et troisième allégations sont nouvelles dans le cadre du recours. En ce qui concerne la deuxième allégation, l’argument initial concernant l’IdO
[selon lequel il n’existe aucune distinction entre un objet et une technologie qui le «rend intelligent» et que «FOOTWARE» est donc descriptif de chaussures (intelligentes)] est transformé dans le mémoire exposant les motifs du recours en la proposition selon laquelle «FOOTWARE» est descriptif de la technologie au sein d’une chaussure intelligente au motif qu’il serait clair pour le consommateur que l’utilisation prévue de la technologie serait dans les chaussures.
Un recours n’est pas une procédure entièrement nouvelle; le rôle de la chambre de recours est d’apprécier l’affaire telle que présentée à la division
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d’annulation afin de déterminer si sa décision peut être confirmée ou non, et le mémoire exposant les motifs du recours est l’occasion pour la demanderesse en nullité d’expliquer en quoi la décision n’est pas satisfaisante. De nouveaux arguments ne doivent pas être avancés dans le cadre du recours. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, ces nouveaux arguments n’ont pas été «exposés», ni même préfigurés, dans ses «mémoires antérieurs». Le recours doit être rejeté sommairement.
Faits et preuves de la demanderesse en nullité
La demanderesse en nullité a produit près de trois cents pages d’éléments de preuve pour la première fois et a soulevé d’autres faits à prendre en considération dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Une grande partie des nouveaux éléments de preuve visent à montrer la «numérisation» progressive de l’industrie de la chaussure et à établir que le métavers et la fourniture d’offres «purement numériques» sont désormais au centre des préoccupations de l’industrie du vêtement de sport et de la titulaire de la MUE en particulier.
La titulaire de la MUE fait observer qu’il s’agit d’une procédure de nullité et que, par conséquent, la date pertinente aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque «FOOTWARE» est la date de dépôt de l’enregistrement, à savoir le 14 mars 2019. Les éléments de preuve qui se rapportent à la période postérieure au 14 mars 2019 ne sont de prime abord pas pertinents pour la procédure.
Le mémoire exposant les motifs du recours contient de nombreuses références au fait que le métavers et les NFT sont «nouveaux et prospères» et que la croissance de l’intérêt pour le métavers et les NFT a eu lieu en 2020-2021
[«En 2021, l’intérêt pour les NFT a explosé» (page 9 du mémoire exposant les motifs du recours)]. Il est donc très peu probable que les éléments de preuve relatifs au métavers et aux NFT soient pertinents aux fins de la présente procédure.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Le terme inventé «FOOTWARE» est un jeu de mots sur le terme «footwear» (chaussures). Comme la division d’annulation l’a admis dans sa décision, que le consommateur maîtrise suffisamment l’anglais pour reconnaître le jeu de mots ou ait une maîtrise plus basique de l’anglais, le signe «FOOTWARE» ne consiste pas exclusivement en un signe qui est (ou a la capacité d’être) utilisé dans le commerce pour désigner une caractéristique (une «caractéristique» étant toute propriété) des produits et/ou services en cause.
Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits et services spécifiques en cause, qui, dans le cas d’un enregistrement, sont définis strictement par les termes inclus dans la spécification des produits et services. Il n’existe aucun rapport direct ou spécifique entre le mot «FOOTWARE» et les produits et services contestés; le consommateur moyen ne percevrait pas immédiatement, sans autre réflexion ou «gymnastique mentale», une description d’une quelconque caractéristique des produits ou services en cause compris dans les classes 9, 38 et 42, que la spécification définit comme des produits et services logiciels/matériels/de télécommunications qui sont
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destinés à la collecte, au stockage et à l’échange de données ainsi qu’à la gestion de réseaux et à la transmission de données. En tout état de cause, les produits et services ne couvrent pas des «chaussures numériques» du type de celles achetées et vendues dans le métavers ou en tant que NFT, et le consommateur moyen, à la date pertinente du 14 mars 2019, n’aurait de toute façon pas été très conscient de ces phénomènes. Si l’un des produits et services contestés pouvait être utilisé avec ou à l’intérieur d’un pied ou d’une chaussure, ce fait est fortuit et ne fait pas partie intégrante des caractéristiques du produit ou du service en cause.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne suffisent pas à démontrer que les consommateurs sont habitués à voir le suffixe «-WARE» utilisé en combinaison avec des parties du corps. L’absence d’articles/d’exemples sape son affirmation selon laquelle l’utilisation de ces termes a proliféré ainsi que l’idée qu’ils sont entrés dans la conscience du public. Toutefois, même si les exemples étaient suffisants pour démontrer que les consommateurs sont habitués à voir le suffixe «-WARE» de cette manière, le cas de «FOOTWARE» peut être distingué sur la base du fait qu’il existe un jeu de mots inhérent au mot global «FOOTWARE» qui serait très clair pour tout consommateur ayant une maîtrise suffisante de l’anglais. La marque doit être examinée en fonction de son impression d’ensemble et le jeu de mots éclipse toute compréhension du terme fondée uniquement sur la signification de ses éléments constitutifs.
La titulaire de la MUE fait observer que le mot «FOOTWARE» n’est pas actuellement, et n’était pas à la date de dépôt de l’enregistrement (14 mars 2019), un terme usuel, un fait désormais reconnu par la demanderesse en nullité étant donné que la décision ne fait pas l’objet d’un recours au regard de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
La question des «termes alternatifs» et l’argument avancé par la demanderesse en nullité sont dénués de pertinence, étant donné que la demande du titulaire de la MUE couvre des produits et services logiciels/matériels/de télécommunications qui sont destinés à la collecte, au stockage et à l’échange de données ainsi qu’à la gestion de réseaux et à la transmission de données, et que «FOOTWARE» n’est pas un terme principal ou alternatif utilisé pour les produits et services couverts, comme il est reconnu dans la décision attaquée.
Dans la mesure où la demanderesse en nullité fait référence au contexte du métavers et des NFT, cela dépasse le cadre de son argumentation initiale et tous les faits et preuves concernant le métavers et les NFT ont été présentés pour la première fois dans le cadre du recours devant la chambre de recours. Cette dernière ne devrait tenir compte d’aucun des nouveaux faits et éléments de preuve lors de l’appréciation du recours.
La demanderesse en nullité n’a pas démontré que la marque en cause est directement et exclusivement descriptive d’une quelconque caractéristique des produits et services désignés dans l’enregistrement. Le recours de la demanderesse en nullité doit être rejeté et la demande en nullité doit être rejetée en ce qui concerne le moyen tiré de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
La titulaire de la MUE fait valoir que le recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est irrecevable dans la mesure où il est fondé sur un raisonnement autre que l’idée que la division d’annulation aurait dû statuer en faveur de la demanderesse en nullité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
La demanderesse en nullité ne peut être autorisée à faire valoir, dans le cadre du recours, un argument au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, plus large que celui qu’elle a initialement invoqué et défendu en première instance. Néanmoins, si la chambre de recours est disposée à l’autoriser à faire valoir une argumentation distincte au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans le cadre du recours, la titulaire de la
MUE soutient que cette argumentation doit être rejetée sur le fond pour les raisons suivantes.
La demanderesse en nullité affirme que la marque «FOOTWARE» «sera perçue par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine». L’argument selon lequel la marque fournit des informations sur la nature des produits et services est essentiellement une allégation de caractère descriptif et constitue donc réellement un point à invoquer au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Deuxièmement, il ressort clairement de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE qu’il incombe à la demanderesse dans une procédure de nullité de soulever tous les motifs et faits devant l’Office. En première instance, la demanderesse en nullité a considéré très clairement qu’il existait «une absence de tout lien entre la titulaire de la MUE et le domaine des technologies de l’information» (page 15 des observations du 14 janvier 2021 et que le seul lien possible entre les produits et services couverts par la spécification serait dans l’IdO. Elle ne saurait à présent, dans le cadre du recours, prétendre que la division d’annulation aurait dû procéder à l’appréciation dans le contexte de l’usage dans le métavers alors que ce point n’a pas été soulevé en première instance.
Troisièmement, même si la chambre de recours n’est pas d’accord et considère que les nouveaux arguments de la demanderesse en nullité concernant le métavers peuvent être pris en considération, il est clair que l’appréciation du caractère distinctif doit encore être effectuée par rapport aux produits et services spécifiques couverts par l’enregistrement. L’enregistrement ne couvre pas les «chaussures numériques» ni les NFT. Les produits et services sont des produits et services logiciels/matériels/de télécommunications qui sont destinés à la collecte, au stockage et à l’échange de données ainsi qu’à la gestion de réseaux et à la transmission de données. En outre, le caractère distinctif des marques doit être apprécié par rapport à l’impression d’ensemble produite par les marques. Toute signification qu’un consommateur pourrait attribuer à la marque en tant que mot-valise composé de FOOT et WARE serait éclipsée par le jeu de mots dans la marque «FOOTWARE», qui, comme la division d’opposition le reconnaît à juste titre dans la décision, confère son caractère distinctif.
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Le recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas recevable dans la mesure où il est fondé sur d’autres arguments que la notion que le signe est descriptif. En tout état de cause, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif.
Conclusion
La marque «FOOTWARE» est apte à servir d’indicateur de l’origine pour tous les produits et services désignés dans la spécification. La demanderesse en nullité n’a avancé aucune argumentation convaincante en faveur de la nullité pour aucun des motifs invoqués.
12 Les arguments soulevés dans la réplique de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
Les consommateurs, à la suite du processus de numérisation commenté en cours, comprennent le terme pour ce qu’il est, à savoir: un processus de développement purement numérisé; une chaussure dotée de la technologie et/ou avec l’utilisation d’un «FOOTWARE» purement numérique dans un environnement purement numérique de ce qu’on appelle le métavers ou en tant que NFT (jetons non fongibles).
Trois nouvelles demandes de marque PUMA démontrent que le terme «FOOTWARE» est, entre autres, un produit compris dans la classe 9 et qu’il ne saurait dès lors être distinctif pour les produits et services en cause.
Preuves supplémentaires produites dans le cadre d’un recours en bonne et due forme
Les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours sont pertinents pour l’issue de l’affaire et a) ne font que compléter des faits ou des preuves pertinents qui ont déjà été présentés en première instance et/ou b) ont été produits pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours et/ou c) n’étaient pas disponibles avant ou au moment de la décision attaquée.
En fait, déjà dans la justification de la demande en nullité, la demanderesse en nullité a fait valoir que les consommateurs reconnaîtront immédiatement les mots «FOOT» et «-WARE», ce dernier servant de suffixe faisant simplement référence à «Software» ou «Hardware», et que cela devient particulièrement clair si l’on tient compte du développement technique. La division d’annulation ne partageant pas cet avis, la demanderesse en nullité a également expliqué pourquoi la compréhension immédiate du consommateur doit être considérée à la lumière du processus de numérisation en cours de l’industrie «FOOTWARE»; les arguments et éléments de preuve à l’appui du recours ont été présentés pour démontrer que la division d’annulation a eu tort de supposer que le consommateur avait effectivement besoin d’un effort mental pour comprendre la combinaison du préfixe «FOOT» et du suffixe «-WARE»; les arguments concernant le métavers prouvent la crainte déjà présentée de la monopolisation d’un terme clairement descriptif (les premiers pas vers le métavers ont déjà été accomplis en 2019).
Un examen de l’article 54, paragraphe 1, point a), du règlement de procédure des chambres de recours montre qu’il est possible de compléter des faits ou
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des preuves pertinents qui ont déjà été présentés en temps utile. Il n’existe aucune exigence quant au fait qu’il doit s’agir de preuves qui n’étaient pas disponibles auparavant
Il est indifférent que le signe «FOOTWARE» ait déjà été utilisé dans le contexte pertinent à la date de la demande, mais plutôt que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins «[…] il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins» (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 38; 05/02/2010, C-80/09 P, Patentconsult, EU:C:2010:62,
§ 37).
Compréhension immédiate de «FOOTWARE»
Les différents exemples qui ont déjà été fournis tout au long de la procédure d’annulation concernant le lien entre le suffixe «-WARE» et le secteur informatique montrent clairement que le consommateur est habitué à être confronté à plusieurs mots contenant le suffixe «-WARE» qui sont liés à des produits et services liés à l’informatique. La demanderesse en nullité a énuméré les exemples suivants: spyware (logiciels permettant d’espionner les utilisateurs), shareware (logiciels commerciaux distribués gratuitement aux utilisateurs), freeware (programmation proposée gratuitement), malware (logiciels délibérément conçus pour provoquer des perturbations), liveware
(terme utilisé pour désigner les personnes utilisant des ordinateurs), wetware
(technologie informatique dans laquelle le cerveau est relié à des systèmes artificiels), meatware (élément humain au sein d’un système informatique) et en a donc apporté la preuve. Ce point a ensuite été complété dans les observations ultérieures par d’autres exemples, tels que les adware (logiciels financés par la publicité), les care/charity-/help-/goodware (logiciels sous licence au bénéfice de la charité) et les groupware (logiciels utilisés de manière collaborative par plusieurs utilisateurs d’un groupe).
En outre, les exemples énumérés de earware, headware, eyeware, bodyware montrent que le suffixe «-WARE» est utilisé avec des parties du corps.
Cela a également été confirmé par l’EUIPO, qui a simplement accepté différents produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42, y compris les termes «FOOTWARE», «headware», «eyeware» et même «dressware» pour trois nouvelles demandes de marque PUMA.
Les nouvelles demandes de marque PUMA démontrent que le suffixe «-WARE» est utilisé en combinaison avec des parties du corps (footware, headware, eyeware) et qu’il s’agit d’un suffixe établi qui révèle un lien clair avec le secteur informatique; le terme «virtual footware» (chaussures virtuelles) est un produit compris dans la classe 9, qui peut être porté dans des mondes virtuels (cela s’applique également aux produits virtuels, vêtements virtuels, lunettes virtuelles et aux casques virtuels); les «digital footware»
(articles chaussants numériques) peuvent être téléchargeables en tant que NFT
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et, à cet égard, ils relèvent de la classe 9 (cela s’applique également aux vêtements numériques, aux lunettes numériques et aux accessoires pour la tête numériques); les services de vente au détail en ligne compris dans la classe 35 peuvent être fournis avec du «FOOTWARE» physique et numérique, mais aussi avec du «dressware», du «headware» et du «eyeware» (l’enregistrement dans la classe 35 montre clairement la différence entre «footwear» et «FOOTWARE»); les expositions avec des «FOOTWARE» physiques et numériques sont un service compris dans la classe 41 (ces expositions peuvent également être organisées avec des «dressware», «headware» et «eyeware»); l’EUIPO voit aussi clairement une différence entre «footwear» et «FOOTWARE», étant donné que les deux sont enregistrés comme d’éventuels produits d’exposition compris dans cette classe; la classe 42 protège les services de conception «FOOTWARE» ainsi que les services de conception de «dressware, headware et eyeware» (la distinction par rapport à «foot-wear» s’applique également ici).
L’utilisation du terme «FOOTWARE» dans cette liste de produits et services n’est pas une graphie erronée.
La pertinence du métavers
Le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif du terme «FOOTWARE» doivent pour le moins être devenus évidents pour tout un chacun depuis le battage médiatique effectué autour du métavers en 2020.
La demanderesse en nullité a complété son argumentation précédente par des faits et des éléments de preuve liés au métavers et à l’utilisation de produits numériques et virtuels dans ce monde en détaillant son argumentation dans le cadre du recours. À cet égard, elle devait également produire des éléments de preuve pertinents dont la date était postérieure à la décision de la division d’annulation. Tout cela s’est produit conformément à l’article 54 du règlement de procédure des chambres de recours.
Depuis que la demanderesse en nullité a déposé ses observations concernant le métavers dans la justification du recours du 23 février 2022, d’autres circonstances pertinentes se sont produites: au cours des derniers mois, il semble que toutes les marques préparent la sortie de produits virtuels et annoncent des incursions dans le métavers, que ce soit par l’intermédiaire de jeux virtuels, de produits ou de NFT. Il s’agissait de marques notoirement connues telles que Clarks, Gucci, Diesel, Gap, Skechers ou Forever 21.
Tous ces précisions supplémentaires concernant le métavers montrent que la demanderesse en nullité avait raison dans ses observations de 2020. Comme cela a déjà été souligné à l’époque, il est important que les termes qui sont actuellement utilisés ou qui pourraient l’être à l’avenir soient tenus à la disposition de tous. L’objectif doit être de renoncer à la monopolisation d’une industrie, en particulier pour des mondes aussi grands et nouveaux que le métavers. Il n’est donc pas nécessaire que le signe descriptif soit déjà utilisé dans le contexte pertinent à la date de la demande, mais plutôt que «ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins» à l’avenir.
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Autres utilisations de «FOOTWARE» dans des enregistrements de marques
La demanderesse en nullité a produit plusieurs exemples afin de démontrer que «FOOTWARE» est également devenu un terme courant dans les enregistrements de marques.
13 Les arguments avancés dans la duplique peuvent être résumés comme suit.
Nouveaux arguments et éléments de preuve présentés dans le cadre du recours
L’argumentation de la demanderesse en nullité dans le cadre du recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est plus large qu’elle ne l’était devant la division d’annulation de l’EUIPO en première instance, dans la mesure où elle avance une argumentation fondée sur l’absence de caractère distinctif qui est indépendante de son argumentation sur le caractère descriptif de la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En ce qui concerne les nouveaux arguments présentés dans le cadre du recours en rapport avec l’argumentation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le règlement de procédure des chambres de recours confère à la chambre de recours un pouvoir d’appréciation à l’effet de permettre à une partie requérante de compléter les faits et preuves pertinents, pour autant que ceux-ci soient, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et remplissent l’une des quatre conditions énoncées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
Néanmoins, il est clair que les faits et les preuves ne sauraient être «pertinents» ou «pertinents pour l’issue de l’affaire» s’ils sont présentés pour étayer des arguments ou des moyens qui sont eux-mêmes irrecevables parce qu’ils sont hors du champ d’application.
En première instance, la demanderesse en nullité a fait valoir que la titulaire de la MUE n’avait aucun intérêt dans les produits matériels ou logiciels ou les services de télécommunications indépendamment de l’internet des objets («IdO») et que son intention en obtenant l’enregistrement était de monopoliser le terme descriptif «FOOTWARE» en relation avec les chaussures de l’IdO. Étant donné que l’affaire a été initialement présentée en ces termes – le paysage technologique examiné était le domaine de l’IdO –, l’affaire soulevée dans le cadre du recours doit être irrecevable dans la mesure où elle repose sur des arguments d’une conception plus large du paysage technologique pertinent. De même, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours à l’appui de ces arguments plus larges doivent être rejetés, étant donné qu’ils n’étayent ni ne complètent les faits pertinents du recours.
Acceptation des «-WARE» dans les spécifications de MUE
Les demandes de MUE récemment déposées par la demanderesse en nullité (18 673 382, 18 673 387 et 18 673 393) ne couvrent pas des vêtements ou des chaussures purement virtuels (ou des termes qui pourraient être interprétés comme des produits équivalents), de sorte que son argument sur ce point n’est pas pertinent aux fins de la procédure. La division d’examen de l’EUIPO n’a jamais été (et n’a jamais prétendu être) l’arbitre ultime et fiable de la terminologie utilisée dans un secteur donné. Il existe de nombreux cas dans lesquels les erreurs typographiques et les erreurs dans les spécifications des marques passent inaperçues aux yeux de l’EUIPO.
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Il est clair que l’utilisation de «FOOTWARE» dans les exemples fournis par la demanderesse en nullité n’est qu’une erreur typographique et aurait dû se lire «footwear».
En tout état de cause, il est fallacieux de la part de la demanderesse en nullité d’affirmer que l’acceptation des termes tels que «FOOTWARE», «dressware», etc. par l’examinateur de ses demandes récentes était immédiate ou non controversée. Il ressort des dossiers d’examen des demandes en cause que l’examinateur avait initialement demandé à la demanderesse en nullité de modifier les références (par exemple) aux «virtual footware» en «virtual footwear» dans les spécifications. La demanderesse en nullité s’est même effectivement conformée à cette demande au départ. Il semble que ce n’est qu’à la suite d’un manque de cohérence dans la correction/modification des spécifications par l’Office que la demanderesse en nullité a eu la possibilité de conserver ou de rétablir les termes auxquels l’examinateur s’était initialement opposé.
Il est clair que le point de vue d’un examinateur ne représente pas le point de vue de l’EUIPO en tant qu’organisation, et encore moins celui d’un secteur spécifique, et ne saurait donc être considéré comme déterminant en ce qui concerne ce qui est considéré comme une terminologie standard dans ce domaine.
Même si les preuves de l’usage de «FOOTWARE» dans les spécifications de la MUE démontraient ce que la demanderesse en nullité affirme, ce n’est toujours pas le type de preuves qui l’aiderait dans son argumentation en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. L’allégation selon laquelle «FOOTWARE» est un terme reconnu couramment utilisé et compris par les consommateurs est essentiellement une allégation selon laquelle ce terme est générique et/ou usuel dans le commerce. Cette argumentation n’est donc d’aucune utilité dans l’argumentation fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est en contradiction avec la décision de la demanderesse en nullité de ne pas former de recours contre la décision au titre de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Enfin, même si la demanderesse en nullité pouvait prétendre avec succès que le terme «FOOTWARE» désigne des chaussures virtuelles destinées à être utilisées dans le métavers et/ou téléchargeables en tant que NFT, l’enregistrement ne couvre pas de produits de ce type.
Absence de pertinence du métavers
Le caractère distinctif ou descriptif d’un terme n’est pas apprécié isolément. Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque ne peut être examiné que par rapport aux produits et services en cause et à la perception qu’en a le consommateur moyen. Les produits et services pertinents sont définis exclusivement par le libellé revendiqué dans la spécification. Les produits et services couverts par l’enregistrement en cause en l’espèce sont des produits et services logiciels/matériels/de télécommunications qui sont destinés à la collecte, au stockage et à l’échange de données ainsi qu’à la gestion de réseaux et à la transmission de données. Il est certain que les produits et services contestés ne comprennent pas de «chaussures virtuelles» ou de NFT. La demanderesse en nullité a fourni quelques exemples de ce que
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les spécifications couvrant les chaussures virtuelles ou les NFT pour chaussures incluraient et les termes ne se chevauchent pas et sont assez différents des termes revendiqués dans l’enregistrement en cause en l’espèce.
L’analyse du caractère distinctif ne peut être effectuée que par référence aux termes revendiqués dans la spécification de l’enregistrement. La titulaire de la MUE a effectué une telle analyse en première instance et cette analyse démontre que la marque «FOOTWARE» ne permet pas au consommateur moyen des produits et services pertinents de percevoir immédiatement et sans autre réflexion que la marque décrit, d’une manière directe et spécifique, toute caractéristique intrinsèque ou propriété pertinente de ces produits et services.
Même si la marque «FOOTWARE» était descriptive pour des chaussures purement virtuelles ou des NFT, elle ne serait pas pertinente en l’espèce car les chaussures virtuelles et les NFT ne sont pas en cause ici. Tous les commentaires figurant dans la troisième section des observations de la demanderesse en nullité du 13 juin 2022, aux pages 13 à 18, sont dénués de pertinence étant donné qu’ils visent à démontrer le caractère descriptif de la marque «FOOTWARE» pour des produits et services qui ne sont pas en cause. L’analyse du caractère distinctif/descriptif doit toujours être effectuée par rapport aux termes exacts revendiqués dans la spécification.
Conclusion
La marque «FOOTWARE» est apte à servir d’indicateur de l’origine pour tous les produits et services identifiés dans la spécification.
Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1, «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours
16 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours et les observations complémentaires du 13 juin 2022. Étant donné que la demanderesse en nullité utilise la même numérotation que celle utilisée pour identifier les documents en première instance (A1, A2, A3, etc.), la chambre de recours estime qu’il convient de remplacer la lettre «A» par la lettre «B» pour faire référence aux documents produits par la demanderesse en nullité pour la première fois au stade du recours:
Les annexes B1, B2, B3, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B23, B24, B25, B26, B43, B44, B45, B46 et B47 font référence à l’environnement numérique du métavers et des «NFT» (jetons non fongibles).
Les annexes B4, B5, B6, B16, B17, B18, B19, B20 et B37 contiennent des exemples d’articles chaussants avec des logiciels ou du matériel intégrés.
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Les annexes B7, B8, B9, B21 et B22 font référence à l’impression en 3D dans l’industrie de la chaussure.
Les annexes B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39 et B40 font référence à la signification du signe contesté ou de ses composants.
Les annexes B41, B42 et B48 consistent en des extraits concernant certains enregistrements de MUE récents et une liste de marques contenant le suffixe «-WARE» et le terme «FOOTWARE».
17 La titulaire de la MUE a également produit un document supplémentaire (pièce A), accompagné de ses observations du 23 juillet 2022, qui consiste en une copie de documents relatifs à l’examen de la demande de MUE n° 18 673 387. Ce document a été produit en lien avec la question de l’acceptation des termes en «-WARE» dans les spécifications de MUE.
18 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. En outre, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire après l’expiration du délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
19 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il convient d’établir que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE accordent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui sera dûment pris en considération dans l’examen qui suit.
22 En l’espèce, la chambre de recours observe que certains des documents supplémentaires produits par la demanderesse en nullité, à savoir les annexes B4,
B5, B6, B16, B17, B18, B19, B20 et B37 (contenant des exemples d’articles chaussants avec des logiciels ou du matériel intégrés), les annexes B27, B28, B29,
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B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39 et B40 (concernant la signification du signe contesté ou de ses éléments) et les annexes B41, B42 et B48
(extraits concernant certains enregistrements de MUE récents et une liste de marques contenant le suffixe «-WARE» et contenant le terme «FOOTWARE») ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui ont déjà été présentés en temps utile et sont déposés pour contester les constatations faites par la première instance. En ce qui concerne la pertinence de prime abord de ces documents pour l’issue de l’affaire [article 27, paragraphe 4, point a), du RDMUE], la chambre de recours observe qu’ils sont clairement pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné qu’ils visent précisément à prouver le caractère descriptif de la MUE contestée par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, la chambre de recours juge équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et d’admettre cette partie des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité pour la première fois au stade du recours.
23 Pour la même raison, les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la MUE le 23 juillet 2022 en tant que pièce A sont également acceptés, étant donné qu’ils sont présentés pour contester les observations de la demanderesse en nullité et, par conséquent, ils sont susceptibles d’être pertinents de prime abord pour l’issue de la procédure.
24 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence de prime abord des preuves produites pour la première fois devant elle ne signifie pas qu’elles soient concluantes pour l’issue de l’espèce.
25 Au contraire, en ce qui concerne les autres documents supplémentaires produits par la demanderesse en nullité, à savoir les annexes B1, B2, B3, B10, B11, B12, B13,
B14, B15, B23, B24, B25, B26, B43, B44, B45, B46 et B47 (relatives à l’environnement numérique du métavers et des «NFT») et les annexes B7, B8, B9, B21 et B22 (relatives à l’impression en 3D dans l’industrie de la chaussure), la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel il s’agit d’éléments de preuve qui ne sauraient être considérés comme complémentaires des éléments de preuve qui avaient déjà été produits en temps utile, étant donné qu’ils se réfèrent à des arguments qui n’avaient même pas été développés par la demanderesse en nullité en première instance. Par conséquent, la chambre de recours considère que cette partie des éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse en nullité n’est pas recevable et qu’elle ne sera pas prise en considération dans l’analyse du recours.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
26 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement. Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque de l’Union européenne ne sera déclarée que pour les produits ou services concernés. Il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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27 L’objet de cette disposition est de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).
28 Conformément à l’article 59 du RMUE, le législateur a prévu que la procédure de nullité prenne la forme d’une procédure inter partes, qui ne peut être engagée que par une demande présentée conformément à l’article 63 du RMUE et qui ne peut être poursuivie d’office lorsque la demande en nullité est retirée au cours de la procédure.
29 En outre, une marque de l’Union européenne qui fait l’objet d’une procédure de nullité pour des motifs absolus a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet dans lequel l’Office a exclu d’office tous les motifs de refus en vertu de l’article 7 du RMUE (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45; 06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
30 Par conséquent, en ce qui concerne la procédure de nullité, la chambre de recours ne saurait être invitée à procéder à nouveau à l’examen que l’examinateur a effectué, d’office, des faits pertinents qui auraient pu le conduire à appliquer les motifs absolus de refus. Il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39; 29/03/2019, T-611/17, REPRESENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2019:210, § 44; 10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A
CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 22; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 60 et jurisprudence citée].
31 En ce qui concerne la charge de la preuve dans les procédures de nullité, la chambre de recours rappelle que, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de produire les arguments et faits concrets qui mettraient en cause sa validité
(02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 40; 12/06/2012,
T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, T-320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 28; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 33; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48-49). En conséquence, l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal (13/09/2013, T-320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 28), prévoit que, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du même règlement, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties [02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 40; 10/06/2020, T105/19, DEVICE OF A CHEQUERBOARD
PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 23 et jurisprudence citée]. Un examen plus approfondi des motifs absolus de refus dans le cadre de l’enquête officielle ne sera donc pas effectué dans le cadre d’une procédure d’annulation (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28).
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32 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’Office d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires [02/06/2021, T-854/19,
MONTANA, EU:T:2021:309, § 42; 29/03/2019, T-611/17, REPRESENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2019:210, § 46; 10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258,
§ 24], c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [15/10/2020,
T-48/19, smart: )things (fig.), EU:T:2020:483, § 69; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:216:422, § 40; 22/06/2004, T-185/02, Picaro,
EU:T:2004:189, § 29].
33 L’article 59, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’une déclaration de nullité requiert que l’enregistrement ait été effectué en violation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Cela signifie que toute évolution factuelle ayant une incidence négative sur les conditions d’enregistrement après la date d’enregistrement est dénuée de pertinence au titre de l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, mais relèverait uniquement d’une cause de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. En outre, selon la jurisprudence de la Cour (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19; confirmé par 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225; 06/03/2014,
C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59), la date pertinente est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée (ou, le cas échéant, la date de priorité), de sorte que tout changement de circonstances après cette date ne se fasse pas au détriment du titulaire de la marque communautaire.
34 Étant donné que le 14 mars 2019 est la date de demande de la MUE contestée de la titulaire de la MUE, il s’agit de la date pertinente en l’espèce.
35 Dans le cadre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demanderesse en nullité a invoqué les interdictions prévues à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE. La chambre de recours estime qu’il convient de commencer son raisonnement par l’analyse de l’éventuel caractère descriptif du signe contesté, tandis que la question du caractère non distinctif ou usuel du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et d), du RMUE sera examinée à un stade ultérieur.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
36 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, elle est donc appelée, dans ce cadre, à procéder à un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait
[02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 42; 04/03/2020,
C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 97;
28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202,
§ 27; 13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 57].
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37 L’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose que les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, qui est par ailleurs garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent leurs intérêts doivent avoir la possibilité effective de faire connaître leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 62, 63; 29/03/2019, T-611/17, REPRESENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2019:210, § 72; 16/07/2015, T-631/14, Device of a red sole/my SHOES,
EU:T:2015:521, § 20], mais non à la position finale que l’administration entend adopter [02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 65; 13/05/2020,
T-5/19, PROFI CARE (fig.), EU:T:2020:191, § 102; 03/02/2017, T-509/15,
Premeno/Pramino, EU:T:2017:60, § 22].
38 À cet égard, la chambre de recours constate que, au cours de la procédure devant la division d’annulation, les parties ont eu l’occasion de débattre de la question du caractère descriptif de la marque demandée et de présenter tous les arguments et éléments de preuve qu’elles considéraient pertinents au regard de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
39 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 42;
13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999;
C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
40 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50).
41 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
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42 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (07/05/2019, T--423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
43 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293,
§ 36].
44 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020,
T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
45 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
46 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause [02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45;
13/06/2019, T-652/18, Oral dialysis, EU:T:2019:412, § 17].
Public pertinent et degré d’attention
47 Il convient de souligner d’emblée que, en ce qui concerne le public pertinent, la division d’annulation a conclu à juste titre que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne.
48 En effet, indépendamment de la question de savoir si le signe «FOOTWARE» est considéré comme une graphie erronée du mot anglais «FOOTWEAR» ou comme le résultat d’une combinaison des termes «FOOT» et «WARE», qui appartiennent tous deux au vocabulaire anglais, l’appréciation doit, en tout état de cause, être
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fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. À cet égard, la chambre de recours souligne que, dans la mesure où l’appréciation de la question de savoir si la marque contestée a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE doit être effectuée par référence à la date de dépôt (le 14 mars 2019 en l’espèce), le Royaume-Uni reste un territoire pertinent aux fins de cette analyse.
49 Toutefois, la chambre de recours souligne que, du moins en ce qui concerne le scénario dans lequel le signe demandé est perçu comme une graphie erronée du mot anglais de base «footwear», la marque contestée peut avoir une signification non seulement pour un public composé de locuteurs anglophones natifs, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-
Bas et de la Finlande, est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23). Cela vaut également pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de la population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26-27). Le Tribunal a également établi, par exemple, que la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal et que s’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). Cela s’applique a fortiori aux produits qui s’adressent au public professionnel, qui est généralement plus familiarisé avec la langue anglaise.
50 À la lumière de ce qui précède, le public anglophone concerné constitue une partie significative du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne et comprend, à tout le moins, les consommateurs des États membres susmentionnés où le public comprend l’anglais de base.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de non- enregistrement ne sont réunis que dans une partie de l’Union européenne.
52 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
53 La division d’annulation a observé à juste titre qu’en l’espèce, les produits et services sont en partie des produits destinés aux consommateurs moyens et en partie des produits et services destinés à un public professionnel, et a ajouté que «compte tenu de la nature des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé».
54 La chambre de recours partage les conclusions de la division d’annulation et rappelle que le fait que le public pertinent puisse faire preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé», dans une certaine mesure, pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
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EU:C:2012:460, § 48). Le niveau d’attention élevé du public pertinent ne signifie pas qu’un signe est moins susceptible de relever d’un motif absolu de refus. En réalité, l’inverse peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelle permettront au public concerné de saisir encore plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,
T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28). Par conséquent, le fait que le public pertinent dispose de connaissances spécialisées ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’accroît pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais peut plutôt tendre à favoriser le constat d’un caractère descriptif ou non distinctif (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort,
EU:T:2021:464, § 37).
Signification du signe
55 Il convient d’apprécier la manière dont le consommateur ciblé percevra le signe demandé, dans le cadre de son choix d’achat, lorsqu’il le rencontrera sur le produit ou ailleurs (07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 34). Il convient également de tenir compte des formes d’usage du signe demandé qui sont les plus probables d’après l’expérience de vie générale (26/04/2012, C-307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254, § 55).
56 Le signe couvert par la marque de l’Union européenne contestée consiste en le mot «FOOTWARE».
57 La demanderesse en nullité soutient que le signe «FOOTWARE» sera perçu par le public pertinent de trois manières possibles:
Pour la plupart des consommateurs qui parlent d’autres langues que l’anglais, il s’agit d’une graphie erronée du terme «footwear». D’autres y réagiront comme s’il s’agissait d’un synonyme de «footwear» (chaussures), même s’ils ont l’occasion de remarquer la faute d’orthographe, et surtout s’ils entendent seulement la marque.
Comme prenant la structure [nom] + WARE, qui indique souvent des articles fabriqués dans le même type de matériau (par exemple, grès, verre, cuivre). Le consommateur interprétera la combinaison des mots «FOOT» et «WARE» comme désignant des «articles de marchandise pour le pied – et donc pour tout type de chaussures ou de chaussettes».
En tant que combinaison des mots «FOOT» ou «FOOTWEAR» et «WARE», où «WARE» est interprété comme une référence à des «logiciels» ou à du «matériel» et le terme dans son ensemble signifie
«HARDWARE»/«SOFTWARE» (matériel/logiciel) dans ou pour les pieds et les chaussures.
58 La titulaire de la MUE admet l’option i), en indiquant qu’il est possible que le signe «FOOTWARE» puisse être interprété comme une graphie erronée du mot «footwear» (voir page 3 des observations de la titulaire de la MUE du
24 juillet 2020). La titulaire de la MUE va même jusqu’à admettre qu’une partie du public anglophone non natif pourrait totalement confondre «FOOTWARE» avec «footwear», en reconnaissant que «les déclarations recueillies par la titulaire de la MUE auprès de locuteurs d’autres langues officielles de l’UE soutiennent effectivement l’idée que certains consommateurs non anglophones pourraient ne
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pas être en mesure de différencier la marque “FOOTWARE” du mot “footwear”» (voir page 11 des observations de la titulaire de la MUE du 24 juillet 2020).
59 Dans l’ensemble, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE elle- même le 24 juillet 2020 en tant que pièce 1 confirment largement que le signe en cause sera simplement perçu comme «footwear» par le public (au moins une partie de celui-ci), entre autres en République tchèque (courriel daté du 21 juillet 2020 à la page 15 de la pièce 1), au Danemark (courriel daté du 17 juillet 2020 à la page 18 de la pièce 1), aux Pays-Bas (courriel daté du 17 juillet 2020 à la page 25 de la pièce 1), en Estonie (lettre datée du 20 juillet 2020 aux pages 31 et 32 de la pièce 1), Finlande (courriel du 17 juillet 2020 à la page 38 de la pièce 1), en France
(courriel du 17 juillet 2020 à la page 42 de la pièce 1), en Hongrie (avis écrit non daté aux pages 59 et 60 de la pièce 1), en Lettonie (courriel du 17 juillet 2020 à la page 74 de la pièce 1), en Lituanie (lettre du 20 juillet 2020 à la page 75 de la pièce 1), à Malte (lettre du 20 juillet 2020 aux pages 79 et 80 de la pièce 1), en
Pologne (courriel daté du 17 juillet 2020 à la page 87 de la pièce 1), en Roumanie
(courriel daté du 17 juillet 2020 à la page 98 de la pièce 1), en République slovaque (lettre datée du 17 juillet 2020 aux pages 100 et 101 de la pièce 1), en Slovénie
(lettre datée du 20 juillet 2020 à la page 104 de la pièce 1), en Suède (courriel daté du 17 juillet 2020 à la page 111 de la pièce 1).
60 La chambre de recours observe en outre que, dans la décision attaquée, la division d’opposition admet également que le terme «FOOTWARE» «peut être perçu comme une graphie erronée de «FOOTWEAR», qui sera aisément compris comme faisant référence à des articles vestimentaires portés aux pieds», notamment parce que les deux mots «FOOTWARE»/«FOOTWEAR» sont identiques sur le plan phonétique. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle n’a aucune incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à cette marque [13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193,
§ 20].
61 Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve et des arguments versés au dossier, la chambre de recours est convaincue qu’à la date de dépôt de la demande de la MUE contestée, une partie significative du public anglophone pertinent au sein de l’Union européenne pourrait percevoir le signe «FOOTWARE» comme le mot anglais «footwear», soit parce qu’elle pourrait le percevoir comme une graphie erronée de ce terme, soit simplement parce qu’elle pourrait le percevoir directement comme désignant des «chaussures».
62 En ce qui concerne l’option ii), la division d’annulation a considéré que le consommateur pertinent ne retiendrait pas la combinaison des mots «FOOT» et «WARE» comme désignant des «articles de marchandise pour le pied» et donc pour tout type de chaussures, de chaussettes ou de semelles, étant donné que le suffixe «-WARE» n’est pas construit avec des parties du corps mais avec des matériaux.
63 Toutefois, contrairement aux conclusions de la division d’annulation, la chambre de recours considère que les éléments de preuve et les arguments versés au dossier montrent qu’à la date de dépôt de la demande de la MUE contestée, au moins une partie du public anglophone pertinent au sein de l’Union européenne, et en particulier la partie du public pertinent qui est de langue maternelle anglaise ou qui a une grande maîtrise de l’anglais, pourrait percevoir le signe «FOOTWARE»
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comme une juxtaposition des termes anglais «FOOT» et «WARE» et, en tant que tel, le signe en cause pourrait être associé à la signification d’articles de marchandise pour les pieds ou les chaussures, comme le soutient la demanderesse en nullité.
64 En ce qui concerne le public anglophone natif, la chambre de recours observe que la titulaire de la MUE semble admettre que le public pertinent ayant «une connaissance avancée de l’anglais» aurait les connaissances nécessaires pour scinder le terme «FOOTWEAR» en éléments «FOOT» et «WEAR» et pour comprendre que «FOOTWARE» signifie «articles pour les pieds». Toutefois, cette partie du public serait alors constituée précisément du «type de consommateur qui serait très sensible au jeu de mots qui existe dans la combinaison des éléments particuliers en cause» (voir page 9 des observations de la titulaire de la MUE du
24 juillet 2020, confirmées à la page 7 des observations de la titulaire de la MUE du 30 mai 2021).
65 En outre, en ce qui concerne le public pertinent anglophone non natif, la chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE elle-même le 24 juillet 2020 en tant que pièce 1 montrent qu’au moins une partie du public suédois pertinent, dont la connaissance de l’anglais est considérée comme relativement élevée, pourrait «comprendre la signification de “WARE” en tant que biens ou produits et donc penser à des biens ou des produit pour les pieds lorsqu’elle est confrontée à “FOOTWEAR”» (courriel daté du 17 juillet 2020, page 111 de la pièce 1).
66 En outre, il ne saurait être ignoré que, à plusieurs reprises, les chambres de recours ont établi que «WEAR» est compris comme un terme collectif désignant des articles de marchandise ou de fabrication (26/11/2015, R 1287/2015-1,
DRINKWARE PEOPLE LOVE, § 25; 10/04/2006, R 1277/2005-2, SIGNALWARE, § 16; 10/09/2001, R 1205/2000-1, CCTVWARE, § 16).
67 En ce qui concerne l’option iii), la chambre de recours ne saurait exclure qu’au moins une partie du public anglophone pertinent au sein de l’Union européenne, et en particulier la partie du public pertinent dont la langue maternelle est l’anglais ou qui a une grande maîtrise de l’anglais, puisse percevoir à la date pertinente le signe «FOOTWARE» comme une combinaison des mots «FOOT» ou
«FOOTWEAR» et «WARE», dans laquelle «WARE» est interprété comme une référence à des «logiciels» ou à du «matériel informatique», comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité et comme le confirment des références à des dictionnaires en ligne concernant le suffixe «-WARE» (annexe A3 des observations de la demanderesse en nullité du 18 mars 2020).
68 À cet égard, la chambre de recours observe que tant la division d’annulation que la titulaire de la MUE ne contestent pas que «le suffixe «-WARE» est utilisé pour former des termes désignant des classes de produits informatiques tels que des logiciels, des logiciels gratuits et du matériel informatique, et qu’il est susceptible d’être reconnu par le public anglophone, compte tenu notamment de la nature des produits et services couverts par la MUE». Toutefois, tant la division d’annulation que la titulaire de la MUE partagent le point de vue selon lequel, «en comprenant que le suffixe “-WARE” est lié à l’informatique, cette partie du public percevra également, après une deuxième étape mentale, le jeu de mots entre «FOOTWARE» et «FOOTWEAR» (voir page 11 de la décision attaquée; voir également page 9 des observations de la titulaire de la MUE du 30 mai 2021).
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69 La chambre de recours observe en outre que dans la décision de la High Court of
England and Wales du 27 mai 2021 (annexe A des observations de la titulaire de la MUE du 30 mai 2021), concernant l’enregistrement de la demande de marque britannique n° 3 383 412 pour la marque verbale «FOOTWARE», pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42, il est indiqué que le conseiller-auditeur du greffier, Heather Harrison, a admis que l’élément «WARE» pouvait être perçu comme faisant référence à des logiciels, du matériel informatique ou des micrologiciels, à tout le moins en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 42 (voir paragraphe 6 de la décision de la
High Court of England and Wales du 27 mai 2021).
70 En conclusion, la chambre de recours considère qu’à la date de dépôt de la demande de la MUE contestée:
Une partie importante du public anglophone pertinent au sein de l’Union européenne pourrait percevoir le signe «FOOTWARE» comme le mot anglais «footwear», soit parce qu’il pourrait le percevoir comme une graphie erronée de ce terme, soit simplement parce qu’il pourrait le percevoir directement comme «footwear» (chaussures).
Au moins une partie du public anglophone pertinent au sein de l’Union européenne, et en particulier la partie du public pertinent qui est de langue maternelle anglaise ou qui a une grande maîtrise de l’anglais, pourrait percevoir le signe «FOOTWARE» comme une juxtaposition des termes anglais «FOOT» et «WARE» et, en tant que tel, le signe en cause pourrait être associé à la signification d’articles de marchandise pour les pieds ou de chaussures.
Au moins une partie du public anglophone pertinent au sein de l’Union européenne, et en particulier la partie du public pertinent qui est de langue maternelle anglaise ou qui a une grande maîtrise de l’anglais, pourrait percevoir le signe «FOOTWARE» comme une combinaison des mots
«FOOT» ou «FOOTWEAR» et «WARE», où «WARE» est interprété comme une référence à des «logiciels» ou du «matériel informatique» et, en tant que tel, pourrait être interprété comme un mot-valise signifiant «matériel informatique/logiciel pour les pieds ou les chaussures».
71 Néanmoins, le fait que le signe «FOOTWARE» puisse être associé à l’une des trois significations susmentionnées ne signifie pas que le signe en cause est immédiatement descriptif des produits et services pertinents ou de l’une de leurs caractéristiques, étant donné que cela dépendra de la perception de ce signe par le public pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause, comme expliqué ci-après.
72 À cet égard, la chambre de recours observe que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a, en substance, accueilli les arguments de la titulaire de la MUE selon lesquels a) lorsque la marque «FOOTWARE» est confondue avec
«footwear», elle est distinctive parce que les produits et services désignés ne sont pas des articles chaussants et que «footwear» ne décrit pas la destination ou toute autre caractéristique centrale des produits et services en cause; b) lorsque le consommateur a une compréhension plus sophistiquée et décompose la marque en deux parties pour parvenir à une signification de cette manière, la marque n’est toujours pas descriptive d’une caractéristique centrale des produits et services et il
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serait obtus de nier que ce même consommateur ne reconnaîtrait pas également que la marque ressemble à «footwear» et joue sur ce mot. Selon la titulaire de la MUE, c’est ce jeu créatif qui confère le caractère distinctif (voir page 9, dernier paragraphe, des observations de la titulaire de la MUE du 30 mai 2021).
73 Toutefois, la chambre de recours ne saurait partager le raisonnement et les conclusions de la division d’annulation et de la titulaire de la MUE, pour les raisons exposées ci-après.
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services pertinents
74 La chambre de recours rappelle que l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause doit être effectuée dans le contexte des produits et services pertinents. Par conséquent, ce contexte est très utile pour comprendre la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté.
75 D’autre part, la chambre de recours considère que la jurisprudence pertinente ne permet pas d’interpréter la liste des produits et services revendiqués sur la base du signe, ni sur la base de la nature, de l’histoire ou de la situation personnelle de la titulaire de la MUE. Par conséquent, ni le fait que le signe puisse être perçu comme une graphie erronée de «footwear» ni le fait que la titulaire de la MUE soit l’un des principaux acteurs de l’industrie de la chaussure ne permettent de supposer que les produits et services en cause sont nécessairement liés aux «chaussures», comme la demanderesse en nullité semble le suggérer.
76 Comme indiqué ci-dessus, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
77 En l’espèce, la question est de savoir si la demanderesse en nullité a prouvé ou non que, du point de vue du consommateur pertinent, la marque contestée était descriptive des produits et services pertinents ou de l’une de leurs caractéristiques au moment de son dépôt. Dans les procédures inter partes, il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ou d’analyser d’office si la marque contestée est descriptive.
78 Les produits contestés dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Classe 9: Modules de matériel informatique pour la réception, le traitement et la transmission de données sur des dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; dispositifs électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec d’autres dispositifs intelligents pour la surveillance et la commande de systèmes automatisés; logiciels et micrologiciels utilisés pour permettre aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; logiciels pour la sécurité de réseaux et dispositifs; logiciels pour la sécurité de réseaux et dispositifs, à savoir logiciels pour veiller à la réception, au traitement, à la transmission et au stockage sécurisés de données sur l’internet des objets; logiciels pour l’utilisation et l’interopérabilité d’interfaces de programmation d’application utilisées par des dispositifs mobiles, des systèmes et des dispositifs d’échange permettant de transmettre des données par le biais de
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réseaux de communication et de l’internet et se connectant à des réseaux informatiques privés et publics pour services de stockage et d’échange de données.
Classe 38: Services de télécommunications; services de télécommunication, à savoir transmission de données par le biais de réseaux de télécommunication, de réseaux de communication sans fil et de l’internet.
Classe 42: Fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’application (API) pour l’intégration d’applications de tiers afin de permettre une expérience utilisateur interactive; informatique en nuage proposant des logiciels pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau via des réseaux avec ou sans fil; informatique en nuage proposant des logiciels pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau sur l’internet des objets; informatique en nuage proposant des logiciels pour la collecte, la gestion, le suivi, le stockage et l’analyse de données; informatique en nuage proposant des logiciels pour la gestion d’applications de machine à machine et de réseaux de machine à machine; fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’infonuagique non téléchargeables pour la connexion, l’exploitation et la gestion de terminaux de paiement en réseau, dispositifs de divertissement, ordiphones [smartphones], systèmes d’éclairage, systèmes de CVC, sur l’internet des objets (IdO).
79 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (23/09/2015, T-633/13,
INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010,
C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; et 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 52).
80 La Cour a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153,
§ 38).
81 Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé.
82 En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 9 sont essentiellement des logiciels et du matériel informatique (dispositifs) pour transmettre, recevoir, traiter, sécuriser et stocker des données en relation avec des appareils électroniques et des systèmes automatisés de l’internet des objets (IdO).
83 Les services contestés compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications, y compris la transmission de données au moyen de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil et de l’internet.
84 Les services contestés compris dans la classe 42 sont des services logiciels destinés à faciliter l’interopérabilité des dispositifs, la collecte, la gestion, la surveillance, le
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stockage et l’analyse de données, le bon fonctionnement des infrastructures permettant l’échange de données et la connexion aux réseaux et à l’IdO.
85 La chambre de recours estime qu’il convient de commencer son appréciation du lien entre le signe en cause et les produits et services pertinents du point de vue de la partie du public anglophone pertinent qui percevra la marque contestée «FOOTWARE» comme le mot anglais «footwear», soit parce que cette partie du public le percevra comme une graphie erronée de ce terme, soit simplement parce que le signe sera lu directement comme «footwear».
86 Selon la demanderesse en nullité, la monopolisation du signe «FOOTWARE»
(perçu comme «footwear») fournirait à la titulaire de la MUE une «plateforme imméritée pour empêcher les tiers» d’utiliser ce terme pour décrire les produits et services contestés en rapport avec des chaussures.
87 À cet égard, déjà dans ses premières observations, la demanderesse a fourni des exemples de l’interaction entre les chaussures et les produits et services désignés par la marque contestée. En particulier, les annexes A4 et A5 des observations de la demanderesse en nullité du 18 mars 2020 ainsi que les annexes B16, B17, B18, B19 et B20 du mémoire exposant les motifs du recours montrent qu’à la date pertinente, les chaussures incorporant des logiciels ou du matériel informatique étaient un produit établi sur le marché en expansion de l’internet des objets (IdO). Ces annexes contiennent plusieurs références à des «chaussures intelligentes», produites principalement par divers concurrents dans le secteur des chaussures de sport, qui comprennent «un ordinateur dans une chaussure», une connectivité sans fil, des puces intégrées avec une technologie de suivi connectée à une application spécifique, des capteurs dans la semelle intérieure qui capturent la distance, le rythme, la cadence et d’autres informations concernant le style de course, des systèmes portables complets comprenant de la microélectronique, des logiciels et des capteurs avec une technologie de suivi, des émetteurs-récepteurs Bluetooth, des cartes mémoire, une batterie qui peut être rechargée à l’aide de câbles USB, etc., qui sont tous généralement contrôlés par l’intermédiaire d’un smartphone.
88 La chambre de recours observe que la titulaire de la MUE ne nie pas qu’il existe un marché croissant des dispositifs de l’IdO ou que des produits qui sont essentiellement des chaussures dotées d’une technologie intégrée sont désormais disponibles (voir page 13 des observations de la titulaire de la MUE du
24 juillet 2020). La chambre de recours observe en outre que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE elle-même en tant que pièce 7 confirment l’existence, avant la date pertinente du 14 mars 2019, d’un marché croissant de chaussures dotées d’une technologie intégrée et connectées à des smartphones ainsi qu’à d’autres dispositifs (montres intelligentes) et à des applications/logiciels (Garmin, Suunto, MapMyRun, etc.) utilisant le suivi de données et l’analyse en temps réel.
89 Toutefois, la titulaire de la MUE fait valoir que ni le terme «FOOTWARE» ni le mot «footwear» ne sont aptes à décrire les produits et services pertinents ou leur destination, étant donné qu’il ne s’agit pas d’articles chaussants (avec ou sans technologie incorporée) et non d’articles de l’IdO, mais d’une technologie autonome qui existe indépendamment des chaussures ou d’autres produits physiques. En particulier, selon la titulaire de la MUE, «les produits/services revendiqués dans l’enregistrement sont des produits et services matériels/logiciels principalement destinés à la collecte, au stockage et à l’échange de données et des
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services de gestion de réseaux et de transmission de données. Ce type de technologie pourrait être intégré dans un article de l’IdO, mais ne constitue pas un tel article en soi» (voir page 14 des observations de la titulaire de la MUE du
24 juillet 2020).
90 Après examen de l’ensemble des documents versés au dossier, la chambre de recours est persuadée qu’à la date pertinente, le public anglophone pertinent pourrait percevoir dans le signe «FOOTWARE» (lu «footwear») une référence spécifique et directe à l’espèce ou à la destination des produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 42, à savoir que ces produits et services sont globalement adaptés à un usage pour des chaussures.
91 En particulier, lorsqu’il est confronté au signe «FOOTWARE» (perçu comme «footwear») en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 9, il est raisonnablement concevable que le public anglophone pertinent considère, par exemple, que les modules de matériel informatique pour la réception, le traitement et la transmission de données sur des dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; dispositifs électroniques font référence à des dispositifs de traitement de données destinés à être utilisés sur une chaussure; que les dispositifs électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec d’autres dispositifs intelligents pour la surveillance et la commande de systèmes automatisés; logiciels et micrologiciels utilisés pour permettre aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux sont des dispositifs/logiciels destinés à faciliter l’interopérabilité, le partage de données, la communication et l’interaction de dispositifs tels que les capteurs d’une chaussure et d’un smartphone; la destination des logiciels pour la sécurité de réseaux et dispositifs; logiciels pour la sécurité de réseaux et dispositifs, à savoir logiciels pour veiller à la réception, au traitement, à la transmission et au stockage sécurisés de données sur l’internet des objets, afin d’assurer la transmission, la réception, le traitement et le stockage sécurisés de données à caractère personnel qui sont collectées à partir des capteurs/puces intégrés dans la chaussure et transmises aux dispositifs (applications, smartphones, logiciels tiers, etc.) qui traitent et analysent ces données; que les logiciels pour l’utilisation et l’interopérabilité d’interfaces de programmation d’application utilisées par des dispositifs mobiles, des systèmes et des dispositifs d’échange permettant de transmettre des données par le biais de réseaux de communication et de l’internet et se connectant à des réseaux informatiques privés et publics pour services de stockage et d’échange de données sont destinés à faciliter l’interopérabilité, la communication et le partage de données entre des chaussures avec une technologie de traçage intégrée et les réseaux, ordinateurs et logiciels de fournisseurs tiers de services d’analyse de données ou simplement des dispositifs d’autres amis avec lesquels partager des performances sportives.
92 En ce qui concerne les services de télécommunication, à savoir transmission de données par le biais de réseaux de télécommunication, de réseaux de communication sans fil et de l’internet compris dans la classe 38, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (voir, entre autres, annexes 8 et 9 des observations de la demanderesse en nullité du 14 janvier 2021 et annexe B19 du mémoire exposant les motifs du recours) fournissent l’information selon laquelle la technologie de transmission de données intégrée dans un article
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chaussant nécessite une connectivité, étant donné qu’elle transmet les données de l’utilisateur à d’autres dispositifs de l’utilisateur, à des réseaux, ordinateurs et logiciels de fournisseurs tiers de services d’analyse de données, etc. Dans ce contexte, lorsqu’il est confronté au signe «FOOTWARE» (perçu comme «footwear») en rapport avec les services pertinents compris dans la classe 38, il est raisonnablement concevable que le public anglophone pertinent considère, par exemple, que les services de transmission de données en question se rapportent au domaine des capteurs et des systèmes portables basés sur des chaussures, c’est-à- dire que le signe en cause décrit le type ou la finalité des services contestés.
93 Quant aux services compris dans la classe 42, ils doivent être considérés comme des «logiciels en tant que services». Par conséquent, le même raisonnement que celui déjà exposé pour les logiciels compris dans la classe 9 doit être réitéré. En particulier, lorsqu’il est confronté au signe «FOOTWARE» (perçu comme «footwear») en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 42, il est raisonnablement concevable que le public anglophone pertinent considère, par exemple, que le fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’application (API) pour l’intégration d’applications de tiers afin de permettre une expérience utilisateur interactive sont destinés à faciliter la capacité d’interopérabilité et la communication et le partage de données entre des chaussures avec une technologie de suivi intégrée et des applications de tiers qui traitent et analysent ces données; que l'informatique en nuage proposant des logiciels pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau sur l’internet des objets; informatique en nuage proposant des logiciels pour la collecte, la gestion, le suivi, le stockage et l’analyse de données; informatique en nuage proposant des logiciels pour la gestion d’applications de machine à machine et de réseaux de machine à machine sont des services logiciels visant à faciliter l’interopérabilité, le partage de données, la communication et l’interaction de dispositifs tels que les capteurs/puces intégrés dans les chaussures et les dispositifs (applications, smartphones, logiciels tiers, etc.) traitant et analysant ces données. En outre, comme l’a expressément admis la titulaire de la MUE, la fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’infonuagique non téléchargeables pour la connexion, l’exploitation et la gestion de terminaux de paiement en réseau, dispositifs de divertissement, ordiphones [smartphones], systèmes d’éclairage, systèmes de CVC, sur l’internet des objets (IdO) est «manifestement un sous-ensemble des termes précédents (“informatique en nuage contenant des logiciels pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau via des réseaux sans fil ou câblés et l’IdO”)», de sorte que le même raisonnement s’appliquerait également en l’espèce.

94 Par conséquent, la chambre de recours considère que le signe «FOOTWARE»
(perçu comme «footwear») ne fournit que des informations (et fournies à la date pertinente) sur l’espèce ou la destination de tous les produits et services en cause. Il s’ensuit que le signe contesté est descriptif (et était à la date pertinente) des produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 42.
95 En ce qui concerne la décision de la High Court of England and Wales du
27 mai 2021 (annexe A des observations de la titulaire de la MUE du 30 mai 2021), la chambre de recours rappelle que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux sur des conflits concernant des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, comme l’a également admis la titulaire de la MUE à la page 2 de ses observations du 30 mai 2021. Selon
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la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59) et les décisions adoptées dans un État membre ou dans un État qui n’est pas membre de l’Union ne peuvent en aucun cas remettre en cause la légalité de la décision attaquée [25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65, 66; 25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65, 66; 25/10/200 24/03/2010, T-363/08 & T-364/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA
(fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 44)].
96 Néanmoins, la chambre de recours a examiné avec tout le soin requis et de manière diligente le raisonnement et l’issue de la décision présentés par la titulaire de la MUE. La chambre de recours observe que la décision en question a été adoptée uniquement du point de vue du public anglophone natif, alors que dans la présente décision, il a été considéré que la graphie erronée de «FOOTWARE» (perçue comme «footwear») est encore plus probable par le public anglophone non natif ou par ceux qui ont une connaissance de base de l’anglais. Dès lors, les considérations et conclusions adoptées dans le cadre de cette décision ne sont pas automatiquement applicables en l’espèce. Par conséquent, la décision invoquée par la titulaire de la MUE n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions susmentionnées concernant l’absence de risque de confusion en l’espèce.
97 Dans ces circonstances, la chambre de recours considère que la demanderesse en nullité a prouvé qu’à la date pertinente, le signe «FOOTWARE» pouvait être considéré comme purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne tous les produits et services pertinents.
98 Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’au moment de sa demande d’enregistrement, la marque contestée était exclue du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusions
99 Il résulte de ce qui précède que la division d’annulation a commis une erreur en ne déclarant pas la nullité de la MUE n° 18 035 847 sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour tous les produits et services mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
100 Par conséquent, le recours est accueilli et la marque contestée est déclarée nulle.
101 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer si la marque contestée aurait également dû être déclarée nulle sur la base des autres motifs invoqués par la demanderesse en nullité.
Frais
102 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais
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exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
103 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
104 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève
à 2 350 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Registrar:
Signature
H. Dijkema
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