DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 6 978 (INVALIDITY)
Scorpios sp. z o.o., ul. Ludwika Rydygiera 15 lok. 4, 01-793 Warszawa (Pologne), représentée par Włodzimierz Januszkiewicz, E. Ciołka 12/328, 01/402, Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ambra S.A., Puławska 336, 02-819 Warszawa (Pologne) et Ambra Brands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa (Pologne), représentée par Rolbiecka i Gorzkiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych SP.P., Twarda 44, 00-831 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé). Le 27/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 31/08/2012, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre
de la marque de l’Union européenne no 9 505 314 (marque figurative), (ci-après la «MUE»), déposée le 08/11/2010 et enregistrée le 25/01/2012. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33. La demande est fondée sur: (1) l’enregistrement
polonais no 233 879 ( marque figurative) (ci-après la «marque polonaise 1») et (2) l’enregistrement de la marquepolonaise no 233 880 «SLANTCHEW BRJAG» (marque verbale) (ci-après la «marque verbalepolonaise no 2»), tous deux désignant des boissons alcoolisées: vins, vodkas, liqueurs, spiritueux compris dans la classe 33. En ce qui concerne les marques polonaises 1 et 2, la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. La demanderesse a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES

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(1) Sur les règlements applicables
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références dans la présente décision au RMUE, au RDMUE et au REMUE s’entendent comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.

À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le règlement (CE) no 2868/95 continue de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 82.

La demande en nullité a été déposée le 31/08/2012. Par conséquent, les articles 12 à 17 du RDMUE ne s’appliquent pas, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point f) et g), du RDMUE. Par conséquent, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2868/95 s’appliquent [en particulier la règle 37 du règlement (CE) no 2868/95 — voir plus loin dans la section C de la présente décision].

(2) Sur la propriété de la marque de l’Union européenne contestée
La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 08/11/2010 par la société bulgare Vinex Preslav AD.
Le 21/02/2012, un transfert partiel de propriété a été inscrit au registre, de sorte que la marque de l’Union européenne contestée était détenue par deux titulaires: Vinex Preslav AD et Chernomorsko zlato AD¹.
Le 07/06/2013, après le dépôt de la demande en nullité, un autre transfert partiel de propriété a été inscrit au registre, à la suite duquel les titulaires de la MUE contestée étaient: Vinex Preslav AD et Ambra S.A. (l’un des titulaires actuels de la MUE).
Le 18/10/2022, un nouveau transfert partiel a été inscrit au registre et, par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée est actuellement détenue par Ambra S.A. et Ambra Brands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, après le dépôt de la demande en nullité, deux transferts partiels de la propriété de la MUE contestée ont été effectués et ces changements ont été inscrits au registre. Par conséquent, les nouveaux titulaires de la marque contestée, dont les noms sont indiqués en haut de la présente décision, remplacent les précédents titulaires en tant que titulaires de la MUE dans la procédure.

A. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS, DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DES QUESTIONS DE PROCÉDURE DES PARTIES
Dans le mémoire exposant les motifs du recours joint à la demande en nullité du 31/08/2012, la demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion
¹ Basé également en Bulgarie.

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dans l’esprit du public découlant de l’identité des produits et de la similitude des marques.
Elle soutient également que la marque de l’Union européenne contestée a été demandée de mauvaise foi. Elle explique que les marques polonaises 1 et 2 ont été déposées le 15/07/1994 et enregistrées le 25/10/2006. Lorsque la titulaire² de la MUE contestée a tenté d’étendre la protection de l’enregistrement international no 640 101 à la Pologne, elle a été informée de la similitude entre ladite marque et les marques polonaises antérieures 1 et 2 et sa demande de protection sur ce territoire a été initialement rejetée par l’OMPI le 07/08/1996. Le 14/04/2011, après l’enregistrement des marques polonaises 1 et 2, la titulaire s’est vu notifier le refus définitif d’une protection générale de l’enregistrement international en Pologne. Par conséquent, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire avait pleinement connaissance du fait que des marques similaires pour des produits identiques étaient protégées en Pologne. En outre, la titulaire avait un représentant professionnel et, à ce titre, elle savait pertinemment qu’en demandant la marque contestée, elle jouirait d’une protection dans tous les États membres de l’UE. La demanderesse conclut qu’il s’agit d’un «cas classique de mauvaise foi».
À l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants3:

— Extraits de la base de données de l’Office polonais des brevets détaillant les caractéristiques des marques polonaises 1 et 2;

— Extrait de la base de données Romarin de l’OMPI détaillant les indications
de l’enregistrement international no 640 101 au nom de Vineks Preslav AD et Tchernomorsko zlato AD et désignant le brandy compris dans la classe 33; Les éléments de preuve montrent, entre autres, un refus provisoire total de protection en Pologne, publié le 14/10/1996 et une confirmation du refus provisoire total conformément à la règle 18 ter (3) publiée le 02/06/2011.
— Décision définitive de l’OMPI du 14/04/2011 sur le statut d’une marque — confirmation du refus provisoire total en Pologne pour l’enregistrement international no 640 101. Les éléments de preuve montrent en tant que titulaires de l’enregistrement international, Vineks Preslav AD, Tchernomorsko zlato AD et Vinprom Rousse AD et désignent comme marques nationales antérieures les marques polonaises 1 et 2 au nom de Dimyat Polska Spólka z o.o.

Le 03/04/2013, les titulaires de la MUE ont demandé la suspension de la procédure. Elle a souligné qu’une procédure judiciaire est pendante en Pologne en ce qui concerne les marques polonaises 1 et 2. Elle explique également que depuis plus de 15 ans, il y a eu un problème en Pologne concernant la marque
² La marque a été demandée le 08/11/2010 par Vinex Preslav AD [voir remarque préliminaire (2) ci-dessus].
³Une partie des éléments de preuve produits avec la demande en nullité du 31/08/2012 était rédigée dans d’autres langues que l’anglais (la langue de procédure). Le 31/10/2012, en réponse à la communication de l’Office du 18/09/2012, la demanderesse a produit les traductions anglaises correspondantes.

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bulgare «Slantschew brjag». Elle a fait valoir que cette marque est notoirement connue en Pologne et que son premier enregistrement (au nom de l’association de l’État bulgare de la Winery Association) «remonte assez loin». La lettre des titulaires était accompagnée d’un extrait de la base de données officielle de l’Office bulgare, consulté le 03/04/2013 et détaillant les informations relatives à la marque bulgare no 25 476 au nom d’Ambra S.A. et
de la marque «suspicion НЕКmi-parcours — correcteur РЕЛАvier», déposée le 25/09/1991 et enregistrée le 31/01/1995 pour des produits compris dans la classe 33.
Le 03/04/2013, l’Office a informé les parties que la demande de suspension avait été refusée étant donné qu’aucun document concernant la procédure devant le tribunal polonais n’avait été produit. Par la même lettre, les titulaires de la MUE se sont vu accorder un délai jusqu’au 15/04/2013 pour présenter leurs observations à cet égard.
Les titulaires ont répondu le 12/04/2013. Elle répète que des procédures judiciaires sont pendantes en Pologne contre l’enregistrement des marques polonaises 1 et 2. Les titulaires ont également souligné que le litige portait sur la propriété de la marque bulgare «Slantschew brjag», notoirement connue en Pologne depuis plus de 50 ans. Il a également été expliqué que les produits portant cette marque ont été distribués en Pologne par la société Vinex Polska, l’ancienne demanderesse des marques en cause. Les observations des titulaires étaient accompagnées des éléments de preuve suivants:

— Traduction anglaise de deux oppositions du 30/01/2012 formées par Vineks Preslav AD contre les décisions de l’Office polonais des brevets d’accorder la protection aux marques polonaises 1 et 2. Il est notamment indiqué que les marques polonaises 1 et 2 ont été appliquées par VINIMPEX Polska Sp. z o.o., qui était le partenaire commercial polonais des sociétés bulgares fabriquant le brandy «Slantschew Brjag». Lorsqu’elle a demandé les marques polonaises 1 et 2, la société respective était parfaitement consciente de l’existence des produits proposés par Vineks Preslav AD, y compris le brandy «Slantschew Brjag» et, par conséquent, l’octroi d’une protection pour les marques polonaises 1 et 2 serait contraire au droit applicable ou aux règles de coexistence sociale. Les éléments de preuve mentionnent également que, après le dépôt des demandes de marques polonaises 1 et 2, le droit d’obtenir les droits de protection a été transféré à DIMYAT Polska Sp. z o.o., puis à SCORPIOS Sp. z o.o., cette circonstance serait toutefois dénuée de pertinence pour apprécier les circonstances de la demande d’enregistrement des marques polonaises 1 et 2 par VINIMPEX Polska Sp. z o.o.
— Deux notifications⁴ de 08/05/2013 de l’Office polonais des brevets concernant la planification des audiences dans les affaires no 516/12 et no 518/12 concernant la nullité des droits de protection des marques polonaises 1 et 2.
L’Office a suspendu la procédure de nullité le 30/04/2013.
⁴ En polonais et accompagnés de traductions anglaises.

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Le 23/03/2022, les titulaires de la MUE ont informé l’Office que des décisions définitives avaient été rendues dans la procédure polonaise et que les marques polonaises 1 et 2 avaient été annulées par les décisions⁵ de l’Office polonais des brevets du 09/06/2017 dans les affaires 144.2016 et 145.2016 respectivement. Elle a en outre indiqué que l’annulation des marques avait déjà été inscrite au registre de l’Office polonais des brevets. Les titulaires ont produit les éléments de preuve suivants:

— Des impressions de 22/03/2022 tirées de la base de données officielle de l’Office polonais des brevets détaillant les détails des marques polonaises 1 et 2 et montrant, entre autres, que les marques ont été annulées.
— Impressions du 23/03/2022 de TMView détaillant les détails des marques polonaises 1 et 2 et montrant, entre autres, que le statut actuel des marques est«annulé».
L’Office a repris la procédure le 25/07/2022 et a imparti aux titulaires de la MUE un délai jusqu’au 30/09/2022 pour présenter leurs observations.
Les titulaires de la MUE ont répondu le 30/09/2022. Elle a fait valoir que, dans la mesure où les marques polonaises 1 et 2 ont cessé d’exister, le motif visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est plus applicable. En ce qui concerne le motif tiré de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, les titulaires ont fait valoir que la bonne foi s’applique jusqu’à preuve du contraire et que la charge de la preuve incombe à la demanderesse en nullité. Elle a également fait référence à la communication de l’Office du 18/09/2012 adressée à la demanderesse, dans laquelle il était indiqué qu’ «il⁶ manque une indication des faits, preuves et observations à l’appui de la revendication au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC [règle 37, point b), iv), duREMC]» et a fait valoir que la demanderesse n’avait pas présenté d’arguments supplémentaires dans le délai de deux mois imparti par l’Office. Les titulaires ont conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé que la marque de l’Union européenne avait été demandée de mauvaise foi et ont demandé le rejet de la demande en nullité dans son intégralité.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle a été explicitement invitée à le faire par l’Office⁷.
B. PREUVE DES MARQUES POLONAISES 1 ET 2 — CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 5 dudit article sont remplies;

[…]
⁵ Pas fourni.
⁶ Devenu l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
⁷ Par lettre du 22/12/2022, un délai a été imparti à la demanderesse jusqu’au 27/02/2023 pour présenter ses observations en réponse aux observations des titulaires du 30/09/2022.

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Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité peut être présentée auprès de l’Office:

[…]
si l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;

[…]
L’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE fait référence aux personnes suivantes:

les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et (5);

[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE; b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique d’une demande en nullité requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.

À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou non renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie que pour un droit antérieur valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’une des causes de nullité s’applique) est libellée au présent à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.
En l’espèce, la demande était fondée sur les marques polonaises 1 et 2. Toutefois, les deux marques ont été déclarées nulles et l’annulation des marques a été inscrite dans le registre pertinent de l’Office polonais des brevets. Certes, les titulaires n’ont pas mis à disposition de copies des décisions par lesquelles les marques ont été annulées et n’ont⁸pas non plus produit d’éléments démontrant que les décisions étaient définitives. Toutefois, les titulaires ont
⁸ Selon les titulaires de la MUE, les marques polonaises 1 et 2 ont été annulées par les décisions de l’Office polonais des brevets du 09/06/2017 rendues respectivement dans les affaires 144.2016 et 145.2016. Elles ont également fait valoir que les décisions étaient définitives.

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produit des extraits de la base de données officielle de l’Office polonais des brevets et de TMView qui montrent clairement que les marques ont été annulées.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, les marques polonaises 1 et 2 ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer des marques valides sur lesquelles la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.

La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée en ce qu’elle est fondée sur les marques polonaises 1 et 2.
C. causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Ainsi, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général d’empêcher les enregistrements de marques qui sont abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (03/06/2010, Internetportal-und Marketing, 569/08, EU:C:2010:311, § 36 et 37). De tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne peut être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’un opérateur économique qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (14/12/2000, Emsland-Stärke-, 110/99, EU:C:2000:695, § 51 et 52, et 07/07/2016, LUCEO,-82/14, EU:T:2016:396, § 52).

À cet égard, si, dans la mesure où elle caractérise l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée au regard des circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009,-Lindt Goldhase, 529/07, EU:C:2009:361, § 42).

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L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017,-Formata, T 23/16, EU:T:2017:149, § 45).

Cela étant, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque en cause, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, Ann Taylor, T-3/18, ECLI:EU:T:2019:357, § 36).

Le titulaire de la marque est le mieux placé pour informer l’EUIPO de ses intentions lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments de preuve susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives suggérant des intentions malhonnêtes, ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées, 579/14-, EU:T:2016:650, § 136, et 05/05/2017, VENMO, T 132/16-, EU:T:2017:316, § 51 à 59).

Remarque liminaire
Les titulaires de la MUE ont fait valoir que, dans sa lettre du 18/09/2012 adressée à la demanderesse, l’Office «a souligné l’absence d’indication des faits, preuves et observations à l’appui de la revendication au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC [règle 37, point b), iv), du REMC]» et que la demanderesse n’a pas présenté d’arguments supplémentaires dans le délai imparti.
L’article 82 du RDMUE dispose expressément que les articles 12 à 15 du RDMUE ne s’appliquent pas aux demandes en nullité déposées avant le 01/10/2017. Elle indique également que les articles 16 et 17 du RDMUE ne s’appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant le 01/10/2017. Par conséquent, le règlement (CE) no 2868/95 doit s’appliquer en l’espèce.
Conformément à la règle 37, point b) iv), du règlement (CE) no 2868/95, une demande en nullité doit également contenir les faits, preuves et observations présentés à l’appui de la demande en nullité. Cela signifie que le simple dépôt d’un formulaire de demande dans lequel toutes les cases pertinentes sont cochées, mais qui ne contient aucune explication sur le (s) motif (s) dans la case pertinente ou joint des observations ou des éléments de preuve, entraîne une irrégularité en matière de recevabilité.
En l’espèce, la demande en nullité était accompagnée d’un mémoire exposant les motifs du recours, qui incluait, au point 5 «Mauvaise foi du demandeur de la marque communautaire no 009505314», les arguments de la demanderesse concernant la prétendue mauvaise foi des titulaires de la MUE. En outre, la

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requérante a également produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations. Il est certes vrai qu’une partie de ces éléments de preuve n’était pas rédigée dans la langue de procédure et que, le 18/09/2012, l’Office a envoyé une notification d’irrégularité à la demanderesse qui incluait, entre autres, la déclaration mentionnée par les titulaires de la MUE. Il est également vrai que la demanderesse en nullité a produit les traductions requises, mais elle n’a pas déposé d’autres observations à l’appui du motif visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’annulation considère toutefois que la demande en nullité satisfait aux exigences de la règle 37, point b), iv), du règlement (CE) no 2868/95 dans la mesure où la demanderesse a présenté certains arguments et éléments de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles la marque de l’Union européenne a été demandée de mauvaise foi. Par conséquent, la demande en nullité est recevable. En outre, ce fait a également été indiqué par l’Office dans ses lettres du 03/01/2013 aux parties, dans lesquelles il a notamment indiqué que la demande en nullité était recevable. Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation procédera à présent à l’appréciation des arguments et des éléments de preuve de la demanderesse afin de déterminer s’ils sont suffisants pour étayer ses allégations au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ou non. Évaluation de la mauvaise foi Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).

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Il convient de noter d’emblée que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne est la date de dépôt de la demande d’enregistrement, en l’espèce 08/11/2010. Il est également rappelé que la marque de l’Union européenne contestée a été demandée par Vinex Preslav AD et qu’à la suite de transferts partiels successifs de propriété, la marque de l’Union européenne contestée est actuellement détenue par d’autres entités que l’entreprise qui a déposé la demande de marque en 2010. Toutefois, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE fait référence à la mauvaise foi du «demandeur» au moment du dépôt afin de s’assurer que la marque brisée ne perdrait pas sa stigmatisation par des cessions ultérieures. De telles marques feraient donc, à tout moment et en main, l’objet d’une demande en nullité (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 18).

En l’espèce, la demanderesse a essentiellement fait valoir qu’au moment où elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne (à l’époque, la société Vinex Preslav AD) avait pleinement connaissance du fait que des marques similaires pour des produits identiques étaient protégées en Pologne. En outre, étant donné que la titulaire disposait d’un représentant professionnel, elle savait également parfaitement qu’en déposant la marque de l’Union européenne, elle jouirait d’une protection dans l’ensemble de l’Union européenne.
Dans le cadre de l’appréciation globale de l’espèce, la division d’annulation considère toutefois que les faits et éléments de preuve présentés par la demanderesse ne suffisent manifestement pas à démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi, et ce pour les raisons exposées ci-après.
En ce qui concerne les signes et sans perdre de vue le fait que les marques antérieures de la demanderesse ne sont actuellement plus enregistrées, un certain degré de similitude entre la MUE contestée et les marques polonaises 1 et 2 n’a toutefois pas pu être nié. Il est également clair que les produits pour lesquels les marques de la requérante faisaient l’objet d’une protection étaient identiques aux produits de la marque contestée. Toutefois, la similitude des signes n’est pas suffisante en soi pour établir automatiquement la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90). En effet, l’enregistrement d’un signe identique (ou prétendument similaire) ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser la marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires/identiques, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi»( 14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).

En ce qui concerne la connaissance (réelle ou présumée) du titulaire, la demanderesse a fait valoir que la société Vinex Preslav AD ⁹avait connaissance des marques polonaises 1 et 2 depuis qu’en août 1996, l’OMPI lui a notifié un refus total provisoire de protection en Pologne pour l’enregistrement
⁹ L’un des titulaires de l’enregistrement international et l’entreprise qui a demandé l’enregistrement de la marque contestée.

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international no 640 101. De telles allégations ne sauraient toutefois prospérer. Le simple fait que Vinex Preslav AD connaissait l’existence des marques polonaises 1 et 2 ne saurait, en l’absence d’autres preuves concluantes et convaincantes, être automatiquement constitutif de la notion de mauvaise foi. Dans ce contexte, il est également rappelé que l’un des facteurs que la Cour de justice de l’Union européenne a jugés particulièrement pertinents est la connaissance par le titulaire du fait qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée (soulignement ajouté). Le dossier ne contient toutefois aucun élément de preuve attestant que la demanderesse avait utilisé une marque similaire pour des produits identiques/similaires ou que la titulaire avait effectivement connaissance d’une telle utilisation, ni même que l’usage était d’un degré tel qu’il pouvait laisser présumer une connaissance de la part des titulaires. Si l’usage d’un signe est simplement prévu, les seuls arguments qui peuvent s’appliquer sont ceux qui s’appliquent aux cas d’usage antérieur effectif, qui n’a pas été respecté en l’espèce (23/06/2010, R 993/2009- 1, SLIME, § 19).

À ce stade, il convient de noter que, dans les oppositions formées à l’encontre des marques polonaises 1 et 2, Vinex Preslav AD a affirmé avoir une relation commerciale avec la demanderesse initiale des marques respectives, VINIMPEX Polska Sp. z o.o., qui était soi-disant son distributeur et connaissait donc l’existence des produits de Vinex Preslav AD, y compris le brandy «Slantschew Brjag», lorsqu’elle a demandé les marques polonaises 1 et 2. Certes, il n’existe aucune preuve à l’appui de telles allégations. En outre, comme indiqué, les titulaires n’ont pas rendu disponibles les décisions par lesquelles l’Office polonais des brevets a annulé les marques polonaises 1 et 2 et il n’est donc pas possible de déterminer quelles étaient les raisons de l’annulation correspondante (par exemple si les marques ont été annulées pour avoir été demandées de mauvaise foi). Toutefois, ces arguments de Vinex Preslav AD semblent donner une image qui permet davantage de douter de la véracité des prétentions de la demanderesse que de parler de la mauvaise foi du titulaire, doutes que la demanderesse n’a pas été en mesure de dissiper.
En tout état de cause, il ressort clairement de la jurisprudence que la connaissance de la part de la titulaire de la MUE ne plaide pas nécessairement en faveur de la mauvaise foi. En effet, lefait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir (ce qui n’est pas le cas) que la demanderesse en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits et/ou services identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40).
Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt. Il s’agit là d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Comme l’a indiqué l’avocat général Sharpston, «la mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement — une intention

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malhonnête ou autre «motif dommageable» — qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport à de telles normes» (conclusions de l’avocat général du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009 1, GRUPPO SALINI/SALINI,
§ 66).
La requérante n’a avancé aucun argument pertinent ou convaincant en ce qui concerne l’intention malhonnête de Vinex Preslav AD et n’a produit aucun élément de preuve pertinent. Elle s’est contentée d’affirmer qu’il s’agissait d’un «cas classique de mauvaise foi» étant donné que cette société connaissait les marques polonaises 1 et 2, qu’elle possédait un représentant professionnel et qu’elle savait donc parfaitement qu’en déposant la marque de l’Union européenne, elle obtiendrait une protection dans l’ensemble de l’Union européenne.
Il est vrai que l’un des indices possibles de l’intention malhonnête du titulaire, telle qu’identifiée dans l’arrêt Lindt, est le fait qu’il s’avère ultérieurement que le seul objectif du titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Toutefois, en l’espèce, l’intention malveillante de la titulaire de la MUE n’a pas été prouvée. Aucun élément de preuve convaincant au dossier ne permet de conclure avec certitude que Vinex Preslav AD avait l’intention de bloquer le demandeur ou qu’il empêchait effectivement l’usage des marques polonaises 1 et 2 de la demanderesse (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 21). Le dépôt d’oppositions contre les marques polonaises 1 et 2 en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de Vinex Preslav AD; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Enoutre, le demandeur n’a produit aucun élément de preuve concluant que Vinex Preslav AD n’avait pas l’intention d’utiliser la marque, ni démontré que sa seule intention était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, ECLI:EU:T:2012:689, § 57-60). En outre, étant donné que la présomption de bonne foi s’applique, la titulaire n’était pas tenue de prouver l’usage de la marque de l’Union européenne contestée dans la présente procédure.
À titre incident, la division d’annulation observe également que, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve versés au dossier, Ambra S.A., qui est l’un des titulaires actuels de la marque de l’Union européenne, détient, conjointement avec la société «suspicions НЕКmi-parcours — décalage РЕЛАvier», l’enregistrement de la marque bulgare no 25 476
, déposée le 25/09/1991¹⁰ et enregistrée le
¹⁰ C’est-à-dire avant les marques polonaises 1 et 2.

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31/01/1995 pour des produits compris dans la classe 33. L’extrait de la base de données de l’Office bulgare des brevets n’a toutefois pas été entièrement traduit en anglais et, en tant que tel, il n’est pas possible de déterminer si l’entité dénommée «BB НЕК_ — annoncés РЕЛАB», est Vinex Preslav AD ou une entreprise distincte. Néanmoins, la marque bulgare était l’enregistrement de base pour l’enregistrement international no 640 101, dont la titulaire est, entre autres, Vinex Preslav AD, ce qui permet de conclure que la marque bulgare correspondante doit avoir été détenue, au moins à un moment donné, par Vinex Preslav AD. Dès lors, il est fort possible que Vinex Preslav AD poursuive effectivement un objectif légitime lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, étant donné que l’extension de la protection d’une marque nationale en l’enregistrant en tant que marque de l’Union européenne relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).

À ce stade, il convient de rappeler une nouvelle fois que la demanderesse supporte la charge de la preuve de la mauvaise foi du titulaire et doit avancer des indices pertinents et concordants selon lesquels le titulaire a déposé la demande d’enregistrement, non dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (arrêt du 12/09/2019, EU:C:2019:724, point 46). Et dans les circonstances de l’espèce, comme expliqué ci-dessus, il est d’autant plus important que la demanderesse apporte des preuves concrètes et convaincantes que Vinex Preslav AD a agi de manière malhonnête lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
Comme illustré ci-dessus, la demanderesse n’a pas présenté suffisamment d’éléments de fait, d’indications et d’éléments de preuve objectifs qui permettraient de conclure à l’existence d’une mauvaise foi, autrement que de recourir à des suppositions et à des suppositions. Les documents produits ne démontrent pas qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, Vinex Preslav AD connaissait ou devait connaître l’usage du signe de la demanderesse. Le simple fait qu’elle ait eu connaissance de l’existence des marques polonaises 1 et 2 n’est pas suffisant en soi pour présumer l’existence de la mauvaise foi. Qui plus est, aucun élément de preuve ne permet de conclure que Vinex Preslav AD avait effectivement l’intention d’empêcher la demanderesse d’entrer sur le marché de l’UE ou de démontrer des intentions malhonnêtes au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

CONCLUSION FINALE
La requérante n’ayant pas obtenu gain de cause, il y a lieu de rejeter la demande en nullité dans son intégralité.

FRAIS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à rembourser aux titulaires de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation Richard Bianchi Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.