EUIPO, 23 août 2024, R 0249/2024‑4, PIC (fig.) / PIC

EUIPO 23 août 2024

Arguments

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Accepté
Preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure
La chambre de recours a jugé que les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre du recours étaient recevables et pertinents pour établir l'usage sérieux de la marque antérieure.
Rejeté
Non-prise en compte des éléments de preuve antérieurs
La chambre de recours a estimé que les nouveaux éléments de preuve complètent ceux déjà présentés et sont donc recevables, ce qui contredit l'argument de la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 23 août 2024, n° R0249/2024-4
Numéro(s) :	R0249/2024-4
Textes appliqués :	Article 47(2) EUTMR, Article 64(2) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR, Article 71(1) EUTMR, Article 71(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision annulée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 août 2024
Dans l’affaire R 249/2024-4
Updike eCom GmbH Dietrich-Bonhoeffer Str. 25 73630 Remshalden demanderesse en Allemagne annulation/requérante
représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne)
contre
PIC Corporation 1101-1107 W. Elizabeth Avenue 07036 Linden titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/défenderesse
représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 55 979 C (enregistrement international n° 1 413 621 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
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rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 décembre 2017, PIC Corporation (la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque américaine n° 87 496 093 à compter du 19 juin 2017, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international n° 1 413 621 pour la marque
(la «marque contestée») enregistrée pour les produits suivants:

Classe 5: Insectifuges; insecticides.

Classe 21: Pièges à insectes, pièges à rongeurs; appareils anti- rongeurs électroniques à ultrasons.

2 La marque contestée a été publiée le 20 juillet 2018.

3 Le 29 août 2022, Updike eCom GmbH (la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en nullité contre la marque contestée pour tous les produits précités.

4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

5 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne n° 2 778 777 pour la marque verbale (ci-après la «marque antérieure»)
PIC
déposée le 18 juillet 2002, enregistrée le 16 mars 2004 et dûment renouvelée jusqu’au 18 juillet 2032 pour les produits suivants, sur lesquels la demande en nullité est fondée:

Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles y compris parasites et mites à base de produits chimiques, biochimiques et génétiquement modifiés; insecticides avec et sans produits et mécanismes de protection des insectes utiles, attrape- mouches, fongicides; pesticides; désinfectants; tous les produits
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4 précités, également sous forme de sprays; attrape-insectes sous forme d’anneaux de résine et de tablettes et bandes collantes, également en différentes couleurs; papier antimites.

Classe 21: Pièges à nuisibles mécaniques, papier tue-mouches; attrape-insectes, attrape-insectes avec surfaces collantes; boîtes d’appâts, tapettes à mouches, souricières.

6 Le 16 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la demanderesse en annulation de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits sur lesquels la demande en nullité est fondée pour les périodes pertinentes, à savoir la période de cinq ans précédant immédiatement l’ouverture de la procédure de nullité le 29 août 2022 et la période de cinq ans précédant immédiatement la date de priorité de la marque contestée, le 19 juin 2017. Le 23 janvier 2023, l’Office a demandé l’annulation d’agir en conséquence, conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.

7 Le 22 mai 2023, dans le délai imparti par l’Office, la demanderesse en annulation a produit des preuves de l’usage identiques à celles produites dans le cadre de la procédure d’annulation parallèle n° 56 017 C contre l’enregistrement international n° 1 638 456 de la titulaire de l’enregistrement international désignant l’UE. Cette procédure a été engagée le même jour (voir également paragraphes 19 à 22 ci-après). En raison du caractère sensible des éléments de preuve et du fait qu’ils contiennent des chiffres d’affaires internes à caractère confidentiel, il était demandé que les observations et les éléments de preuve soient tenus confidentiels. Par conséquent, les éléments de preuve produits ne sont décrits ci- après qu’en des termes plus généraux:

- Pièce jointe n° 1: une déclaration sous serment du PDG de la société de la demanderesse en annulation, signée le 11 mai 2023, indiquant que la marque antérieure était précédemment détenue par Fr. Kaiser GmbH, qui utilise la marque, notamment en Allemagne, pour les produits enregistrés depuis 1982. La demanderesse en annulation a commencé à utiliser la marque en 2019 dans l’UE pour désigner des insecticides et des attrape-insectes mécaniques, en particulier par l’intermédiaire de portails en ligne tels que Amazon.de, Amazon.it, Amazon.fr et d’autres plateformes en ligne dans l’UE. La déclaration sous serment, qui contient des informations sur le chiffre d’affaires annuel réalisé grâce aux ventes d’insecticides et d’attrape-insectes mécaniques en Allemagne au cours de la période 2019-2022, indique que la marque a également été utilisée dans d’autres États membres, tels que la Belgique, la France, l’Autriche et la Roumanie.

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- Pièce jointe n° 2: captures d’écran de sites web présentant ou proposant à la vente des produits sous la marque antérieure
et/ou le signe . Certaines des captures d’écran portent la date d’obtention, à savoir le 10 mars 2023, tandis que d’autres sont obtenues par l’intermédiaire de la machine Wayback le 16 octobre 2021 et le 16 mai 2022.

- Pièce jointe n° 3: sept captures d’écran d’Amazon Allemagne, montrant la vente des produits suivants arborant le signe
: appâts/pièges pour fourmis, pièges à mites et pièges à mouches. Des indications de temps révèlent les dates auxquelles les produits ont été mis à la vente et se situent au cours de la période comprise entre le 22 décembre 2018 et le 11 décembre 2019. Il existe des indications du nombre d’avis de clients allant de 1 548 à 9 218 et des évaluations (allant de 4,1 sur 5 étoiles à 4,4 sur 5 étoiles).

- Pièces jointes n° 4 et 5: captures d’écran d’Amazon UK, montrant la vente de pièges à mites et de pièges à mouches,
portant le signe . Des indications de temps révèlent les dates auxquelles les produits ont été mis à la vente, au cours de la période comprise entre le 10 mars 2019 et le 24 mai 2020; de même, il existe des indications de temps dans la section consacrée aux commentaires des clients, qui se situent au cours de la période comprise entre le 15 mai 2019 et le 13 juillet 2022. Il existe des indications du nombre d’avis de clients allant de 740 à 11 823 et des évaluations (allant de 3,8 sur 5 étoiles à 4,1 sur 5 étoiles).

- Pièce jointe n° 6: 15 captures d’écran d’Amazon Espagne, France et Italie, montrant
la vente des produits suivants portant le signe : pièges à fourmis, pièges à mites et pièges à mouches. Des indications de temps révèlent les dates auxquelles les produits ont été mis à la vente, à savoir durant la période comprise entre le 8 janvier 2019 et le 10 juillet 2020. Il existe des indications du nombre d’avis de clients allant de 141 à 9 790 et des évaluations (allant de 3,2 sur 5 étoiles à 4,4 sur 5 étoiles).

- Pièce jointe n° 7: captures d’écran d’Amazon Seller Central (définie par la demanderesse en annulation comme la zone dans laquelle les vendeurs gèrent les ventes et la publicité), montrant des impressions mensuelles en Allemagne, en France et au Royaume-Uni au cours de la période comprise entre mars 2019
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6 et novembre 2022 en ce qui concerne les appâts/pièges à mouches, caisses d’appâts pour poissons d’argent, caisses d’appâts pour fourmis, pièges à mites et pièges jaunes adhésifs «PIC». La demanderesse en annulation a fourni la définition d'«impressions» par Amazon: «Une impression est comptée lorsqu’une annonce publicitaire est affichée. L’indicateur d’impression est le nombre total d’annonces affichées à l’intention d’un utilisateur. Nous fournissons le nombre total d’impressions pour chaque campagne et chaque élément de ciblage. Les impressions peuvent vous aider à sensibiliser aux produits et à donner à votre marque les moyens d’atteindre et d’influencer chaque public». Selon la demanderesse en annulation, les impressions des campagnes publicitaires démontrent, par la représentation des impressions, un placement cohérent des produits «PIC» dans les publicités de 2019 à 2022.

- Pièce jointe n° 8: captures d’écran d’Amazon Seller Central, qui, comme décrit par la demanderesse en annulation, contient des exemples d’offres de produits «PIC» (pièges à mites, pièges à mouches, pièges/bandes adhésifs, papiers de capture), la période d’offre (entre le 10 juillet 2019 et le 16 octobre 2022), le pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni), les unités vendues et le nombre d’impressions.

- Pièce jointe n° 9: captures d’écran d’avis de clients sur Amazon Allemagne et au Royaume-Uni au cours de la période comprise entre le 19 août 2019 et le 28 décembre 2022 concernant des produits «PIC» (appâts/pièges à mouche, attrape-mouches, boîte d’appâts pour fourmis, pièges jaunes adhésifs).

- Pièce jointe n° 10: sept captures d’écran d’Amazon Allemagne et du Royaume-Uni, montrant les dates auxquelles les produits «PIC» (pièges à mouches/appâts, pièges jaunes adhésifs, attrape-mouches) ont été disponibles à la vente, au cours de la période comprise entre le 10 mars 2019 et le 6 septembre 2022.

- Pièce jointe n° 11: Vingt-sept captures d’écran d’avis de clients sur Amazon Allemagne et France, qui contiennent des images de produits «PIC» (appâts à mouches, pièges à mites, pièges à mouche/papier de capture, pièges jaunes adhésifs, bandes adhésives), et sont datées de la période comprise entre le 28 janvier 2020 et le 6 mai 2022.

- Pièce jointe n° 12: Amazon Brand Analytics/Google Analytics, décrite par la demanderesse en annulation comme montrant la part de marché et l’importance pour les clients de la marque «PIC» et des produits sur Amazon en Allemagne et en France au cours de la période 2020-2022.

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- Pièce jointe n° 13: Factures, émises par la demanderesse en annulation à l’attention de clients en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Autriche et au Royaume- Uni pour la vente de produits «PIC» au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 27 novembre 2022. Certaines des factures sont en anglais et indiquent le produit vendu, à savoir des pièges à mites, des répulsifs pour mites et des pièges à mouches/attrape-mouches. La demanderesse en annulation a déclaré que les factures concernaient des biocides, des attrape-insectes et des pièges.

8 Par décision du 19 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:

Preuve de l’usage
- La demande de preuve de l’usage, qui a été déposée par la titulaire de l’enregistrement international en temps utile, est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 16 mars 2004, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (29 août 2022).

- La date pertinente pour la marque contestée (à savoir la date de priorité) est le 19 juin 2017. Par conséquent, la demanderesse en annulation était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29 août 2017 au 28 août 2022 inclus. Étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente pour la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période comprise entre le 19 juin 2012 et le 18 juin 2017 inclus.

- La demanderesse en annulation a produit des éléments de preuve de l’usage dans le délai imparti [voir paragraphe 7 ci- dessus, où il est décrit, comme l’a fait la division d’annulation, uniquement en des termes plus généraux, compte tenu de la demande de traitement confidentiel de la demanderesse en annulation].

- La demanderesse en annulation a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la MUE antérieure. La plupart de ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 1er janvier 2021. Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette
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8 période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union et seront pris en considération.

Moment de l’utilisation
- Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au cours des périodes pertinentes, à savoir du 29 août 2017 au 28 août 2022 inclus, et du 19 juin 2012 au 18 juin 2017 inclus.

- Les indications de durée figurant dans les éléments de preuve produits se situent dans la période comprise entre le 22 décembre 2018 et le 28 décembre 2022, ce qui ne correspond qu’à une seule des périodes pertinentes pour lesquelles l’usage sérieux devait être prouvé (du 29 août 2017 au 28 août 2022).

- Aucun des éléments de preuve produits ne fait référence à l’autre période pertinente (du 19 juin 2012 au 18 juin 2017), pour laquelle l’appréciation est individuelle et indépendante. La demanderesse en annulation n’a pas non plus fourni de justes motifs pour le non-usage. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage n’indiquent pas la durée de l’usage.

- Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs. Étant donné que la date de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire de remplir les autres conditions.

- La demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE.

9 Le 31 janvier 2024, la demanderesse en annulation a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.

10 Le 17 avril 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.

11 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.

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Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours par la demanderesse en annulation, selon lesquels, en raison de la nature sensible des éléments de preuve produits à l’appui et du fait qu’ils contiennent des chiffres d’affaires internes confidentiels, les observations et les éléments de preuve devront rester confidentiels, peuvent être résumés comme suit, ce uniquement dans les termes les plus généraux, compte tenu de la demande de traitement confidentiel de la demanderesse en annulation:

- La pièce jointe n° 1 jointe à ses observations du 22 mai 2023 en première instance [voir paragraphe 7 ci-dessus] concerne une déclaration sous serment d’usage signée par le PDG de la société de la demanderesse en annulation, indiquant que la marque antérieure était auparavant détenue par une autre société qui utilise la marque, en particulier en Allemagne, pour les produits enregistrés depuis 1982 jusqu’à la date de cession à la demanderesse en annulation en 2019.

- L’objet du présent mémoire exposant les motifs du recours concerne les activités des utilisateurs exercées par l’ancienne titulaire de la marque antérieure au cours de la période comprise entre le 19 juin 2012 et le 18 juin 2017 (ci-après la «période pertinente»). Les éléments de preuve de l’usage supplémentaires suivants sont joints à la présente décision:

Pièce jointe 14: une déclaration sous serment signée le 15 avril 2024 par le PDG de l’ancienne titulaire de la marque, Fr. Kaiser GmbH, et sa filiale, Aeroxon Insect Control GmbH, par l’intermédiaire de laquelle les produits «PIC» ont été vendus jusqu’en 2019, confirmant que la marque «PIC» est utilisée de manière continue en Allemagne depuis 1982 pour les produits enregistrés, en particulier par l’intermédiaire de grandes chaînes de vente au détail et au cours de la période pertinente comprise entre juin 2012 et juin 2017. Les produits pour lesquels la marque «PIC» a été utilisée sont décrits dans la déclaration sous serment attestant l’usage, à savoir divers insecticides compris dans la classe 5 et des attrape-insectes mécaniques compris dans la classe 21. La déclaration sous serment contient des informations sur le chiffre d’affaires annuel réalisé grâce à l’utilisation des produits «PIC» en Allemagne entre 2012 et 2017 et indique que la marque a également été utilisée dans d’autres États membres tels que la France et la Belgique. À l’appui des affirmations formulées par le PDG dans sa déclaration sous serment, des images des produits distribués et des copies de factures sont jointes comme suit:

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A 1: image du produit «PIC» FLIEGENFÄNGER (traduction: attrape-mouches, piège à mouches)
A2: image du produit «PIC» Ameisen- und Ungezieferspray (traduction: pulvérisateur anti-fourmis et contre les nuisibles)
A 3: image du produit «PIC» INSEKTENSPRAY (traduction: pulvérisateur anti-insectes)
A 4: image du produit «PIC» MOTTENPAPIER (traduction: papier à mites)
A 5: photos de ces produits tels qu’ils avaient été présentés à la vente au détail au cours de la période pertinente. L’heure à laquelle les photos ont été prises est certifiée par EXIF, une application en ligne qui garantit un format standard de stockage d’informations échangées dans des fichiers d’images de photographie numérique utilisant la compression JPEG. Ainsi qu’il ressort de l’indication figurant à droite des photos, la date de l’enregistrement (en allemand: Zeitpunkt Aufnahme) est indiquée et s’inscrit dans le délai pertinent.

A 6 – A 15: copies de factures relatives aux ventes de produits «PIC» au sein de l’UE. Les factures sont toutes établies au nom de la société «Aeroxon Insect Control GmbH», qui est une filiale de l’ancienne titulaire, comme l’explique le PDG au paragraphe 2 de la déclaration sous serment. Les produits «PIC» ont été vendus par l’intermédiaire de cette société au cours de la période pertinente. Dans certaines copies de factures, le nom de la marque est indiqué comme *IC (et non PIC). Le PDG explique en note de bas de page de la déclaration sous serment la raison de cette formulation spécifique et confirme que *IC peut être considéré comme identique à PIC.

Pièce jointe n° 15: une déclaration sous serment signée le 11 avril 2024 par M. T. R. employé en tant que responsable des grands comptes auprès de l’ancienne titulaire de la marque de 2002 à ce jour. Il confirme que des produits «PIC» ont été vendus pour les produits mentionnés au cours de la période pertinente à d’importantes chaînes de vente au détail en Allemagne, notamment, mais pas exclusivement:

Globus Markthallen Holding GmbH & Co.KG (St. Wendel), faisant référence à une liste jointe en tant qu’annexe A 18;

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Kissel GmbH (Landau);

EDEKA Südwest Stiftung & Co.KG (Offenburg).

Pièce jointe n° 16: un témoignage signé le 11 avril 2024 par M. M.N., directeur régional de Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG, indiquant que les produits «PIC» vaporisateur anti-insectes et «PIC» vaporisateur contre les fourmis et les nuisibles ont été vendus par Globus et que les produits mentionnés ont été distribués dans plusieurs des magasins de détail Globus entre 2009 et 2019.

Pièce jointe n° 17: un témoignage signé le 15 avril 2024 par M. G. I., membre du conseil d’administration de la société lettone ELVIM, confirmant que des sprays «PIC» contre les insectes rampants et volants ont été vendus par la société en Lettonie entre 2012 et 2016. Une capture d’écran d’une publicité réalisée par cette société à l’époque est jointe à la présente déclaration sous serment.

Pièce jointe n° 18: Copies de factures émises par Fr. Kaiser GmbH montrant la vente de produits «PIC» à des clients en Lettonie.

Pièce jointe n° 19: Copies de factures émises par Fr. Kaiser GmbH montrant la vente de produits «PIC» à des clients en Belgique.

Pièce jointe n° 20: Capture d’écran d’une publicité datée du 7 avril 2014 publiée par un distributeur polonais faisant référence aux produits «PIC».

Pièce jointe n° 21: Instantanés tirés de l'«Internet Wayback Machine» au cours de la période pertinente comprise entre 2012 et 2017, sur lesquels on peut voir que la marque en cause «PIC» a été répertoriée sur le site web «blauer- engel.de».

- Les photographies de produits présentées aux pièces A 1 à A 4 (jointes à la déclaration sous serment figurant dans la pièce jointe n° 14, voir ci-dessus) montrent que ces produits sont certifiés par le sceau «DER BLAUE ENGEL». Sur le site web de cet institut, les informations suivantes concernant ce label écologique peuvent être consultées à l’adresse suivante:

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.

- Les éléments de preuve susmentionnés prouvent que la marque antérieure a également été utilisée au cours de la période pertinente comprise entre 2012 et 2017. Ces éléments de preuve n’étaient pas facilement accessibles étant donné que les données ont dû être obtenues auprès de la titulaire de la marque antérieure et faisaient référence aux activités des utilisateurs par le passé. Toutefois, la titulaire effective de la marque a confirmé dans sa déclaration sous serment que l’usage avait également eu lieu par le passé, et les éléments de preuve qui ont été produits à ce stade ne font qu’étayer cette allégation. Dans ces circonstances, les éléments de preuve produits à ce stade devraient être pris en considération, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire.

- En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs à la période 2017-2022, il convient de mentionner que les mêmes éléments de preuve ont été reconnus comme des preuves valables de l’usage de la même marque antérieure contre une autre marque de la même titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de la procédure d’annulation n° 56 017 C par décision de la division d’annulation du 19 décembre 2023 qui, entre-temps, est devenue définitive. Il est fait explicitement référence à cette décision.

- En combinaison avec les éléments de preuve produits à ce stade pour attester la preuve de l’usage concernant la période 2012- 2017, il convient de confirmer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits enregistrés.

- Le risque de confusion doit être confirmé entre les marques en cause, conformément à la décision de la division d’annulation dans l’affaire n° 56 017 C précitée concernant les mêmes
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13 parties et la même marque antérieure, dans laquelle il est fait référence aux arguments soulevés à cet égard par la demanderesse en annulation en première instance.

13 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:

- La demanderesse en annulation, représentée par un mandataire agréé tout au long de la procédure, avait connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) du fait qu’elle était tenue de fournir la preuve de l’usage sérieux pendant deux périodes différentes et distinctes, à savoir la période de cinq ans précédant immédiatement le début de la procédure d’annulation et la période de cinq ans précédant immédiatement la date de priorité de la marque contestée.

- Dans le cadre de la procédure en première instance, la demanderesse en annulation a produit des éléments de preuve de l’usage spécifiquement et expressément relatifs à la dernière période de cinq ans. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve concernant la période de cinq ans précédente.

- Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en annulation a, pour la première fois, produit des éléments de preuve tendant à démontrer l’usage de la marque antérieure au cours de la première des deux périodes de cinq ans en question (ci-après les «nouveaux éléments de preuve»). Aucune raison n’a été avancée pour expliquer pourquoi ces éléments de preuve n’étaient pas disponibles ou pourquoi ils n’ont pas été présentés au cours de la procédure en première instance.

- L’article 95, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Il est reconnu que les chambres de recours ont le pouvoir d’accepter de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. Toutefois, elles ne peuvent le faire que si les nouveaux éléments de preuve sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’issue de la procédure et i) s’ils n’étaient pas disponibles en première instance ou ii) s’ils se bornent à «compléter et à approfondir» les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure en première instance. Rien ne suggère que les éléments de preuve n’étaient pas disponibles en première instance. Par conséquent, la seule base potentielle sur laquelle les éléments de preuve pourraient être admis à bon droit dans le cadre de la présente procédure est le point ii) ci-dessus.

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14
- Aucun élément de preuve n’a été produit par la demanderesse en annulation en ce qui concerne la première période pertinente. Elle n’a déposé aucun élément sur lequel elle pourrait se fonder ou compléter [des faits ou des preuves]. En outre, la demanderesse en annulation et ses conseillers professionnels devaient s’attendre, et être prêts, à satisfaire à l’exigence selon laquelle l’usage de la marque devait être démontré dans l’enregistrement qu’elle a invoqué au cours des deux périodes distinctes en question.

- Compte tenu de ce qui précède, les nouveaux éléments de preuve ne devraient pas être admis et, pour cette seule raison, le recours devrait être rejeté.

- En tout état de cause, ni les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation en première instance, ni les nouveaux éléments de preuve qu’elle a produits dans le cadre du recours ne suffisent à démontrer l’usage sérieux par celle-ci de la marque verbale «PIC» pour tous les produits énumérés dans son enregistrement au cours des deux périodes en question. Si les nouveaux éléments de preuve sont admis, la procédure devrait être renvoyée devant la division d’annulation pour traitement ultérieur et la titulaire de l’enregistrement international se voir accorder la possibilité de présenter des observations supplémentaires en réponse à la demande d’annulation.

Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.

15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.

Remarques liminaires
16 Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du titulaire de la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour
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15 autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, étaient remplies à cette date. À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.

17 Cette disposition fait référence à deux périodes différentes qu’il convient de définir pour la présente procédure (concernant la demande en nullité d’un enregistrement international désignant l’UE qui a, conformément à l’article 189, paragraphe 1, du RMUE, le même effet qu’une demande de marque de l’UE) comme suit:

(i) la période précédant la date de la demande en nullité, à savoir du 29 août 2017 au 28 août 2022 (la «première période pertinente»);

(ii) la période précédant la date de priorité de la marque contestée, à savoir du 19 juin 2012 au 18 juin 2017 (ci-après la «deuxième période pertinente»).

18 La question principale dans le présent recours est de savoir si les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation pour la première fois dans le cadre du présent recours afin de prouver l’usage sérieux au cours de la deuxième période pertinente doivent être acceptés ou non. Avant de se prononcer sur cette question, la chambre de recours examinera brièvement la procédure parallèle mentionnée par la demanderesse en annulation, à savoir la procédure d’annulation n° 56 017 C, et l’arrêt du Tribunal du 20/03/2019, T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174, qui, comme expliqué ci-après, est déterminant pour la suite de la présente procédure de recours.

Procédure d’annulation n° 56 017 C
19 Le même jour, la demanderesse en annulation a déposé sa demande en nullité en l’espèce, elle a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international n° 1 638 456 de la titulaire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque
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16
enregistrée le 1er décembre 2021, revendiquant la priorité de la marque américaine n° 90 779 807 à compter du 17 juin 2021, pour environ les mêmes produits que dans l’affaire en cause. Cette demande en annulation était fondée sur la MUE n° 2 778 777 pour la marque verbale «PIC», c’est-à-dire la même marque antérieure que dans la présente affaire, pour laquelle la titulaire de l’enregistrement international a également déposé une demande valable de preuve de l’usage. Dans le cadre de cette procédure parallèle, la demanderesse en annulation devant la division d’annulation s’est fondée exactement sur les mêmes éléments de preuve qu’en l’espèce (voir paragraphe 7 ci-dessus).

20 Toutefois, en raison de la date d’enregistrement postérieure de la marque contestée dans l’affaire n° 56 017 C, les délais pertinents pour prouver l’usage sérieux s’étendaient du 29 août 2017 au 28 août 2022 et du 17 juin 2016 au 16 juin 2021. Ils différaient donc, en particulier au cours de cette dernière période, de ceux prévus en l’espèce.

21 C’est la raison pour laquelle, à la même date que la décision attaquée a été rendue, la division d’annulation pouvait décider, dans l’affaire n° 56 017 C, qu’il existait suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage et que les autres indications permettant de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure étaient également respectées, à tout le moins pour les produits enregistrés attrape-insectes, attrape-insectes avec surfaces collantes; boîtes d’appâts.

22 En ce qui concerne ces derniers produits enregistrés, les produits contestés ont été jugés identiques ou, à tout le moins, très similaires, tandis que le niveau d’attention du public pertinent a été jugé variant de moyen à élevé, les signes comme étant très similaires sur les plans visuel et phonétique et le caractère distinctif de la marque antérieure comme étant normal. Tous ces éléments sont axés sur la partie germanophone du public et, par conséquent, il existait un risque de confusion, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent. La décision de la division d’annulation d’accueillir la demande en nullité de la demanderesse en annulation dans l’affaire n° 56 017 C est devenue définitive.

Arrêt du Tribunal du 20/03/2019, T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174
23 Dans la décision de la chambre de recours du 19/12/2016, R 2494/2015-4 & R 163/2016-4, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al.,
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17 la chambre de recours a conclu que la division d’annulation avait, en raison d’une erreur dans la détermination de l’une des périodes visées à l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, voir paragraphe 16 ci- dessus), accepté la preuve de l’usage pour une période insuffisante. En rejetant la demande en nullité pour défaut d’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation dans la mesure où celle-ci avait déclaré la marque contestée nulle pour certains des produits visés.

24 La demanderesse en annulation a formé un recours devant le Tribunal qui a annulé la décision attaquée en déclarant, dans la mesure où cela est pertinent en l’espèce, qu’il n’est pas interdit à la chambre de recours de tenir compte d’éléments de preuve supplémentaires qui sont produits ultérieurement après l’expiration du délai initialement fixé par la division d’annulation, conformément au pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu l’article 95, paragraphe 2, du RMUE] [20/03/2019, T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174, § 52].

25 Le Tribunal a poursuivi en déclarant que la jurisprudence relative aux éléments de preuve supplémentaires n’opère pas de distinction selon les périodes pertinentes auxquelles se rapportent les éléments de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. Ainsi, dès lors que des preuves qui ne sont pas dépourvues de pertinence ont été produites dans les délais, la procédure peut suivre son cours et la chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la prise en considération ou non des éléments de preuve transmis tardivement [20/03/2019, T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174, § 55].

26 Le Tribunal a conclu que la production de preuves afférentes à l’une ou l’autre des périodes pertinentes s’inscrit dans le cadre d’un même exercice, consistant à prouver que les marques antérieures qui fondent la demande en nullité ont été effectivement utilisées pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées et que, partant, elles doivent être protégées. Dans le cadre de cet exercice, l’absence de production de telles preuves est sanctionnée par une conclusion unique, prévue à l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (à présent article 64, paragraphe 2, du RMUE), à savoir le rejet de la demande en nullité. Ainsi, lorsque l’usage sérieux doit être établi au regard de deux périodes pertinentes, il convient de considérer que les preuves se rapportant à l’une des périodes pertinentes, même si elles sont produites tardivement, viennent s’ajouter aux preuves initiales, transmises dans les délais, se rapportant à l’autre période pertinente et ne constituent pas de nouvelles preuves [20/03/2019, T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174, § 56, 57 et 59].

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18
Éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation pour la première fois devant les chambres de recours
27 La chambre de recours se penche à présent sur la question principale du présent recours, voir paragraphe 18 ci-dessus, à savoir si les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation pour la première fois dans le cadre du recours afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la deuxième période pertinente doivent ou non être acceptés.

28 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.

29 La chambre de recours fait observer que les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, car ils aideront à déterminer si l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé. En outre, contrairement à ce qu’a affirmé la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, les éléments de preuve complètent des faits et des éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été présentés par l’opposante devant la division d’annulation. Cela découle indubitablement de l’arrêt du 20/03/2019, T-138/17, PRIMED/GRUPO PRIM (fig.) et al., EU:T:2019:174, tel qu’analysé aux paragraphes 23 à 26 ci-dessus, et ce indépendamment de la question de savoir si les éléments de preuve produits devant la chambre de recours peuvent ou non être considérés comme des éléments de preuve complétant la déclaration sous serment telle que présentée par la demanderesse en annulation en tant que pièce jointe n° 1 (voir paragraphe 7 ci-dessus).

30 Par conséquent, la chambre de recours considère que les conditions d’acceptation des éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation dans le cadre de la procédure de recours sont remplies et estime que ces éléments de preuve sont recevables.

31 Le fait que la demanderesse en annulation était représentée par un mandataire agréé, également en première instance, n’affecte pas la validité et l’applicabilité de l’arrêt du Tribunal analysé ci-dessus. En
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19 outre, en ce qui concerne les paragraphes 19 à 22 ci-dessus, l’omission en ce qui concerne les périodes pertinentes n’est pas complètement incompréhensible.

Article 71, paragraphes 1 et 2, du RMUE – renvoi pour suite à donner
32 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

33 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

34 Étant donné que la chambre de recours décide que les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation pour la première fois dans le cadre du recours afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure concernant la deuxième période pertinente doivent être acceptés, la décision attaquée selon laquelle les seuls éléments de preuve versés au dossier concernent la première période pertinente ne saurait être confirmée.

35 Il convient ensuite de décider si les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation devant la division d’annulation et devant la chambre de recours démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure, c’est-à-dire s’ils fournissent des indications suffisantes pour établir non seulement la durée, mais aussi le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. Ce n’est que lorsque l’usage sérieux de la marque antérieure aura été établi qu’il sera possible d’examiner si la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sera accueillie.

36 Afin de se conformer à l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans le cadre des procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime qu’il convient, comme le suggère également la titulaire de l’enregistrement international, de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation en vue de la poursuite de la procédure et d’un examen approfondi et complet du
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20 fond en tenant compte de l’intégralité du raisonnement de la chambre de recours dans la présente décision.

Conclusion
37 La décision attaquée est annulée.

38 L’affaire est renvoyée devant la division d’annulation pour suite à donner, compte tenu des considérations qui précèdent.

Frais
39 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas de partie perdante, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.

40 La décision finale quant aux frais de la procédure d’annulation relève de la compétence de la division d’annulation, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.

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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
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1. annule la décision attaquée;
2. renvoie l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner;
3. condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:

Signature
p.o. P. Nafz
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