LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 octobre 2024
Dans l’affaire R 238/2024-5
ADP Merkur GmbH Ensemble Merkur 1-15 32339 Espelcampe Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Valentine Kohl (représentante employée), Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Allemagne contre
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Pessoa colectiva de direito privado e utilidade PÚ Rua das Taipas, 1 1250-264 Lisboa Portugal Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3174564 (demande de marque de l’Union européenne no 18660916)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2022, Gauselmann AG — après le transfert de la société adp Merkur GmbH (ci-après la «demanderesse») — a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Joker’s Delight
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits litigieux suivants, après opposition seulement partielle («les produits litigieux»):
Classe 9: Jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent et de-hasard en ligne, les jeux en ligne et les-jeux d’argent et de-hasard en ligne.
Classe 28: Jeux; Jouets; Appareils de jeux (y compris à prépaiement); Machines de jeux automatiques à argent ou à pièces (machines); Jeux pour salles de jeux [compris dans la classe 28]; Machines de jeux vidéo à commande à pièces pour salles de jeux; Appareils de jeux vidéo en tant qu’accessoires pour écrans ou moniteurs externes; Matériel de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Machines à sous à prépaiement et machines de jeux de hasard, en particulier pour les salles de jeux de hasard avec ou sans versement de gains; Les appareils de jeux de hasard électroniques ou électrotechniques, les machines à sous, les machines de jeux de hasard, les machines à sous qui sont actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque, de billets de banque ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour un usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Machines à sous et machines de jeux de hasard, en particulier pour l’utilisation commerciale dans les casinos et salles de jeux de hasard, avec ou sans versement de gains; Machines à sous et/ou machines à sous, avec ou sans possibilité de gain; Les boîtiers adaptés pour les machines à sous, les appareils de jeux de hasard, les machines à sous et les machines de jeux de hasard, en particulier pour l’utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux de hasard, avec ou sans paiement de gains, par l’introduction de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou de supports électroniques, magnétiques ou biométriques; Jeux électroniques; Appareils pour jeux électroniques destinés à être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; Machines à sous pour salles de jeux vidéo; Machines de tirage pour jeux, loteries ou tirages au sort; Boîtiers métalliques, en plastique et/ou en bois pour distributeurs automatiques munis d’une pièce; Les jeux sous forme de matériel informatique (y compris les jeux vidéo), à l’exclusion des dispositifs auxiliaires pour écran ou moniteur externe; Machines électropneumatiques et électriques d’élagage (automates de jeux); Tables de jeu, en particulier pour football de table, billard, jeux de corps glissant; Disques (jouets) et flèches; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non; Consoles de jeux LCD; Machines à sous (machines); Tous les distributeurs automatiques, machines et appareils susmentionnés, y compris lorsqu’ils fonctionnent en réseau; Appareils et dispositifs de réception et de stockage de l’argent en
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tant qu’accessoires pour ces machines, compris dans la classe 28; Les machines à sous, c’est-à-dire les appareils sur lesquels des mises peuvent être effectuées.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2022.
3 Le 12 juillet 2022, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Pessoa colectiva de direito privado e utilidade PÚ (ci-après l'«opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir pour les produits litigieux visés au point 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué la marque figurative antérieure portugaise no 389822 suivante:

demandée le 14 avril 2005 et enregistrée le 28 mars 2006, notamment pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux.
Classe 41: L’organisation de loteries, de jeux d’argent, de paris mutuels, de tirages supplémentaires au sort, d’organisation de concours de connaissances ou d’événements de divertissement.
La marque a été renouvelée le 28 septembre 2015.
6 Le 14 février 2023, la demanderesse a formé une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
7 Le 24 avril 2023, l’opposante produit les preuves suivantes:
− Document 1: Message sur le site web de la télévision publique portugaise RTP concernant le jeu promotionnel «Joker» en juin, juillet et août 2017;
− Document 2: Message sur le site web du journal «Público» du 19 Décembre 2017;
− Document 3: Message du journal en ligne portugais «Dinheiro Vivo», https://www.dinheirovivo.pt/ du 22 avril 2017 sur le jeu «joker»;
− Document 4: Images de la retransmission du jeu promotionnel «joker» sur la télévision publique portugaise RTP du 6 août 2017;
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− Document 5: Images de la retransmission du jeu promotionnel «joker» sur la télévision publique portugaise RTP du 25 juin 2017;
− Document 6: Images de la retransmission du jeu promotionnel «joker» sur la télévision publique portugaise RTP du 23 juillet 2017;
− Document 7: Images de la retransmission du jeu promotionnel «joker» sur la télévision publique portugaise RTP du 30 juillet 2017.
8 Par décision du 7 novembre 2017, Décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés. En se fondant notamment sur les motifs suivants:
− Les produits contestés sont tous au moins similaires aux jeux ( classe 28) de la marque antérieure (voir, par exemple, 19/04/2016, T 326/14-, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016,221, § 54, 62), en partie, les produits contestés relèvent également de cette attaque, de sorte qu’il existe une identité à cet égard.
− Les produits considérés s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé; le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Le territoire pertinent est le Portugal, étant donné que la marque antérieure invoquée dans le cadre de l’opposition est une marque nationale portugaise.
− Le public portugais comprend l’élément verbal «joker» présent dans les deux signes, étant donné qu’il s’agit d’un mot de base de la langue anglaise qui, en outre, a acquis une renommée grâce à la figure popkultur du joker (DC Comics). L’élément verbal se réfère donc à une carte à jouer, qui a souvent une fonction particulière dans les jeux de cartes. En ce qui concerne certains produits qui se rapportent à des jeux de cartes ou de jeux de hasard, l’élément «joker» peut être faible du point de vue du public pertinent (voir-19/04/2016, T 326/14, HOT JOKER/JOKER et al, EU:T:2016:221, § 68-77; 27/07/2020, R 2463/2019-4, JOKER’S CARDS (fig.)/Joker et al., § 29; 10/03/2020, R-1970/2019 2, Joker millions/JOKER+ (fig.) et al., § 34 En ce qui concerne les produits étrangers aux services de cartes ou de jeux de hasard, cet élément jouit d’un caractère distinctif normal. Le «s» joint à la marque demandée au moyen d’un apostrophe (Joker's Delight) est compris comme une simple indication d’un écart grammatical (plural ou génitif) et ne change donc rien à la perception de l’élément verbal «joker».
− L’élément figuratif de la marque antérieure constitue une feuille de trèfle dont l’une est en outre stylisée dans le sens d’un cœur. Étant donné que ces deux aspects peuvent être associés au concept de «gratuit», l’élément figuratif est faiblement distinctif en ce qui concerne les cartes et les jeux de hasard. En outre, un faible caractère distinctif général de l’élément figuratif résulte également du fait que tant la feuille de trèfle en tant que telle que la feuille stylisée comme cœur suscitent une association promotionnelle générale, de sorte que ces éléments de présentation
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doivent être considérés comme purement laudatifs. La simple signification secondaire de l’élément figuratif est également soulignée par le principe selon lequel les éléments verbaux sont plus susceptibles d’être perçus que de simples éléments figuratifs.
− L’élément verbal supplémentaire de la marque demandée «Delight» n’a pas de signification substantielle en ce qui concerne les produits considérés et a donc un caractère distinctif moyen. À cet égard, il convient toutefois de respecter le principe selon lequel le début du signe a généralement plus d’importance que les éléments suivants; Par conséquent, «Delight» n’est pas nécessairement plus distinctif que l’élément (description) «joker».
− La concordance entre l’élément verbal «joker», qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure et le début plus pertinent des signes dans la marque demandée, conduit à une similitude moyenne des signes sur le plan visuel et phonétique. Le fait qu’un élément soit descriptif ou non distinctif d’une autre manière n’implique pas nécessairement, en soi, que cet élément soit dépourvu de pertinence pour l’impression d’ensemble produite par la marque (08/02/2011, T 194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30). Du point de vue conceptuel également, le chevauchement de l’élément verbal «joker» ayant un contenu conceptuel conduit à une similitude au moins moyenne des signes.
− Les éléments différents du signe (élément figuratif du côté de la marque antérieure et «[…]'s Delight» du côté de la marque demandée) ne suffisent pas à compenser le chevauchement en ce qui concerne l’élément verbal «joker». Ici aussi, il convient de tenir compte, en particulier, du fait que les éléments figuratifs se situent régulièrement à l’arrière-plan par rapport aux éléments verbaux (marque antérieure) et que le début du signe est plus pertinent que la fin du signe (marque demandée). En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure est faiblement distinctif (en raison de son rapport à l’aspect du «bonheur» ou du contenu purement laudatif), de sorte que la différence sur cet aspect n’a pas d’incidence excessive sur l’appréciation globale du risque de confusion.
− En règle générale, la concordance au sein d’un élément à faible caractère distinctif n’entraîne pas, à elle seule, un risque de confusion. Toutefois, un risque de confusion peut exister lorsque les autres éléments ont un caractère distinctif moindre (ou tout aussi faible) ou sont visuellement peu soulignés et que l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire. Par conséquent, même en présence d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure et d’une attention potentiellement élevée du consommateur, un risque de confusion ne saurait être exclu en l’espèce, étant donné que, malgré sa faiblesse, l’identité de l’élément «joker» est frappante [voir, par exemple, 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.)/JOKER+ (fig.), § 88 et suivants]. Les éléments divergents suscitent moins d’attention et ne suffisent pas à distinguer les signes. Par ailleurs, il convient de rappeler que tous les produits et services sont identiques ou similaires, ce qui, en vertu du principe d’interdépendance, compenserait également une faible similitude entre les signes. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, c’est-à-dire comme une variante de la marque antérieure, qui présente des configurations différentes en fonction de la nature des produits qu’elle désigne, par exemple pour une certaine ligne de produits [23/10/2002-, T 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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9 Le 24 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 25 mars 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de la demanderesse
11 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’examine absolument pas la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse en ce qui concerne la marque antérieure. Les preuves produites par l’opposante sont en outre insuffisantes, de sorte que la marque antérieure ne peut rester la base de l’opposition et que l’opposition doit déjà être rejetée pour cette raison.
− La division d’opposition apprécie de manière erronée l’élément figuratif de la marque antérieure. Cet élément figuratif, d’une taille élevée par rapport à l’élément verbal suivant «joker», se trouve au début du signe et influence donc au moins l’impression d’ensemble produite par le signe. Cela est d’autant plus vrai que l’élément verbal «joker» est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif.
− Il n’existe donc un chevauchement entre les différents signes qu’en ce qui concerne l’élément verbal non (ou à peine) distinctif «joker». Les autres éléments (élément figuratif du côté de la marque antérieure et «[…]'s Delight» du côté de la marque demandée) ne trouvent pas d’équivalent dans l’autre signe. En outre, ces autres éléments (de part et d’autre) n’ont aucun rapport de fond avec les produits considérés et sont donc normalement distinctifs. En ce qui concerne la marque antérieure, l’élément figuratif ne s’écarte pas de l’élément verbal et l’élément verbal «joker» n’est pas plus pertinent dans la marque demandée que «[…]'s Delight». Tant le principe de la primauté des éléments verbaux sur les éléments figuratifs que le principe de la primauté du début du signe sur la fin du signe ne s’appliquent pas en l’espèce, étant donné que l’élément «joker» est chacun faiblement distinctif.
− D’un point de vue conceptuel, il convient en outre de tenir compte du fait que la marque antérieure n’a que la signification de «carte à jouer», tandis que la marque demandée véhicule (par l’ajout «[…]'s Delight») la signification plus large de «joker’s Freude/Amusement». Ici aussi, il convient de tenir compte du faible caractère distinctif de l’élément verbal «joker» ayant une signification conceptuelle.
− Nous renvoyons à d’autres marques de l’Union européenne enregistrées et comparables de la demanderesse qui contiennent l’élément «Joker»:
• — Joker’s Cap; No 6528681; Date de dépôt: 19. 12 décembre 2007.
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• — Joker Maniac; No 8689366; Date de dépôt: 16 novembre 2009
• — Random Joker; No 10474881; Date de dépôt: 7. Décembre 2011
• — JOKER NATURE; No 166 36 474; Date de dépôt: 24 avril 2017
• — JOKER BUFFALO; No 16634149; Date de dépôt: 24 avril 2017
• — Joker Ways; No 18158799; Date de dépôt: 28 novembre 2019.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Le recours est également fondé en ce qui concerne la demande, la décision attaquée est annulée et renvoyée devant la division d’opposition pour suite à donner.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’examen du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprend, entre autres, la comparaison de la similitude des produits et services litigieux avec les produits et services de la marque antérieure. Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, la demanderesse peut exiger de l’opposante qu’elle présente une preuve de l’usage, étant entendu que le défaut de production de cette preuve peut entraîner l’échec de l’opposition ou, à tout le moins, la limitation de l’étendue de la protection de la marque antérieure. Si la preuve de l’usage n’est fournie qu’en partie, la marque antérieure n’est réputée enregistrée aux fins de la procédure d’opposition que pour les produits et services pour lesquels une preuve de l’usage a été apportée avec succès.
16 Le 14 février 2023, la demanderesse a formé une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE. L’opposante produit des preuves en ce sens le 24 avril 2023.
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a accueilli l’opposition sans examiner l’usage sérieux de la marque antérieure. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, la division d’opposition n’ayant pas statué sur le point de savoir si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services formulés de manière large. La division d’opposition ne peut renoncer à l’examen des preuves de l’usage que si elle constate que la demande était irrecevable ou que l’opposition doit être rejetée pour un autre motif.
18 La décision attaquée viole donc l’article 47 du RMUE et doit être annulée en raison de ce vice de procédure substantiel. Elle est renvoyée devant la division d’opposition en exerçant le pouvoir d’appréciation conféré à la chambre de recours par l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour examiner l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et
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services enregistrés compris dans les classes 28 et 41. Sur cette base, la division d’opposition peut statuer sur l’opposition.
19 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les preuves de l’usage produites ne sont que des captures d’écran (en un nombre relativement faible) qui ne concernent en outre qu’une période limitée allant d’avril 2017 à décembre 2017.
20 L’irrégularité procédurale substantielle susmentionnée justifie le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
Coût
21 Étant donné que l’absence de prise en compte de la demande de preuve de l’usage constitue un vice de procédure substantiel, l’Office rembourse à la demanderesse la taxe de recours de 720 EUR conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
22 Étant donné que la demanderesse n’était plus représentée à titre professionnel, du moins dans le cadre de la procédure de recours (voir la demande de radiation d’un représentant du 22 février 2024) et que l’opposante a également été représentée de manière permanente en interne, aucun frais de représentation récupérable au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE n’a été supporté de part et d’autre. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cet aspect en l’espèce. La division d’opposition statue sur la répartition des dépens en première instance dans le cadre de la suite de la décision.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. Renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner.
3. L’ Office rembourse à la demanderesse la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.


Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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