LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 mars 2025
Dans l’affaire R 1192/2024-4
G. turcs G. S.r.l.
Via Carlo Alberto Pizzardi 50
40138 Bologne Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna (BO) (Italie)
contre
Geoffroy Lequatre
5-7 AV de Mimosa
06800 Cagnes sur Mer
France Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Gábor Pozsgay, Attila út 31. II. em. 1, 1013 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 59 008 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 080 840)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juin 2019, Geoffroy Lequatre (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols.
Classe 25: Chaussures; vêtements.
2 La demande a été publiée le 3 juillet 2019 et la marque a été enregistrée le 11 octobre 2019.
3 Le 27 février 2023, G. turcs G. S.r.l. (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur une marque non enregistrée «G4» utilisée dans la vie des affaires en Italie.
6 Par décision du 7 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesseaffirme que la marque non enregistrée «G4» est utilisée en Italie pour des vestes depuis 2012. Elle est actuellement titulaire de la marque «BARACUTA» et WP Lavori dans Corso S.r.l. est une société liée et titulaire de la licence des marques «BARACUTA», dont «G4». La requérante affirme ensuite que l’élément dominant de la marque contestée est identique à la marque antérieure non enregistrée et que les produits pour lesquels la marque antérieure est utilisée, à savoir des vestes, sont identiques ou similaires aux produits contestés. Des documents ont été produits pour prouver l’usage de la marque. Les vestes vendues ne sont pas bon marché et, par
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conséquent, le nombre de pièces vendues n’est pas si élevé. En outre, elle soutient que la marque jouit d’une renommée auprès du public italien, comme l’exige la législation italienne pour la protection des marques non enregistrées. Les éléments de preuve suivants ont été produits à l’appui de ses arguments:
• Annexe 1: Code italien de la propriété industrielle.
• Annexes 2 à 7: plus de 4 200 pages de factures émises par WP Lavori à Corso S.r.l., datées de 2017, 2018 et 2019, adressées à divers clients en Italie pour ce qui semble être des vêtements, des chaussures, des portefeuilles, des lunettes et d’autres produits. De nombreux articles cités dans les factures ne font apparemment référence à aucune marque, certains font référence à d’autres marques que «G4» et certains font référence à des produits «G4». Les produits «G4» sont très rares tout au long des pages et font presque toujours référence à un seul produit vendu par occasion. Par exemple, dans un échantillon aléatoire de
100 pages de factures datées entre janvier et mars 2018, un total de 61 vestes sous la marque «G4» ont été vendues, les prix de ces articles allant de 200 EUR à
300 EUR.
• Annexes 8 et 9: captures d’écran du site web www.baracuta.com montrant le contenu du site web de 2013 à 2018. Le site web comporte des versions anglaise et italienne et des vestes «BARACUTA G4» sont présentées. Elle affirme que «'Baracuta’ est une marque d’habillement britannique historique et ses vestes 'G9' et 'G4' sont une icône de style qui a été portée par des célébrités musicales et de films».
• Annexes 10 à 12: extraits des sites internet de Pitti Immagine s.r.l. (en italien avec des traductions anglaises), une entreprise italienne qui exerce des activités de promotion de l’industrie de la mode et organise des expositions et des événements culturels. Baracuta est présentée comme l’un des exposants d’une exposition en 2021 et ses vestes «G9», «G4» et «G10» sont présentées comme emblématiques.
Il est indiqué que «cette priorité saisonnière est une nouvelle découverte des vêtements de la marque, dont la veste G4 est plus particulièrement établie et habitée collectivement».
• Annexes 13 et 14: articles et publicités publiés dans des magazines italiens entre 2012 et 2018, montrant des informations sur le pays où ils ont été publiés (Italie), le magazine dans lequel ils ont été publiés et la date de leur publication. Dans les articles, la veste «G4» est mentionnée comme étant le produit emblématique ou classique de la marque. Plusieurs articles de 2012 témoignent du fait que Baracuta a été achetée par WP Lavori à Corso et que la collection récemment révisée de la marque britannique sera présentée lors de l’événement Pitti de cette année. Les articles de 2017 se limitent à la même petite publicité de la veste «G4» publiée dans plusieurs magazines. Pour 2018, la version italienne en ligne d’Esquire contient un article unique. Il s’agit clairement d’un article R visant à promouvoir la nouvelle collection de Baracuta, dans laquelle la veste «G4» est mentionnée, aux côtés de «G9» et «G10», comme étant une classe inhabituelle portée par des célébrités.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les vêtements de sport portant la marque «G4» sont proposés à la vente dans toute l’Europe depuis 2008
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lorsque la société G4 a été établie en France et qu’une marque française a été enregistrée entre 2009 et 2019. Elle conteste les éléments de preuve fournis par la demanderesse en affirmant que la veste «G4» n’est distinctive que par rapport à la portée des produits BARACUTA. En outre, elle fait valoir que son utilisation de la marque contestée «G4» est antérieure à l’usage allégué de la marque non enregistrée en Italie et que la demande en nullité devrait dès lors être rejetée. Les documents suivants ont été produits à l’appui de ses allégations:
• un extrait du registre des sociétés français montrant que la société «G4» a été fondée en 2008 auprès de la titulaire de la marque de l’Union européenne en qualité de directeur;
• photographies de rapports annuels de 2010, 2012, (vraisemblablement) 2013, 2014 et 2015 de la société G4;
• des photographies de ce qui semble être des pages de catalogues empilés du
2012/2013, 2016 et 2020 pour les marques
et montrant des vêtements de sport pour cyclistes arborant la marque G4;
• une impression du site web g4dimensionnsion.com montrant le contenu du site web de 2013;
• photographies de quatre factures dont G4 en tant que société les émettrice ou les reçoit, pour autant que l’on puisse le constater, datées de 2009 et 2010.
− Les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
− En ce qui concerne le droit en vertu du droit applicable, la demanderesse a présenté le code italien de la propriété industrielle («CPI») et fait spécifiquement référence à l’article 12, paragraphe 1, point a), du CPI. Le requérant a également cité un arrêt de la Cour suprême italienne, dans lequel les effets de la disposition précitée sont clarifiés.
− Par conséquent, selon le droit qui régit le signe en cause, pour qu’une marque non enregistrée donne lieu à un droit exclusif susceptible d’interdire l’utilisation ou l’enregistrement d’une marque postérieure, les conditions suivantes doivent être remplies: 1) la marque antérieure non enregistrée jouit d’une renommée qui n’est pas seulement locale auprès du public italien, et 2) il existe un risque de confusion entre la marque non enregistrée et la marque postérieure en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de leurs produits ou services respectifs.
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− Or, en l’espèce, il a été conclu que la demanderesse n’avait pas démontré que la marque non enregistrée invoquée était renommée auprès du public italien. La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Les éléments de preuve produits par la demanderesse, bien qu’ils démontrent un certain usage du signe en Italie, ne fournissent aucune information sur la perception de la marque par le public italien.
− Par exemple, les factures montrent uniquement un volume modéré de ventes de vestes arborant la marque «G4» et, en outre, elles sont limitées à une période de moins de 3 ans. Selon le droit italien, la simple utilisation de la marque non enregistrée ne suffit pas à conférer à la marque la possibilité d’interdire l’utilisation de marques plus récentes et la vente de quelques milliers de vestes sur une période de moins de 3 ans ne suffit manifestement pas à prouver que la marque est connue du public.
− Dans les documents fournis, outre les factures, beaucoup semblent être d’un certain type de contenu promotionnel, ainsi qu’il ressort du nom de l’agence de publicité chargée de leur production. Par conséquent, certains efforts publicitaires du titulaire de la marque non enregistrée ont été démontrés, mais ils proviennent en définitive du titulaire lui-même et les déclarations qui y figurent doivent être considérées comme un contenu promotionnel plutôt que comme une information objective.
− Dans l’ensemble, les éléments de preuve contiennent peu d’informations objectives, voire aucune, sur la perception de la marque par le public pertinent au moment du dépôt de la marque contestée. Certes, la renommée peut être acquise par une campagne promotionnelle intensive ou à long terme. Toutefois, les documents produits ne prouvent pas l’existence d’une campagne promotionnelle d’intensité susceptible d’atteindre cet objectif. Les textes ont été publiés sur plusieurs années, mais il n’y a que quelques publications par an, intensité manifestement trop faible pour sensibiliser le grand public.
− Par conséquent, l’une des conditions de protection des marques non enregistrées établies par le droit italien n’étant pas remplie, il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré qu’elle serait en mesure, en vertu du droit national en cause, d’interdire l’utilisation de la marque contestée. La demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait donc être accueillie et doit être rejetée.
− Enfin, il semblerait que WP Lavori in Corso S.r.l. soit le propriétaire et l’utilisateur de la marque non enregistrée invoquée. Les factures proviennent de «WP Lavori in Corso S.r.l.», qui n’est clairement pas la demanderesse et, par conséquent, la demanderesse n’a pas non plus prouvé qu’elle était la personne habilitée à déposer la demande en nullité.
7 Le 11 juin 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 septembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 novembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Il existe un malentendu concernant la portée de l’article 12, paragraphe 1, point a), du code italien de la propriété industrielle, en ce qui concerne la «renommée», qui diffère de la «renommée» requise pour l’application de l’article 12, paragraphe 1, point e).
− À cet égard, il est fait référence aux arrêts suivants:
• Ordonnance du Tribunal de Venise du 3 mars 2020 (annexe 1);
• Arrêt du Tribunal de Gênes du 18 février 2020 (annexe 2);
• Arrêt du Tribunal de Venise du 3 décembre 2020 (annexe 3);
• Arrêt de la Cour de Rome du 26 août 2021 (annexe 4);
• Ordonnance préliminaire du Tribunal de Milan du 6 avril 2021 (annexe 5);
• Arrêt de la Cour de Rome du 12 janvier 2011 (annexe 6);
• Arrêt de la Cour d’appel de Florence du 21 novembre 2017 (annexe 7):
• Arrêt du Tribunal de Florence du 26 octobre 2017 (annexe 8).
− L’annexe 9 contient un résumé de la jurisprudence italienne relative aux marques de fait.
− Annexe 10 https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/avviso-ai-naviganti/6643- rinomanza-o-notorieta.html) fournit une citation du professeur Stefan Sandri
«AVVISO ai naviganti» sur la base de données juridiques et sur le portail d’information quotidien sur la propriété industrielle et intellectuelle «SPRINT — Sistema Proprietà Intellettuale».
− Par conséquent, il existe une différence entre les marques jouissant d’une renommée au sens de l’article 12, paragraphe 1, point e), et les marques de fait dont la renommée n’est pas seulement locale. Pour ces derniers, aucune protection étendue n’est accordée et leur pouvoir d’invalidation reste limité, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), dans les limites du risque de confusion.
− La présente procédure d’annulation est fondée sur l’article 12, paragraphe 1, point a), du code italien de la propriété industrielle, et non sur l’article 12, paragraphe 1, point e), et les conditions de l’usage antérieur dans un contexte non purement local et la perception, par le public, de la marque non enregistrée en tant que signe distinctif a été prouvée. La marque antérieure «G4» jouit d’une renommée qualifiée.
− En ce qui concerne l’usage du signe antérieur, les factures fournies à titre de preuve montrent qu’il y a eu 626 vestes «G4» vendues en 2017 (annexes 11-), 1 061 vestes «G4» vendues en 2018 (annexes-13) et 261 vestes «G4» vendues au cours des 5
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premiers mois de 2019 (annexe 16), toutes ces vestes avant la date de dépôt de la marque contestée.
− Il est rappelé que les vestes G4, compte tenu de leur coût ainsi que du fait qu’il s’agit d’un produit de niche, pour sa qualité et sa durabilité et parce qu’il s’agit d’un vêtement chronophage destiné à durer des années, ne sont pas destinés à être vendus en milliers de pièces par an.
− La distribution a été réalisée sur une grande partie du territoire italien: Lombardie, Piémont, Veneto et Emilia Romagna, Toscane, Latium, Apulia et Palermo.
− L’annexe 17 est un extrait de Wikipédia qui décrit que la Pitti Immagine «est l’une des plateformes les plus importantes au monde pour les vêtements et les collections accessoires pour hommes, et pour lancer de nouveaux projets à la mode masculine» et «a atteint un rayonnement international en tant que salon de mode de premier plan».
La participation de la demanderesse à Pitti Immagine Uomo offre une résonance internationale aux entreprises/marques du secteur de la mode.
− En ce qui concerne les articles et publicités publiés dans des magazines italiens montrant une couverture médiatique nationale des vestes «G4», certaines d’entre elles ont été publiées dans des journaux et publications connus, qui ont une large diffusion dans toute l’Italie. Par conséquent, il est clair que l’usage et la renommée sont certainement nationaux et pas seulement locaux.
− En ce qui concerne le droit de déposer la demande en nullité, une déclaration est fournie montrant que la demanderesse a accordé une licence non exclusive dans le monde entier à WP Lavori à Corso S.r.l. (annexe 23) et certains certificats (délivrés à
Hong Kong, Israël, Nouvelle-Zélande, Türkiye, Royaume-Uni et États-Unis) qui montrent que la marque «G4» est détenue par G. turcs G. S.r.l. (annexes 24-29).
− Enfin, les conditions d’applicabilité de l’article 12, paragraphe 1, point a), du code italien de la propriété industrielle sont les suivantes: I) l’usage antérieur du signe antérieur et sa renommée qualifiée et ii) l’identité/similitude des signes et des produits ou services et le risque de confusion et/ou d’association des deux signes qui en découle. En l’espèce, ces conditions ont été remplies tout comme celles relatives à l’applicabilité des articles 60 (1) (c) du RMUE et de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
11 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse n’a pas prouvé que la marque non enregistrée est connue du public italien. «G4» en soi n’a pas été prouvé qu’il avait acquis un caractère distinctif par rapport aux produits concernés et qu’il ne possédait pas non plus un tel caractère distinctif avant l’enregistrement du signe contesté.
− La marque «G4» est une sous-catégorie des vestes commercialisées sous la marque «BARACUTA» par la demanderesse en nullité et, par conséquent, en ce qui concerne ces vestes, elle ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque et n’aurait donc pas pu acquérir une renommée avant l’enregistrement du signe contesté. Les brochures et images du site web, ainsi que les factures produites en tant qu’éléments de preuve,
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montrent que les produits référencés ne sont pas simplement étiquetés comme «G4», mais principalement comme «BARACUTA G4», «BARACUTA G4 ORIGINAL» ou
«G4 ORIGINAL». À la lumière de ce qui précède, «G4» n’a pas atteint un niveau de renommée tel en Italie avant le dépôt du signe contesté qui aurait pour conséquence que le public ciblé associerait le produit de la demanderesse à ce produit à titre d’identification.
− En outre, les documents promotionnels fournis ne sont pas de nature à prouver que la marque «G4» a acquis une reconnaissance nationale pour les produits de la demanderesse. Dans ces documents promotionnels, la combinaison «G4» n’apparaît pas isolément par rapport aux produits de la demanderesse, mais plutôt le terme
«BARACUTA» apparaît comme le nom de la marque par les médias en question et
«G4» y apparaît comme un nom de modèle.
− Sur la base des factures fournies, les produits de la requérante n’ont pas été vendus en grandes quantités. Néanmoins, la demanderesse a fait valoir que les produits ont été lancés dans une catégorie de prix plus élevée, en échange de laquelle ils étaient durables et de bonne qualité, et c’est donc la raison pour laquelle le volume des ventes n’était pas plus élevé. Néanmoins, la grande notoriété de la marque «G4» n’a toujours pas été prouvée. Le prix ou la qualité du produit ne compense pas nécessairement le faible volume des ventes en termes de reconnaissance de la marque.
− Le matériel promotionnel a été principalement créé à la demande du fabricant et dans l’intérêt du fabricant. Comme souligné à juste titre, ils ont pu avoir une incidence sur le public cible, mais ne prouvent pas que «G4» était largement et internationalement reconnu du point de vue du public pertinent.
− Il a été démontré et étayé par des éléments de preuve tels que des factures que des produits vestimentaires de sport ont été vendus sous la marque «G4» dans plusieurs pays depuis 2008. Sur la base de l’ensemble de ces éléments de preuve, il peut être clairement établi que «G4» est reconnu comme une marque sportive en Europe, en particulier en France, depuis 2008, bien avant le dépôt du signe contesté «G4 LA
PERFORMANCE elegante».
− Enoutre, «G4», tant en tant que marque verbale que figurative, a été enregistré en France sous le numéro 3 659 019 du 22 juin 2009 au 22 juin 2019, accordant à la titulaire de la marque le droit exclusif sur son usage pendant cette période.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 La demanderesse en nullité, qui a formé le recours, a contesté la décision de la division d’annulation dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Recevabilité des éléments de preuve présentés en appel
15 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires concernant, premièrement, l’habilitation de la demanderesse en nullité à déposer la demande en nullité et, deuxièmement, les conditions d’existence des droits antérieurs non enregistrés conformément à la législation italienne (annexes 1 à 29).
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester des conclusions ou examinés d’office par la première instance dans ladécision attaquée.
17 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45-, 60 64).
18 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
19 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire dans la mesure où ils visent à remédier aux lacunes identifiées par la division d’annulation. Ces éléments de preuve viennent également compléter les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité au cours de la procédure en première instance. Latitulaire de la marque de l’Union européenne a eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet au cours de la procédure de recours.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires.
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Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
21 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies.
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
23 Ilconvient de rappeler que, conformément à ces dispositions, la demande en nullité doit être accueillie lorsque la marque non enregistrée ou un autre signe remplit les conditions suivantes: usage dans la vie des affaires; dont la portée n’est pas seulement locale; l’acquisition par le titulaire du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et l’acquisition du droit au signe en cause, selon le droit de l’État membre où le signe était utilisé, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sera pas accueillie (voir, par -analogie, 24/03/2009, 318/06, General Optica, EU:T:2009:77, §
32 et suivants, § 47; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35; 14/09/2011,
279/10-, Men z, EU:T:2011:472, § 17).
24 Ilconvient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle action en nullité doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir servir de fondement à la nullité, le signe invoqué dans le cadre de la procédure d’annulation doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des
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affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09 P-, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159,-160, 163, 166; 19/04/2018, 75/17-P, PALLADIUM
PALACE IBIZA RESORT indirects SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 35-36).
25 La demanderesse en nullité a fondé sa demande en nullité sur la marque non enregistrée
«G4» utilisée en Italie pour des vestes.
26 La division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour deux motifs. Premièrement, la demanderesse en nullité n’a pas démontré qu’elle était la personne habilitée à déposer la demande en nullité. Deuxièmement, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la marque non enregistrée invoquée remplit les conditions de protection établies par le droit national, à savoir que la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public italien pertinent. La chambre de recours examinera donc ces deux motifs essentiels de la décision attaquée et, ce faisant, elle tiendra compte des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours.
Habilitation de la demanderesse en nullité à déposer la demande en nullité
27 Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être présentée à l’Office que par les titulaires des signes non enregistrés ou par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.
28 La division d’annulation a conclu que la demanderesse en nullité n’avait pas démontré qu’elle était la titulaire du droit antérieur non enregistré. Selon la décision attaquée, WP Lavori in Corso S.r.l. est le titulaire et l’utilisateur du droit antérieur invoqué.
29 La demanderesse en nullité a affirmé être la propriétaire actuelle des marques
«BARACUTA», y compris «G4», et WP Lavori dans Corso S.r.l. mentionnées dans certains éléments de preuve est une société liée et une licenciée de la demanderesse en nullité.
30 La demanderesse en nullité a expliqué dans son mémoire exposant les motifs du recours qu’elle a accordé une licence mondiale non exclusive à l’usage de la marque «G4» depuis 2011 à WP Lavori à Corso S.r.l., ce qui a été confirmé par la déclaration du PDG de la demanderesse en nullité du 28 août 2024 (annexe 23). L’affirmation selon laquelle le groupe de travail Lavori in Corso S.r.l. est une société liée de la demanderesse en nullité est corroborée par le fait que le PDG de cette dernière est le fondateur et le président du conseil d’administration de la première. Ce fait est également confirmé par les documents de presse (voir annexe «Articles» des observations du 27 février 2023, p. 2-6). Sans être déterminante, la demanderesse en nullité a fait référence au fait qu’elle est le titulaire légitime de la marque «G4» dans plusieurs juridictions de pays tiers, dont Hong Kong, Israël, la Nouvelle-Zélande, le Türkiye, les États-Unis et le Royaume-Uni (annexe-24).
31 À cet égard, l’usage de la marque par une société économiquement liée au titulaire de la marque est présumé être un usage de celle-ci avec le consentement du titulaire et est, dès lors, considéré comme fait par le titulaire, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE
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(-30/01/2015, 278/13, Now, EU:T:2015:57, § 36, 38; 25/06/2020, T-104/19, Juvéderm,
EU:T:2020:283, § 50; 19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 90).
32 En outre, si l’usage de la marque non enregistrée avait été effectué sans le consentement du titulaire et en violation du droit de marque du titulaire, il aurait été dans l’intérêt des entités qui l’utilisent de ne pas divulguer à ce titulaire les preuves d’un tel usage. Il est également peu probable que la demanderesse en nullité ait pu disposer des documents, tels que des factures, et les soumettre à titre de preuve de l’usage de la marque antérieure si cet usage avait eu lieu contre son gré (16/04/2015-, 258/13, Arktis, EU:T:2015:207, § 43; 22/03/2017,-T 336/15, The Specials, EU:T:2017:197, § 56; 25/06/2020, T-104/19,
Juvéderm, EU:T:2020:283, § 49).
33 Selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un titulaire d’une marque apporte la preuve de l’usage de sa marque par un tiers, il s’agit d’une indication implicite qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
34 En l’espèce, même en l’absence de preuve d’un accord de licence ou d’un consentement écrit, le fait que la demanderesse en nullité ait été en mesure de présenter des documents d’usage en Italie est une preuve suffisante que l’entité figurant sur les documents avait son consentement. Il s’ensuit que le fait que la demanderesse en nullité ait produit des preuves de la marque antérieure qui avaient été émises par des entités tierces montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (22/06/2016-, 295/15, Arktis, EU:C:2016:554, § 33; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25; 05/03/2019, T-263/18, Meblo,
EU:T:2019:134, § 76, 77, 81).
35 Sur la base des éléments de preuve et circonstances susmentionnés, la chambre de recours conclut que l’usage de la marque «G4» par la société WP Lavori dans Corso S.r.l. doit être considéré comme un usage avec le consentement de la demanderesse en nullité et que cette dernière était habilitée à déposer la demande en nullité.
Sur les conditions de protection du droit non enregistré en Italie
36 Conformément à l’article 63, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande en nullité est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il incombe à la demanderesse en nullité d’étayer son droit antérieur, concrètement, son acquisition, sa permanence et l’étendue de sa protection. Le demandeur en nullité apporte la preuve de l’usage de ce droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. Le demandeur en nullité doit produire le contenu de la législation nationale. En l’absence de toute allégation ou preuve en ce sens, l’Office n’a aucune obligation de recueillir d’office les éléments relatifs au droit national applicable (29/06/2016, 567/14-, GROUP Company
TOURISM indirects TRAVEL, EU:T:2016:371, § 33-34).
37 En ce qui concerne les conditions i) de l’acquisition de droits sur ce signe avant la demande de marque de l’Union européenne ou sa priorité et ii) du droit d’interdire, sur la base de ce signe, l’utilisation d’une marque plus récente, elles doivent être appréciées au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué, en l’occurrence le code italien de la
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propriété intellectuelle (24/03/2009, 318/06-à 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, §
34; 28/10/2015, 96/13-, Маска/Маска, EU:T:2015:813, § 30; 12/10/2017, T-318/16,
SDC-444S, EU:T:2017:719, § 41; 07/02/2019, 287/17-, SWEMAC, EU:T:2019:69, § 38).
38 Devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a fourni le texte de l’article 12, paragraphe 1, point a), du CPI. Dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité a produit les décisions de plusieurs juridictions italiennes concernant l’application et l’interprétation de cette disposition (annexes 1-8). Elle a donc produit les éléments de la législation italienne d’une manière qui permet à l’Office et à la titulaire de la marque de l’Union européenne d’identifier correctement et sans équivoque le droit national applicable.
39 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), du CPI, l’acquisition d’une marque non enregistrée en Italie permettant au titulaire d’interdire à d’autres l’usage et l’enregistrement de cette marque exige que le signe soit devenu connu en tant que marque ou signedistinctif (un segno già Noto venir marchio osegno distintivo) et que cette notoriété ne soit pas seulement locale. La notoriété en tant que marque ne nécessite pas une renommée. En outre, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire 08/08/2022, Cantazzaro, annexe 9, pour obtenir la protection d’un signe non enregistré (marque de fait), la législation et la jurisprudence italiennes n’exigent pas que la marque soit notoirement connue (marchio notoriété)ou jouir d’une notoriété (marchio che gode di rinomanza)par rapport à laquelle la réalisation d’un degré particulièrement élevé de renommée est requise. Ce qu’il convient de démontrer, c’est la «connaissance de la marque par le public» ( en italien notoirement connu en général et dansla notoriété générale française) (07/07/2010-,
124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 21, 26). C’est ce qui ressort des arrêts suivants des tribunaux italiens, qui n’ont pas été contestés par la titulaire de la marque de l’Union européenne:
a) Arrêt du Tribunal de Bologne du 16/01/2018 (annexe 9)
«Pour constituer un motif d’invalidation d’une marque enregistrée plus récente, la marque de facto doit, tout d’abord, avoir été effectivement préutilisée en tant que marque pour les produits concernés; deuxièmement, la préutilisation doit être caractérisée non seulement par une renommée locale; enfin, l’usage sérieux du signe doit avoir été homogène et constant dans le temps et ne doit donc pas être sporadique, décontracté, occasionnel ou, en tout état de cause, non continu.»
b) Ordonnance du Tribunal de Venise du 03/03/2020 (annexe 1)
«contentieuse &bra;… &ket; a également fait valoir que son signe avec une étoile aux points coupés était déjà utilisé en tant que marque de fait avant son enregistrement, c’est- à-dire depuis 2007, dans un contexte non purement local et donc doté d’une renommée générale évoquant unenotoriétépublique.
DISPARITION… -MÊME
Cela suffit pour tenir compte de l’existence de l’intensité distinctive du signe à tout le moins à la fin de l’année 2011, qui jouit d’une renommée générale, étant donné qu’il est répandu sur le territoire national, en précisant que la «renommée générale» évoquant la notoriété générale du signenecoïncide pas avec la notion de «notoriété» exercée par la société Crown Shoe Factory,quipeut plutôt être considérée comme acquise ultérieurement
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par les marques enregistrées grâce aux investissements publicitaires massifs communiqués par la Crown Shoe Factory elle-même.»
c) Arrêt du Tribunal de Gênes du 18/02/2020 (annexe 2)
«En l’espèce, il n’est pas pertinent de déterminer si 'Il Secolo XIX’ est, par son contenu, un journal local ou national, mais plutôt d’établir si la marque 'Il Secolo XIX’ jouit ou non d’une renommée alléguantunenotoriété qui n’est pas purement locale. À cette fin, il est tout simplement pertinent que le journal en question, même avec des chiffres de ventes plus ou moins importants, au moment de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, ait été distribué dans plusieurs régions.
DISPARITION… -MÊME
À la lumière de ces données, la renommée de la marque contestée (renommée) doit être considérée comme n’étant pas seulement locale.»
d) Arrêt de la Cour de Rome du 26/08/2021 (annexe 4)
«La protection est subordonnée à la présence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui présuppose que le signe soit au moins dans une certaine mesure connu du public lui-même; ainsi, la nécessité, outre l’usage, que le signe jouisse d’une renomméesurle marché ou, plus précisément, d’un usage qualifié capable de créer une telle renommée.»
e) Arrêt de la Cour de Rome du 12/01/2011 (annexe 6)
«Toutefois, tout usage antérieur ne suffit pas: pour déterminer la nullité de l’enregistrement ultérieur de la marque d’autrui, le signe distinctif doit jouir d’une renomméerenomméequi n’est pas mentionnée sur une portée territoriale limitée. En d’autres termes, une renommée qualifiéesusvisée estnécessaire, ce qui est défini de manière négative par la notion de renommée purement locale. Il ne fait aucun doute que cette référence doit être interprétée de manière restrictive; comme l’a rappelé la doctrine la plus fiable, la disposition a été conçue par le législateur en attribuant de l’importance aux réalités qui, aujourd’hui, avec la mobilité des consommateurs et avec la diversification et l’efficacité des outils de publicité et d’information, ont largement disparu. Dès lors, il serait absurde d’attacher une renommée seulement locale à une marque qui, par le biais des moyens de communication, porte à l’attention de personnes situées dans des champs d’application territoriaux autres que celui où se trouve l’entreprise. Dans la jurisprudence, il a ainsi été précisé que la renommée purement locale d’une marque doit être limitée aux marques dont la connaissance n’a pas dépassé les limites territoriales effectivement limitées en termes de potentiel d’expansion et que, en outre, une connaissance régionale diffusée par la publicité permet également d’exclure une évaluation en termes d’usage purement local (Trib. Naples 26 mars 2004, GJA, 2004, 959).»
f) Arrêt du Tribunal de Florence du 26/10/2017 (annexe 8)
«La notoriété delamarque a été prouvée, en fait, grâce à l’usage qui en a été fait par l’entreprise, les acteurs ayant produit:
1) diverses factures émises par BMPOMPE jusqu’au 2010 février pour des ventes sur l’ensemble du territoire national et transmettant la marque BMPompe de facto (doc. 14);
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2) le catalogue des pompes sans date (doc. 15);
3) une brochure d’instruction et d’utilisation pour les pompes sans date (doc. 16);
5) correspondance commerciale datant de 2009 au plus tard (doc. 17);
6) les étiquettes apposées sur tous les produits au plus tard en 2010 (doc. 18);
7) une capture d’écran attestant la publicité datée du 9 août 2013 de la marque de fait en question sur le site www.euroweb.com (doc. 18bis).»
40 Il s’ensuit que, contrairement au raisonnement de la décision attaquée, pour acquérir la marque non enregistrée au sens de l’article 12, paragraphe 1, point a), du CPI, il n’est pas nécessaire de démontrer la renommée qui impliquerait un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque le signe est connu d’une partie significative du public pertinent pour les produits et services qu’il couvre. Toutefois, la demanderesse en nullité est tenue de démontrer l’usage continu, effectif et notoire du signe lui-même ainsi que l’étendue territoriale au sein de laquelle l’usage d’une marque non enregistrée a été réalisé.
41 C’est dans ce contexte que la chambre de recours examinera si les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontrent l’acquisition du signe non enregistré en Italie pour des vestes.
42 Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité consistent essentiellement en un nombre considérable de factures, émises au cours de la période 2017-2019 à l’attention de nombreux clients en Italie, des articles de presse et des informations sur la participation à des salons professionnels.
43 Une partie des factures montre la vente régulière et continue de vestes arborant la marque
«G4» au cours de la période de trois ans. La chambre de recours observe que le nombre relativement modéré de vestes vendues est compensé par le prix élevé des produits, allant le plus souvent de 250 EUR à 350 EUR dont le prix de la version en cuir est supérieur à
830 EUR. Compte tenu de ce qui précède, l’importance des ventes est suffisante pour contribuer au niveau de connaissance requis du signe non enregistré auprès du public pertinent en Italie. Selon la jurisprudence italienne, une notoriété qualifiée peut être atteinte même si les niveaux de vente associés au signe non enregistré ne sont passubstantiels (ordonnance préliminaire du tribunal de Milan du 06/04/2021 jointe en annexe 5). Cela est d’autant plus vrai dans une situation, comme en l’espèce, où les ventes ont été réalisées dans plusieurs régions italiennes (arrêt du Tribunal du 18/02/2020, annexe
9).
44 Cette information est corroborée par les efforts promotionnels de la demanderesse en nullité étalés sur plusieurs années (annexes «Articles» et «articles 2» à la soumission du
27/02/2023). Ces activités de promotion incluaient la couverture médiatique nationale de la veste «G4». Il y a lieu de relever que certains articles ont été publiés dans des journaux et magazines nationaux bien connus tels que MF Fashion, la section mode de MF (Milano
Finanza, voir annexe «Articles» du mémoire 27/02/2023), un quotidien italien des affaires (annexe 20), la grande semaine L’Espresso (annexe 21), Grazia (annexe 22) et Dove, la section «voyages» de l’un des journaux italiens les plus connus, il Corriere della Sera (https://viaggi.corriere.it/).
45 En outre, les articles promotionnels ont été publiés dans les journaux régionaux des régions de Vénétie (Il Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, La Nuova Venezia e Mestre, La Tribuna di Treviso, Il Messaggero Veneto), Emilia Romagna (La Gazzetta di Modena, La
Nuova Ferrara, La Gazzetta di Reggio), Friuli Venezia Giulia (Il Piccolo), Abruzzo (Il
Centro), Piedmont (La Sentinella del Canavese), Toscane (Il Tirreno) et Sardaigne (La
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Nuova Sardegna), couvrant ainsi une partie importante de l’Italie (annexe «Articles» de la communication du 27/02/2023).
46 La chambre de recours observe que certains articles contenaient des références au site web où il était possible d’acheter la veste «G4» (annexes «Articles» et «articles 2» à la soumission du 27/02/2023).
47 En ce qui concerne les articles en ligne (par exemple, l’édition italienne du magazine
Esquire en annexe «Articles» à la soumission du 27/02/2023 ainsi que NSS MAGAZINE et le scénario MAGAZINE en annexe «Articles 2» du mémoire 27/02/2023), la Chambre note que, selon la jurisprudence italienne, la publicité en ligne de la marque non enregistrée est l’un des outils qui devraient être considérés comme particulièrement pertinents dans la mesure où elle garantit la diffusion non locale d’une offre commerciale et, par conséquent, une diffusion non locale du signe (voir arrêt du 08/08/2022,).
48 Le fait que les articles de presse promeuvent systématiquement la veste «G4» en tant que vêtements iconiques et hors-volants portés par des célébrités telles que Frank Sinatra, Elvis
Presley, James Dean, Steve McQueen ou Bradley Cooper contribue indéniablement à la reconnaissance de la marque et à l’élévation de son prestige auprès du public pertinent (annexes «Articles» et «articles 2» à la présentation du document 27/02/2023).
49 La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient, à l’instar de la motivation de la décision attaquée, que le matériel promotionnel a été créé à la demande et dans l’intérêt du fabricant. La chambre de recours observe que même lorsque les articles ou les publicités ont été publiés à la demande de la demanderesse en nullité, cela ne remet pas en cause le fait que les produits en cause ont fait l’objet d’une promotion auprès du public pertinent. Il est constant que les journaux écrivent à propos de marques de mode, pas seulement de leur propre initiative dans le cadre de la couverture biologique. Il est assez courant que les marques de mode paient des points de presse pour faire apparaître leurs marques dans le cadre d’une publicité payante, d’un contenu sponsorisé ou d’une collaboration pour des projets spécifiques, comme une caractéristique sur une nouvelle collection.
50 En outre, la demanderesse en nullité a participé régulièrement au salon professionnel international «Pitti Immagine Uomo» de Florence, qui a rassemblé des créateurs de mode, des éditeurs et des amateurs de mode, qui sert de plateforme pour les vêtements et collections accessoires pour hommes et accueille environ 1 200 exposants et 30 000 visiteurs. Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontrent que les vestes «G4» ont fait l’objet d’une promotion lors de cette foire commerciale (annexes «Articles», «articles 2», «Pitti IT», «Pitti EN partie 1» et «Pitti EN partie 2» à la soumission du 27/02/2023).
51 La chambre de recours considère que les éléments de preuve démontrent une activité commerciale de la demanderesse en nullité par la commercialisation, la distribution et la vente de vestes sous la marque «G4» en Italie, qui a précédé la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
52 En ce qui concerne la portée territoriale, la chambre constate que les factures montrent que la marque non enregistrée «G4» a été utilisée dans plusieurs régions italiennes, dontla
Lombardie (Milan, Monza, Vimodrone, Rodigo, Como), Piedmont (Torino, Silvano d’Orba), Veneto (Verona, Mirano), Emilia Romagna (Bologna, Consandolo di Argenta, Budrio Giolo, Duvio) Toscane (Arezzo, Florence), Latium (Rom, Ostia, Vetralla), Apulia
(Lecce, Galatina, Trani) et Sicile (Palerme). En outre, les éléments de preuve démontrent
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une promotion substantielle du signe non enregistré dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans les magazines en ligne. En outre, le signe «G4» a fait l’objet d’une promotion lors de l’important salon de mode de Florence. Par conséquent, il a été démontré que le signe non enregistré n’était pas simplement utilisé localement, mais que les produits sous cette marque ont fait l’objet d’une promotion, d’une offre et d’une vente dans toute l’Italie (voir, à cet égard, arrêt de la Cour de Rome du 12/01/2011 à l’annexe 6, page 2).
53 Dans la mesure où la titulaire de la MUE fait valoir que la marque «G4» n’était pas perçue comme une marque distinctive mais comme un nom de produit ou comme le nom de la collection, il convient d’observer que les vestes sont habituellement mentionnées dans les factures non seulement par «G4» pris isolément (voir, par exemple, factures du
21/06/2017, 23/01/2018, 23/02/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 29/06/2018,
30/06/2018, 17/07/2018, 23/04/2018 et 31/07/2018), mais également «G4 Original»,
«Modern Classic G4», «GER4», «G4». Selon la chambre de recours, si les indications «Original», «Modern Classic», «special», «LEATHER», «oiled LEATHER» et
«COTTON nylon» ne sont pas distinctives dans la mesure où elles peuvent faire référence
à une gamme de produits, à un style, à un tissu ou à une matière, l’élément «G4» est distinctif puisqu’il n’a aucun rapport avec les caractéristiques des produits en cause.
54 Dans la mesure où le signe «G4» apparaît dans certains éléments de preuve, y compris les factures, avec la marque «BARACUTA», cet usage parallèle n’est pas au détriment du caractère distinctif de la marque non enregistrée. Ainsi que la demanderesse en nullité l’a expliqué et démontré par les éléments de preuve (voir, par exemple, annexes «Articles»,
«articles 2», «Pitti IT», «Pitti EN partie 1» et «Pitti EN partie 2» à la soumission du
27/02/2023), le signe «G4» est la sous-marque de la marque de mode «BARACUTA». Il est constant que l’utilisation de sous-marques pour distinguer différentes gammes de produits est une pratique commerciale courante dans le domaine de la mode (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 mentale-t 171/03,
NL, EU:T:2004:293, § 51).

55 La chambre de recours considère, sur la base des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, que le signe non enregistré «G4» a été effectivement utilisé en tant que marque pour les produits concernés avant la date de dépôt de la marque contestée et, deuxièmement, que cet usage a été caractérisé par une renommée qui n’est pas seulement locale. Enfin, l’usage du signe n’a pas été purement sporadique, symbolique, occasionnel, mais plutôt homogène et constant dans le temps (arrêt du Tribunal du 16/01/2018 dans l’annexe 9).
56 Pour les raisons exposées ci-dessus, les éléments de preuve dans leur intégralité montrent qu’en raison de son usage, le signe «G4» était déjà sensiblement connu en tant que marque et signe distinctif en Italie pour des vestes à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Compte tenu i) des ventes effectives, régulières et continues figurant dans les factures pour les années 2017-2019, ainsi que ii) du fait que les produits de la demanderesse en nullité étaient disponibles et vendus dans toute l’Italie, iii) que le signe a fait l’objet d’une promotion dans la presse nationale et régionale en Italie ainsi qu’en ligne et iv) que les vestes arborant le signe «G4» ont été exposées dans diverses éditions du salon international «Pitti Immagine Uomo» au sein de la simple marque «Gitti Immagine» au sein de la marque 4. Par conséquent, l’usage d’un signe non enregistré pour les produits promus, vendus et distribués sur le territoire italien est susceptible d’invalider, faute de nouveauté, l’enregistrement ultérieur de ce signe par des tiers.
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57 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, démontrent que la demanderesse en nullité a acquis la marque non enregistrée «G4» en Italie pour des vestes comprises dans la classe 25.
58 Conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), du CPI, lu conjointement avec l’article 12, paragraphe 1, point a), du CPI, le titulaire d’une marque non enregistrée peut interdire l’enregistrement d’une marque plus récente ou demander l’annulation d’une marque plus récente lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion.
Conclusion et renvoi pour poursuite de la procédure
59 Il découle des considérations susmentionnées que les deux principales conclusions de la décision attaquée, à savoir que la demanderesse en nullité n’était pas habilitée à déposer une demande en nullité et qu’il n’existait pas de droit antérieur non enregistré en vertu de la législation italienne pertinente, ne sauraient être retenues.
60 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
61 Afin de se conformer aux obligations de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner et à procéder à un examen complet et complet du fond de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
62 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
63 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée pour suite à donner.
Frais
64 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
65 La décision finale sur les frais de la procédure d’annulation relève de la compétence de la division d’annulation, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/03/2025, R 1192/2024-4, G4 LA PERFORMANCE élégante (fig.)/G4