EUIPO, 12 septembre 2025, n° 000013973

EUIPO 12 septembre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 12 sept. 2025, n° 000013973
Numéro(s) :	000013973
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 13 973 (NULLITÉ)
Reti Televisive Italiane Spa, Largo del Nazareno, 8, 00187 Roma, Italie (requérante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ITV Studios Global Distribution Limited, ITV White City 201 Wood Lane, W12 7RU Londres, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Orsingher Ortu – Avvocati Associati, Via Privata Fratelli Gabba, 3, 20121 Milan, Italie (mandataire professionnel).

Le 12/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 8 313 108 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 28/10/2016, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 8 313 108 «PASAPALABRA» (marque verbale) (la marque de l’UE), déposée le 20/05/2009 et enregistrée le 28/01/2016. La demande vise tous les services couverts par la marque de l’UE, à savoir:

Classe 38: Diffusion; communications et télécommunications; diffusion et transmission de programmes de télévision, de radio, par câble, par satellite et par internet; télécommunication d’informations (y compris de pages web), de programmes informatiques et de toutes autres données; services de courrier électronique; envoi de messages; fourniture d’accès de télécommunications et de liens vers des bases de données informatiques et l’internet; transmission de messages, de sons et d’images; transmission de données; transmission d’informations par satellite de communication, micro-ondes ou par des moyens électroniques, numériques ou analogiques; transmission d’informations numériques par câble, fil ou fibre; réception et échange d’informations, de messages, d’images et de données; services de télétexte; services d’agences de presse; communications par et/ou entre ordinateurs et terminaux informatiques; communications pour l’accès à une base de données; services de communication pour la fourniture et l’affichage d’informations provenant d’une banque de données informatisée; affichage électronique, numérique et analogique d’informations, de messages, d’images et de données; services de portail de sites web; fourniture d’accès à, location de temps d’accès à, et

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fourniture de capacités de recherche et de liaison à l’internet et aux réseaux de communications électroniques; transfert et diffusion d’informations et de données via des réseaux informatiques et l’internet; services d’information et de conseil relatifs à l’un quelconque des services précités; fourniture d’accès à, location de temps d’accès à et fourniture de capacités de recherche et de liaison à des bases de données électroniques; fourniture de réseaux de communications électroniques; fourniture d’accès à des bases de données électroniques.

Classe 41: Divertissement; services de divertissement; services de divertissement sous forme de programmes de télévision, de radio, par câble, par satellite et par internet; production et présentation de programmes de télévision, de spectacles, de films, de vidéos et de DVD; production et présentation de programmes de télévision, de radio, par câble, par satellite et par internet; production, présentation, distribution, syndication, mise en réseau et location de programmes de télévision, de radio, par câble, par satellite et par internet et de films, d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo et de DVD; services d’éducation liés au divertissement; informations relatives au divertissement ou à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ou par satellite de communication, micro-ondes ou autres médias électroniques, numériques ou analogiques; édition; services d’enregistrement audio et vidéo; organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux télévisés, de quiz, de journées récréatives, d’expositions, de spectacles, de tournées de promotion, d’événements scéniques, de raves, de représentations théâtrales, de concerts, de spectacles en direct et d’événements participatifs; publication de livres; services de jeux d’amusement; services de jeux; services de jeux de hasard; services de paris; services de casino; services de jeux de cartes; organisation, production et présentation de jeux, de quiz, de compétitions, de concours et d’événements; organisation, production et présentation de tournois, de compétitions, de concours, de jeux et/ou d’événements de jeux, de jeux de hasard, de paris, de jeux de cartes et de casino; fourniture d’installations de jeux de cartes multijoueurs; services de loterie; la fourniture de l’un quelconque des services précités aux téléphones mobiles, via un réseau mobile, par satellite de communication, par micro-ondes ou autres médias électroniques, numériques et analogiques, en direct, par voie électronique, via un réseau informatique, via l’internet, via des extranets, en ligne et par le biais de la télévision; services d’information et de conseil relatifs à l’un quelconque des services précités.

Le demandeur a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
L’action en nullité a été introduite le 28/10/2016 en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 et du règlement (CE) n° 2868/95. Depuis le 01/10/2017, ces règlements ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Néanmoins, les dispositions de ce qui était l’article 52, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et qui

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est désormais l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont inchangées. Par conséquent, toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE, au RMDUE et au RMCUEI doivent être comprises comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.

La procédure a été très longue en raison de suspensions répétées, qui ont été correctement résumées comme suit par la requérante.

Le 08/03/2017, l’Office a suspendu la procédure à la demande de la titulaire « en raison de la procédure nationale pendante contre la marque contestée. Cette notification indiquait que cette suspension durerait jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure qui a conduit à cette suspension ».

Depuis cette date, l’Office a été en contact avec les deux parties afin de vérifier si une décision finale avait été rendue dans la procédure qui a conduit à la suspension de la procédure de nullité susmentionnée.

Selon les observations de la requérante datées du 16/02/2017, lorsque l’autre partie a demandé la suspension de la procédure de nullité, ces « procédures connexes » sont la procédure de nullité contre la MUE contestée devant le Tribunal des marques de l’Union européenne nº 1 d’Alicante (procédure ordinaire 401/2014) introduite au nom de Mediaset Comunicación España, SA (Mediaset).

Le 04/03/2019, les Tribunaux des marques de l’Union européenne d’Alicante ont rendu la décision nº 58/2019 dans la procédure ordinaire 401/2014 (pièce jointe 3 de la requérante). Le 03/05/2019, Mediaset a interjeté appel de cette décision.

Une décision rendue le 16/01/2020 a partiellement fait droit à l’appel interjeté par Mediaset et a annulé la partie finale du paragraphe 1.5 de la décision nº 58/2019 du 04/03/2019, ainsi que le paragraphe 2.5 dans son intégralité. Les deux sections annulées se réfèrent au paiement d’une indemnisation pour dommages et intérêts.

Cette décision a fait l’objet d’un nouvel appel des deux parties devant la Cour suprême, et la décision nº 144/2024 a été rendue le 06/02/2024 (annexe 1, et une traduction en anglais à l’annexe 2).

La décision rendue le 06/02/2024 :

1. rejette le pourvoi en cassation, concernant les dommages et intérêts, et le recours extraordinaire pour vice de procédure formé par ITV Studios Global Distribution Limited contre la décision rendue le 16/01/2020 ;

2. rejette le recours extraordinaire pour vice de procédure, en particulier l’autorité de la chose jugée au fond, formé par Mediaset Comunicación España, SA. contre la décision rendue le 16/01/2020 ;

3. fait droit au pourvoi en cassation formé par Mediaset Comunicación España, SA. contre la décision rendue le 16/01/2020 qui est modifiée ;

4. déclare que l’appel formé par Mediaset Comunicación España, SA contre la décision nº 58/2019 rendue le 04/03/2019, modifiée dans la mesure où les paragraphes 1.5 et 2.5 ont été annulés, est partiellement accueilli ;

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5. déclare que ITV Studios Global Distribution Limited doit supporter les dépens du pourvoi en cassation et les dépens du recours en violation de procédure.

La décision rendue le 06/02/2024 est devenue définitive (annexe 3, déclaration émise par la Cour suprême le 05/06/2024, et une traduction à l’annexe 4).

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Moyens du demandeur
Le demandeur est le titulaire des enregistrements italiens suivants:

n° 1 304 651, déposée le 13/03/1989 et enregistrée le 28/04/1992 dans les classes 16, 39, 41 et 41;

n° 1 304 512, déposée le 26/01/1999 et enregistrée le 22/04/2002 dans les classes 9, 38 et 41.

Les deux marques susmentionnées sont la marque «PASSAPAROLA».

Le demandeur a également déposé la demande de marque de l’Union européenne n° 15 961 311 «PASSAPAROLA» le 24/10/2016, en revendiquant la priorité des marques italiennes précédemment mentionnées. Cette demande a fait l’objet d’une opposition de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne fondée sur la marque de l’Union européenne contestée, et l’opposition a été suspendue.

Le demandeur est le diffuseur d’une émission de variétés italienne à succès portant le même nom, PASSAPAROLA, depuis 1999, qui, dans sa forme initiale, était composée de plusieurs jeux («les formats») séparés les uns des autres par des intermèdes et diffusés en séquence, y compris «The Alphabet Game». En janvier 1999, le demandeur a diffusé l’émission de variétés pour la première fois sous sa marque enregistrée «PASSAPAROLA» via sa chaîne principale, Canale 5. La diffusion initiale a duré sept saisons consécutives, jusqu’en 2008.

Ce succès n’est pas passé inaperçu auprès d'ITV, le propriétaire du format «The Alphabet Game» et de l’enregistrement contesté, dont les revenus, non seulement entre 1999 et 2004 mais aussi à l’avenir, auraient pu dépendre des diffusions de PASSAPAROLA. Par conséquent, on peut supposer que, afin de s’assurer que les droits d’auteur d’ITV sur le format «Alphabet Game» n’étaient pas violés lors des diffusions ultérieures (c’est-à-dire après la conclusion de l’accord de licence) par RTI, la première a surveillé de près chaque «nouvel» épisode jusqu’à sa dernière diffusion dans sa phase initiale en 2008.

La marque contestée «PASAPALABRA» a été déposée le 20/05/2009 en tant que traduction espagnole de la marque du demandeur «PASSAPAROLA».

Le demandeur fournit ensuite la chronologie des faits suivante:

13/03/1989: dépôt de la demande d’enregistrement de la marque italienne n° 1 304 651 «PASSAPAROLA», aujourd’hui détenue par RTI après son acquisition en 1999;

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05/08/1996: première diffusion d’une émission consistant en un format (intégré ultérieurement dans l’émission de variétés italienne PASSAPAROLA) qui a commencé à être exploité au Royaume-Uni sous le nom de «The Alphabet Game»;

08/01/1999: A. O’ Connor, R. Thornhill et M. Maxwell-Smith (liés à Action Time, un prédécesseur ou ITV) signent un contrat de licence concernant le format intitulé «The Alphabet Game» avec EINSTEIN (un intermédiaire italien du titulaire de la marque de l’UE);

11/01/1999: le premier épisode de l’émission de variétés contient plusieurs formats diffusés par RTI sous sa marque enregistrée «PASSAPAROLA» sur Canale 5;

26/01/1999: dépôt de la demande d’enregistrement de la marque italienne nº 1 304 512 «PASSAPAROLA» appartenant à RTI;

11/02/1999: Einstein conclut un accord avec le diffuseur RTI («le sous-licencié») concernant les formats «The Alphabet Game» et «Rire en toutes lettres»;

2000-2001: l’émission PASSAPAROLA en Italie obtient ses meilleurs résultats avec plus de 5 millions de téléspectateurs, soit 29 % de part de marché;

2004: fin du contrat de licence entre Einstein et Action Time (ITV) concernant le format de cette dernière «The Alphabet Game»;

2004-2008: RTI continue de diffuser son émission de variétés PASSAPAROLA avec les formats restants;

20/05/2009: dépôt de la marque de l’UE contestée;

28/10/2009: Europroducciones TV, S.A.U. dépose une opposition contre la marque de l’UE contestée sur la base de deux enregistrements antérieurs:

o marque espagnole nº 2 222 976 «PASA PALABRA», déposée le 25/03/1999, enregistrée le 20/09/1999 et dûment renouvelée, pour la classe 38;

o marque espagnole nº 2 222 977 «PASA PALABRA», déposée le 25/03/1999, enregistrée le 20/09/1999 et dûment renouvelée, pour la classe 41.

25/05/2010: le titulaire de la marque de l’UE dépose une plainte devant les juridictions espagnoles contre Europroducciones, dans laquelle il revendique, entre autres, la propriété des marques espagnoles suivantes:

o marque espagnole nº 2 222 976 «PASA PALABRA», déposée le 25/03/1999, enregistrée le 20/09/1999 et dûment renouvelée, pour la classe 38;

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o marque espagnole nº 2 222 977 « PASA PALABRA », déposée le 25/03/1999, enregistrée le 20/09/1999 et dûment renouvelée, pour la classe 41 ;

o marque espagnole nº 2 351 547 « PASAPALABRA », déposée le 19/10/2000, enregistrée le 20/04/2001 et dûment renouvelée, pour la classe 9 ;

o marque espagnole nº 2 351 548 « PASAPALABRA », déposée le 19/10/2000, enregistrée le 05/10/2001 et dûment renouvelée, pour la classe 28 ;

07/06/2010 : à la demande du titulaire de la MUE, l’opposition contre la MUE contestée est suspendue jusqu’à ce que les procédures devant les juridictions espagnoles soient achevées ;

10/04/2015 : la Cour suprême espagnole confirme que les marques espagnoles contestées constituées du nom « PASAPALABRA » au nom d’Europroducciones ont été déposées de mauvaise foi ;

28/01/2016 : enregistrement de la MUE contestée.

La requérante fait valoir que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi car le titulaire était pleinement conscient de l’utilisation de la marque « PASSAPAROLA » par la requérante, tant lorsqu’elle a été concédée sous licence pour la première fois à cette dernière (avec Einstein comme intermédiaire) sous le format « Alphabet Game » en 1999, que lorsque cet accord de licence a pris fin en 2004. L’émission de type magazine PASSAPAROLA a été maintenue en Italie jusqu’en 2008 sous le même nom, sans le format « ALPHABET GAME » du titulaire de la MUE.

En 2009, se fondant sur la conviction du titulaire de la MUE que l’émission de type magazine PASSAPAROLA n’était alors plus diffusée et que la requérante ne réagirait pas, le titulaire de la MUE a demandé à ses agents d’effectuer une recherche de marques afin d’évaluer les chances de succès du dépôt de la marque « PASAPALABRA » (reconnaissant que cette marque constituait la version espagnole de « PASSAPAROLA ») auprès de l’Office. Cette investigation a révélé, entre autres, l’existence de la marque « PASAPALABRA » au nom d’Europroducciones et de la marque « PASSAPAROLA » au nom de la requérante.

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Ayant par le passé entretenu des relations commerciales avec la requérante (jusqu’en 2004), la titulaire de la MUE a eu l’intention de s’approprier la marque de cette dernière en déposant la MUE contestée en 2009 (qui, comme elle le prétend, est la version espagnole de « PASSAPAROLA ») sans demander d’autorisation correspondante. Il est d’autant plus répréhensible que, une fois les marques « PASAPALABRA » au nom d’Europroducciones détectées lors de la recherche, la titulaire de la MUE n’a ni informé la demanderesse en nullité de leur existence ni décidé qu’elles constituaient un empêchement. Au contraire, lorsqu’Europroducciones a formé opposition contre la MUE contestée, au lieu d’informer la demanderesse en nullité de ce fait, afin de permettre à cette dernière d’envisager d’engager toute action en justice qui aurait pu être disponible en vertu de la loi, la titulaire de la MUE a intenté une action en nullité devant les juridictions espagnoles, en abusant de son identité et en alléguant ce qui suit :

que la titulaire de la MUE était la créatrice du terme « PASSAPAROLA », alors qu’il a été prouvé que cette marque a été enregistrée en Italie en 1989 (7 ans avant que les « auteurs » ne créent et commercialisent le format « Alphabet Game ») et qu’elle est la propriété de la requérante ;

que la titulaire de la MUE était la productrice de la célèbre émission de magazine PASSAPAROLA en Italie, alors qu’il a été prouvé que :

o l’émission était détenue et produite par la requérante ;

o le format « Alphabet Game » détenu par la titulaire de la MUE ne faisait partie que de cette émission de magazine.

La relation contractuelle entre les parties (ou leurs intermédiaires) a pris fin en 2004, et l’émission a continué d’être diffusée par la requérante avec une part d’audience élevée jusqu’en 2008.

L’enregistrement de la MUE contestée au nom d’ITV n’est pas seulement destiné à s’approprier la marque d’autrui, mais la marque de son ancien partenaire avait pour but d’entraver l’activité commerciale de la demanderesse en nullité :

1. en Italie : étant donné que la MUE contestée étend sa protection à l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne, y compris l’Italie, la marque « PASAPALABRA » dilue le caractère distinctif de la marque « PASSAPAROLA » au nom de la requérante (enregistrée depuis 1989), car il y a une coexistence de marques très similaires, puisque la titulaire elle-même reconnaît que « PASAPALABRA » est la version espagnole de « PASSAPAROLA » ;

2. dans d’autres pays, tels que la France, l’Autriche et d’autres pays au sein ou en dehors de l’UE (par exemple, en 2002, la marque de la requérante a été utilisée avec succès auprès du public turc) ;

3. et surtout, comme l’a déclaré la demanderesse en nullité, en harcelant les sociétés associées de la requérante, telles que Mediaset España, avec lesquelles la titulaire de la MUE est impliquée dans des procédures parallèles devant les juridictions espagnoles, cette dernière se fondant sur l’enregistrement frauduleux qui fait l’objet de la présente action en nullité.

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Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi.

La requérante a constamment demandé la reprise de la présente procédure d’annulation car elle conteste fermement l’affirmation selon laquelle la procédure d’annulation dirigée contre l’enregistrement contesté devant le tribunal nº 1 d’Alicante (procédure ordinaire 401/2014) est liée à la présente procédure. Dans ses observations datées du 14/05/2019, du 24/06/2019, du 22/07/2020 et du 23/12/2021, elle déclare ce qui suit.

Les parties impliquées étaient juridiquement différentes, même si elles sont liées: RTI était la demanderesse de l’action en annulation, et Mediaset la partie à la procédure à Alicante.

Les conclusions des parties étaient différentes. Mediaset España demandait: à titre principal, la récupération/le transfert de l’enregistrement de la MUE; à titre subsidiaire, la nullité de l’enregistrement de la MUE en raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure non enregistrée et notoire «PASAPALABRA»; et, à titre encore plus subsidiaire, la nullité de l’enregistrement de la MUE pour mauvaise foi de la part d’ITV. D’autre part, RTI demande, à titre unique, que l’enregistrement de la MUE soit déclaré nul parce qu’ITV agissait de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée.

Les motifs des actions introduites par les parties sont différents: Mediaset España fait valoir que, en raison de l’usage continu de la marque «PASAPALABRA» – usage qui a commencé avec le contrat de licence signé avec des tiers –, Mediaset España est l’utilisatrice de la marque non enregistrée et notoire «PASAPALABRA»; RTI fait valoir que, bien qu’ayant connaissance de l’ancienne relation contractuelle avec RTI, et bien qu’ayant connaissance de la reconnaissance de «PASSAPAROLA» en Italie en faveur de RTI, ITV a déposé la MUE contestée «PASAPALABRA», pratiquement identique.

Le titulaire de la MUE n’a jamais produit son propre programme sous le nom de «PASSAPAROLA» ou de «PASAPALABRA», ni sous aucun autre nom qui pourrait être considéré comme une traduction de ce dernier. Le seul programme diffusé en tant que tel était «The Alphabet Game». Le simple acte de création par la simple adoption d’un nom ayant une signification équivalente à celle de la marque enregistrée et utilisée avec succès dans l’État membre concerné (Italie) ne peut être considéré comme une source juridique de droits de marque. Dans le cas du public espagnol ou italien ayant une compréhension des termes concernés, les signes se rapportent au même concept, bien que dans des langues différentes (par analogie, 15/02/2016, R 1059/2015-2, UNIQUE (fig.) / CENTROS UNICO (fig.) et al., § 39-40).

L’Office a rejeté de nombreuses demandes de reprise de la procédure déposées par la requérante, faisant valoir que la suspension durera jusqu’à ce qu’une décision finale dans la procédure ayant conduit à la suspension ait été communiquée à l’Office.

Dans sa réponse finale au titulaire de la MUE, la requérante a souligné, en particulier, ce qui suit: un format télévisuel est la structure et le style spécifiques d’un programme télévisuel et peut être défini, selon les termes de la Cour suprême, comme la «recette» pour la création d’un programme télévisuel. En

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à son tour, une émission de télévision peut être composée d’un ou de plusieurs formats, et aura un titre associé, celui-ci étant le nom de marque de l’émission. Par conséquent, une émission de télévision peut avoir un format unique, ou elle peut être multi-formats. D’autre part, l’émission est identifiée par un nom qui ne doit pas nécessairement coïncider avec le nom des formats. Le titulaire de la marque de l’UE confond ces deux concepts.

Einstein, dans le cadre des pouvoirs qu’elle détenait, a sous-licencié le droit d’auteur de l’émission dans son ensemble à RTI, avec tous les formats qui la composaient :

« The Alphabet Game » – distribué par ITV (à l’époque Action Time) et concédé sous licence par cette même société, en sa qualité d’intermédiaire de trois auteurs, à Einstein Multimedia Srl (« Einstein »), un chercheur et sous-licencieur italien de formats avec laquelle RTI entretient une relation longue et bien établie ;

« Rire en toutes lettres » – deux jeux appartenant à une société française qui avaient été précédemment concédés sous licence par Einstein ;

d’autres jeux créés et développés par RTI ;

Le demandeur a donné le nom de « PASSAPAROLA » à l’ensemble de ceux-ci, c’est-à-dire à l’émission de type magazine elle-même, dans le cadre des droits conférés contractuellement. Le demandeur a conçu un nom pour l’émission, a réalisé qu’il était déjà enregistré en tant que marque dans les classes 38 et 41 sous la rubrique générale des services pour une entreprise de détergents (PASSAPAROLA DI LUISA BINDONI, S.C. S.A.A), a acheté cette marque et a déposé la marque italienne nº 1 394 512 « PASSAPAROLA » dans les classes 9, 38 et 41 le 26/01/1999 afin de renforcer sa protection, étant donné que le libellé de la première ne couvrait pas spécifiquement les services de télévision.

Sur la base de la licence accordée par le titulaire de la marque de l’UE, Einstein Media a sous-licencié les droits sur le format au demandeur.

Dans l’action en nullité qu’ITV a intentée contre les marques « PASAPALABRA » au nom d’Europroducciones TV, ITV s’est emparée du rôle qui appartenait à RTI, laquelle agit désormais en sa qualité juridique légitime dans la présente affaire contre la marque de l’UE contestée.

Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas contesté les marques italiennes « PASSAPAROLA » existant au nom du demandeur. Ce n’est que lorsque le demandeur a déposé la présente demande d’annulation que le titulaire de la marque de l’UE a intenté l’action en annulation pour défaut d’usage des marques italiennes « PASSAPAROLA ». Ce dernier n’a jamais remis en question la validité des marques italiennes de RTI, ni leur propriété légitime.

Dans l’action en nullité intentée par le titulaire de la marque de l’UE contre les marques « PASAPALABRA » d’Europroducciones, il usurpe le rôle qui appartient de droit à RTI et que RTI assume désormais contre la marque de l’UE contestée.

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L’origine de « PASSAPAROLA » revient à la requérante et non au titulaire de la marque de l’UE, lequel n’a pas été en mesure de fournir une explication véridique concernant la provenance de « PASAPALABRA ».

Si le titulaire de la marque de l’UE était le propriétaire de « PASSAPAROLA », pourquoi n’a-t-il jamais demandé à la requérante, en particulier entre 2004 et 2008, de cesser son utilisation de la marque « PASSAPAROLA » pour identifier le programme italien ? Alternativement, pourquoi n’a-t-il jamais demandé une quelconque compensation financière pour cette utilisation, si elle constituait prétendument une violation de ses droits préexistants ?
L’allégation du titulaire de la marque de l’UE selon laquelle la requérante a perdu tout intérêt à exploiter ses marques italiennes démontre sa mauvaise foi, car dans les affaires Europroduciones, il a déclaré que « PASSAPAROLA » avait été utilisée régulièrement entre 1999 et 2008. En outre, dans la procédure de révocation de Turin, l’usage sérieux a été reconnu pour les services pertinents sur la base d’une utilisation de 2013 jusqu’au début de 2014. Afin de démontrer cette attitude malhonnête, la requérante a montré qu’elle est la propriétaire légitime des droits sur le nom du programme « PASSAPAROLA », et que c’était toujours le cas au moment du dépôt de la marque contestée (2009). Le titulaire de la marque de l’UE, appliquant un raisonnement selon lequel une marque prétendument non utilisée peut être librement appropriée, démontre une fois de plus sa mauvaise foi. Le fait que les relations contractuelles entre les parties aient pris fin en 2004 ne peut légitimer le dépôt contesté en 2009. Ce qui a pris fin est l’utilisation du format « Alphabet Game » et non du « PASSAPAROLA » de la requérante. ITV avait un devoir de loyauté du fait d’avoir eu une relation contractuelle avec RTI par le passé. Le contrat de licence auquel il se réfère si souvent et auquel il fait allusion pour soutenir que son dépôt a été fait de bonne foi concernait le format télévisuel et les marques associées au format, mais pas le programme télévisuel et les marques associées au programme.

L’intégralité de l’argumentation d’ITV dans l’action en nullité contre les marques « PASAPALABRA » appartenant à Europroducciones repose sur les allégations suivantes :

a) c’est ITV qui a conçu et créé la marque « PASSAPAROLA »,
b) ITV était le propriétaire et l’utilisateur légitime de la marque « PASSAPAROLA » en Italie,
c) lorsqu’ITV est arrivée par la suite en Espagne, elle a rencontré la marque « PASAPALABRA » au nom d’Europroducciones.

L’action en annulation contre Europroducciones aide à contextualiser le comportement malhonnête d’ITV, car elle a alors adopté la position que RTI adopte dans la présente action contre la marque de l’UE contestée.

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À l’appui de ses différentes observations, la requérante a produit les preuves suivantes.

Preuves produites avec la demande en nullité le 28/10/2016 (la requérante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer ces données):

Annexe 1: un extrait de Wikipédia concernant l’émission de télévision Passaparola;

Annexe 2: des extraits de la base de données en ligne de l’Office;

Annexe 3: une liste des marques enregistrées, ainsi que des liens vers les émissions;

Annexe 4: une copie du certificat d’enregistrement de la marque italienne IT 1 304 651 délivré par l’Office italien au nom de la requérante;

Annexe 5: une copie du certificat d’enregistrement de la marque italienne IT 1 304 512 délivré par l’Office italien au nom de la requérante;

Annexe 6a: des publications relatives à «Passaparola» dans des journaux italiens du 10/01/1999 au 06/12/2005;

Annexe 6b: des publications relatives à «Passaparola» sur des sites web italiens du 15/12/2005 au 30/102014;

Annexe 7: une plainte déposée par les auteurs et ITV (ci-après «ITV») contre Europroducciones TV, S.L. et Europroducciones TV, S.A. devant le tribunal de commerce de Madrid, et une traduction de celle-ci;

Annexe 8: des extraits de la base de données en ligne de l’Office;

Annexe 9: un extrait de Wikipédia concernant l’émission de télévision «The Alphabet Game»;

Annexe 10: des publications relatives à la date de l’émission consistant en un format qui a ensuite été inclus dans l’émission de magazine italienne PASSAPAROLA, qui a commencé à être exploitée au Royaume-Uni sous le nom de «THE ALPHABET GAME» (UK);

Annexe 11: un contrat de licence entre les prédécesseurs d’ITV et Einstein, daté du 08/01/1999;

Annexe 12: un accord entre Einstein et RTI, daté du 11/02/1999;

Annexe 13: un extrait de la base de données en ligne de l’Office;

Annexe 14: une copie des résultats d’une recherche Google;

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Pièce jointe 15 : publications relatives à l’utilisation du mot italien parola en espagnol.

Preuves soumises le 14/05/2019 :

Annexe 1 : décision nº 19/2019 du Tribunal de Turin, rendue le 14/12/2018, rejetant partiellement l’action en annulation pour défaut d’usage déposée par la requérante contre les enregistrements italiens nº 1 304 651 'PASSAPAROLA’ et nº 1 304 512 'PASSAPAROLA', qui restent en vigueur pour, entre autres services, la transmission de programmes de télévision et la production de spectacles, en particulier dans le domaine de la radiotélévision, dans les classes 38 et 41. La décision reconnaît que l’usage a repris du 09/12/2013 jusqu’au début de l’année 2014, ce qui a été jugé suffisant.

Annexe 2 : certificats d’enregistrement des marques mentionnées à l’annexe 1.

Annexe 3 : décision nº 58/2019 des tribunaux des marques de l’UE d’Alicante, rendue le 04/03/2019 dans le cadre de la procédure ordinaire 401/2014.

Annexe 4 : témoignage confirmant que des entités italiennes ont créé la marque 'PASAPALABRA', et que Mediaset España n’a pas participé à cette création.

Annexe 5 : un document signé par Mediaset España confirmant qu’ils acceptent que la procédure d’annulation nº 13 973 C contre l’enregistrement de marque de l’UE nº 8 313 108 'PASAPALABRA’ soit reprise.

Preuves soumises le 21/07/2020 :

Annexe 1 : décision de la Cour d’appel de Turin confirmant l’usage sérieux des marques italiennes de la requérante pour des services des classes 38 et 41, et une traduction partielle de celle-ci.

Annexe soumise le 08/06/2021 :

Un document en espagnol contenant une déclaration de Mediaset.

Annexes soumises le 16/12/2022 :

Annexe 1 : un arrêt original de l’Audiencia Provincial de Barcelone du 14/11/2022, en espagnol avec une traduction automatique en anglais réalisée avec l’outil DeepL, qui dispose : « Il n’est pas contesté que la première version du programme PASSAPAROLA était celle produite par EINSTEIN et diffusée en Italie en 1999 par RTI » (§ 6.1 de l’arrêt). L’arrêt reconnaît que le programme « PASSAPAROLA » était composé de plusieurs formats :

o « The Alphabet Game » (détenu par ITV) ;

o « EL ROSCO » (détenu par MC&F) ;

o le tout identifié par la marque de RTI « PASSAPAROLA ».

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Annexes déposées le 11/06/2024:

Annexes 1 et 2: décision de la Cour suprême espagnole nº 144/2024, rendue le 06/02/2024, et sa traduction.

Annexes 3 et 4: une déclaration délivrée par la Cour suprême le 05/06/2024, attestant que la décision est définitive, et sa traduction.

L’argumentation du titulaire de la MUE
Le 16/02/2017, le titulaire de la MUE a demandé la première suspension de l’affaire.

Le titulaire de la MUE a déposé des observations le 16/02/2023 en réponse aux observations du demandeur du 16/12/2022 concernant l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Barcelone du 14/11/2022. Le titulaire de la MUE déclare que cet arrêt ne concerne ni la marque «PASAPALABRA» d’ITV ni la marque «PASSAPAROLA» de RTI. En effet, MC&F a fondé sa plainte contre AtresMedia sur des droits d’auteur (et la concurrence déloyale) concernant son format allégué, le soi-disant «21x100» (ou «EL ROSCO» en Espagne). Le titulaire de la MUE n’a pas été poursuivi par MC&F dans la procédure de Barcelone. Au contraire, il est volontairement intervenu dans cette procédure pour assister son licencié AtresMedia dans la défense contre la plainte de MC&F. L’arrêt d’appel ne déclare pas
de droits d’auteur sur «EL ROSCO», ni n’a-t-il déclaré quoi que ce soit concernant les droits sur les termes «PASSAPAROLA» et «PASAPALABRA».

En outre, l’arrêt rendu par la chambre 28 de la Cour d’appel de Madrid (pièce 2) déclare que le terme «PASAPALABRA» n’est pas la traduction espagnole de «PASSAPAROLA» (§ 72.1). C’est la deuxième fois que les juridictions espagnoles parviennent à cette conclusion. Dans l’arrêt du 22/04/2013 (définitif) rendu par la même chambre dans une procédure entre ITV et Europroducciones, la Cour a déclaré au § 183 que «le nom
«Passaparola» n’est ni identique ni similaire à «Pasapalabra», bien qu’il s’agisse d’un nom équivalent. À proprement parler, il ne s’agit pas d’une traduction, car une telle expression n’existe pas et il s’agit simplement d’un terme créé ad hoc pour le jeu» (voir pièce 4).

Un arrêt définitif du Tribunal de commerce nº 6 de Madrid du 03/02/2014, confirmé par l’arrêt du 20/09/2016 de la chambre 28 de la Cour d’appel de Madrid et ratifié par la Cour suprême espagnole dans sa résolution du 20/02/2019, a déclaré que:

1. ITV est le titulaire des droits d’auteur sur le format «PASAPALABRA» (y compris «EL ROSCO» comme l’un de ses éléments intégraux);

2. «EL ROSCO» n’est pas protégé par des droits d’auteur en tant que format télévisuel distinct;

3. ITV est le titulaire des droits d’auteur sur le nom «PASAPALABRA» en tant que titre de son format; et

Décision d’annulation nº C 13 973 page: 14 sur 22
4. Mediaset a violé ces droits d’auteur.

Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque de l’UE déclare notamment qu’il n’a pas déposé la marque de l’UE contestée de mauvaise foi car, en 2004, le contrat de licence concernant le format n’a pas été renouvelé, et RTI a cessé de produire la version italienne du format (à l’exception de la courte édition spéciale diffusée en décembre 2007 et janvier 2008) et a perdu tout intérêt dans l’exploitation commerciale des marques de RTI. En fait, à partir de ce moment, RTI a cessé d’utiliser ses marques, les laissant tomber en déchéance (et en effet, la requérante RTI n’a pas formé d’opposition contre la marque déposée en 2009).

RTI n’a pas prouvé que, à la date de dépôt de la marque contestée (2009), des mesures préparatoires étaient prises ou envisagées par RTI pour réutiliser ses marques. En effet, les faits exposés ci-dessus démontrent le contraire, à savoir qu’aucune mesure préparatoire ou relance n’a jamais eu lieu à ce moment-là ou par la suite.

Encore moins peut-on attribuer à ITV une quelconque connaissance, et encore moins un désir d’interférer avec les « plans » (inexistants) de RTI de rétablir l’usage des marques de RTI en demandant l’enregistrement de sa propre marque. Les parties ont rompu leurs relations en 2004, et pendant des années n’avaient pas entretenu de relations qui auraient permis à ITV d’accéder à des informations internes de RTI à partir desquelles elle aurait pu déduire l’existence d’un tel plan. Au contraire, le non-renouvellement de la licence pour le format et la cessation totale de l’usage des marques de RTI étaient révélateurs du manque d’intérêt de RTI à investir davantage dans le format ou les marques associées. En conséquence, il était tout à fait légal pour ITV (qui, entre-temps, n’avait jamais cessé d’exploiter le format et les signes distinctifs associés au niveau international ; annexes 1 et 4) de demander l’enregistrement de la marque contestée.

Même s’il y avait eu une intention de reprendre l’usage des marques de RTI (ce qui n’est pas le cas), et si cette intention avait été connue d’ITV (ce qui n’est pas le cas), cela n’aurait certainement pas pu être concrètement contrecarré par ITV en demandant l’enregistrement de la marque, considérant qu’en 2009, la période de 5 ans de non-usage des marques de RTI n’avait pas encore expiré, et que, par conséquent, à ce moment-là, la marque n’aurait pas pu empêcher l’usage des marques de RTI. Par conséquent, ce qui fait défaut à la racine même est l’intention, même théorique, au moment de la demande de la marque contestée, d’empêcher RTI d’utiliser les marques de RTI.

Alors que RTI a cessé d’investir dans le format et les marques de RTI en Italie, ITV, au contraire, a continué à exploiter commercialement le format et les signes distinctifs associés dans de nombreux pays de l’UE et hors UE jusqu’à présent.

L’argument de RTI selon lequel ITV aurait dû s’abstenir de déposer la marque au vu d’un prétendu « devoir de loyauté » découlant de la relation contractuelle entre les parties est totalement dénué de fondement. En effet, le contrat de licence entre le titulaire de la marque de l’UE et Einstein Multimedia (annexe 2) exclut expressément la propriété des droits sur les signes distinctifs associés au format en Italie par Einstein Multimedia (et donc aussi par RTI), et RTI ne peut tirer aucun droit de la sous-

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contrat de licence avec Einstein Multimedia. Cette circonstance rend encore plus évident que la présente affaire ne correspond à aucun scénario possible de demande d’enregistrement de mauvaise foi. ITV n’avait aucune intention de profiter indûment d’une réputation exclusivement attribuable à RTI (qui ne détenait pas les signes distinctifs associés au format et à la série italienne, conformément au contrat de licence), mais détenait un intérêt légitime et valable – par opposition à l’absence totale d’intérêt de RTI à cet égard – à continuer d’exploiter le format et les marques associées (y compris la marque contestée), lesquelles, parallèlement et ultérieurement, ont été constamment utilisées par ITV.

Les références de RTI aux actions d’ITV contre Europroducciones ne sont manifestement pas pertinentes aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi dans la présente affaire, en ce que (i) cette action a été intentée en 2010, après la date de dépôt de la marque contestée ; et (ii) en tout état de cause, cette action est pleinement compatible avec les droits d’ITV sur la marque contestée, tels que détaillés ci-dessus.

Dans sa réplique finale, le titulaire de la marque de l’UE affirme qu’il est incontestable que la marque associée au titre du programme télévisé incluant le format est une marque « associée » au format au regard de la portée de l’article 6 du contrat de licence entre le titulaire de la marque de l’UE et Einstein Multimedia. L’arrêt rendu par la Chambre 28 de la Cour d’appel de Madrid le 20/09/2016 (Annexe 7) indique que « Pasapalabra » est le titre du format en Espagne (§ 72.2), et a par conséquent ordonné à la filiale espagnole de RTI de cesser d’utiliser ce titre et de payer des dommages-intérêts pour son utilisation en violation des droits d’ITV (en confirmant la décision de première instance du 03/02/2014).

Dans le mémoire déposé par ITV dans le cadre de la procédure espagnole, ITV n’a pas « usurpé l’identité de RTI » comme allégué dans le mémoire de RTI, mais a fait valoir les droits de propriété d’ITV sur les marques « Pasapalabra ». Dans l’Annexe 7, ITV affirme que : « Tous les droits de propriété intellectuelle appartiennent aux Auteurs dans le contrat de licence sur le format. De même, ceux-ci possèdent également la marque, enregistrée ou non, par laquelle le format et ses adaptations nationales sont distingués ». Aux pages 4 et 18 du même mémoire : « le contrat de licence signé par Boca Boca spécifiait clairement que les droits de marque du format sous licence appartenaient aux auteurs », et
Pendant ce temps, la clause 6 régit la propriété des droits sur le programme résultant. Il est précisé que les droits de propriété intellectuelle (et uniquement ces droits) appartiendront au licencié (conformément aux réglementations légales sur les œuvres dérivées). Cependant, toute marque liée au programme résultant sera la propriété des AUTEURS, bien qu’une licence d’utilisation de ces marques soit accordée à Boca Boca.

La marque demandée par ITV n’est pas « Passaparola », comme les marques de RTI, mais le mot espagnol « Pasapalabra ». Cela confirme en outre que la marque visait à soutenir l’exploitation internationale du format que ITV menait, et non à suivre les traces de RTI. À cet égard, les arrêts de la Chambre 28 de la Cour d’appel de Madrid des 02/04/2013 et 20/09/2016 (Annexes 7-8), contrairement aux allégations de RTI, indiquent que « Pasapalabra » n’est pas la traduction espagnole de « Passaparola ». En outre, l’arrêt du Tribunal des marques de l’UE nº 2 d’Alicante du 04/03/2019 (§ 25.b, Annexe 9) rejette la demande reconventionnelle de la filiale espagnole de RTI

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affiliée (actions en revendication et en nullité pour mauvaise foi), affirmant qu’ITV n’avait pas enregistré la marque de l’UE « Pasapalabra » de mauvaise foi, mais qu’elle était plutôt la propriétaire légitime de cette marque parce que sa réputation sur le marché espagnol de la télévision avait été générée par les licenciés d’ITV (notamment Antena 3) depuis 2000, soit 9 ans avant le dépôt de la marque contestée. Le fait qu’ITV exploite publiquement, paisiblement et ouvertement la marque « Pasapalabra » en Espagne depuis 2000 est également étayé par le jugement de première instance du 03/02/2014 du Tribunal de commerce nº 6 de Madrid (paragraphe C, pièce jointe 10).

À l’appui de ses diverses observations, le titulaire de la marque de l’UE a soumis les preuves suivantes.

Preuves soumises le 16/02/2017:

Annexe 1 : une copie de la demande reconventionnelle de Mediaset dans la procédure espagnole 237/2016-E, datée du 14/06/2016, et sa traduction ;

Annexe 2 : une ordonnance du tribunal du 24/01/2017 joignant la procédure espagnole à la procédure ordinaire connexe antérieure 401/2014.

Annexe 3 : une copie de l’acte introductif d’instance d’ITV dans la procédure italienne exposant les mesures demandées, accompagnée de sa traduction.

Preuves soumises le 16/02/2023:

Pièce 1 : jugement nº 50/2014, daté du 03/02/2014, y compris sa traduction anglaise ;

Pièce 2 : jugement nº 308/2016, daté du 26/09/2016, y compris sa traduction anglaise ;

Pièce 3 : arrêt de la Cour suprême daté du 20/02/2019, y compris sa traduction anglaise ;

Pièce 4 : jugement nº 124/2013, daté du 22/04/2013, y compris sa traduction anglaise ;

Pièce 5 : impressions de sites web, y compris les traductions des titres d’articles.

Preuves soumises le 07/08/2024:

Annexe 1 : procès-verbal de la première audience du 23/05/2025 nº 1222-2023 R.G., et sa traduction.

Preuves soumises le 31/10/2024:

Pièce jointe 1 : une licence du format « Alphabet Game » au titulaire de la marque de l’UE.

Pièce jointe 2 : une licence du format « Alphabet Game » à Einstein Multimedia S.r.l. datant de 1999, dans laquelle il a été convenu que « le Propriétaire

Décision en annulation n° C 13 973 page : 17 sur 22
se réserve la propriété de tout signe distinctif associé à la version italienne de l’émission basée sur le Format'.

Annexe 3 : le dépôt de la marque italienne n° 1 304 651 en 1989 par un tiers. Le demandeur l’a acquise ultérieurement, en 1999.

Annexe 4 : pages internet concernant des jeux de société, des applications et des livres basés sur le format.

Annexe 5 : la décision de l’Office du 27/10/2015 sur l’opposition formée par Europroducciones.

Annexe 6 : décision de la Cour suprême italienne n° 10390/2018, et une traduction de courtoisie de celle-ci en anglais.

Preuves soumises le 20/03/2025 :

Annexe 7 : arrêt de la chambre 28 de la Cour d’appel de Madrid du 20/09/2016 ;

Annexe 8 : arrêt de la chambre 28 de la Cour d’appel de Madrid du 02/04/2013 ;

Annexe 9 : arrêt du Tribunal des marques de l’Union européenne n° 2 d’Alicante du 04/03/2019 ;

Annexe 10 : arrêt du Tribunal de commerce n° 6 de Madrid du 03/02/2014 ;

Annexe 11 : arrêt de la chambre 15 de la Cour d’appel de Barcelone du 14/11/2022.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise de la notion de « mauvaise foi », laquelle est ouverte à diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective par rapport à laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite de constitutive de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

Décision d’annulation nº C 13 973 page: 18 sur 22
La question de savoir si un titulaire de marque de l’UE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Exposé des faits pertinents et appréciation de la mauvaise foi
La date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée (20/05/2009).

Le titulaire de la marque de l’UE est le titulaire d’un format télévisuel intitulé « The Alphabet Game » qui a été diffusé pour la première fois au Royaume-Uni en 1996.

Le demandeur est titulaire de deux enregistrements italiens pour le signe « PASSAPAROLA » depuis 1999. C’est le nom que le demandeur a donné à une émission de télévision qu’il a diffusée en Italie de 1999 à 2004 en tant que concédant de licence (par l’intermédiaire d’Einstein) du format du titulaire de la marque de l’UE « THE ALPHABET GAME », et de 2004 à 2008 indépendamment de ce format. En d’autres termes, le titulaire de la marque de l’UE était un producteur de l’émission PASSAPAROLA en Italie, et le format détenu par le titulaire de la marque de l’UE, « The Alphabet Game », faisait partie de cette émission avec d’autres formats.

Similitude entre PASSAPAROLA et PASAPALABRA
La marque antérieure du demandeur « PASSAPAROLA » est un terme inventé composé de deux mots italiens, le verbe « PASSA » et le nom « PAROLA », signifiant « passe le mot ». La marque de l’UE contestée est le terme inventé « PASAPALABRA », composé de deux mots espagnols, le verbe « PASA » et le mot « PALABRA », signifiant la même chose, à savoir « passe le mot ». Les deux signes sont construits exactement de la même manière, et les similitudes entre les deux termes signifient que les publics espagnol et italien comprendraient immédiatement que les termes sont équivalents (par analogie, 15/02/2016, R 1059/2015-2 UNIQUE / CENTROS UNICO, § 39 et 40).

Le titulaire de la marque de l’UE mentionne deux affaires espagnoles dans lesquelles il a été constaté que le terme « PASAPALABRA » n’est pas la traduction espagnole exacte de « PASSAPAROLA » (§ 72.1). La division d’annulation ne peut que souscrire à cette constatation, car le mot en tant que tel n’existe pas et est un terme inventé qui ne peut être « traduit » en tant que tel.

Le titulaire de la marque de l’UE mentionne également que dans l’arrêt du 22/04/2013 (définitif) rendu par la même Chambre dans une procédure entre ITV et Europroducciones, le tribunal a déclaré au § 183 que « le nom “Passaparola” n’est ni identique ni similaire à “Pasapalabra”, bien qu’il s’agisse d’un nom équivalent. À proprement parler, ce n’est ni une traduction, car une telle expression n’existe pas, et c’est simplement un terme qui a été créé ad hoc pour le jeu » (voir pièce 4).

Décision en annulation n° C 13 973 page : 19 sur 22
La division d’annulation souscrit également à la plupart de ces constatations. Les mots ne sont pas identiques, et le signe contesté n’est, une fois de plus, pas une traduction exacte de la ou des marques antérieures du demandeur, car il s’agit d’un terme inventé. Enfin, les signes sont équivalents, pour les raisons susmentionnées. Néanmoins, la conclusion du Tribunal selon laquelle ils ne sont pas similaires ne peut être suivie. Si les signes sont équivalents, combinant exactement sous la même forme deux mots existants dans deux langues très proches (espagnol et italien), ils sont considérés comme similaires selon une jurisprudence constante.

Le titulaire de la marque de l’UE cite ensuite la jurisprudence espagnole concernant le droit d’auteur sur le mot « PASAPALABRA » (jugement définitif du Tribunal de commerce n° 6 de Madrid du 03/02/2014) attribué au titulaire de la marque de l’UE. La division d’annulation souligne une fois de plus que, même si le signe contesté est considéré comme protégé par le droit d’auteur espagnol, le droit d’auteur commence en 2000 (date de la première utilisation de « PASAPALABRA » en Espagne par un tiers), ce qui n’est pas antérieur aux marques italiennes appartenant au demandeur, qui ont été déposées ou acquises en 1999. Les territoires sont différents, mais les marques sont similaires, et le libellé de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’exige pas que le demandeur en nullité dispose d’un droit antérieur ; par conséquent, en principe, un droit antérieur n’est pas requis pour constater la mauvaise foi.

En outre, selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres et s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée sur la seule base de la législation pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84 ; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Par conséquent, les décisions adoptées dans un État membre ou dans un État non membre de l’Union européenne ne lient pas l’Office (24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

Néanmoins, leur raisonnement et leur issue doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre pertinent pour la procédure. Les juridictions nationales ont une connaissance approfondie des caractéristiques spécifiques de leur État membre, en particulier en ce qui concerne la réalité du marché sur lequel les produits et services sont commercialisés et la perception des signes par les consommateurs. Cela peut, dans des cas particuliers, être pertinent pour l’appréciation effectuée par l’Office. En l’espèce, la division d’annulation a dûment tenu compte de la jurisprudence nationale et a mentionné pourquoi, dans certains cas, elle n’était pas directement pertinente pour la présente affaire.

La connaissance par le titulaire de la marque de l’UE de l’utilisation d’un signe similaire et l’intention malhonnête
La mauvaise foi peut être applicable lorsque les parties concernées ont ou ont eu une quelconque relation, telle que des relations (pré-/post-)contractuelles, donnant lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté eu égard aux intérêts légitimes et aux attentes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

Les parties (ou des sociétés liées) ont signé un contrat de licence qui était en vigueur entre 1999 et 2004. Le titulaire de la marque de l’UE déclare que, en vertu de

Décision d’annulation n° C 13 973 page: 20 sur 22
le contrat de licence (annexe 12 du demandeur et annexe 2 du titulaire de la MUE), toutes les marques associées au format « THE ALPHABET GAME » lui appartiennent. Néanmoins, la marque « PASSAPAROLA » n’est pas spécifiquement mentionnée ; en outre, elle ne peut être considérée comme relevant de la description vague suivante : « le Propriétaire s’est réservé la propriété de tout signe distinctif associé à la version italienne de l’émission basée sur le Format ». Comme détaillé par le demandeur, PASSAPAROLA est le nom d’une émission de télévision incluant (ou non) le format THE ALPHABET GAME. Ce n’est pas le nom du format lui-même. Une clause contractuelle vague ne peut être opposable aux tiers lorsque deux marques italiennes précédemment acquises/enregistrées par le demandeur n’ont pas fait l’objet d’un transfert et sont restées au nom du demandeur jusqu’à la date actuelle. Le titulaire de la MUE n’affirme pas que le demandeur aurait dû transférer ses marques italiennes. Il soutient seulement que les marques lui appartiennent en raison d’une clause contractuelle. Le titulaire de la MUE ne mentionne même pas que le demandeur a déposé les marques de mauvaise foi, car en tout état de cause, elles ont été déposées ou acquises en janvier 1999, tandis que le contrat de licence a été signé en février 1999 entre Einstein (un intermédiaire du titulaire de la MUE) et le demandeur italien en tant que diffuseur.

En tout état de cause, le titulaire de la MUE a admis qu’avant de déposer la MUE contestée, il avait effectué des recherches d’antériorité. Par conséquent, le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence des marques antérieures du demandeur en nullité à la date pertinente (même si les marques ne sont pas identiques).

Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la MUE sache ou doive savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister n’est pas suffisant pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, les intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt doivent également être prises en compte.

L’enregistrement d’un signe prétendument similaire n’est pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. C’est plutôt une indication que le titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente en vertu de l’article 60 du RMUE, « Motifs relatifs de nullité ». Pour cette seule raison, l’affaire ne peut être subsumée sous la notion de « mauvaise foi » (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).

En l’espèce, bien que les relations contractuelles entre les parties (ou les sociétés liées) aient pris fin en 2004, soit 5 ans avant le dépôt de la MUE contestée, l’adoption du nom « PASAPALABRA », équivalent à la marque « PASSAPAROLA » qui était enregistrée en Italie et a été utilisée avec succès par le passé (au moins jusqu’en 2008, comme l’a reconnu le titulaire de la MUE lui-même), ne peut être considérée comme un acte accompli de bonne foi. Le titulaire de la MUE a lui-même admis qu’il croyait avoir le droit de déposer la marque contestée parce que le demandeur ne diffusait plus le programme en Italie, ce qu’il n’avait bien sûr pas.

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Si le titulaire de la marque de l’Union européenne avait agi conformément aux pratiques commerciales loyales, il aurait dû se rapprocher du demandeur avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. La mauvaise foi peut revêtir de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un quelconque degré de turpitude morale. Un demandeur d’une marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, même s’il estime être moralement et légalement en droit d’agir comme il l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, point 53). En l’espèce, en raison des marques italiennes antérieures similaires du demandeur, des relations contractuelles passées entre les parties et des actions successives du titulaire de la marque de l’Union européenne (notamment les actions contre Mediaset España et contre le demandeur), la division d’annulation considère que la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne a été prouvée.

Contrairement à l’argument du titulaire de la marque de l’Union européenne, le demandeur dans une affaire de mauvaise foi n’a pas à prouver qu’il utilise encore la marque antérieure. En outre, les marques italiennes en l’espèce n’ont pas été révoquées pour les services pertinents et sont toujours valides. Par conséquent, juridiquement parlant, le demandeur dispose de droits antérieurs valides en Italie. La relation entre les parties et la notoriété résiduelle du programme du demandeur en Italie montrent clairement que le titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait l’existence des marques antérieures à la date pertinente, ce qui n’est pas contesté. Dans l’ensemble, le demandeur a démontré que les intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne étaient d’usurper les droits d’un partenaire contractuel antérieur, et que, par conséquent, la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. L’enregistrement par le titulaire de la marque de l’Union européenne en son propre nom d’un signe équivalent aux marques antérieures est considéré comme une violation des pratiques commerciales loyales, compte tenu des circonstances.

Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt du titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent viser la poursuite d'objectifs légitimes.

Tel peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire de la marque de l’Union européenne sait qu’un tiers, nouveau venu sur le marché, tente de tirer parti de ce signe en copiant sa présentation, et que le titulaire de la marque de l’Union européenne cherche à enregistrer son signe en vue d’empêcher l’utilisation d’une telle copie (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 49).

Il est vrai qu’un tiers, Europroduciones, avait déposé une marque espagnole pour « PASA PALABRA » ou « PASAPALABRA » en mars 1999 et 2000, et que le titulaire de la marque de l’Union européenne a engagé des actions en justice contre eux en 2010 qu’il a gagnées, obtenant une déclaration de nullité de ces marques espagnoles. Cela pourrait justifier le dépôt de la marque contestée pour l’ensemble de l’UE à condition que les droits n’aient pas été précédemment détenus par un autre tiers dans un autre pays de l’UE (Italie). Comme mentionné, le demandeur est titulaire de marques italiennes déposées ou acquises en 1999. Par conséquent, en déposant, en mai 2009, la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble de l’UE, y compris l’Italie, le titulaire de la marque de l’Union européenne a montré son intention d’empêcher le demandeur de reprendre l’utilisation de ses marques similaires « PASSAPAROLA », même si, en Espagne, les tribunaux ont considéré qu’il détenait (ultérieurement) un droit d’auteur sur le terme équivalent et similaire « PASAPALABRA ».

Le titulaire de la marque de l’Union européenne déclare également qu’il avait des objectifs légitimes en déposant le signe contesté au niveau de l’Union européenne en 2009, car le signe était utilisé en Espagne depuis 2000 et l’original « PASSAPAROLA » n’était plus utilisé en Italie en 2009. Néanmoins, cela ne saurait constituer un

Décision en matière de nullité n° C 13 973 page: 22 sur 22
intérêt. Bien que la MUE contestée soit en espagnol et les marques antérieures en italien, les marques sont équivalentes, comme expliqué ci-dessus. Comme l’a montré le titulaire de la MUE lui-même en s’opposant à la demande de MUE n° 15 961 311 «PASSAPAROLA» du demandeur le 24/10/2016, les marques ne peuvent coexister au niveau de l’UE en raison de la notoriété des deux programmes, à moins qu’un accord de coexistence ne soit signé, et à condition que le public ne soit pas confondu par cette coexistence. Le titulaire de la MUE aurait dû contacter le demandeur avant de déposer la MUE contestée. L’absence de consultation est une indication claire de sa mauvaise foi, bien que, encore une fois, cela ne signifie pas nécessairement qu’il avait l’intention de violer les droits du demandeur, et il a pu penser que le dépôt contesté était légitime.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.

La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Maria Luce CAPOSTAGNO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.