EUIPO, 21 mai 2026, n° 000067414

EUIPO 21 mai 2026

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 21 mai 2026, n° 000067414
Numéro(s) :	000067414
Textes appliqués :	Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 67 414 (INVALIDITY)
First Trust Advisors L.P., 120 E Liberty Drive, Ste 400, 60187 Wheaton, États-Unis (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
a g a i n s t
Global X Management Company Llc, 6 053 rd Avenue, 43 rd Floor, 10158 New York, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par D Young & Co Llp, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé). Le 21/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:

DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.

2. La marque de l’Union européenne no 18 848 383 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

RAISONS
Le 23/08/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 848 383 «buffer UCITS ETF» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 14/03/2023 et enregistrée le 29/07/2023. La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:

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serait régulièrement utilisé dans le domaine financier pour désigner un type de fonds ou une stratégie utilisée pour atténuer ou préserver les risques. La requérante explique que l’abréviation «ETF» fait référence à un fonds échangeant (un fonds d’investissement en bourse qui énumère ses actions en bourse afin qu’elles puissent être achetées et vendues comme le stock d’une société individuelle). Le public pertinent établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un rapport concret et direct entre la marque et les services en cause. Le terme «buffer UCITS ETF» véhicule un message purement descriptif sur l’espèce, la destination et la qualité des services enregistrés, que le public pertinent de l’Union européenne saisira immédiatement et sans autre réflexion. La requérante fait valoir que l’USPTO a refusé l’enregistrement de la marque «buffer ETF» au motif que ce terme est générique ou, à tout le moins, très descriptif des fonds échangés échangés qui protègent les investissements contre un niveau prédéterminé de pertes de portefeuille. À l’appui de ses allégations, la demanderesse produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1:
— Des extraits du Collins English Dictionary Online, montrant les définitions des termes «buffer» et «buffer fund» extraites de la Wayback Machine.

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—Deux articles, l’un tiré de l’Irish Times (du 16/04/2019) et l’autre du site web www.dnb.nl (du 23/03/2020), montrant que le terme «buffer» est utilisé dans le secteur financier dans le sens de «sauvegarde».

Annexe 2:
—Capture de Wayback Machine d’août 2020, montrant l’entrée Wikipédia sur l’expression «exchange trade fund (ETF)», qui indique que les ETFs sont un fonds d’investissement disponible en Europe depuis 1999.

—Extraits du 18/12/2019 du site web de Deutsche Bank et du site web Stiftung Warentest, mentionnant l’ETF comme produit de niche pour les investisseurs privés.

- Extrait du 26/05/2021 du site web www.lemonade.fr, dont il ressort que l’abréviation ETFs fait référence à des fonds exchantés. L’article indique que les TFV attirent de plus en plus d’épargnants intéressés par le marché boursier selon Autorité des marches financiers (AMF), le nombre de personnes actives dans ces produits financiers, qui est apparu il y a 20 ans, est passé de 143,000 en 2018 à 233,000 en 2020, soit une augmentation de plus de 60 % en deux ans. Selon l’article, ils sont faciles à comprendre et leur fonctionnement est facile à comprendre.

- Deux articles tirés du site www.irishtimes.com (publiés le 13/03/2018 et le 24/09/2021). Le premier article mentionne que de nombreux investisseurs irlandais ont cherché à investir dans les produits ETFs par l’intermédiaire d’un courtier en ligne à bas prix. L’article mentionne également un exemple d’ETF iShares Core S & P 500 UCITS, domicilié en Irlande, et le fait que la plupart des ETFT domiciliés dans l’ UE auront une structure réglementée UCITS ou européenne. Il est en outre mentionné dans l’article qu’à partir de janvier 2024, il y avait 8,754 TFP disponibles dans le monde entier, représentant des investissements d’environ 9,6 milliards de dollars. Le deuxième article indique qu’ une ETF offre les avantages d’un fonds d’investissement, tels que des coûts faibles et une large diversification, ainsi que des caractéristiques plus couramment associées à des égalités telles que l’accès à la tarification en temps réel et le commerce.
—Un extrait de Statista (www.ststista.com), qui fournit des informations sur les fonds boursiers (ETFs) — fonds d’investissement négociés tout au long de la journée en bourse, tout comme les actions. Ils diffèrent ainsi des fonds mutuels traditionnels, qui ne négocient qu’une fois par jour (sur la base de leur prix à la fin de la journée). Il est indiqué que le nombre de fonds échangés dans le monde a augmenté de 3 000 % depuis 2003.
Annexe 3: plusieurs articles tirés de différentes publications, à savoir:

—Un article extrait du Financial Times (www.ft.com) du 01/02/2021 intitulé «What is a buffered ETF» (What is a buffered ETF) mentionnant que Buffered ou résultat défini vise à protéger les investisseurs contre les taux de marché boursiers les plus faibles.

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Il s’agit d’options personnalisables, non standard qui permettent à l’auteur et à l’acheteur de négocier les conditions, telles que le prix d’exercice et la date d’expiration.
—Un article extrait du site www.professional.ft.com, mentionnant que le Financial Times a été déclaré la principale publication commerciale de l’Europe par le GBI pour la 7e
^année en ligne.
—Un article publié par Charles SCHWAB Center for Financial Research, intitulé «What are Buffer ETFs», expliquant que Buffer ETFs est devenu l’un des coins de croissance la plus rapide du marché de l’ETF (sur la base des données de FactSet du 10/07/2023 depuis 2018, plus de 160 ETFs buffer ont été lancés). Il s’agit de fonds qui cherchent à fournir aux investisseurs l’envers du rendement d’un actif tout en assurant une protection à la baisse sur le premier pourcentage prédéterminé de pertes.
—Un article du 26/07/2023 extrait du site www.blackrock.com/us intitulé «5 Questions on Buffer ETFs», montrant que le terme «buffer ETF» est un terme établi dans le domaine financier. Elle explique également comment Buffer ETFs est géré par les gestionnaires de portefeuille (c’est-à-dire par BlackRock avec plus de 55 ans d’expérience collective).

- Un extrait du site www.swanglobalinvestments.com de 2022 expliquant ce que sont Buffered ETFs. Selon Morningstar, il y avait bien plus de 100 TFP avec plus de 8 milliards de dollars dans AUM en août 2021. Tout cela s’est produit au cours des trois dernières années.
—Un extrait du site Innovatoretfs.com, intitulé 2022: Obligations à l’égard des Buffers montrant le développement du marché des obligations.
- Un article du 01/04/2024 intitulé Buffer ETFs May Protect Investors from Outsized Losses. Que des Comes avec un Cost dans lesquels il est mentionné que Buffer ETFs ont été introduits en 2018.
- Un article du 01/04/2024 tiré du site www.ignites.com, intitulé Buffer ETFs Hold Up comme promis Following Market Rout, dans lequel il est expliqué que les fonds Buffer ETFs utilisent à la fois des appels et mettent des contrats d’options pour fournir un coussin qui protège contre les pertes en ciblant un niveau de risque spécifique. La grande majorité des ETFT tampons ont défini des périodes de résultats de 12 mois.

Annexe 4:

—Une impression de Wikipédia intitulée Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive (UCITS) 2009, dans laquelle il est expliqué que cette directive permet aux systèmes d’investissement collectif d’opérer librement dans l’ensemble de l’UE sur la base d’une seule autorisation délivrée par un État membre. Les États membres de l’UE ont le droit de disposer d’exigences réglementaires supplémentaires au bénéfice des investisseurs.
—Extraits de la directive no 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif dans les valeurs mobilières (OPCVM). La directive explique que l’UCITS fait référence à

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- Lignes directrices destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion de l’UCITS, lignes directrices sur les ETFE et autres questions UCITS publiées par l’Agence européenne ESMA dans lesquelles le terme «UCUTS ETF» est expliqué: «Une ETF UCITS est un UCITS dont au moins une unité ou une classe de parts est négociée tout au long de la journée sur au moins un marché réglementé ou une Facilité commerciale multilatérale avec au moins un fabricant du marché qui prend des mesures pour s’assurer que la valeur boursière de ses unités ou de ses parts ne varie pas significativement de sa valeur d’actif nette et, le cas échéant, de son indicateur Net Asset Value».
Annexe 5:
—Extrait de l’USPTO, montrant que le terme «buffer ETF» a été refusé par l’Office au motif que ce terme est générique ou, à tout le moins, très descriptif des fonds négociés qui protègent les investissements contre un niveau prédéterminé de pertes de portefeuille
La titulaire de la MUE fait valoir que les documents produits n’étayent pas les allégations de la demanderesse. Selon la titulaire de la MUE, les documents produits ne sont pas datés ou sont postérieurs à la date de dépôt et ne peuvent donc pas être pris en considération. Elle fait valoir que la présentation par la requérante de la marque américaine tampon ETF prétendument refusée à l’enregistrement n’est pas pertinente en l’espèce. Bien que le secteur financier puisse être un domaine international, cela ne signifie pas que chaque terme utilisé sur le marché financier américain sera utilisé et compris dans l’UE. Selon elle, le public pertinent devrait être considéré comme le consommateur moyen, dont le niveau de connaissance et d’attention financière varie considérablement dans la mesure où les services en cause ne s’adressent pas exclusivement à des clients institutionnels ou à des professionnels de la finance, mais également à des investisseurs de détail individuels. La titulaire de la MUE affirme que la demanderesse n’a pas démontré que l’expression «buffer UCITS ETF» fournit une description immédiate et claire des services compris dans la classe 36. Elle soutient que les éléments de preuve produits par la requérante reposent largement sur des références isolées aux éléments individuels de la marque («buffer», «UCITS» et «ETF») et à divers articles de niche, dont aucun ne prouve que la marque dans son ensemble est communément utilisée ou comprise dans le secteur financier de l’Union. Même si l’expression devait être considérée comme allusive, elle ne fournit pas au public pertinent d’informations claires et directes lui permettant d’établir une association immédiate entre les services relevant de la classe 36. Le signe dans son ensemble est dépourvu de signification et n’est pas descriptif. En particulier, le terme «buffer» n’a pas de signification spécifique ou directe en rapport avec les services compris dans la classe 36. Il n’est pas couramment utilisé dans le secteur financier pour décrire les services en cause et il n’a pas non plus été démontré que le consommateur moyen percevrait «buffer» comme descriptif dans ce contexte. Au lieu de cela, le terme introduit un élément d’ambiguïté étant donné que sa signification nécessite une interprétation et ne définit pas clairement la nature, la fonction ou les caractéristiques des services compris dans la classe 36. Selon la titulaire de la MUE, la demanderesse n’a fourni aucun exemple de l’utilisation des trois mots ensemble. La titulaire de la MUE produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1: Extraits de dictionnaires des termes «Buffer» et «Buffer fund». Annexe 2: Extraits de la base de données de l’EUIPO concernant diverses marques contenant le terme «buffer» ou «UCITS» et/ou ETF.
La demanderesse fait valoir que les éléments de preuve couvrant d’autres territoires et émis après la date de la demande sont pertinents, étant donné qu’ils montrent également la

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manière dont le terme est généralement compris et la nécessité de préserver la liberté d’utilisation du terme par d’autres au sein de l’Union. Elle réitère son argument selon lequel les termes utilisés dans le secteur financier ne sont pas simplement limités à un seul pays ou à un seul territoire. Par conséquent, la preuve de l’usage de termes dans, par exemple, les États-Unis prouve la manière dont ce terme est compris ou sera également compris dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne dans le domaine financier. Selon la requérante, à la date de la demande d’enregistrement contestée, il existait un pronostic ou une hypothèse selon laquelle le terme «tampon UCITS ETF» serait utilisé dans l’Union européenne pour les services pertinents, même s’il n’existait aucune preuve d’un usage actuel du terme exact (les preuves démontrent un usage descriptif de diverses combinaisons d’éléments du terme et d’éléments pris isolément) au sein de l’Union avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. La marque contestée informe immédiatement le public pertinent des caractéristiques des services en cause, et le terme dans son ensemble n’est rien de plus qu’une somme de ses éléments individuels. Les termes ne perdent pas ou ne modifient pas leur signification parce qu’ils sont rassemblés. Le public pertinent ne percevrait pas la marque tampon UCITS ETF comme quelque chose d’inhabituel, mais plutôt comme une expression dont la signification découle de la simple juxtaposition de ses trois composants. Selon la requérante, il ressort de ce qui précède et des éléments de preuve présentés que le terme «tampon», dans le contexte des services financiers pertinents, décrit des caractéristiques des services financiers, à savoir la destination.
La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve pertinent concernant la perception des consommateurs de l’Union européenne. En outre, la requérante n’aurait fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle, en raison de la nature internationale du secteur financier, les termes couramment utilisés dans le secteur financier international seraient utilisés et compris par les professionnels de la finance dans l’Union. La titulaire de la MUE soutient qu’une série d’étapes mentales et d’hypothèses allant au-delà de la manière dont le public pertinent percevrait le signe «buffer UCITS ETF» sont nécessaires pour parvenir à la conclusion que le signe fait référence à un «fonds tampon».
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article (3), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si les causes de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque de l’Union européenne n’est déclarée que pour les produits ou les services concernés.

En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation ne procédera pas, en principe, à ses propres recherches, mais se limitera à analyser les faits et arguments soumis par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de limiter la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-

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dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

Date pertinente
La date pertinente au regard de laquelle l’appréciation du prétendu caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif du signe «buffer UCITS ETF» doit être effectuée est la date de dépôt de la demande de marque, à savoir le 14/03/2023.

Public pertinent et territoire
L’appréciation du caractère descriptif/non distinctif d’un signe ne peut se faire qu’au regard de la perception de ce signe par le public pertinent et également au regard des services concernés.
Les services contestés sont les suivants:

Classe 36: Services financiers, à savoir investissement financier dans des actifs négociés sur des bourses; services de gestion d’investissements financiers; Services financiers sous forme de gestion de véhicules d’investissement à moteur; services de consultation et de conseil financiers.
La requérante fait valoir que les services s’adressent à un public hautement spécialisé et professionnel dans le domaine de la finance et de la gestion d’investissements financiers. Selon la requérante, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé et a une bonne compréhension de la terminologie financière. D’autre part, la titulaire de la MUE fait valoir que le public pertinent devrait être considéré comme le consommateur moyen dont le niveau de connaissance et d’attention financière varie considérablement, mais qui est très inférieur à celui des professionnels de la finance. Elle fait valoir que les services enregistrés ne s’adressent pas exclusivement à des clients institutionnels ou à des professionnels de la finance, mais également à des investisseurs de détail individuels.
De l’avis de la division d’annulation, les services en cause peuvent s’adresser à la fois au grand public et aux professionnels du domaine de la finance, étant donné que certains des services enregistrés sont également conçus pour être accessibles au grand public (c’est-à- dire le conseil financier). Toutefois, la division d’annulation convient qu’en raison de leur complexité et de leurs risques spécifiques, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des services en cause. Les services peuvent également avoir une incidence directe sur l’aspect économique et financier des consommateurs (19/09/2012, T- 220/11, f@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 08/07/2020, T-328/19, SCORIFY, EU:T:2020:311,
§ 36). En outre, le consommateur moyen recherche souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l’achat de certains types de services, tels que les services

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liés à la finance (qui sont peu fréquents et spécialisés). La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne elle-même que les services de conseil et de conseil en matière financière s’adressent souvent à des particuliers, dont beaucoup demandent des conseils professionnels parce qu’ils ne disposent pas de l’expertise nécessaire pour naviguer de manière indépendante dans des décisions financières complexes, mais conclut ensuite à tort que le niveau d’attention et de compréhension sera inférieur à celui des professionnels de la finance.
Il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe soit moins soumis à un motif absolu de refus. En réalité, il peut s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28; 30/01/2018, R 1760/2017-2, INTELLIGENCE, § 21). Cela est dû au fait que les spécialistes peuvent plus facilement percevoir les informations pertinentes incluses dans un signe que le grand public (20/07/2020, R 393/2019-2, Emotional freedom techniques eft, § 28; 08/06/2021, R 1353/2020-2, Econtrol, § 30; 18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 19; 06/03/2024, R 2211/2023-2, ULTRA FAST 70 (fig.), § 29; 27/05/2024, R 1377/2023-2, Frutaria. (fig.), § 32). En tout état de cause, le Tribunal a jugé que la question de savoir si le consommateur relevant du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avérait étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
[23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 28].

La division d’annulation considère qu’il convient de concentrer l’appréciation sur la perception du signe contesté par les professionnels de la finance dans l’UE pour les raisons exposées ci-après:

La MUE contestée se compose de termes anglais et la demanderesse fait référence à la perception de la marque par le public anglophone. En outre, les éléments de preuve datés de la période pertinente concernent principalement l’Irlande. La demanderesse fait valoir que la marque contestée sera comprise par le public professionnel dans l’ensemble de l’Union, étant donné qu’elle implique des termes couramment utilisés dans le secteur financier international. La titulaire de la MUE fait valoir que l’invocation par la demanderesse du «domaine international» du secteur financier n’est pas convaincante. Si la finance est une industrie mondiale, il ne s’ensuit pas que la terminologie largement utilisée dans une région, telle que les États-Unis, soit automatiquement comprise par les consommateurs de l’Union européenne.

Selon la division d’annulation, c’est à juste titre que la demanderesse souligne que, dans le secteur financier, les termes anglais sont souvent utilisés dans les communications commerciales et professionnelles internationales. En outre, les éléments de preuve démontrent l’usage des termes composant la marque en dehors des territoires anglophones de l’UE. La division d’annulation fondera donc son appréciation sur les professionnels de la finance de l’Union européenne.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement

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utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).

Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Ainsi, en application de ladite disposition, un signe doit ainsi être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

En règle générale, la simple combinaison d’éléments, dont chacun décrit en soi les caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, reste descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La simple combinaison de ces éléments, sans introduire de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant être utilisés, dans le commerce, pour identifier les caractéristiques des produits concernés. Toutefois, une telle combinaison ne doit pas être descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. Le fait que chacun de ces éléments, pris isolément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100)
La signification de la marque contestée
La marque contestée est une marque verbale composée des mots «buffer UCITS ETF».
Selon les définitions fournies par la demanderesse, les mots composant la marque de l’Union européenne contestée ont les significations suivantes:

Tampon fait référence à: a) quelque chose qui empêche quelque chose d’autre d’être lésé (Collins Online Dictionary).

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b) tampon FUND: Argent mis de côté pour aider à atténuer les effets indésirables à court terme de quelque chose (Collins Online Dictionary)
L’UCITS est une abréviation du terme «Entretakings for the Collective Investment in Transferable Securities» – un régime réglementaire de l’Union visant à protéger les investisseurs contre des canaux d’investissement dangereux.
ETF est une abréviation du Fonds de négociation: un fonds d’investissement pooled qui énumère ses actions en bourse afin qu’elles puissent être achetées et vendues comme le stock d’une société individuelle. La requérante a fourni des éléments de preuve démontrant que les lettres ETF étaient utilisées comme acronyme de «Exchange Traded Fund» depuis la fin des années 90.
Selon la requérante, le public professionnel sera en mesure de saisir facilement la signification de l’expression «buffer ETF UCITS» dans le contexte particulier des services, à savoir: Un Fonds d’échange de change avec un tampon inconstruit (stratégie tampon) qui est conforme aux entreprises pour Collective Investment dans la réglementation Transferable Securities EU. «
La signification ou la définition des éléments verbaux de la marque contestée elle-même, telle qu’elle figure dans les sources du dictionnaire précitées, n’a pas été contestée directement par la titulaire de la MUE. Son argumentation se concentre sur le fait que l’expression «buffer UCITS ETF» n’a pas de signification directe par rapport aux services. Elle fait valoir qu’ en dépit du fait que les éléments individuels peuvent être descriptifs, la signification globale est différente de celle d’une simple somme, en raison de la combinaison inhabituelle. Selon la titulaire de la MUE, la marque contestée n’est qu’allusive en ce qui concerne certaines caractéristiques des services et, par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne saurait s’appliquer. La titulaire de la MUE souligne également que certains des éléments de preuve incluent l’extension de domaine «.com», sans autre indication de l’origine ou du public cible de l’UE, et que tous ces articles font uniquement référence au marché américain et non à l’UE. Selon la titulaire de la MUE, bien que le secteur financier puisse être un domaine international, cela ne signifie pas que tous les termes utilisés sur le marché financier américain seront utilisés et compris dans l’Union européenne.
À cet égard, même si l’on considère que certains des éléments de preuve font référence au marché américain (principalement joint à l’annexe 3), il est très peu probable qu’un document financier ou un article qui concerne le marché financier américain ne soit pas disponible ou lu par les professionnels du secteur financier dans l’ensemble de l’Union européenne, en particulier les articles publiés dans le Financial Times qui, comme le montre la requérante, ont été déclarés comme la principale publication commerciale de l’Europe par le GBI (pour la 7e année sur une ligne en 2022). La terminologie financière n’est pas limitée par les frontières géographiques et les évolutions financières intervenues en dehors de l’Union européenne peuvent être prises en considération, y compris la terminologie respective utilisée. Outre le fait qu’il n’y a aucune raison de rejeter automatiquement les éléments de preuve mentionnés, il convient de mentionner que l’ intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Comme indiqué ci-dessus, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des services concernés. En tout état de cause, bien que certains des éléments de preuve produits ne fassent pas explicitement référence à l’Union européenne, il existe des documents qui font spécifiquement référence à l’UE (à savoir des articles tirés de

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l’Irish Times, l’impression du site web de la Deutsche bank) et certains des termes sont également utilisés dans ces documents (c’est-à-dire l’ETF), tandis que l’entrée du dictionnaire et l’extrait de la Deutsche Bank de 2020 (annexe 1) montrent que le terme «buffer etf» existait également en anglais britannique au moment du dépôt de la marque contestée.

En l’espèce, il existe deux abréviations des mots anglais «Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities» et «exchanges trade Fund», dont la signification est corroborée soit par la définition du dictionnaire, soit par d’autres documents produits par la demanderesse (à savoir des articles tirés du The Irish Times, du site web www.lemonade.fr, du site web de la Deutsche Bank). Le mot «buffer» représenterait un type spécifique d’ETF. Les professionnels financiers chargés des investissements financiers comprendraient et reconnaîtraient immédiatement les éléments UCITS et ETF appartenant à leur vocabulaire. En outre, l’élément «buffer» est un mot appartenant au vocabulaire normal du public pertinent, comme le montre le Collins Dictionary (annexe 1). En ce qui concerne la perception des éléments «buffer UCITS ETF» dans leur ensemble, la division d’annulation partage l’avis de la requérante selon lequel le public professionnel pertinent, en raison de son niveau élevé d’attention et de sa connaissance du domaine, combinera ces trois éléments en un ensemble compréhensible, mais descriptif: Un Fonds d’échange de change avec un tampon inconstruit (stratégie tampon) qui est conforme aux entreprises pour Collective Investment dans la réglementation Transferable Securities EU.

En ce qui concerne la critique de la titulaire selon laquelle la demanderesse n’a fourni la signification des mots «buffer», «UCITS» et «ETF» que de manière séparée, il convient de rappeler que les consommateurs divisent habituellement les éléments verbaux en des parties qui sont importantes pour eux ou qui ressemblent à ceux-ci et qu’ils reconnaissent facilement (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 42). Ainsi qu’il ressort des définitions ci-dessus ainsi que des éléments de preuve produits par la demanderesse, le terme «buffer ETF» fait référence à des fonds spéciaux qui protègent contre les pertes à la baisse tout en permettant des gains à l’envers limités (à savoir un article du 01/02/2021 publié dans le Financial Times). La demanderesse a démontré que le terme «UCITS ETF» est également utilisé dans la finance (à savoir l’annexe 2 à laquelle est joint un article publié le 13/03/2018 dans l’Irish Times), à savoir que ce terme fait référence à un fonds échangé conforme à un ensemble spécifique de réglementations de sécurité conçues par l’UE. Comme indiqué ci-dessus et contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE, bien que les éléments de preuve produits par la demanderesse reposent sur des références isolées aux éléments individuels de la marque «buffer», «UCITS» et «ETF», ils s’appuient également sur les termes établis «buffer ETF» et «UCITS ETF». Le fait que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du terme «buffer UCITS ETF» dans l’Union européenne en tant que tel ne signifie pas qu’il n’a pas de signification directe et concrète en rapport avec les services enregistrés.

Le public pertinent spécialisé dans la finance comprendra que l’expression «buffer UCITS ETF» en rapport avec des services financiers, à savoir l’investissement financier d’actifs négociés sur des bourses; services de gestion d’investissements financiers; Services financiers sous forme de gestion de véhicules d’investissement à moteur; les services de consultation et de conseil financiers, qui sont tous des types d’investissements financiers ou de conseils liés à ce type de services, font référence aux services spécifiquement conçus qui proposent des investissements dans des bouffés (protégés contre les pertes du marché souvent au détriment de la limitation des gains à l’avenir) et respectent les entreprises pour Collective Investment dans la réglementation transferable Securities EU. Il s’ensuit que la signification attachée au nom «buffer UCITS ETF» n’échappera pas au public pertinent, qui le comprendra immédiatement, sans effort mental particulier, comme une indication de certaines caractéristiques des services en cause, à savoir le type de services, leur finalité et leur spécialisation. L’absence de toute modification syntaxique ou sémantique inhabituelle

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dans la combinaison de ces trois éléments n’empêche pas le public pertinent de percevoir l’ensemble comme une information descriptive des caractéristiques de ces services. En l’espèce, le fait que le terme UCITS soit ajouté à «buffer ETF» signifie qu’il fait référence à des fonds d’investissement réglementés de l’Union et qu’il est très peu probable que le public professionnel impliqué dans le secteur financier de l’Union ne le comprenne pas. En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel le terme «buffer» n’a pas de signification spécifique ou directe par rapport aux services compris dans la classe 36, qu’il n’est pas couramment utilisé dans le secteur financier pour décrire les services en cause et qu’il a été démontré que le consommateur moyen percevrait «buffer» comme descriptif dans ce contexte des services financiers, la division d’annulation renvoie à l’annexe 3 des éléments de preuve de la requérante, qui contient des articles du domaine financier. Il ressort clairement de ces articles que le terme «buffer» est couramment utilisé avec le mot ETF. Contrairement à ce que soutient la titulaire de la MUE, il ne s’agit pas d’un élément d’ambiguïté et sa signification ne nécessite aucune interprétation particulière. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’absence de toute modification syntaxique ou sémantique inhabituelle dans la combinaison des trois éléments connus et compréhensibles pour le public pertinent n’exclut pas la perception de l’ensemble comme une information descriptive des caractéristiques des services enregistrés.
Comme l’a souligné la titulaire, le rapport entre le signe et les services doit être suffisamment direct et concret. Il doit également être spécifique et compréhensible pour le consommateur sans autre réflexion (26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246,
§ 35; 12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 29; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 35; 23/09/2020, 738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud, EU:T:2020:441, § 31. La combinaison ETF UCITS dans son ensemble ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la combinaison pourrait être considérée comme primant la somme desdits éléments.
Il résulte des considérations qui précèdent que la marque contestée présente avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre aux professionnels de la finance de l’Union de percevoir immédiatement et sans autre réflexion la description ou toute autre caractéristique objective desdits services.
La titulaire de la MUE rappelle qu’il convient de tenir compte du fait que l’EUIPO a déjà accepté plusieurs marques contenant les termes «buffer» ou «UCITS» et/ou ETF, à savoir les marques «Buffer Certificate», Frankfurter UCITS-ETF-Modern Value, 360 UCITS, AQR ̊ UCITS FUNDS, Varenne UCITS, ETF Constellation, ETF Exchange, ETF INFO, ETF SECURITIES, iQ ETF, RISE ETF.
Bien que les exemples fournis par la requérante contiennent les termes «buffer» ou «UCITS» et/ou ETF, la plupart des marques enregistrées contiennent des termes supplémentaires (à savoir le certificat de Buffer, Frankfurter UCITS-ETF-Modern Value, 360 ̊ UCITS, AQR UCITS FUNDS, Varenne UCITS, ETF Constellation). La division d’annulation note que des précédents comparables devraient concerner des affaires dans lesquelles l’Office a pris une décision motivée, contrairement aux marques acceptées par des instances qui ne sont manifestement pas motivées dans leurs conclusions quant au caractère distinctif accepté de la marque (par opposition à un refus fondé sur des motifs absolus). En outre, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).

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Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté était descriptif des services enregistrés compris dans la classe 36 au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE au moment de son dépôt. Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les services contestés au moment de son dépôt.
À la lumière de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.

Étant donné que la demande est accueillie dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée.

COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

La division d’annulation Michaela Simandlova Janja FELC Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.