17/01/2019 18-3004 / BDO

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIOFAR (société à responsabilité limitée) a déposé le 03 mai 2018 la demande d’enregistrement n°18 4 450 893 portant sur le signe verbal FEMINEA.

Le 13 juillet 2018, la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FEMINELLA, déposée le 26 mars 2014, enregistrée sous le n° 12 728 218, et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A. fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

L’opposition a été notifiée à la société déposante le 20 juillet 2018 sous le numéro 2018-3004. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 03 octobre 2018.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques antivirales; médicaments pour la médecine humaine; produits pharmaceutiques contre la grippe; pastilles à usage médical ou pharmaceutiques; sirop contre la toux; produits pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques et compléments nutritionnels à usage médical ou paramédical pouvant contenir des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou des micro nutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, présentés sous forme d’unités individuelles de prise (telles que capsules, comprimés effervescents ou non, dragées, gélules, sachets, gommes à mâcher, extraits secs et poudres à usage pharmaceutique ou para pharmaceutique, granulés, micro-sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, dépuratifs); produits pharmaceutiques et produits parapharmaceutiques à base de plantes, d’extraits de plantes et/ou d’extraits végétaux sous forme effervescente ou autre; produits pharmaceutiques et produits parapharmaceutiques à base de minéraux et/ou de vitamines sous forme effervescente ou autre; vitamines et minéraux sous forme effervescente ou autre; produits pharmaceutiques et produits parapharmaceutiques destinés à la phytothérapie; compléments nutritionnels à usage médical destinés à l’apport de nutriments au régime alimentaire normal; toutes substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical préparés pour la consommation humaine à base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et/ou minérale; substances alimentaires fortifiantes à usage médical; herbes médicinales; tisanes; sucre à usage médical; boissons diététiques à usage médical; confiserie pharmaceutique; compléments alimentaires et nutritionnels à usage non médical, tous ces produits étant à base de viande, d’extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes; compléments nutritionnels à usage paramédical destinés à l’apport de nutriments au régime alimentaire normal, toutes substances diététiques à usage paramédical, compléments nutritionnels à usage paramédical préparés pour la consommation humaine à base d’ingrédients alimentaires d’origine

végétale et/ou minérale, substances alimentaires fortifiantes à usage paramédical , tous ces produits à usage paramédical pouvant contenir des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou des micro nutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, présentés sous forme d’unités individuelles de prise (telles que capsules, comprimés effervescents ou non, dragées, gélules, sachets, gommes à mâcher, extraits secs et poudres à usage pharmaceutique ou parapharmaceutique, granulés, micro-sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, dépuratifs); compléments nutritionnels à base de plantes, de fruits, de légumes, de poisson et/ou viande autre qu’à usage médical; tous les produits précités étant destinés à la consommation humaine » revendiqués dans la demande d’enregistrement contestée ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; Compléments nutritionnels ; Aliments diététiques à usage médical ; Pastilles à usage pharmaceutique ; Médicaments pour la médecine humaine ; Tisanes ». CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques antivirales; médicaments pour la médecine humaine; produits pharmaceutiques contre la grippe; pastilles à usage médical ou pharmaceutiques; sirop contre la toux; produits pharmaceutiques et compléments nutritionnels à usage médical ou paramédical pouvant contenir des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou des micro nutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, présentés sous forme d’unités individuelles de prise (telles que capsules, comprimés effervescents ou non, dragées, gélules, sachets, gommes à mâcher, extraits secs et poudres à usage pharmaceutique, granulés, micro-sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, dépuratifs); produits pharmaceutiques à base de plantes, d’extraits de plantes et/ou d’extraits végétaux sous forme effervescente ou autre; produits pharmaceutiques à base de minéraux et/ou de vitamines sous forme effervescente ou autre; vitamines et minéraux sous forme effervescente ou autre; produits pharmaceutiques destinés à la phytothérapie; compléments nutritionnels à usage médical destinés à l’apport de nutriments au régime alimentaire normal; toutes substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical préparés pour la consommation humaine à base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et/ou minérale; substances alimentaires fortifiantes à usage médical; herbes médicinales; tisanes; sucre à usage médical; boissons diététiques à usage médical; confiserie pharmaceutique; compléments alimentaires et nutritionnels à usage non médical, tous ces produits étant à base de viande, d’extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes; compléments nutritionnels à usage paramédical destinés à l’apport de nutriments au régime alimentaire normal, toutes substances diététiques à usage paramédical, compléments nutritionnels à usage paramédical préparés pour la consommation humaine à base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et/ou minérale, substances alimentaires fortifiantes à usage paramédical , tous ces produits à usage paramédical pouvant contenir des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou des micro nutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, présentés sous forme d’unités individuelles de prise (telles que capsules, comprimés effervescents ou non, dragées, gélules, sachets, gommes à mâcher, extraits secs et poudres à usage pharmaceutique ou parapharmaceutique, granulés, micro-sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, dépuratifs); compléments nutritionnels à base de plantes, de fruits, de légumes, de poisson et/ou viande autre qu’à usage médical; tous les produits précités étant destinés à la consommation humaine » de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Produits parapharmaceutiques pouvant contenir des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou des micro nutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, présentés sous forme d’unités individuelles de prise (telles que capsules, comprimés effervescents ou non, dragées, gélules, sachets, gommes à mâcher, extraits secs et poudres à usage para pharmaceutique, granulés, micro-sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, dépuratifs); produits parapharmaceutiques à base de plantes, d’extraits de plantes et/ou d’extraits végétaux sous forme effervescente ou autre; produits parapharmaceutiques à base de minéraux et/ou de vitamines sous forme effervescente ou autre; produits parapharmaceutiques destinés à la phytothérapie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « produits

pharmaceutiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain ; Qu’en effet, les produits parapharmaceutiques s’entendent de produits qui sont sans usage thérapeutique, c’est-à-dire qui n’ont pas de propriétés qui agissent en vue d’une guérison, d’une amélioration de l’état de santé contrairement aux produits de la marque antérieure ; Que contrairement à ce qu’invoque la société opposante, ces produits n’ont donc pas la même finalité, les produits parapharmaceutiques n’ayant pas de finalité thérapeutique ; Qu’en outre, la société opposante soulève que l’ensemble de ces produits sont susceptibles d’être commercialisés en pharmacie, ce qui n’est pas obligatoirement le cas, certains établissements pouvant proposer à la vente uniquement des produits pharmaceutiques, et inversement ; Qu’en tout état de cause, s’ils sont proposés à la vente dans les pharmacies, ils le seront alors selon des modalités différentes ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FEMINEA ci- dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FEMINELLA.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique ;

Que visuellement, les dénominations FEMINEA et FEMINELLA, ont sept lettres en commun dont six placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque FEMINE- et la terminaison A, ce qui leur confère une physionomie proche ;

Que phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en quatre temps) ainsi que les mêmes sonorités d’attaque [fé-mi-né] et finale [a] ;

Que les différences entre ces deux signes tenant à la présence des deux lettres LL au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités à la fois en attaque et en terminaison, et cette adjonction est très peu perceptible phonétiquement ;

Qu’il résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes pour un consommateur d’attention moyenne.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté FEMINEA constitue l’imitation de la marque antérieure FEMINELLA.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté FEMINEA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne FEMINELLA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques antivirales; médicaments pour la médecine humaine; produits pharmaceutiques contre la grippe; pastilles à usage médical ou pharmaceutiques; sirop contre la toux; produits pharmaceutiques et compléments nutritionnels à usage médical ou paramédical pouvant contenir des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou des micro nutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, présentés sous forme d’unités individuelles de prise (telles que capsules, comprimés effervescents ou non, dragées, gélules, sachets, gommes à mâcher, extraits secs et poudres à usage pharmaceutique, granulés, micro-sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, dépuratifs); produits pharmaceutiques à base de plantes, d’extraits de plantes et/ou d’extraits végétaux sous forme effervescente ou autre; produits pharmaceutiques à base de minéraux et/ou de vitamines sous forme effervescente ou autre; vitamines et minéraux sous forme effervescente ou autre; produits pharmaceutiques destinés à la phytothérapie; compléments nutritionnels à usage médical destinés à l’apport de nutriments au régime alimentaire normal; toutes substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical préparés pour la consommation humaine à base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et/ou minérale; substances alimentaires fortifiantes à usage médical; herbes médicinales; tisanes; sucre à usage médical; boissons diététiques à usage médical; confiserie pharmaceutique; compléments alimentaires et nutritionnels à usage non médical, tous ces produits étant à base de viande, d’extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes; compléments nutritionnels à usage paramédical destinés à l’apport de nutriments au régime alimentaire normal, toutes substances diététiques à usage paramédical, compléments nutritionnels à usage paramédical préparés pour la consommation humaine à base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et/ou minérale, substances alimentaires fortifiantes à usage paramédical , tous ces produits à usage paramédical pouvant contenir des protéines, glucides, lipides et/ou fibres, ou des micro nutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, présentés sous forme d’unités individuelles de prise (telles que capsules, comprimés effervescents ou non, dragées, gélules, sachets, gommes à mâcher, extraits secs et poudres à usage pharmaceutique ou parapharmaceutique, granulés, micro-sphères de cellulose imprégnés de principes actifs, dépuratifs); compléments nutritionnels à base de plantes, de fruits, de

légumes, de poisson et/ou viande autre qu’à usage médical; tous les produits précités étant destinés à la consommation humaine ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

Barbara DOUBROFF, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle