OPP 18-3604 / GUB 15/02/2019

DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. – FAITS ET PROCEDURES

Monsieur Romain SION, a déposé, le 5 juin 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 458 744 portant sur le signe complexe SUPER BURO. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Meubles ; étagères ». Le 28 août 2018, la société MAXIBURO (Société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MAXIBURO déposée le 3 février 2014 et enregistrée sous le numéro 4 065 671.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Meubles, à l’exception des bureaux ; étagères ».

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 18-3604 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 17 décembre 2018, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et le déposant a présenté des observations suite à cette contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il sera perçu comme une déclinaison.

La société opposante invoque l’interdépendance des facteurs et notamment la similitude des signes et celle des produits et services en cause. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure. Dans sa contestation du projet de décision, la société opposante conteste la position de l’Institut en ce qu’il n’a pas reconnu l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et apporte de nouvelles pièces afin de démontrer la grande connaissance de sa marque.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations présentées en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en cause.

Il ne conteste pas la comparaison des produits.

Dans ses observations présentées en réponse, le déposant sollicite la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Meubles ; étagères » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Meubles, à l’exception des bureaux ; étagères ».

CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SUPER BURO, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MAXIBURO, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été enregistré en couleurs ;

CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu’en outre, lors de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération le fait que les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celle dont le caractère distinctif est moindre.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux présentés en couleurs ;

Que ces signes ont en commun l’association de la séquence finale BURO et d’un élément d’attaque évoquant une notion de supériorité (SUPER pour le signe contesté / MAXI pour la marque antérieure), comme le souligne la société opposante;

Que toutefois, le terme BURO commun aux deux signes, phonétiquement identique au mot « bureau », fait directement référence à la nature ou à la destination des produits en cause de sorte qu’il n’apparait pas distinctif à leur égard ; qu’à cet égard, si l’écriture du terme BURO présente une certaine « fantaisie» comme le souligne l’opposant, il est de jurisprudence constante que le seul fait de modifier l’orthographe d’un terme descriptif ou usuel n’est pas suffisant pour lui donner un caractère distinctif dès lors que ce terme ainsi modifié est utilisé dans son sens habituel ;

Que de même, les termes SUPER et MAXI sont dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils constituent des superlatifs venant qualifier le terme BURO et venant lui apporter une connotation laudative ;

Qu’il importe peu, comme le souligne l’opposant, que les expressions SUPER BURO et MAXIBURO aient une construction commune dès lors qu’elles sont composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause ;

Qu’en particulier, l’expression SUPER BURO du signe contesté ne sera pas perçue par le public comme indiquant une origine commerciale déterminée mais comme la désignation d’un bureau de qualité exceptionnelle ; Qu’en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage à leurs autres éléments (calligraphie, présentation particulière, présence de couleurs, éléments figuratifs) ;

Qu’en l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu’en effet, visuellement les signes en présence se distinguent par leur présentation, l’expression SUPER BURO du signe contesté étant présentée sur deux lignes distinctes et dans une calligraphie particulière en lettres blanches et noires en sorte qu’el es créent un contraste conférant au signe contesté un lettrage en relief, alors que dans la marque antérieure, l’expression MAXIBURO est disposée sur une même ligne et présentée en deux couleurs distinctes (le terme MAXI de la marque antérieure étant inscrit en rouge/rose alors que le terme BURO est présenté en bleu), ce qui confère à ces signes une physionomie bien différente ; Qu’en outre, le signe contesté se singularise par la présence d’un élément figuratif surmontant les éléments verbaux, lequel est susceptible de représenter une lettre S au sein d’une capsule de couleur noire, la marque antérieure ne comportant quant à elle que des éléments verbaux présentés en couleur ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence des termes SUPER et MAXI ; Qu’enfin, intellectuellement, l’évocation commune d’un bureau de qualité ou de degré supérieur, ne suffit à el e seule à créer de risque de confusion, cette évocation n’étant pas distinctive au regard des produits en présence ; Qu’ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments verbaux et des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure ;

Que toutefois, le document fourni dans l’acte d’opposition n’est qu’un extrait du site internet de la société opposante et n’est pas à lui seul de nature à établir la grande connaissance de la marque antérieure pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition ; Que suite au projet de décision, de nouvelles pièces ont été fournies par l’opposant ; que cependant si ces pièces permettent de démontrer une certaine connaissance de la marque antérieure pour des services de vente en ligne de fournitures de bureau, de fournitures scolaires et de papeterie, elles n’établissent pas cette connaissance pour des meubles, produits concernés par la présente opposition ; Qu’en tout état de cause, quand bien même aurait-elle été démontrée pour de tels produits, la connaissance de la marque antérieure n’aurait pas suffi à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes compte tenu compte tenu de leurs nombreuses différences et de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments verbaux ; Qu’enfin, s’il est vrai que l’identité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté SUPER BURO ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure MAXIBURO dont il ne sera pas perçu comme la déclinaison, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté SUPER BURO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MAXIBURO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée

Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle