OPP 19-0572/DDL 1^er août 2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1^er avril 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Magali D a déposé le 12 novembre 2018 la demande d’enregistrement n° 4499038 portant sur la dénomination BABOLEX.

Cette dénomination est destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ».

Le 7 février 2019 la société ROLEX SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale ROLEX, enregistrée le 21 mai 2008 sous le n° 976721et désignant l’Union européenne.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montre-bracelet, parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes, réveils, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps non compris dans d’autres classes; cadrans, boîtes, boîtiers et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie ».

L’opposition a été notifiée, par courrier du 21 février 2019 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 19-0572.

Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti.

Le 13 juin 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et une requête aux fins de réunir la commission mise en place pour recueillir les observations orales.

Le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à cel es précitées de la société opposant.

La commission s’est tenue le 30 juillet 2019, en présence du mandataire de la société opposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. Dans ses dernières observations, la société opposante invoque les circonstances de la création du terme BABOLEX qui constitue « la contraction de BABAR [personnage d’un éléphant]… et de ROLEX…». En outre, elle insiste sur la notoriété de la marque ROLEX dans le domaine de l’horlogerie.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l’opposition et faisant suite au projet, la titulaire de la demande contestée soutient l’absence de risque de confusion entre les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montre-bracelet, parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes, réveils, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps non compris dans d’autres classes; cadrans, boîtes, boîtiers et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie ».

CONSIDERANT que les produits de la demande contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.

CONSIDERANT qu’est inopérant, l’argument de la déposante tenant au fait que la demande contestée sera exploitée pour « vendre des petites figurines de l’éléphant Babar qui serviront à réaliser des bijoux fantaisie » ; qu’en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur la dénomination BABOLEX ci-dessous reproduite :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination ROLEX, ci-dessous reproduite :

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques

en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence
-OLEX ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ;

Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, ces signes se distinguent par leur longueur (un élément verbal totalisant sept lettres pour le signe contesté, un élément verbal de cinq lettres pour la marque antérieure), par leur séquence d’attaque radicalement différente (BAB / RO) ainsi que par leur rythme et leurs sonorités d’attaque, lesquelles n’ont rien de commun ;

Que s’il est vrai que la séquences de lettres -OLEX de la marque antérieure se retrouve dans le signe contesté, cette circonstance ne saurait suffire à créer une confusion avec la marque antérieure ROLEX du fait de la présence de la séquence BAB- en position d’attaque, laquelle a un impact visuel et phonétique fort ;

Qu’en outre, la lettre R de la marque antérieure n’est pas reprise dans le signe contesté et la physionomie proche des lettres B et R, invoquée par la société opposante ne peut suffire à les rapprocher tant leur prononciation est distincte ;

Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, si la séquence –OLEX du signe contesté apparaît distinctive au regard des produits en cause, comme le souligne la société opposante, elle n’y présente pas de caractère dominant, dès lors qu’elle est précédée de la séquence BAB- avec laquelle elle est accolée, toutes deux étant présentées en caractères de même taille et de même typographie et formant un ensemble unitaire ;

Qu’ainsi fondue dans l’ensemble BABOLEX la séquence OLEX, qui n’a aucune signification particulière, fait partie intégrante de la dénomination ainsi formée et ne sera pas perceptible en tant que telle ;

Que l’opposante fait valoir que le signe contesté BABOLEX sera perçu comme « la contraction de BABAR [personnage d’un éléphant] ou d’un autre terme commençant par BAB, et de ROLEX pour désigner une nouvelle gamme de produits d’horlogerie » conformément à « la tendance de l’utilisation du mot-valise ou contraction de deux termes » qu’el e illustre en citant plusieurs exemple de marques ainsi créées ; que toutefois, rien ne peut conduire le consommateur à décomposer le terme BABOLEX, ni à percevoir la référence à BABAR dans la séquence BAB, la dénomination BABOLEX apparaissant nécessairement comme une dénomination fantaisiste, dépourvue de toute évocation particulière ;

Qu’il en résulte que le signe contesté sera appréhendé dans sa globalité sans que le consommateur le perçoive comme composé de certaines lettres communes avec la marque antérieure ;

Que la société opposante a fourni, dans l’acte d’opposition, des documents établissant la notoriété de la marque antérieure pour des produits d’horlogerie, ce qui lui confère un fort caractère distinctif au regard de ces produits ; que toutefois, la connaissance de la marque antérieure ROLEX pour des produits d’horlogerie ne saurait suffire à compenser les différences prépondérantes existant entre les deux signes, telles que précédemment relevées, et à créer un risque de confusion ou d’association entre ces derniers ;

Que de plus, s’il est vrai comme le rappel e la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion, ni d’association entre les signes, le public n’étant notamment pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu’est inopérante l’argumentation de la société opposante, étayée par plusieurs articles de presse, selon laquelle BABOLEX correspond à une sculpture créée par un artiste plasticien, représentant l‘éléphant Babar avec une montre ROLEX et que le signe contesté constituerait ainsi « une contraction de Babar et Rolex » ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les deux signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé l’adoption des marques et de leurs conditions d’exploitation et des activités réellement exercées par leurs titulaires ;

Que de même, est extérieur à la procédure le fait, invoqué par l’opposant, que « certaines montres ROLEX bénéficient de surnoms, souvent en lien avec des personnages, comme les Rolex Batman », « Pepsi », « Stendhal », « Hulk » » ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté BABOLEX ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure complexe ROLEX;

Qu’il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce en dépit de l’identité et de la similarité des produits et services en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté BABOLEX peut être adopté comme marque pour les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ROLEX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

dDiane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Jean Y CAILLIEZ Responsable de pôle