OPP 20-1727 22/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GAMESLABS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 8 mars 2020 la demande d’enregistrement n°4630711 portant sur le signe verbal MINESCAPE. Le 26 mai 2020, la société ELEMENTALZ B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal MINDSCAPE déposée le 4 janvier 2018, déposée sous le n°1416752 et désignant l’Union européenne sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les parties ont sollicité une suspension de quatre mois afin de trouver un accord. Aucun accord, n’ayant été trouvé, la procédure a repris au stade où elle se trouvait le jour de la suspension. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques ; logiciels informatiques ; services de de logiciels de jeux vidéo et informatiques ; jeux d’ordinateur. Jeux, jeux électroniques ou non ; jouets ; jeux électroniques à utiliser uniquement avec des écrans d’affichage. Services de vente au détail et services de vente en gros concernant des logiciels informatiques de jeux de hasard, logiciels informatiques pour jeux informatiques et vidéo, jeux informatiques et vidéo, appareils et machines de jeux vidéo et jeux informatiques à fonctionnement manuel ; services d’intermédiaires commerciaux concernant l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de logiciels informatiques de jeux de hasard, logiciels informatiques pour jeux informatiques et vidéo, jeux informatiques et vidéo, appareils et machines de jeux vidéo et jeux informatiques à fonctionnement manuel. Conception de jeux informatiques et vidéo ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations de promotion commerciale et de marketing ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de vente au détail et services de vente en gros concernant des logiciels informatiques de jeux de hasard, logiciels informatiques pour jeux informatiques et vidéo, jeux informatiques et vidéo, appareils et machines de jeux vidéo et jeux informatiques à fonctionnement manuel ; services d’intermédiaires commerciaux concernant l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de logiciels informatiques de jeux de hasard, logiciels informatiques pour jeux informatiques et vidéo, jeux informatiques et vidéo, appareils et machines de jeux vidéo et jeux informatiques à fonctionnement manuel. » qui s’entendent d’activités d’intermédiation commerciale et de vente de produits informatiques. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il convient de constater que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MINESCAPE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MINDSCAPE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que, visuellement et phonétiquement, les dénominations MINESCAPE du signe contesté et MINDSCAPE de la marque antérieure sont très proches (longueur identique, huit lettres identiques sur neuf placées dans le même ordre, formant les séquences MIN-SCAPE, même succession de sonorités [min] [scap]). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MINESCAPE est donc similaire à la marque verbale antérieure MINDSCAPE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MINESCAPE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI