OPP 20-1958 05/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E B a déposé, le 5 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4620916 portant sur la dénomination OISO. Le 24 juin 2020, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbale OYSHO déposé le 29 novembre 2000, enregistrée et renouvelée sous le n° 1977289, sur le fondement d’un risque de confusion et d’une atteinte à la renommée ;

- l’enregistrement international n° 917055, du 31 août 2006, portant sur le signe verbal OYSHO, et désignant l’Union européenne, sur le fondement d’un risque de confusion ;

- l’enregistrement international n° 1070527, du 2 décembre 2010, portant sur le signe verbal OYSHO, et désignant l’Union européenne, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant douze mois. La déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour certains des produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures. La déposante a présenté des observations en réponse communiquées à la société opposante et a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Sur l’usage des marques antérieures Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 5 février 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures invoquées on fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 février 2015 au 5 février 2020 inclus. Il est à noter que la déposante a demandé des preuves d’usages concernant les produits et services des «classes :●14●16●20●21●28●41●42» des marques antérieures invoquées. Ainsi, la société opposante est tenue de présenter des preuves d’usages au regard des seuls produits et services de ces classes qui sont invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir :

-pour la marque n° 1977289 : «Joaillerie, bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Médailles ; Boîtes de montre; Chaînes de montres; Glaces de montre; Ustensiles et vaisselle pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni dorés ni argentés); Peignes et éponges; Brosses; Matériel de nettoyage; Verre brut ou mi-

ouvré (à l’exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Nécessaires de toilette ; Ustensiles de toilette» ;

-pour la marque n° 917055 : «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits d’imprimerie; publications imprimées; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; objets d’art gravés; Boîtes en carton ou en papier; patrons pour la confection de vêtements et pour la couture; linge de table en papier; sachets (enveloppes, pochettes) d’emballage (en papier ou en matières plastiques); albums; articles et instruments d’écriture; calendriers; affiches; journaux; livres; papier d’emballage; articles pour le dessin; dessins; fournitures scolaires; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; cartes; Jeux, jouets; articles; décorations pour arbres de Noël; masques de carnaval et de théâtre; hochets; kaléidoscopes; jeux de construction; jeux de cartes (cartes à jouer); balles de jeu; modèles réduits [maquettes] de véhicules ; mobiles [jouets); arbres de Noël en matières synthétiques» ;
-pour la marque n° 1070527 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres; coffres non métalliques; armoires; oeuvres d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; caisses en bois ou en matières plastiques; caisses pour jouets; coussins; matelas; commodes; étagères; présentoirs; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; sièges, fauteuils; tableaux d’affichage ». En ce qui concerne la classe 14, ont été fournies :

- la pièce 1 comportant des factures de 2017 émise en Espagne à destination d’un client français mentionnant notamment des «bijoux de fantaisie» et des «porte-clefs» comportant le signe OYSHO ;

- la pièce 2 comportant un article tiré du site internet « Le journal des femmes » présentant des boucles d’oreille de la marque OYSHO pour la collection printemps été 2017. Au vu de ce pièces, il apparaît que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits de « bijouterie ; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]» de la marque n° 1977289 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté. En revanche, aucune preuve suffisante n’a été apportée pour les autres produits et services invoqués sous les marques n° 1977289, n° 917055 et n° 1070527. En effet, les pièces fournies pour la classe 16 consistent seulement en une copie d’écran relative à un calendrier 2017, en des copies d’écran non datées relatives à d’autres produits et en une seule facture d’un faible montant, mentionnant notamment des « accessoires 100%papier » pour 249 euros. De même, pour la classe 21, ne sont pas suffisantes les copies d’écran non datées relatives à des brosses et à des bouteilles, ainsi qu’une seule facture datée d’août 2020 (soit après la période pertinente) et indiquant pour ces produits le faible montant de 133 euros. Enfin, pour la classe 28, les pièces fournies consistent seulement en des copies d’écran qui, soit ne sont pas datées, soit le sont d’octobre 2020, date postérieure à la période pertinente. Ainsi, quand des montants sont indiqués dans les factures, ils sont relativement peu significatifs, et de très nombreuses pièces ne comportent pas de date (ex : Pièce 1-3, Pièces 2., 2.4, Pièces 3-1, 3-3, Pièces 4-12, 4-13, Pièces 5-1 et suivantes).

Par conséquent, la société opposante n’a prouvé l’usage sérieux que pour les « bijouterie ; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet» de la marque antérieure n° 1977289. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Pour la marque n°1977289 Sur la comparaison des produits et services Suite à un retrait partiel portant sur la demande d’enregistrement, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; Albums de mariage ; bloc-notes ; blocs de prise de notes à feuilles lignées ; blocs-notes ; blocs-notes illustrés ; calendriers ; calendriers de bureau ; calendriers de l’avent ; calendriers de poche ; calendriers imprimés ; calendriers muraux ; calendriers sous forme de sous-main ; carnets ; carnets à croquis ; carnets à dessin ; carnets de notes ; carnets de poche ; carnets vierges ; carnets vierges pour journal intime ; cartes d’anniversaire ; couvertures de carnets ; livres d’anniversaire ; livres de mariage ; recharges pour calendriers ; supports de bureau pour calendriers ; supports destinés à recevoir des blocs-notes ; supports pour blocs-notes ; supports pour calendriers ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Eléments de meubles présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ; étagères vendues en kits ; meubles présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ; présentoirs présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ; rayonnages vendus en kits ; tableaux d’affichage présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Mugs [grandes tasses] en porcelaine ; mugs [grandes tasses] en porcelaine fine ; porte-tasses ; services comprenant tasses et soucoupes ; sous- tasses à thé ; supports isothermes pour tasses ; tasses ; tasses à bec pour enfants ; tasses à thé ; tasses à thé [yunomi] ; tasses biodégradables ; tasses d’apprentissage pour bébés et enfants ; tasses en faïence ; tasses en poterie ; tasses en verre ; tasses [mugs] à café ; tasses [mugs] en céramique ; tasses [mugs] en faïence ; tasses [mugs] en porcelaine tendre anglaise ; ustensiles de ménage ;

ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Déguisements d’enfant pour jouer ; jouets à monter soi-même vendus sous forme de kit ; jouets à vendre en kit ; jouets présentés dans un calendrier de l’avent ; jouets vendus en kit ; kits d’outils de charpentier [jouets] ; kits de construction de modèles réduits de figurines ; kits de construction de maquettes ; kits de jardinage [jouets] ; kits de modèles réduits [jouets] ; kits de modèles réduits [travaux manuels] ; kits de pièces vendus complets pour la fabrication de modèles réduits [jouets] ; kits de pièces vendus complets pour la construction de modèles réduits ; kits pour empreintes digitales [jouets] ; kits vendus complets pour l’assemblage de modèles réduits ; masques de déguisement ; jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; ateliers à but culturel ; ateliers à des fins récréatives ; divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; création de bijoux ; création de logiciels ; création de programmes informatiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits et services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la présente comparaison sont les suivants : «Logiciels enregistrés; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; ; bijouterie; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Vêtements pour dames, hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; Ceintures (articles d’habillement); Foulards;Gants [habillement]; Sous- vêtements;; Chaussettes; Articles de gymnastique et de sport». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les articles de «bijouterie ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la demande contestée sont identiques à l’évidence aux articles de « bijouterie; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]» de la marque antérieure. Les articles de «Joaillerie ; horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; médailles» de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature et fonction que les articles de «bijouterie» de la marque antérieure et sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes boutiques et rayons de magasins. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les «Déguisements d’enfant pour jouer» de la demande d’enregistrement, qui s’entendent notamment de vêtements festifs à destination des enfants présentent les mêmes nature et destination que les

«Vêtements pour enfants» de la marque antérieure qui s’entendent d’articles d’habillement à destination des enfants . Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les «coffrets à bijoux» de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les articles de «bijouterie» de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet de servir de contenant aux seconds. Ces produits sont donc complémentaires, et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les «cintres pour vêtements » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les articles de «Vêtements pour dames, hommes ou enfants» de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet de permettre le rangement et la présentation des seconds. Ces produits sont donc complémentaires, et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de «création de bijoux » de la demande contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les articles de « bijouterie» de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet la création des seconds. Ces services et produits sont donc complémentaires, et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de «création de programmes informatiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs» de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les «Logiciels enregistrés; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs» de la marque antérieure dès lors que les premiers ont pour objet les logiciels et programmes informatiques dont font notamment parties les seconds. Ces services et produits sont donc complémentaires, et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En revanche, en ce qui concerne les «Albums de mariage ; bloc-notes ; blocs de prise de notes à feuilles lignées ; blocs-notes ; blocs-notes illustrés ; calendriers ; calendriers de bureau ; calendriers de l’avent ; calendriers de poche ; calendriers imprimés ; calendriers muraux ; calendriers sous forme de sous-main ; carnets ; carnets à croquis ; carnets à dessin ; carnets de notes ; carnets de poche ; carnets vierges ; carnets vierges pour journal intime ; cartes d’anniversaire ; couvertures de carnets ; livres d’anniversaire ; livres de mariage ; recharges pour calendriers ; supports de bureau pour calendriers ; supports destinés à recevoir des blocs-notes ; supports pour blocs-notes ; supports pour calendriers ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Eléments de meubles présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ; étagères vendues en kits ; meubles présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ; présentoirs présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-

monter [kit] ; rayonnages vendus en kits ; tableaux d’affichage présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit] ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiquesMugs [grandes tasses] en porcelaine ; mugs [grandes tasses] en porcelaine fine ; porte-tasses ; services comprenant tasses et soucoupes ; sous-tasses à thé ; supports isothermes pour tasses ; tasses ; tasses à bec pour enfants ; tasses à thé ; tasses à thé [yunomi] ; tasses biodégradables ; tasses d’apprentissage pour bébés et enfants ; tasses en faïence ; tasses en poterie ; tasses en verre ; tasses [mugs] à café ; tasses [mugs] en céramique ; tasses [mugs] en faïence ; tasses [mugs] en porcelaine tendre anglaise ; ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; jouets à monter soi-même vendus sous forme de kit ; jouets à vendre en kit ; jouets présentés dans un calendrier de l’avent ; jouets vendus en kit ; kits d’outils de charpentier [jouets] ; kits de construction de modèles réduits de figurines ; kits de construction de maquettes ; kits de jardinage [jouets] ; kits de modèles réduits [jouets] ; kits de modèles réduits [travaux manuels] ; kits de pièces vendus complets pour la fabrication de modèles réduits [jouets] ; kits de pièces vendus complets pour la construction de modèles réduits ; kits pour empreintes digitales [jouets] ; kits vendus complets pour l’assemblage de modèles réduits ; masques de déguisement ; jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; ateliers à but culturel ; ateliers à des fins récréatives ; divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; création de logiciels » de la demande d’enregistrement, la société opposante n’a fourni aucune argumentation au regard des produits et services pour lesquels un usage a été prouvé. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques ou similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels son activité s’inscrit « dans la sphère de l’Économie Sociale et Solidaire avec la création à venir d’une société coopérative », qu’elle a participé à différents projets, que son signe est issu d’une démarche personnelle attachée à la notion «de retraites personnelles et créatives». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et de l’activité réellement exercée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : OYSHO

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal comme la marque antérieure. Visuellement, les signes OISO et OYSHO sont de longueur proche (quatre lettres / cinq lettres) et partagent trois lettres placés dans le même ordre (O, S et O) ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, il peut exister une certaine similarité phonétique entre le signe contesté qui se prononce [oizo] et la marque antérieure, qui peut être prononcée [oicho] (même si la prononciation [oyecho] est plus probable). Les différences qui résident dans l’absence de la lettre H et la substitution de la lettre I à la lettre Y au sein du signe contesté ne sont pas susceptibles d’écarter la perception visuelle proche des deux signes. De plus, est sans incidence l’argument de la déposante selon lequel la typographie du signe contesté est «extrêmement minimaliste avec une police sans empattement, mettant en valeur la rondeur des lettres “o”», d’autant plus que la marque antérieure présente une typographie similaire. Intellectuellement, la déposante indique que le signe contesté « est une référence intellectuelle directe à l’oiseau». Toutefois, s’il est vrai que cette évocation est très forte au seul plan phonétique, elle ne saurait écarter la similarité visuelle des deux signes tenant à leur séquence de lettres communes O / S / O. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels le signe contesté « est accompagné du mot « Paris »,son lieu de création» et relatifs à l’existence de son «site internet www.oiso.paris». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. De même, sont inopérantes les raisons ayant conduit la déposante à adopter le signe OISO, seul le signe tel que déposé devant être pris en considération et, en tout état de cause, ces raisons n’étant pas censées être connues des consommateurs. La dénomination contestée OISO est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne OYSHO, particulièrement au plan visuel. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;

Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, s’agissant des « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; cintres pour vêtements ; Déguisements d’enfant pour jouer ; création de bijoux ; création de programmes informatiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, compte tenu de l’identité et de la similarité de ces produits et services avec ceux invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques sur l’origine de ces produits et services En revanche, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des autres produits et services en cause, pour lesquels aucune similarité n’a pu être établie. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée pour les « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; cintres pour vêtements ; Déguisements d’enfant pour jouer ; création de bijoux ; création de programmes informatiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs», sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque l’Union européenne n° 1977289. 2) Pour les marques n° 917055 n° 1070527 Il ressort de l’appréciation des pièces relatives à l’usage de ces marques, que la société opposante n’a pas apporté la preuve de l’exploitation de ces marques pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre la demande d’enregistrement contestée et les marques n° 917055 n° 1070527. c) Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 1977289 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un

risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’opposant invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 1977289 portant sur la dénomination OYSHO ci-dessous reproduite : OYSHO La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vêtements pour dames, hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; Peignoirs de bain; Costumes de bain [maillots de bain]; Casquettes et sandales de bain; Sous-vêtements; Pyjamas ; Maillots de sport». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « créée en 2001[…] la marque OYSHO est actuellement présente dans 44 pays avec près de 600 points de vente autour du monde » et est « spécialisée dans la lingerie et le prêt à porter en présentant des lignes de produits diversifiés (lingerie, accessoires, chaussures, gymwear, maillots de bain…) ». Il précise notamment que la marque OYSHO est « l’une des plus importantes dans le domaine de la lingerie et de la mode depuis plusieurs années », en témoignent les « multiples articles dans la presse nationale comme spécialisée », ainsi que « la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux et [les] décisions de différents Offices ». A cet égard, la société opposante fournit, d’une part, un dossier de notoriété comportant 9 annexes, parmi lesquelles figurent notamment :

- Annexe 2 : Des captures d’écran du site Internet oysho.com (pièces 2.1 à 2.10) prouvant que le site internet de la marque OYSHO est exploité depuis au moins 2011 pour de la lingerie, des pyjamas et des vêtements d’intérieure et est actif dans de nombreux pays européens et notamment en France avec des pages dédiées, ainsi qu’un document (pièce 2.11) indiquant le nombre de visiteurs sur le site français de juin 2019 à mai 2020 et en mentionnant « près de 500 000 en mai 2020 ».

- Annexe 3 : un document de la société INDITEX indiquant qu’il existe 447 magasins en Europe (pièce 3.2) ainsi qu’un article extrait du site Internet fr.statista.com, daté du 22 janvier 2019 et intitulé Nombre de boutiques Oysho par pays dans le monde 2016-2018 (pièce 3.3) précisant qu’il existe presque 200 magasins en Espagne, une quarantaine en Italie, une trentaine au Portugal, un vingtaine en Grèce et une dizaine en France.

- Annexes 4 et 5 : une dizaine d’extraits de journaux grand public en ligne, tels que Ladepeche.fr, madame.lefigaro.fr ou elle.fr, datés des années 2016, 2017 et 2019, et présentant des articles de lingerie, vêtements de nuit et vêtements d’intérieur de la marque OYSHO (pièces 4.1 à 4.6) et des vêtements de sport OYSHO (pièce 5.2 à 5.4). La marque OYSHO y est notamment désignée comme le « spécialiste des sous-vêtements, du homewear, du sport et des chaussures » (pièce 4.1 : article publié le 13 octobre 2016 sur Ladepeche.fr intitulé La marque Oysho se met au parfum). Par ailleurs, un article publié le 26 juillet 2019 sur le site belge journal.lesoir.be intitulé Oysho : la campagne pub lingerie qui décomplexe indique que « sur les réseaux sociaux, les photos dépassent déjà les 43.000 likes et les commentaires semblent unanimes : on adore l’initiative ! » (pièce 4.3).

- Annexe 6 : Divers articles émanant de la presse espagnole et assortis d’une traduction. Dans un article du 20 septembre 2015 intitulé Stradivarius et Oysho, les chaînes qui réalisent le plus de rentabilité du groupe Inditex ».

- Annexe 8 : un article publié en 2019 sur le site fr.statista.com intitulé Chiffre d’affaires net de la marque Oysho 2013-2017 indiquant que « les ventes de cette marque d’habillement ont augmenté d’un montant d’environ 200 millions d’euros durant la période en question ». - Annexe 9 : notamment, un extrait du site brandirectory.com, rubrique « Brandfinance » sur le classement des 100 marques les plus importantes d’Espagne en 2020 et 2019 : OYSHO y figure à la 53ème place en 2019 et 48ème place en 2020. La société opposante fournit d’autre part un dossier de presse de 221 pages contenant de très nombreux articles parus en 2019 et 2020 dans des journaux grand public et variés tels que Madame Figaro, Avantage, Cosmopolitan, Version femina, Grazia, Marie-France, Public, Stylist, Glamour, Voici, Closer, Elle etc. et présentant des vêtements, sous-vêtement, articles de lingerie et vêtements de sport pour femme, sous la marque OYSHO. Il ressort clairement de ce dossier de presse ainsi que de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour de la lingerie, des vêtements et des vêtements de sport ainsi que des maillots de bain pour femmes. La forte présence des magasins OYSHO en Europe (pièce 3.3) et sur les réseaux sociaux (pièces 7.1 et 7.2) ainsi que la très forte augmentation du chiffre d’affaire de la marque OYSHO entre 2013 et 2020 (annexe 8) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. Ainsi la marque antérieure de l’Union européenne OYSHO, laquelle figure par ailleurs parmi les 100 marques les plus importantes en Espagne (pièce 9.2), est renommée dans l’Union européenne, et plus particulièrement en France, pour les « Vêtements pour dames ; Costumes de bain [maillots de bain]; Sous-vêtements ; Maillots de sport», invoqués à l’appui de l’opposition.

Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des produits sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiellement de la lingerie, des vêtements et vêtements de sport et maillots de bain pour femmes alors que les références aux «Vêtements pour hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; Peignoirs de bain; Casquettes et sandales de bain; Pyjama» sont insuffisantes ou inexistantes. Ainsi, la renommée de la marque antérieure OYSHO n’a pas été établie au regard des produits précités. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée au regard de la renommée dans l’Union européenne de la marque antérieure OYSHO pour les « Vêtements pour dames ; Costumes de bain [maillots de bain]; Sous-vêtements; Maillots de sport». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OISO. La marque antérieure porte sur la dénomination OYSHO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne OYSHO n°001977289 est dirigée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « ateliers à but culturel ; ateliers à des fins récréatives ; divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ». Comme établi précédemment, la marque antérieure OYSHO possède un caractère distinctif intrinsèque accru par sa renommée dans l’Union européenne et notamment en France pour de la lingerie et des articles d’habillement féminin, et les signes en cause sont similaires. De plus, les services de la demande d’enregistrement contestée tout comme les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée s’adressent pareillement au grand public. En outre, s’agissant des « ateliers à but culturel ; ateliers à des fins récréatives ; divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs » la société opposante fait valoir que’ « il est de plus en plus courant que des entreprises spécialisées dans le domaine des vêtements organisent des évènements

sportifs et culturels». Elle fournit à cet égard plusieurs exemples de marques relevant du domaine de l’habillement proposant également des évènements sportifs et culturels. Ainsi, même s’il s’agit de services et produits différents, le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité pour proposer des services de culturels et de loisirs, et ce même si la marque antérieure OYSHO n’est pas renommée dans ces secteurs. En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée OISO, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée OYSHO, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation aux produits et services précités. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « l’enregistrement….de la demande contestée tirerait indûment profit de la renommée» de la marque antérieure . La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, il est établi que l’usage de la demande d’enregistrement contestée OISO est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure OYSHO. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée pour les «ateliers à but culturel ; ateliers à des fins récréatives ; divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs », sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque l’Union européenne n°001977289. CONCLUSION La demande d’enregistrement contestée portant sur le signe verbal OISO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; ; cintres pour vêtements ;; Déguisements d’enfant pour jouer ; ateliers à but culturel ; ateliers à des fins récréatives ; divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; création

de bijoux ; création de programmes informatiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs», sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante portant sur la marque de l’Union européenne OYSHO n°1977289. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; ; cintres pour vêtements ;; Déguisements d’enfant pour jouer ; ateliers à but culturel ; ateliers à des fins récréatives ; divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; création de bijoux ; création de programmes informatiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.