OPP 20-2144 08/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M C a déposé le 16 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 568 portant sur le signe verbal MEGANE MEDIUM VOYANCE. Le 8 juil et 2020, Madame R V a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MEGANE déposée le 8 août 1995 et régulièrement renouvelée sous le n° 95584329, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse, accompagnées d’une requête invitant l’opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. El es ont été adressées à l’opposante par une notification l’invitant à présenter des observations en réponse et les pièces requises dans un délai d’un mois. L’opposante a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Preuve d’usage Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 avril 2020. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque française sur laquel e l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16 avril 2015 au 16 avril 2020 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Service de consultation en matière d’astrologie, voyance, médium, et tarot par voies télématique et téléphonique ». Dans ses observations en réponse, l’opposante a produit les documents suivants :  Pièce 1 : des captures d’écran de la page Facebook ALLOMEGANE datées de 2013 et 2018, une facture datée de 2016 portant sur le paiement de publicités sur Facebook, et sur laquel e apparait le nom de la société ABC CABINET MEGANE, ainsi que des captures de vidéo dont la première, non datée s’intitule « [COVID-19 / MEGANE ASTROLOGUE FIABLE] » ;  Pièce 2 : capture d’écran de la page ALLOMEGANE VOYANCE dans les Pages Jaunes ainsi qu’une facture des Pages Jaunes datée de 2017 adressée à ABC MEGANE et portant sur des frais d’espace ;  Pièce 3 : des photos, non datées, de publicités pour MEGANE MEDIUM faites sur des panneaux d’affichage en bord de route, ainsi qu’une facture de la SARL GRAPHIC AFFICHAGE, datée de 2011 adressée à ABC CABINET MEGANE EURL et portant sur une campagne d’affichage sur Niort et Chalandise ;  Pièce 4.1 : un fichier audio d’une publicité pour ALLOMEGANE.COM, services de voyance ;  Pièce 4.2 : une facture de URGENCE MEDIA adressée à ABC CABINET MEGANE, datée de 2016 et portant sur le paiement de publicités à la radio ;  Pièce 5 : cel e-ci se compose de plusieurs documents détail és comme suit :  Une capture d’écran du site internet LA NOUVELLE REPUBLIQUE.FR dont les mentions écrites sont il isibles et pour laquel e l’opposante indique l’année 2014 ;  Une capture d’écran du site YouTube montrant une capture vidéo d’une femme à côté d’un encadré portant le terme ASTROLOGIE (les mentions écrites sont également il isibles) ;  Une facture de LE P’TIT ZAPPEUR adressée à ALLO MEGANE, datée de 2017 et portant sur la parution d’une publicité pour les services de MEGANE, astrologue, dans le magazine LE P’TIT ZAPPEUR ;  Un mail du site PARUVENDU.FR datée de 2016 et portant sur la remontée d’une annonce publicitaire pour ALLOMEGANE ;  Divers bons à tirer datés de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, émanant de différents médias notamment Média Plus Communication, Sortir 17, LE P’TIT ZAPPEUR, adressés à ABC MEGANE et portant sur de la publicité pour MEGANE, service d’astrologie.  Pièce 6 : une capture d’écran d’une page internet datée de 2008 faisant apparaître le nom d’ABC MEGANE ;  Pièce 7 : une facture datée de 2017 de CREDIT MUTUEL adressée à ABC CABINET MEGANE dont l’objet ne peut être déterminé.

A titre liminaire, il convient d’écarter les pièces 3 et 6 dès lors qu’el es sont non datées et/ou font référence à une période antérieure à la période pertinente et ne sauraient permettre de justifier d’un usage sérieux de la marque antérieure entre le 16 avril 2015 et le 16 avril 2020. Il convient également d’écarter la pièce 7 dès lors qu’el e n’est accompagnée d’aucun élément permettant d’en déterminer son objet. Usage par le titulaire ou avec son consentement Les preuves d’usage doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. En l’espèce, si l’ensemble des pièces fournies mentionne systématiquement la société ABC CABINET MEGANE et non Madame V , il s’avère que cette dernière est la présidente de la société ABC CABINET MEGANE comme le soutient l’opposante. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel l’opposante aurait dû apporter la preuve d’une autorisation d’exploitation donnée par Madame V à la société ABC MEGANE dès lors que cette autorisation peut être implicite ou tacite et ne doit pas nécessairement découler d’un contrat. Cette autorisation peut notamment résulter des circonstances de l’espèce. Ainsi, l’usage de la marque par une société économiquement liée au titulaire de la marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire (TUE, 30 janvier 2015 Now Wireless Ltd/OHMI – Starbucks (HK) Ltd T-278/13, point 38). En l’espèce, Madame V étant la présidente de la société ABC CABINET MEGANE, l’usage de la marque antérieure est donc présumé avoir été fait avec son consentement. En conséquence, la marque antérieure apparaît avoir été utilisée avec le consentement de son titulaire. Nature et importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels el e est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage En l’espèce, la marque antérieure tel e qu’enregistrée, est composée de l’élément verbal MEGANE et d’un élément figuratif représentant une pyramide à plusieurs facettes. L’élément verbal MEGANE apparaît parfaitement distinctif à l’égard des services en cause. L’élément figuratif n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination MEGANE par laquel e la marque sera désignée. Les pièces transmises par l’opposante font état d’un usage à titre de marque de la dénomination MEGANE aussi bien sous les formes verbales suivantes : ALLOMEGANE, MEGANE VOYANCE, ALLOMEGANE VOYANCE, MEGANE ASTROLOGUE VOYANCE, MEGANE MEDIUM, CABINET ALLOMEGANE, que sous la forme complexe suivante : . Il est constant qu’est valable « l’usage de la marque, par le titulaire et avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » (article L 714-5 3° du CPI). Dans les pièces fournies par l’opposante, l’élément verbal MEGANE est accompagné d’éléments verbaux notamment VOYANCE, ASTROLOGUE, MEDIUM, CABINET, lesquels sont descriptifs des services en cause ou renvoient à leur lieu de prestation. Dès lors, contrairement à ce que soutient la déposante, ils n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. La séquence ALLO, que l’on retrouve à certaines reprises accolée à l’élément MEGANE (pièces n° 2 et 5) ou non accolée (pièce n° 5) apparaît également faiblement distinctive à l’égard des services en cause dès lors qu’el e renvoie à la manière dont ils sont susceptibles d’être assurés (par téléphone). Par ail eurs, la présence des termes « La lumière sur votre vie » à droite de l’élément verbal MEGANE (pièce n° 5 page 3) n’altère pas non plus le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré dès lors que ces termes sont inscrits en caractères de petite tail e et apparaissent comme un slogan, inaptes à retenir l’attention du consommateur. Enfin, les éléments figuratifs qui accompagnent les éléments verbaux ALLO MEGANE dans la pièce n° 1 (page 1) représentant une pyramide de couleur jaune et des arcs de cercle violets en arrière-plan, apparaissent comme une déclinaison, plus sophistiquée, de l’élément figuratif du signe tel qu’enregistré. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique la déposante, les pièces fournies démontrent bien que la marque antérieure est utilisée sous des formes modifiées qui n’en altèrent pas son caractère distinctif. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, les pièces n° 1, 2, 4.1, 4.2 et 5 prouvent uniquement que la société ABC CABINET MEGANE fait de la publicité pour les services pour lesquels el e a été enregistrée à savoir : « Service de consultation en matière d’astrologie, voyance, médium, et tarot par voies télématique et téléphonique ». Il s’agit de publicités sur Facebook (pièce n°1), dans les Pages Jaunes (pièce n°2), à la

radio

(pièces

n° 4.1 et 4.2) et dans divers magazines gratuits tels que LE P’TIT ZAPPEUR, PARUVENDU, SORTIR (pièce n° 5). En revanche, l’opposante ne fournit aucun document propre à établir la réalisation concrète des services susmentionnés. A ce titre, si la jurisprudence a pu considérer que des publicités pour des produits ou des services sont susceptibles de prouver la commercialisation de ces mêmes produits ou services, encore faut-il, d’une part, démontrer l’ampleur de la circulation de ces publicités ou à tout le moins, la notoriété des médias dans lesquels apparaissent ces publicités, et d’autre part, apporter des preuves supplémentaires de commercialisation effective, autrement dit corroborer l’usage de la marque antérieure par d’autres moyens (TUE, 28 mai 2020, aff. T-615/18, Diesel SpA c/EUIPO). En l’espèce, il n’est pas contesté que les publicités ont été faites dans des médias connus (Pages Jaunes, ParuVendu, Facebook etc). En revanche, l’opposante n’apporte pas d’autres éléments de preuve que ces publicités. En particulier, les documents produits n’établissent aucune mise en contact concrète, aucune commercialisation effective de la marque antérieure auprès du public français et donc aucun usage sérieux de cette marque. L’opposante ne fournit aucune argumentation tendant à démontrer l’importance de l’usage de la marque antérieure, laquel e ne ressort aucunement, de manière évidente, des pièces fournies. Compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services sur lesquels est fondée la présente opposition. CONCLUSION En conséquence, à défaut de pièces établissant l’usage sérieux de la marque antérieure n° 95584329, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.