OPP 21- 4511 25/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN (société par actions simplifiée) a déposé le 16 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4785696 portant sur le signe verbal PRADEL MASTER. Le 5 octobre 2021, la société PRADEL FRANCE HOMESTYLE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MAISON PRADEL déposée le 19 février 2021 et enregistrée sous le n° 4734813, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; ustensiles et récipients de cuisson non électriques non en métaux précieux ; verrerie; verre à boire ; services [vaisselle] ; moules de cuisine; batteries de cuisine; planches à découper pour la cuisine ; planches à pain ; tire-bouchons ; services à thé; services à café; moulins à poivre à fonctionnement manuel; moulin à sel à fonctionnement manuel ; ustensiles de cuisine ; râpes de cuisine; maniques ; plateaux à usage domestique, cafetières non électriques ; théières ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Batteries de cuisine ; Cafetières non électriques ; Maniques ; Moules [ustensiles de cuisine] ; Moulins à poivre à commande manuelle ; Moulins à sel ; Objets d’art en verre ; Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; Planches à découper pour la cuisine ; Planches à pain ; Plateaux à usage domestique ; Râpes de cuisine ; Récipients de cuisine ; Récipients pour le ménage ou la cuisine ; Services à café ; Services à thé ; Services [vaisselle] ; Théières ;

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Ustensiles de cuisine ; Ustensiles de cuisson non électriques ; Ustensiles de ménage ; Verres à boire ; Verres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRADEL MASTER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON PRADEL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la dénomination PRADEL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme MASTER en position finale du signe contesté et du terme MAISON en attaque de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la dénomination PRADEL apparaît distinctive au regard des produits en présence, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise.

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A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels le terme PRADEL serait « véritablement devenu générique pour désigner un couteau de cuisine du fait de son usage intensif par un très grand nombre d’acteurs différents ». En effet, outre le fait que la demande d’enregistrement ne désigne pas les articles de coutellerie, la seule fourniture par la société déposante de deux articles de presse publiés dans le magazine Excalibur, datés de 2009, relatifs à l’histoire du nom PRADEL dans le « bassin coutelier thiernois » et de captures d’écran non datées présentant sept exemples de couteaux vendus sous une dénomination comportant l’élément PRADEL, ne saurait être suffisante pour considérer que ce terme présente un caractère banal ou usuel au regard des produits en cause. De plus, l’argument selon lequel les articles de coutellerie, relevant de la classe 8, et les ustensiles de cuisine visés par la marque antérieure étant similaires, « par effet de ricochet […], lorsque le public pertinent se trouvera face à des ustensiles de cuisine marqués du terme PRADEL il considérera ce terme comme descriptif et évocateur du terme usuel des couteaux éponymes » est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la distinctivité d’un terme dans le cadre de la procédure d’opposition doit être appréciée in concreto uniquement au regard des produits tels que désignés dans les libellés en présence. De même, l’argument de la déposante selon lequel « entre 1900 et 1940, plus de 100 dépôts de marques comportant le nom PRADEL associé ou non à un dessin seront enregistrés », sans aucune information quant à leurs titulaires, date et portée, ne sont pas de nature à démontrer le caractère usuel du terme PRADEL au regard des produits en cause. A cet égard, la société déposante ne saurait déduire de l’existence de marques – qui semblent du reste très anciennes car datant du début du siècle dernier – leur coexistence paisible, seul le titulaire d’une marque étant juge de l’opportunité des poursuites à engager. En tout état de cause, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure MAISON PRADEL qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette question ne relevant pas de la compétence de la présente procédure. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination PRADEL revêt un caractère dominant dès lors que le terme MASTER, terme anglais signifiant « maître » apparaît accessoire en ce qu’il sera perçu comme un terme laudatif se rapportant directement au terme PRADEL. De même, la dénomination PRADEL présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce que le terme MAISON qui l’accompagne, d’usage banal pour désigner en attaque un établissement commercial, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur la dénomination PRADEL dans chacun des deux signes en présence. Ne sauraient être retenues les décisions d’opposition citées par la déposante, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.

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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PRADEL MASTER est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON PRADEL.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PRADEL MASTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.