OPP 21-5051 02/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T M a déposé, le 2 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°4796583 portant sur le signe verbal SIZE SMASH BURGER.

Le 23 novembre 2021, la société SMASHBURGER IP HOLDER LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SMASHBURGER, déposée le 2 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 014875256.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de traiteurs et Services de plats à emporter; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Restaurants libre-service ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SIZE SMASH BURGER. La marque antérieure porte sur la marque verbal SMASHBURGER. La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun les éléments SMASH/BURGER. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence de ces termes ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur. En effet, les termes SMASH/BURGER n’apparaissent pas distinctifs en ce qu’ils constituent la désignation d’un hamburger provenant des Etats-Unis qui a la particularité d’avoir un steak aplati pour obtenir des saveurs en bouche différentes, et sont, dès lors, susceptibles de désigner l’objet des services en cause. Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce visuellement les signes en cause se distinguent par leur séquence d’attaque (SIZE pour le signe contesté / SMASH pour la marque antérieure), par leur longueur (trois éléments verbaux pour le signe contesté / deux pour la marque antérieure) ainsi que par l’espace entre les termes SMASH et BURGER dans le signe contesté, lesquels sont accolés dans la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en quatre temps alors que la marque antérieure se prononce en trois temps), que par leurs sonorités d’attaque dues à la présence du terme SIZE dans le signe contesté.

E nfin, intellectuellement, le signe contesté est susceptible d’évoquer la notion de taille du fait de la présence du terme SIZE, signifiant « taille » en anglais, évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, si, comme l’invoque la société opposante, le terme SIZE « …pourrait être perçu comme un superlatif, un élément laudatif », cette circonstance ne rendrait pas pour autant distinctifs ou dominants les termes SMASH BURGER. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments communs SMASH BURGER et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les services en présence sont identiques ou similaires, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe SIZE SMASH BURGER peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque SMASHBURGER. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.