OPP 21-4693 30/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K M a déposé le 29 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 789 083 portant sur le signe alphanumérique O2SOUFFLE. Le 19 octobre 2021, la société O2 WORLDWIDE LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe alphanumérique O2, déposée le 24 février 2016 et enregistrée sous le n° 015145188, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une notification d’irrégularités matérielles réputée acceptée par la titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « vêtements. Informations commerciales des personnes physiques et morales par le biais de site web et des réseaux sociaux. Organisation et suivi de séminaires, de colloques, de conférences, d’ateliers. Organisation et conduite d’évènements sportifs. Coaching en bien-être et développement personnel (formation). Coaching en respiration (formation). Mise à disposition et publication en ligne de vidéo, d’audio et de musique non téléchargeables. Location d’infrastructures d’hébergement et de bassins aquatiques. Location d’équipements de plongée sous-marine. Formation ; Services de relaxation et développement personnel par la sophrologie. Services de relaxation et développement personnel par la sophrologie dans l’eau. Services de relaxation par massages dans l’eau, par massages hors de l’eau, par flottaison. Services d’hypnose (hypnothérapie). Services d’aromathérapie. Et tout autres services de médecines alternatives. Conseils en développement personnel et bien-être (santé). Conseils en diététique et nutrition. Aide à la naissance (aide à l’accouchement) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Fichiers de musique téléchargeables. Vêtements. Services d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d’informations pour les consommateurs]; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications. Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant la vente de bandes audio, de cassettes audio, de disques audio, de bandes audio et vidéo, de cassettes audio et vidéo, de disques audio et vidéo, de bandes vidéos, de cassettes vidéo, de disques vidéo, de CD, de DVD. Formation; Activités sportives et culturelles; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Coaching [formation]; Organisation de compétitions sportives; Services de préparateurs physiques [fitness];

3

Éducation physique; Mise à disposition d’installations sportives. Services médicaux; soins d’ hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services médicaux; Assistance médicale; Massage; Services de stations thermales; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « Organisation et suivi de séminaires, de colloques, de conférences, d’ateliers. Formation » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux « Formation; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Suite à la notification d’irrégularités matérielles, les « vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans la marque antérieure qui désigne également les « vêtements ». Les services d’« Organisation et conduite d’évènements sportifs » de la demande d’enregistrement s’entendent, tout comme les services d’ « organisation de compétitions sportives » de la marque antérieure, de services consistant à préparer, programmer et assurer le bon déroulement de manifestations publiques ou privées dans le domaine sportif. En outre, si comme le relève la déposante « un évènement sportif n’est pas forcément une compétition », cela ne permet pas d’écarter une identité ou à tout le moins une similarité entre les services dès lors que les seconds restent inclus dans la catégorie générale des premiers. Ces services sont donc identiques, ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres identités et similarités invoquées par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les services de « Coaching en bien-être et développement personnel (formation). Coaching en respiration (formation » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale des services de « coaching » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la déposante, le service de coaching est suffisamment précis pour désigner des prestations visant à instruire, former et à donner des connaissances particulières pour permettre aux individus de développer des compétences. Ces services sont donc identiques. Les « Conseils en développement personnel et bien-être (santé) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de conseils afin de permettre aux individus de développer des compétences et leur bien-être entrent dans la catégorie générale des services de « coaching » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques.

4

Les services « Informations commerciales des personnes physiques et morales par le biais de site web et des réseaux sociaux » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de mise à disposition, par des entreprises de conseils en affaires commerciales, de connaissances particulières en matière commerciale via des sites web et des réseaux sociaux ont les mêmes nature, fonction et destination que les « Services d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d’informations pour les consommateurs]; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications » de la marque antérieure qui s’entendent de mise à disposition, par des entreprises de conseils en affaires commerciales, de connaissances particulières en matière commerciale à destination des consommateurs, s’entendent de mise à disposition, par des entreprises de conseils en affaires commerciales, de connaissances particulières en matière commerciale via des bases de données, Internet et réseau de télécommunications. Dans ces observations en réponse, la déposante propose de préciser que les services d’ « Informations des personnes physiques et morales par le biais de site web et des réseaux sociaux » soient des informations « non commerciales ». Toutefois, la notification d’irrégularités matérielles réputée acceptée par la déposante a précisé ces services en service d’« Informations commerciales des personnes physiques et morales par le biais de site web et des réseaux sociaux » afin de régulariser le libellé. En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Mise à disposition et publication en ligne de vidéo, d’audio et de musique non téléchargeables » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, de vidéos, d’audios et de musique ont les mêmes nature, fonction et destination que les « Fichiers de musique téléchargeables » de la marque antérieure qui s’entendent de données utilisées en informatique pour stocker des sons, notamment de la musique, et de la voix humaine, sous forme numérique. La déposante soutient que « il n’y a pas de similitude entre une mise à disposition qui est à but informative et non lucrative. Et surtout non téléchargeable ce qui en prouve la non commercialisation. Et les services de vente de l’opposant qui lui, vent ses services qui plus est téléchargeables ». Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, ces produits et services présentent un lien étroit et obligatoire dès lors que les seconds sont nécessaires aux premiers. Ces services sont donc complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Location d’infrastructures d’hébergement et de bassins aquatiques » tout comme les

5

services de « Mise à disposition d’installations sportives » de la marque antérieure désignent des prestations de mise à disposition moyennant paiement de biens immobiliers de même nature à savoir des installations sportives. Contrairement à ce que soutient la déposante, la mise à disposition peut aussi être moyennant paiement. La déposante soutient que « la location d’hébergement et de bassins aquatique ne sont pas implanté d’équipement sportif. Il s’agit de location de piscine chez des particuliers permettant la pratique de la sophrologie dans l’eau. De même que les bassins aquatiques sont des bassins chez des ostéopathes qui n’ont aucun caractère d’équipement sportif mais bien à caractère thérapeutique ». Toutefois, il s’agit d’équipement de même nature à savoir pour la pratique d’une activité sportive. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Services de relaxation par massages dans l’eau, par massages hors de l’eau, par flottaison » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à détendre par le contrôle du tonus physique et mental afin d’apaiser les tensions internes ont les mêmes nature, fonction et destination que les « massages » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à frotter, presser, pétrir différentes parties du corps avec les mains ou à l’aide d’appareils spéciaux dans une intention thérapeutique ou esthétique En effet, si les premiers utilisent le mouvement de l’eau et les seconds sont plutôt manuels, il s’agit de techniques visant la détente des personnes pour leur bien-être par les massages. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Services d’hypnose (hypnothérapie). Services d’aromathérapie. Et tout autres services de médecines alternatives. Conseils en développement personnel et bien-être (santé) » à l’instar des « services médicaux ; assistance médicale » de la marque antérieure présentent une finalité thérapeutique et possèdent ainsi les mêmes objets et destinations (à savoir guérir et soulager les patients souffrant d’affections diverses). En outre, certains praticiens médicaux offrent, en plus de l’offre médicale classique, des consultations de médecines alternatives, à l’hôpital ou dans leur cabinet (hypnose par exemple). Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres identités et similarités invoquées par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les services de « Location d’équipements de plongée sous-marine » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « activités sportives » de la marque antérieure dès lors que les premiers sont nécessairement rendus dans le cadre des seconds. La déposante soutient que « O2SOUFFLE parle de plongée sans scaphandre et non de plongée avec scaphandre comme les activités du requérant. Le plongeur sans scaphandre peut plonger sans aucun matériel ou utiliser son propre matériel ». Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels

6

que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Ces services sont donc complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « Services de relaxation et développement personnel par la sophrologie. Services de relaxation et développement personnel par la sophrologie dans l’eau » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de l’ensemble de pratiques visant à dominer les sensations douloureuses et de malaise psychique (relaxation) n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les «activités sportives » de la marque antérieure qui consistent à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les cours de sophrologie ne sont pas couramment proposés au sein des clubs sportifs. La sophrologie est généralement pratiquée en cabinet mais aussi dans différentes structures comme les établissements scolaires, entreprises, hôpitaux, maisons de quartiers ou de retraite. Ces services ne sont donc pas similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Conseils en diététique et nutrition. Aide à la naissance (aide à l’accouchement) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations rendues par des diététiciens et visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières permettant d’adapter les pratiques alimentaires à la satisfaction des besoins physiologiques et de conseils pour l’accouchement n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « assistance médicale » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations permettant de soutenir le travail des professionnels de la santé. Ces services ne sont donc pas similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique O2SOUFFLE. La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique O2. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé tout comme la marque antérieure d’un élément alphanumérique, composé de lettres et d’un chiffre.

7

Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément O2, présenté en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Visuellement, la déposante soutient que « les lettres, la typologie, O2SOUFFLE ont été faites par un graphiste afin justement que le mot soit dans son intégralité et que le mot SOUFFLE soit la continuité de O2 en harmonie et en arrondi pour qu’aucun ne se détache et prenne le dessus ». Toutefois, le signe contesté tel que déposé est une marque verbale, sans calligraphie particulière. A cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire entre les signes tels que déposés indépendamment des circonstances d’exploitation des marques en cause. Phonétiquement, la déposante soutient que « O2souffle a été construit pour justement ne pas être identifiable à l’oral et permettre les jeux de mots (eau de souffle, au deux souffles, Ô deux souffles)  » et s’appuie sur une facture sur laquelle il est écrit « ODESOUFFLE ». Toutefois, la prononciation de l’élément O2 reste identique à celle de la marque antérieure. En outre, ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre le signe contesté tel qu’il a été déposé et la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée. Intellectuellement, la déposante soutient que « dans la marque O2SOUFFLE le fait de la présence du terme SOUFFLE permet d’identifier immédiatement le terme à l’oxygène. Ce qui n’est pas le cas pour l’opposant dont l’activité principale est la téléphonie. Dans la marque O2SOUFFLE le terme SOUFFLE renvoie l’image de la respiration maitrisée qui par son association avec oxygène construisent une image liée à la sophrologie dont le fondement est le souffle ». Toutefois, la référence commune à l’oxygène demeure du fait de la présence de l’élément O2 dans chacun de ces signes. Ainsi, il en résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme SOUFFLE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, l’ensemble O2, commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’ensemble O2 apparaît essentiel compte tenu de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme SOUFFLE au regard de la plupart des produits et services en cause dont il est susceptible d’évoquer une caractéristique, à savoir des services destinés à souffler, calmer, relaxer ou soulager, ou encore des services relatifs à la gestion du souffle. A cet égard, la déposante soutient que « le mot SOUFFLE n’est pas un terme faible comme le prétend l’opposant. Mais un terme fort puisqu’il renvoie à la VIE ».

8

Toutefois, le terme SOUFFLE n’est pas faible en son sens mais faiblement distinctif au regard de la plupart des produits et services en cause La déposante soutient que « De plus, la marque opposante ne peut se prévaloir de confusion en adjonction un terme à la suite du signe O2. En effet, sur son marché domestique, l’Angleterre, la marque O2 a été déposée alors que la marque O2 CENTRE existait 4 ans avant la marque O2. Il est donc établit que l’opposant n’a pas considéré que cela allait générer de la confusion des consommateurs et a déposé sa marque O2 ». Toutefois, la déposante ne saurait tirer de conclusions de la coexistence de la marque antérieure et de ces droits éventuels, la société opposante et les titulaires de ces droits restant seuls juges de l’opportunité d’engager une action en défense de leurs droits. La déposante soutient également qu’ « il y a une multitude de sociétés ayant O2 en attaque qui sont inscrites au RCS ne portant aucune confusion à la marque O2 et aux marques enregistrées. De nombreuses marques enregistrées sont constituées de cette structure : le signe O2 avec un second signe qui le suit. Le sigle O2 est présent dans 168 marques enregistrées à l’INPI sur l’ensemble des classes. Par cette accumulation de marques comportant le sigle O2 il en résulte que O2 perd son aspect distinctif ». Toutefois, la simple allégation de l’existence de 168 de marques déposées comportant le terme O2 sans aucune indication quant à leur titulaire, leur portée et leur validité n’est pas suffisante pour démontrer que ce terme soit si fréquemment utilisé dans les domaines des services en présence qu’il ait perdu son caractère distinctif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté O2SOUFFLE est donc similaire à la marque alphanumérique antérieure O2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique O2SOUFFLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

9

10

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits services suivants : « vêtements. Informations commerciales des personnes physiques et morales par le biais de site web et des réseaux sociaux. Organisation et suivi de séminaires, de colloques, de conférences, d’ateliers. Organisation et conduite d’évènements sportifs. Coaching en bien-être et développement personnel (formation). Coaching en respiration (formation). Mise à disposition et publication en ligne de vidéo, d’audio et de musique non téléchargeables. Location d’infrastructures d’hébergement et de bassins aquatiques. Location d’équipements de plongée sous-marine. Formation. Services de relaxation par massages dans l’eau, par massages hors de l’eau, par flottaison. Services d’hypnose (hypnothérapie). Services d’aromathérapie. Et tout autres services de médecines alternatives ; Conseils en développement personnel et bien-être (santé) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.