OP22-4041 30/03/2023

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DR PATOUNES SAS a déposé le 13 juillet 2022, la demande d’enregistrement n°4884466 portant sur le signe complexe MA CLINIQUE VETO PREFEREE.

Le 5 octobre 2022, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC, société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

— sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne CLINIQUE, déposée le 1 avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n°000054429 ;

— sur le fondement d’une atteinte à la renommée avec la marque verbale de l’Union européenne CLINIQUE, déposée le 1 avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n°000054429.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

1. Sur le fondement de la marque antérieure n°000054429

A. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivant : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté ; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure » La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons, parfumerie, cosmétiques, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté ; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

En revanche, les « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de médecine non conventionnelles ne présentent pas de lien de similarité avec les produits suivants : «  savons, parfumerie, cosmétiques, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions» invoqués de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribuées notamment dans les parfumeries.

En effet, les premiers peuvent être mis en œuvre sans le recours aux seconds, lesquels peuvent être utilisés indépendamment des premiers et n’ont aucune fonction thérapeutique. Ainsi, les produits et services en cause ne partagent pas la même destination, contrairement à ce qu’indique la société opposante.

Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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B. Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MA CLINIQUE VETO PREFEREE, ci-dessous reproduit :

.

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur la dénomination CLINIQUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.

Le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme CLINIQUE, seul élément constitutif de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.

En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur structure (quatre termes, de couleurs pour le signe contesté, un seul terme pour la marque antérieure), par leurs termes d’attaque et finaux en raison de la présence des termes MA, VETO PREFEREE dans le signe contesté, ainsi que par leur présentation (présentation de quatre termes verbaux pour le signe contesté sur trois lignes avec la présence d’un élément figuratif de couleurs représentent une clinique / présentation d’un terme unique pour la marque antérieure). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les signes présentent donc une physionomie différente.

Phonétiquement, ils se distinguent tant par leur rythme (neuf temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités d’attaque et finale ([ma] / [vé-to-pré-fé-ré] pour le signe contesté), ce qui leur confère de grandes différences phonétiques.

Surtout intellectuellement, le signe contesté MA CLINIQUE VETO PREFEREE désigne une clinique vétérinaire, l’ensemble ainsi formé désignant une clinique vétérinaire préférée par les consommateurs, référence absente de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la soutient la société opposante, ce qui leur confère des évocations très distinctes.

Cette signification est encore accentuée par la présence de l’élément figuratif, comportant la représentation d’un bâtiment sur lequel figure une croix rose, associée à la représentation d’un cœur.

Ainsi, le signe contesté constitue un ensemble, avec une signification précise, au sein duquel le consommateur n’isolera pas le terme CLINIQUE mais le percevra comme un tout.

En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne vient pas écarter l’impression d’ensemble très distincte laissée par ces signes.

En effet, il n’est pas contesté que le terme CLINIQUE présente un caractère distinctif pour les services pour lesquels la similarité a été reconnue.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, au sein du signe contesté le terme CLINIQUE n’apparaît nullement dominant, dès lors qu’accompagné des termes MA, VETO PREFEREE, il apparaît comme faisant partie d’un ensemble verbal qui sera immédiatement perçu par le consommateur dans sa signification précitée et dans lequel le terme CLINIQUE ne saurait être appréhendé isolément.

Ainsi dans le signe contesté, le terme CLINIQUE ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure, mais comme désignant une clinique vétérinaire particulièrement appréciée de sa clientèle, référence renforcée par la présence de l’élément figuratif.

A cet égard, la présence d’un élément figuratif de couleurs au sein du signe contesté participe à cette impression d’ensemble distincte.

Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.

Le signe complexe contestée MA CLINIQUE VETO PREFEREE n’apparait donc pas similaire à la marque verbal CLINIQUE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre ceux-ci, et ce, même si les services et produits en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

A . Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au se duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000054429, portant sur le signe verbal CLINIQUE.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ».

A cet égard, la société opposante indique que la marque CLINIQUE « est une marque ancienne qui a bâti sa renommée en proposant notamment des cosmétiques de qualité » étant devenue aujourd’hui « l’un des acteurs incontournables du secteur des cosmétiques ».

La société opposante précise être « présente dans plus de 130 pays », lui permettant d’avoir un « chiffre d’affaires (…) impressionnant ». Elle indique également qu’elle est toujours classée parmi les dix première marques de référence en matière de cosmétiques depuis 2008, sa renommée ayant d’ailleurs été reconnue par le « Prix d’Excellente et de la Beauté » en 2018.

Elle ajoute par ailleurs réalisé de nombreuses dépenses conséquentes en matière de publicité, et s’appuie notamment sur le chiffre d’affaire de la marque, les parts de marché détenus en France ainsi que son développement à l’échelle de l’Europe.

La société opposante poursuit en indiquant que le Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que « la Marque CLINIQUE bénéficie d’une renommée forte et établie », de plus elle souligne que « Le caractère renommée de la Marque CLINIQUE au sein de l’Union européenne a été récemment reconnu par l’Office espagnol des Brevets et des Marques le 8 octobre 2018 » de même que « Des décisions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

rendues (…) ont également reconnu, (…) que la Marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’elle désigne en classe 3 ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les pièces suivantes :

 Pièces 1 et 2 : la marque CLINIQUE se classe entre la 6 et 7ème place des marques de cosmétiques les mieux valorisées dans le monde entre l’année 2016 et 2019 selon le classement BRANDZ ;

 Pièce 3 : article du magazine MARIE-CLAIRE portant sur le « mascara volume sur mesure lash power » de CLINIQUE, ayant reçu un prix excellence beauté en 2018 ;

 Pièce 4 : classement « Brand Keys Customer Loyalty Leaders List 2018 » indiquant que la marque CLINIQUE apparaît à la 98ème place en 2017 et à la 92ème place en 2018 des marques mondiales dans le classement de fidélisation de clientèle ;

 Pièce 5 : déclaration sur l’honneur du conseil en propriété intellectuelle de la société opposante affirmant que cette dernière a réalisé, en 2016, 35 millions de dollars de ventes nettes en France, 175 millions de dollars au Royaume Uni et 50 millions de dollars en Allemagne ;

 Pièces 6a, 6b, 6c et 6d : publicités pour les produits de la marque CLINIQUE publiées dans les magazines ELLE, BIBA, MARIE-CLAIRE et COSMOPOLITAN ;

 Pièce 7 : campagnes publicitaires de la marque CLINIQUE réalisées par la société JCDECAUX en France en 2017 et 2018 ;

 Pièce 8 : Points de vente CLINIQUE en Italie en 2017 et 2018 ;

 Pièce 9 : sondage sur la renommée de la marque CLINIQUE réalisé par la société AUDIREP en mai 2016 qui révèle que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE ;

 Pièce 10 : décision du 8 octobre 2018 de l’Office espagnol des Brevets et des Marques, accompagnée de sa traduction libre, reconnaissant la notoriété de la marque CLINIQUE ;

 Pièces 11 à 15 : des décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne et par la Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaissant que la marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’elle désigne en classe 3 (arrêts du Tribunal du 13 mai 2015, affaire T-363/12 et du 13 mai 2015, affaire T-363/13 ; décisions de l’OHMI du 29 avril 2013, du 19 mai 2014 et du 22 février 2010 et leurs traductions libres partielles) ;

 Pièce 27 : Décision du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 11 juin 2021 ayant reconnue la renommée de la marque CLINIQUE dans le domaine des cosmétique

Il ressort en effet des pièces susmentionnées que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour des produits cosmétiques. En particulier, la place dans le top 10 dans les classements sur les marques de cosmétiques les mieux valorisées (pièces 1 et 2), les ventes nettes réalisées en millions d’euros sur le territoire de l’Union européenne (pièce 5) ou encore la connaissance de la marque par le public féminin français (pièce 9), constituent autant de circonstances permettant d’établir que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.

Ainsi, la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les « cosmétiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités.

B. Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MA CLINIQUE VETO PREFEREE, ci-dessous reproduit :

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Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur la dénomination CLINIQUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer (voir 1.B Sur la comparaison des signes), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

C. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

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La présente opposition, fondée sur l’atteinte à la renommée, est dirigée à l’encontre des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure».

En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée pour certains des produits invoqués, et certains de ces produits et services sont similaires. Toutefois, les signes sont si éloignés l’un de l’autre, comme indiqué précédemment, que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe MA CLINIQUE VETO PREFEREE peut donc être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CLINIQUE.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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