OP22-5016 8 décembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société STARDATA (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 octobre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/ 4902851 portant sur le signe verbal MENOCURE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 28 décembre 2022, la société FERRING B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MENOPUR déposée le 18 novembre 2009 et renouvelée sous le n° 8695694, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, la société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la preuve de l’usage Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, «Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans». Aux termes de l’article R.712-16-1 dudit code, «le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5». Ce même article prévoit que «l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour […] produire les pièces propres à établir l’usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l’article L. 712-5-1». En l’espèce que la société opposante invoque à l’appui de son opposition les produits suivants : « Produits et substances pharmaceutiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A la demande de la société déposante, la société opposante a présenté des documents démontrant qu’elle a utilisé la marque antérieure de manière sérieuse, dans la vie des affaires et au cours des cinq années précédant la date de dépôt du signe contesté. La société déposante fait valoir que « L’usage de la marque MENOPUR a été, en l’espèce, uniquement démontré pour la sous-catégorie de produits pharmaceutiques pour traiter l’infertilité chez l’homme ou la femme et, en aucun cas, les pièces communiquées par la société FERRING B.V n’apportent la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour la catégorie générale des « produits et substances pharmaceutiques ». Ainsi, les produits de la marque MENOPUR de l’opposante sont des médicaments, délivrés uniquement sur ordonnance, pour le traitement de l’infertilité de l’homme et de la femme, qui ont une finalité thérapeutique spécifique et qui ne peuvent donc être considérés comme identiques ou similaires à des « compléments alimentaires », lesquels n’ont aucune fonction thérapeutique précise, ne répondent qu’à des besoins nutritionnels, et s’adressent à un public différent ». Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués à l’appui de l’opposition. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments de la société opposante que la marque MENOPUR est utilisée pour désigner des médicaments indiqués dans le traitement de l’infertilité. Il convient ainsi de déterminer si les produits pour lesquels l’usage a été rapporté constituent, comme le soutient la société déposante, une sous-catégorie autonome des « Produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure, qui s’entendent des médicaments et de compositions ayant un but thérapeutique, curatif ou préventif (CA Paris, 25 septembre 2020, RG 19/16330). Ainsi que le précise la CJUE, « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 51). Il ressort ainsi de la définition précitée que les produits pharmaceutiques ont la même finalité, à savoir traiter les affections de l’organisme et que prendre en considération isolément chaque indication thérapeutique spécifique pour déterminer une sous-catégorie autonome, pourrait conduire à limiter excessivement les droits du titulaire de la marque. En conséquence, il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « Produits et substances pharmaceutiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Compléments alimentaires ». La marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits suivants : « Produits et substances pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent des produits ingérés en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Produits et substances pharmaceutiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. Ces produits s’adressent à une même clientèle, soucieuse de sa santé, et sont présents dans les mêmes lieux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de vente (pharmacies, parapharmacies). Il s’agit donc de produits similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : MENOPUR La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence sont de longueur proche (respectivement huit et sept lettres) et ont en commun l’association de la séquence de lettres MENO- en attaque et d’une séquence comportant la même séquence –UR et faisant référence à une caractéristique des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

produits en cause (des produits à prendre pendant une certaine durée pour le signe contesté/ des produits purs pour la marque antérieure). Il résulte de cette construction commune une impression d’ensemble commune, peu important à cet égard que, comme le soulève la déposante, le préfixe MENO puisse apparaître faiblement distinctif au regard des produits en cause car notamment évocateur du terme « ménopause ». En outre, la fourniture par la société déposante d’une liste de noms de traitements, de médicaments ou de compléments alimentaires comprenant la séquence MENO et d’une liste de vingt-six marques comportant cette séquence, sans indication quant à leur enregistrement avéré, à leurs titulaires ni aux produits précisément visés, ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère usuel de cet élément au regard des produits en cause. En tout état de cause le risque de confusion résulte des ressemblances d’ensemble précitées. Le signe verbal contesté MENOCURE est donc similaire à la marque verbale antérieure MENOPUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MENOCURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Compléments alimentaires ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4902851 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI