OP23-595 Courbevoie, le 12 juillet 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P a déposé, le 28 novembre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 916 741 portant sur le signe verbal JUST DO IT et servant à distinguer les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; savons ; dépilatoires ; rouge à lèvres ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; préparations pour polir. ». Le 22 février 2023 la société NIKE Innovate C.V.(société en commandite de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne JUST DO IT déposée le 16 mai 1997, enregistrée sous le n°514 984 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

- la marque précitée, également invoquée sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et réceptionnée le 30 mars 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 30 mai 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne JUST DO IT n°514 984 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; savons ; dépilatoires ; rouge à lèvres ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; préparations pour polir. ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « maillots de sport, Slips, Combinaisons, Pull-overs, Pull-overs, Pulls, Costumes de bain [maillots de bain], Pyjamas, Bas, Chaussettes, Vêtements imperméables, Cravates, Foulards de cou, Chemises, Châles, Corsets [vêtements de dessous], Gaines [sous-vêtements], Soutiens-gorge, Sangles (ceintures), Robes, Vestes de sport, Combinaisons-pantalons, Chapellerie, Pantalons, Gilets, Pantoufles ouvertes, Souliers et Pantoufles fermées; Vêtements de sport, chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents

c oncernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « crèmes pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; préparations pour polir » de la demande d’enregistrement contestée peuvent servir à l’entretien des « souliers et pantoufles fermées ; chaussures de sport » de la marque antérieure, de sorte qu’ils présentent un faible lien de similarité avec ceux ci. De même, les produits suivants : « lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser » de la demande d’enregistrement contestée peuvent être destinés au nettoyage des « maillots de sport, Slips, Combinaisons, Pull-overs, Pull-overs, Pulls, Costumes de bain [maillots de bain], Pyjamas, Bas, Chaussettes, Vêtements imperméables, Cravates, Foulards de cou, Chemises, Châles, Corsets [vêtements de dessous], Gaines [sous-vêtements], Soutiens-gorge, Sangles (ceintures), Robes, Vestes de sport, Combinaisons-pantalons, Chapellerie, Pantalons, Gilets, Pantoufles ouvertes, Souliers et Pantoufles fermées; Vêtements de sport, chaussures de sport » de la marque antérieure, de sorte qu’ils présentent un faible lien de similarité avec ceux-ci. Concernant les « parfums » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la classe 25 de la marque antérieure, l’opposant soutient que « le consommateur moyen attribuera la même provenance à ces produits », dès lors que ces produits sont très fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises. Il précise que tous ces produits ont par ailleurs la même finalité (prendre soin de soi et de son apparence) et que « le phénomène de diversification dans le domaine de la mode est bien connu du public », citant quelques exemples de marques de vêtements et d’accessoires de sport bien connues, proposant également des parfums. Ainsi par les documents fournis, la société opposante démontre que les entreprises du secteur de la mode proposent également à la vente sous la même marque à la fois des vêtements et des parfums ; En conséquence, les « parfums » de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits précités de la marque antérieure. En outre, concernant les « cosmétiques ; dentifrices ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; savons ; dépilatoires ; rouge à lèvres » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués en classe 25 de la marque antérieure, la société opposante fait valoir que « les parfums et produits cosmétiques ou de maquillage sont étroitement liés » et que « les gammes de parfumerie proposées par les marques de mode citées précédemment contiennent également des produits cosmétiques et de maquillage ». Afin d’appuyer son argumentation, l’opposant cite quelques exemples de produits cosmétiques et de maquillage fabriqués et distribués par des marques de vêtements de mode/sport. En l’espèce, l’opposant a démontré une diversification des entreprises de prêt-à-porter qui peuvent commercialisés sous la même marque à la fois des vêtements et des produits cosmétiques et de maquillage. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure.

A insi, tous les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à un faible degré ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque de l’Union européenne antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JUST DO IT, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal JUST DO IT, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté reprend à l’identique les éléments JUST DO IT, constitutifs de la marque antérieure. Le signe contesté est donc identique à la marque antérieure JUST DO IT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque et démontre la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des articles d’habillement de sport. En outre, le signe contesté est strictement identique à la marque antérieure. Ainsi, le risque de confusion sur l’origine des produits en cause est accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des vêtements de sport, telle qu’elle a été démontrée par l’opposant, ainsi que par la stricte identité des signes en présence. En conséquence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de l’Union européenne JUST DO IT n°514 984 en tant que marque de renommée.

Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°514 984 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal JUST DO IT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.