OP22-0677 26 octobre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HAWK (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 820 498 portant sur le signe complexe PONPON. Le 15 février 2022, la société CONSERVERIES DES CINQ OCEANS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française POMPON ROUGE SELECTION, déposée le 26 mars 2019 et enregistrée sous le n° 4 537 313, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 16 février 2022, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation. Le 11 mars 2022, la société déposante a donné son accord pour procéder à la régularisation requise. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. 1

À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « gâteaux frits fourrés ; bagels (petits pains) ; sandwiches ; pizzas ; extraits de malt utilisé comme aromatisants ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de restauration rapide ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « poisson, fruits de mer ; poisson frais, fumés, en conserve et semi-conservés, plats cuisinés à base de poisson, salaisons et conserves de poisson et de fruits de mer ; préparations alimentaires, salades et plats préparés en conserve, déshydratées, séchés, cuit, à base de poisson ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restauration rapide » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « plats cuisinés à base de poisson, salaisons et conserves de poisson et de fruits de mer ; préparations alimentaires, salades et plats préparés en conserve, déshydratées, séchés, cuit, à base de poisson » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui visent à proposer des plats préparés et cuisinés à une clientèle désireuse de se restaurer, ont pour objet la fourniture des seconds. Ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. 2

À cet égard, sont sans incidence les arguments de la société déposante selon lesquels « les services en cause ne partagent évidemment pas la même nature, la [même] fonction et la même destination que les produits de la classe 29 de la marque antérieure invoqués par l’opposante. De surcroît, ces produits et services sont fournis par des prestataires différents et ils ne sont pas en compétition les uns avec

les

autres ». En effet, conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la similarité entre ces services et produits résulte d’un lien de complémentarité étroit engendrant, à lui seul, un risque de confusion sur leur origine pour le consommateur et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu’ils peuvent présenter par ailleurs. En revanche, les produits suivants : « gâteaux frits fourrés; bagels (petits pains); sandwiches; pizzas » de la demande d’enregistrement contestée, qui recouvrent diverses préparations alimentaires à base de farine, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « plats cuisinés à base de poisson » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas issus des mêmes industries et/ou artisans, ni ne sont vendus dans les mêmes points de vente, ni les mêmes rayons de supermarchés. En outre, les produits précités présentent des caractéristiques nutritives et des modes de consommation très diverses écartant ainsi toute similarité entre eux. Le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée « (…) peuvent parfaitement être composés de poissons, et s’apparenter ainsi à des plats préparés à base de poisson » ne saurait suffire à les considérer comme similaires dès lors que le poisson n’est pas spécifiquement destiné à entrer dans la composition des premiers dont il ne constitue pas, du reste, l’ingrédient principal ni même nécessaire. Enfin, ne saurait être retenue la décision de l’EUIPO fournie par la société opposante à l’appui de son argumentation dès lors qu’elle est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente opposition. En outre, la décision est présentée en langue anglaise et n’est accompagnée d’aucune traduction en langue française. Ce document ne saurait être pris en compte en vertu de l’article 7 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure à enregistrement d’une marque qui précise que « Tout acte ou pièces remis à l’Institut National de la Propriété Industrielle dans le cadre de la procédure d’opposition doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « extraits de malt utilisé comme aromatisants » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « plats cuisinés à base de poisson, salaisons et conserves de poisson et de fruits de mer ; préparations alimentaires, salades et plats préparés en conserve, déshydratées, séchés, cuit, à base de poisson » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans la préparation des seconds. À cet égard, si l’extrait de malt peut être utilisé pour obtenir des produits appétissants, agréables à l’œil et au palet, la société opposante ne démontre pas en quoi ce produit serait également nécessairement utilisé dans la préparation des produits précités de la marque antérieure invoquée, de sorte que le lien de complémentarité ne ressort nullement à l’évidence. 3

Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PONPON, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe POMPON ROUGE SELECTION, représenté ci- après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté de façon stylisée et la marque antérieure, de trois éléments verbaux présentés dans une calligraphie particulière, d’un élément verbal et de couleurs. Visuellement, les dénominations PONPON, constitutive du signe contesté et POMPON de la marque antérieure, sont de longueur identique et ont cinq lettres en commun (P, O, P, O et N), placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces dénominations comportent un même rythme en deux temps et se prononcent de façon strictement identique. Si les dénominations diffèrent par la substitution de la lettre N à la lettre M dans le signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter leur perception globale très proche, en ce qu’elle n’affecte qu’une seule lettre sur six, est de surcroît opérée entre deux lettres N/M visuellement très proches et ne modifie en rien la prononciation. 4

Intellectuellement, la société déposante ne saurait valablement soutenir que « Le terme « POMPON ROUGE » qui plus est assorti de l’élément figuratif représentant un rond rouge encerclé de blanc renvoie (…) au bâchi, c’est-à-dire au bonnet ou béret que portait les marins » alors que « La demande d’enregistrement bien qu’orthographiée différemment renvoie au « pompon » défini comme un assemblage (de fils de laine ou de soie notamment) en forme de boule, de touffe plus ou moins sphérique, servant d’ornement en particulier dans le costume et l’ameublement ». En effet, rien ne permet d’affirmer que cette différence d’évocation, au demeurant très spécifique, sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes qui, au contraire, verra dans les deux signes la même référence à une boule de fibres textiles servant d’ornement dans l’ameublement et dans l’habillement. Les signes en cause diffèrent par la présentation de leurs éléments verbaux dans des calligraphies particulières et au sein de la marque antérieure, par la présence des termes ROUGE SELECTION, d’un élément figuratif et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations PONPON / POMPON apparaissent parfaitement distinctives à l’égard des produits et services en cause. En outre, la dénomination POMPON présente, au sein de la marque antérieure, un caractère dominant dès lors qu’elle est présentée en attaque en caractères gras et que les termes ROUGE et SELECTION apparaissent quant à eux faiblement distinctifs au regard des produits en cause : le terme ROUGE en ce qu’il se rapporte directement au terme POMPON en le caractérisant ; le terme SELECTION en ce qu’il est susceptible de désigner une gamme de produits sélectionnés. Enfin, la présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure ainsi que les calligraphies spécifiquement adoptées dans chacun des signes, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des dénominations POMPON et PONPON. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté PONPON est donc similaire à la marque complexe antérieure POMPON ROUGE SELECTION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. 5

CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PONPON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de restauration rapide ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 7