OP23-0512 02/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S B A a déposé le 21 novembre 2022 la demande d’enregistrement n° 4915025 portant sur le signe verbal GOTOPRO.

Le 15 février 2023, la société GOPRO, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l ’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne GOPRO déposée le 13 mars 2008, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 006750368, sur le fondement du risque de confusion ;

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- la marque figurative de l’Union européenne GOPRO déposée le 1er juillet 2013, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 011946167, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne GOPRO déposée le 21 février 2014, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 012621901, sur les fondements du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’informait – les marques antérieures n° 011946167 et 012621901 sur lesquelles est fondée l’opposition faisant l’objet d’une procédure d’annulation pendante devant l’EUIPO – que la procédure était suspendue dès l’origine, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont la société opposante a également été informée. Par un courrier daté du 3 mai 2024, l’Institut a informé les parties que, faisant suite à la publication de l’enregistrement des marques antérieures, la procédure d’opposition avait repris. Cette notification invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne GOPRO n° 012621901

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; Télécommunications ; Éducation ; formation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Matériel photographique, À savoir appareils photographiques, Appareils photographiques numériques, caméras vidéo; Dispositifs électroniques portables pour l’enregistrement, le stockage, la transmission ou la reproduction de photographies, contenu vidéo et multimédia; Étuis, boîtiers et accessoires pour appareils photographiques, à savoir batteries, objectifs, visionneuses de photographies numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs électriques, bagues d’adaptateur pour fixer des objectifs sur des appareils photographiques, télécommandes, microphones, cartes SD, flashs photographiques, dispositifs de montage pour équipements photographiques, trépieds et bandoulières pour appareils photographiques; Étuis et sacs pour appareils photographiques; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils pour l’extinction d’incendies. Services de publicité, mercatique et promotion, à savoir promotion de produits et services de tiers; Fourniture d’un site web et d’un guide proposant les produits et services de tiers; Conception de matériaux publicitaires pour des tiers; Conception de publicité sur l’internet; Diffusion de publicité pour des tiers par le biais de sites web, réseaux de communications en ligne et dispositifs mobiles de communications; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; Promotion, marketing et publicité de marques et produits de tiers par le biais de tous moyens publics et privés de communications; Services de publicité et marketing en ligne; Services publicitaires, à savoir, location d’espace publicitaire, et préparation et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; Fourniture de services de publicité, marketing et promotion, à savoir développement de campagnes publicitaires fournies par le biais de webdiffusions, bannières en ligne, publications web via des médias sociaux, télédiffusions câblées, radiodiffusions, journaux, magazines, panneaux d’affichage extérieurs et publicités sur les bus et les métros; Production en ligne, de radio, de films et publicité télévisée; Conception, création, production et diffusion de contenu publicitaire à des fins publicitaires, promotionnelles ou commerciales; Diffusion de contenu audio, vidéo, images et multimédia pour publicité; Fourniture d’une base de données explorable en ligne proposant du contenu audio, vidéo, images et multimédia pour des tiers dans le domaine publicitaire; Fourniture de services de publicité, marketing et promotion, à savoir développement de campagnes publicitaires pour publicité en ligne, radiophonique et télévisée; Planification, organisation, parrainage, hébergement et tenue d’expositions, séminaires, ateliers, foires commerciales et événements à des fins commerciales ou publicitaires, tous les services

précités se référant à la fourniture de photographies, vidéos et contenu multimédia. Diffusion de vidéos; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet; Diffusion de contenu et p rogrammes audio et vidéo sur l’internet; Livraison électronique d’images et de photographies via un réseau informatique mondial et via des dispositifs électroniques mobiles; Transmission électronique et diffusion en continu de contenu multimédia numérique pour le compte de tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs électroniques mobiles; Diffusion en continu de contenu photographique et vidéo généré par l’utilisateur via un site web sur l’internet et via des dispositifs électroniques mobiles. Services vidéo et photographiques, à savoir, saisie de vidéos et photographies; Location en rapport avec les produits suivants: Équipement photographique, À savoir appareils photographiques, appareils photographiques numériques, Caméras vidéo, Étuis pour appareils photographiques, logements, et accessoires pour appareils photographiques, à savoir, Batteries, piles, Objectifs, Dispositifs de visualisation de photographies numériques, Adaptateurs sans fil, Adaptateurs électriques, Bagues d’adaptation pour fixer des objets sur des appareils photographiques, Télécommandes, Microphones, Cartes SD, Unités de flashes photographiques, Dispositifs de montage pour équipements photographiques, Trépieds et Sangles pour appareils photographiques; Enseignement; Fourniture de formation, d’enseignement, d’instruction, d’astuces et de conseils dans le domaine de la photographie et de la vidéographie; Fourniture de contenu photographique et vidéo sur un site web sur l’internet et via des dispositifs mobiles à des fins pédagogiques et de divertissement; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de divertissement, à savoir, fourniture d’un site web contenant des présentations photographiques, audio, vidéo et multimédias; Fourniture de contenu audio et vidéo sous forme d’images et de vidéos numériques; Fourniture de fichiers multimédia téléchargeables contenant du contenu audio et vidéo; Hébergement et fourniture d’une base de données/bibliothèque dans le domaine de la photographie et de la vidéographie; Fourniture de contenu photographique et vidéo pour la création de programmes de télévision, publicités télévisées, films cinématographiques et films; Fourniture de revues en ligne, à savoir blogues, pour partager des pensés, idées, expériences, commentaires, astuces, techniques, et conseils dans le domaine de la photographie et de la vidéographie; Fourniture de conférences, foires commerciales, séminaires, ateliers et tutoriels dans le domaine de la photographie et de la vidéographie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GOTOPRO, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal GOPRO, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires.

L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations GOTOPRO et GOPRO (cinq lettres identiques placées dans le même ordre, séquences phonétiques très proches dont la sonorité d’attaque identique [go] et la sonorité finale identique [pro]). Les différences situées au cœur des signes ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu’elles ne modifient pas la perception visuelle et phonétique très proche des dénominations en cause, dues à la présence des séquences GO/PRO respectivement en attaque et en position finale. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté GOTOPRO est donc similaire à la marque verbale antérieure GOPRO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 2. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne GOPRO n° 006750368 Les services ayant tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe identique à celui ci-dessus examiné, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 006750368.

3. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne GOPRO n° 011946167

La marque antérieure porte sur le signe figuratif GOPRO représenté ci-après : Les services ont tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné. En effet, la présente marque antérieure ne diffère de la marque n° 012621901 que par sa présentation et la présence d’éléments figuratifs qui n’occultent toutefois aucunement le caractère prédominant et immédiatement perceptible de la dénomination GOPRO, seul élément verbal par lequel le signe sera prononcé. Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 011946167. 4. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne GOPRO n° 012621901 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 012621901 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GOTOPRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE

Article un : l’opposition est reconnue justifiée. A rticle deux : la demande d’enregistrement est rejetée.