OP23-0692 09/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M E agissant au nom et pour le compte de MK FOOD, société en cours de formation, a déposé le 5 décembre 2022 la demande d’enregistrement n°4918710 portant sur le signe complexe M MAK BURGER. Le 27 février 2023, la société McDonald’s International Property Company, Ltd., société de droit américain constituée selon les lois de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- marque verbale de l’Union Européenne BIG MAC, déposée le 6 octobre 2017 et enregistrée sous le numéro 017305079, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— marque verbale de l’Union Européenne MCDONALD´S, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le sous le numéro 000062497 et régulièrement renouvelée, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 23/20 du 19 mai 2023 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne BIG MAC n° 017305079 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°017305079 portant sur la dénomination BIG MAC.

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La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Sandwiches comestibles ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, et notamment :

- pièces n°1 et 2 : attestations faisant état de chiffres liés aux ventes du produit BIG MAC en France
- pièce n°3 : attestation faisant état de chiffres liés aux ventes du produit BIG MAC en Allemagne
- pièce n°4 : attestation faisant état de chiffres liés aux ventes du produit BIG MAC au Royaume-Uni
- pièce n°5 : sondage effectué par GFK concernant la marque BIG MAC et traduction libre partielle Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces 1, 2 et 5, que la marque antérieure BIG MAC a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public, tout particulièrement sur le marché français, pour des sandwiches. A cet égard, il ressort notamment que les chiffres émanant du sondage et ceux liés à la vente du produit BIG MAC constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi la marque antérieure invoquée BIG MAC a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits suivants : « Sandwiches comestibles ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe M MAK BURGER, déposé en couleurs, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination BIG MAC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en cause présentent l’élément verbal proche MAK/MAC, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.

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Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme BURGER, d’un élément figuratif et de couleurs, ainsi que par la présence du terme BIG dans la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux MAK dans le signe contesté et MAC dans la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Au sein du signe contesté, le terme MAK apparait dominant, en ce que l’élément verbal BURGER qui désigne une sorte de sandwich rond, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme MAC apparaît également dominant dès lors qu’il est précédé du terme BIG, compris par le consommateur français de référence comme signifiant « grand », et qui vient directement qualifier le terme MAC (ou évoquer la grande taille des produits en cause). En outre, la présentation en couleurs, la calligraphie particulière et la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté sont sans incidence sur la perception proche des deux signes, dès lors que ces éléments n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes MAK et MAC. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure BIG MAC et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure BIG MAC possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des sandwiches comestibles, tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure BIG MAC est dirigée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; oeufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ;

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boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ». Certains de ces produits apparaissent identiques ou similaires aux « sandwiches comestibles » de la marque antérieure. En outre, c’est à juste à titre que pour les autres, la société opposante soutient que « l’ensemble de ces produits soit est consommé avec les « sandwiches comestibles » ou dans les mêmes lieux, soit en constituent les ingrédients. Ainsi, le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’établir un lien entre ces produits et dès lors de penser qu’il est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entité ». Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par les produits de la demande d’enregistrement contestée songe à la marque de renommée BIG MAC compte tenu de la renommée de celle-ci auprès de tous types de publics, de l’appartenance de tous les produits au domaine alimentaire et de la proximité des signes. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure à l’égard de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que, du fait de la forte renommée dont la marque BIG MAC jouit, le déposant « cherche à bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la marque BIG MAC et attendue des consommateurs des sandwiches de marque BIG MAC. ». Elle ajoute que le déposant « cherche ainsi à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses produits […] grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits produits, d’une part, et la marque BIG MAC, d’autre part […] ». Enfin, elle soulève que le signe contesté « dilue la renommée de la Marque BIG MAC en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant à l’origine des produits qu’elle couvre […] auprès du public auquel ceux- ci sont destinés ». Sur le profit indu La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure BIG MAC présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public.

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Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit. Aussi l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire L’usage de la demande d’enregistrement contestée M MAK BURGER est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure BIG MAC, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Dès lors que le préjudice lié au profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure a été établi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point surabondant. B. Sur les autres fondements invoqués Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n°017305079 ni sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n°000062497 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement de la renommée de la marque antérieure n° 017305079. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe M MAK BURGER ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur n° 017305079 de la société opposante sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.