OPP 24-0535 10/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C A , a déposé le 28 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°23/5009802 portant sur le signe verbal Positive Waves. Le 13 février 2024, la société WAVESTONE (Société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements suivants :

- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française WAVE, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n°4762637.

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— Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française THE POSITIVE WAY, enregistrée le 28 septembre 2018 sous le n°4456492. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°4762637 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations

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en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en transformation d’entreprises [conseil en organisation d’entreprises] ; Services de conseils en gestion d’entreprises; Services d’informations et de conseils commerciaux à destination des entreprises ; Assistance administrative pour répondre à des appels d’offres, à savoir prestations d’assistance à l’expression et à la définition de besoins dans le cadre de la formalisation d’appels d’offre pour les entreprises ; services d’abonnement à des bulletins d’informations (newsletters) à destination des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; préparation et conduite d’enquête d’opinion ; études de marché par sondage d’opinion ; analyse commerciale ou à visées prospectives de résultats d’enquête d’opinion ; conseils dans le domaine de l’identité d’entreprise, l’identité visuelle (communication, marketing) ; Services d’éducation, de formation et de divertissement sous forme de conduite de conférences, ateliers ou concours dans le domaine du conseil en management, en transformation d’entreprises et du conseil en systèmes d’informations ; publications électroniques sur internet ; Publication électronique d’articles, d’analyses, de billets d’opinion, d’études, de produits imprimés à savoir d’articles, sur Internet ; organisation de jeux en ligne en lien avec des études de projet dans le domaine de la cyber sécurité ; production de contenus vidéos ; production de vidéofilms ; production audio et vidéo et multimédias, et photographique ; Services d’audit de qualité, d’études techniques et technologiques du numérique sur les fonctions des entreprises ; services de conception graphique ; services de conception de logos pour l’identité graphique d’entreprises ; services de protection informatique ; services de recherche et développement de logiciels et services de recherches informatiques dans le domaine de la cybersécurité ; services d’analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la protection des données ; études de projets technico-fonctionnels dans le domaine de la cybersécurité ; services d’édition et de mise à jour de logiciels et systèmes informatiques ; conseils en matière de technologies de

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l’information ; stockage électronique de données ; Services de conseil aux entreprises pour l’audit de qualité, la conception des systèmes d’information, l’étude d’analyses comparatives sur l’efficacité de systèmes informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En ce qui concerne les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens. A cet égard, le seul argument développé par la déposante selon lequel « … l’entreprise Wavestone a déposé la marque « Wave » n°4762637 enregistrée le 03/05/2021 pour les classes 35, 41 et 42, alors même qu’il existait déjà des marques antérieures totalement identiques enregistrées sous ces mêmes numéros de classes » ne saurait prospérer. En effet, comme le relève la société opposante dans ses observations en réponse, outre le fait que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte

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susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de considérations extérieures. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l’accès à des services de télécommunication, n’ont pas les mêmes objet que les « services d’abonnement à des bulletins d’informations (newsletters) à destination des tiers » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l’accès à des bulletins d’informations. En outre, il convient de relever que les prestations précitées ne sont pas fournies par les mêmes prestataires (opérateurs spécialisés dans les télécommunications pour les premiers et entreprises d’informations / médias pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement :

- des prestations de reproductions de documents ;

- des organismes en charge de répartir les offres et les demandes d’emplois qui visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers ;

- des prestations ayant pour objet la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ;

- de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;

- de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche ; Ces services n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« assistance administrative pour répondre à des appels d’offres, à savoir prestations d’assistance à l’expression et à la définition de besoins dans le cadre de la formalisation d’appels d’offre pour les entreprises » qui désignent l’ensemble des prestations administratives subordonnées à la mise en place d’un appel d’offre aux entreprises concernées. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les services précités sont pareillement susceptibles d’être des tâches administratives et de secrétariat est inopérant dès

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lors, que les services de la marque antérieure ne s’entendent pas de services de secrétariat, mais d’une assistance aux entreprises dans leur réponse aux appel d’offres. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.

Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « conseils en transformation d’entreprises [conseil en organisation d’entreprises] ; services de conseils en gestion d’entreprises ; services d’informations et de conseils commerciaux à destination des entreprises ; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres, à savoir prestations d’assistance à l’expression et à la bonne définition de besoins dans le cadre de la formalisation d’appels d’offre pour les entreprises ; préparation et conduite d’enquête d’opinion ; études de marché par sondage d’opinion ; analyse commerciale ou à visées prospective de résultats d’enquête d’opinion » de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les services précités sont pareillement « … des prestations de services de conseil d’affaires, visant à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés, aux contrats, à la restructuration, l’organisation ou encore à l’administration d’entreprises commerciales ou industrielles » ne saurait davantage être pris en considération dès lors que les services d’ « intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement ne répondent pas à ces définitions. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’éducation, de formation et de divertissement sous forme de conduite de conférences, ateliers ou concours dans le domaine du conseil en management, en transformation d’entreprises et du conseil en systèmes d’informations ; organisation de jeux en ligne en lien avec des études de projet dans le domaine de la cyber sécurité » de la marque antérieure qui désignent des prestations d’organisation de conférence, ateliers, concours et jeux en ligne à des fins éducatives ou de divertissement dans les domaines particuliers précités. Par ailleurs, il convient de relever que les services précités ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (bibliothèque pour les premiers / entreprises spécialisées dans l’évènementiel, le divertissement ou dans la formation pour les seconds). En outre, l’argument de l’opposante selon lequel l’ensemble de ces prestations visent à « … divertir le public » constitue un critère trop général et reviendrait à reconnaitre comme similaires un grand nombre de services alors même qu’il existe des caractéristiques propres à les différencier nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires.

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Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations reposant sur des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de protection informatique ; services de recherche et développement de logiciels et services de recherches informatiques dans le domaine de la cybersécurité ; services d’analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la protection des données ; études de projets technico-fonctionnels dans le domaine de la cybersécurité ; services d’édition et de mise à jour de logiciels et systèmes informatiques ; conseils en matière de technologies de l’information ; Services de conseil aux entreprises pour l’audit de qualité, la conception des systèmes d’information, l’étude d’analyses comparatives sur l’efficacité de systèmes informatiques » de la marque antérieure qui désignent des prestations de conseils et d’analyses de systèmes informatiques et de conseils en cyber sécurités. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, n’établissant pas de liens précis entre les services suivants : « location de décors de spectacles ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi, ces services n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POSITIVE WAVES ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal WAVE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme WAVE (au pluriel dans le signe contesté/au singulier dans la marque antérieure), et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme POSITIVE ainsi que par l’ajout de la lettre finale S au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme WAVE, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des services en cause. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme POSITIVE qui le précède s’y rattache directement, en ce qu’il s’agit d’un simple terme laudatif. Le terme POSITIVE ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur et ce malgré sa position d’attaque. Enfin, si intellectuellement, le signe contesté peut être compris du consommateur français comme étant la traduction anglaise de l’expression « ondes positives », ainsi que le souligne la déposante, et que le terme WAVE de la marque antérieure peut être traduit par le terme « vague », cette circonstance ne permet pas d’écarter toute similarité. En effet, le consommateur pourra donner au terme WAVE la même signification dans les deux signes en présence, la marque antérieure pouvant également être traduite par « onde ». En outre, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra le signe contesté POSITIVE WAVE comme un signe ayant pour objectif de « diffuser de la positivité vis-à-vis de la transition écologique, afin de favoriser la transition » cette évocation n’étant nullement évidente. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.

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Le signe verbal contesté POSITIVE WAVES est donc similaire à la marque verbale antérieure WAVE. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B) Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°4456492 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services pour lesquels aucune identité n’a été constatée ni aucune similarité démontrée précédemment et restant ainsi à comparer sont les suivants « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ;

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services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; services d’intermédiation commerciale ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en affaires aux sociétés ; conseils en gestion des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation d’entreprises ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de conseils et d’informations d’affaires ; services de conseillers d’affaires ; Consultation pour la direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ; Consultation professionnelle d’affaires ; Conseils en affaires aux sociétés ; Services d’assistance et conseils en matière de gestion commerciale ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En ce qui concerne les services de « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ces services appartiennent à la catégorie générale des « services d’assistance en matière de gestion commerciale » de la marque antérieure qui s’entendent de l’ensemble des moyens mis à disposition des entreprises pour faciliter leur gestion des affaires. Il s’agit donc de services identiques. A cet égard et comme mentionné précédemment, le seul argument développé par la déposante selon lequel « … l’entreprise Wavestone a déposé la marque « Wave » n°4762637 enregistrée le 03/05/2021 pour les classes 35, 41 et 42, alors même qu’il existait déjà des marques antérieures totalement identiques enregistrées sous ces mêmes numéros de classes » ne saurait prospérer. En effet, comme le relève la société opposante dans ses observations en réponse, outre le fait que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition indépendamment de considérations extérieures. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoquée. En revanche, en ce qui concerne les « services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement :

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— des prestations de reproductions de documents ;

- des organismes en charge de répartir les offres et les demandes d’emplois qui visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers ;

- des prestations ayant pour objet la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ;

- de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;

- de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche ; ces services n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Conseils en affaires aux sociétés ; conseils en gestion des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation d’entreprises ; Services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; Services de conseils et d’informations d’affaires ; services de conseillers d’affaires ; Consultation pour la direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ; Consultation professionnelle d’affaires ; Conseils en affaires aux sociétés ; Services d’assistance et conseils en matière de gestion commerciale » de la marque antérieure qui s’entendent de divers prestations de mise à disposition d’informations en matière commerciale. A cet égard, le seul argument de la société opposante selon lequel il s’agit pareillement de « … prestations portant sur la mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale… » ne serait prospérer dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, ne relèvent pas de cette catégorie. Par conséquent, il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, n’établissant pas de liens précis entre les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement et les services précités de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi, ces services n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POSITIVE WAVES ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE POSITIVE WAY ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée trois éléments verbaux. Visuellement, la demande d’enregistrement et la marque antérieure sont de longueurs proches, respectivement treize et quatorze lettres dont dix sont positionnées dans le même ordre et selon le même rang ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, ces signes se prononcent en quatre temps pour le signe contesté et cinq pour la marque antérieure et partagent des sonorités très centrales et finales des plus proches, à savoir [po ; zi ; ti ; ve] / [wévz] et [po ; zi ; ti ; ve] / [wé] pour la marque antérieure. Le signe contesté et la marque antérieure diffèrent par l’absence du terme THE et de la substitution de la lettre finale Y par la séquence de lettre –VES au sein du signe contesté. Toutefois, l’absence de l’article définit anglais THE et la substitution d’une lettre par trois autres, en position finale au sein d’une longue séquence verbale et, au surplus, faiblement perceptible phonétiquement, ne sauraient supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances d’ensemble précédemment relevées.

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Dès lors, compte tenu desdites ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similitude entre ceux-ci. La déposante ne saurait valablement invoquer la circonstance selon laquelle « … la marque « The positive Way » n’est autre qu’une juxtaposition de termes non distinctifs permettant de décrire la valeur ajoutée des prestations effectuées par l’entreprise… » dès lors qu’une telle juxtaposition ne saurait établir, per se, un lien direct et concret avec les services de la marque antérieure, ni à en désigner une caractéristique précise. L’élément verbal THE POSITIVE WAY apparaît donc distinctif au regard des services en cause. En tout état de cause, il convient de rappeler que la procédure d’opposition ne constitue pas une procédure ayant pour objet d’examiner la validité au fond d’une marque déjà enregistrée. Au surplus, le fait invoqué par la déposante selon lequel la marque antérieure est utilisée en tant que slogan en association avec d’autres marques du titulaire ne saurait davantage prospérer. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « … La marque « The Positive Way » enregistrée depuis plus de 5 ans ne semble par exploitée en que marque distinctive à part entière » dès lors qu’elle n’a pas exercé, comme le requiert l’article R712-16 du code de la propriété intellectuelle, de manière expresse, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté qu’offre l’article R 712-16-1 du même code d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue. Le signe verbal contesté POSITIVE WAVES est donc similaire à la marque verbale antérieure THE POSITIVE WAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité de certains des services en présence. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POSITIVE WAVES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°23/5009802 est partiellement rejetée, pour les services précités.