OP24-0772 23/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A T D G a déposé le 5 décembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5011672 portant sur le signe verbal LA DOREE. Le 29 février 2024, la société PATISSERIE E.LADUREE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- marque verbale française LADUREE, déposée 13 août 1997, enregistrée sous le sous le numéro 97691589 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— marque verbale française LADUREE, déposée 13 août 1997, enregistrée sous le sous le numéro 97691589 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. . Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque verbale française LADUREE n° 97691589 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. Services de conciergerie ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits et services suivants : « pâtisserie. Restauration (alimentation), services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

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Les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La déposante n’ayant pas présenté de contestation sur la comparaison des produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « services de conciergerie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de la fourniture à des particuliers ou des sociétés d’un ensemble de prestations de service du quotidien, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « restauration (alimentation) » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant à fournir des plats cuisinés ayant fait l’objet d’une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base. A cet égard, la société opposante soutient que les services précités sont susceptibles d’être rendus par des hôtels. Toutefois, le fait que ces services puissent être rendus par des hôtels ne permet pas de les rendre similaires entre eux. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA DOREE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale LADUREE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.

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Visuellement, les signes en cause sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun six lettres (L, A, D, R, E, E), placée dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes en cause ont en commun leurs séquence en position d’attaque et en position finale [la-d-ré], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Aussi, les différences entre les signes tenant à la substitution de la lettre 0 à la lettre U ainsi que la présence d’un espace entre les séquences LA et DOREE dans le signe contesté, n’écartent pas les grandes ressemblances visuelles et phonétique relevées précédemment. Le signe verbal contesté LA DOREE est donc similaire à la marque verbale antérieure LADUREE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française LADUREE n° 97691589 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. L’atteinte à une marque de renommée au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du

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caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

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Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française LADUREE n° 97691589 au regard du produit suivant : « pâtisserie ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes :

- Annexe 12 : Eléments de visibilité de la marque LADUREE à l’international
- Annexe 13 : Etude de notoriété – Harris Interactive, Rapport Janvier 2022
- Annexe 16 : Article L’Hotellerie restauration – Ladurée a séduit les réseaux sociaux 09.2016
- Annexe 17 : Article CNEWS – Paques 2022 – 03.2022
- Annexe 18 : Article BIBA – Paques 2022 – 03.2022
- Annexe 19 : Article FEMINA – Paques 2022 – 04.2022
- Annexe 20 : Article FEMINA – Roland-Garros x LADUREE – 06.2002
- Annexe 21 : Article FASHION NETWORK – Roland-Garros x LADUREE – 05.2022
- Annexe 22 : Article DOITINPARIS – Pâtisseries Star été 2022 – 06.2022
- Annexe 23 : Article SORTIRAPARIS – Terrasse LADUREE Champs-Elysées – 07.2022
- Annexe 24 : Article GALA – Cadeaux gourmands – 05.2022
- Annexe 25 : LADUREE – Nos collaborations
- Annexe 26 : LADUREE – Nos boutiques et restaurants

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— Annexe 27 : Article Les ECHOS – Chiffre d’affaires LADUREE Macarons – 20.11.2018 : « le macaron « parisien » fourré a fait sa renommée auprès des gourmands du monde entier. Il représenter d’ailleurs la moitié du chiffre d’affaires de Ladurée (130 millions d’euros) ».

- Annexe 28 – LADUREE récompensée d’un prix de l’innovation végane – 03.2020
- Annexe 29 – Le ministère de la Justice et la maison Ladurée s’engagent en faveur de l’insertion des jeunes en difficulté – 10.2023
- Annexe 30 – LADUREE – Document interne retraçant l’histoire de la maison Ladurée. Il n’est pas contesté par la déposante qu’au vu de ces pièces, la marque antérieure LADUREE a acquis une renommée sur le marché pertinent à savoir la France pour de la « pâtisserie ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services restant à comparer et dont l’identité ou la similarité n’a pas été retenue dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, à savoir les « services de conciergerie ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA DOREE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale LADUREE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées au point A, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA DOREE est donc similaire à la marque verbale antérieure LADUREE. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de

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caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque que les « produits et services visés […] concernent directement ou indirectement le secteur de la restauration », que les signes sont similaires et que la marque antérieure LADUREE bénéficie d’une grande renommée et d’un son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure LADUREE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard de la « pâtisserie », tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les « services de conciergerie ». A cet égard, la société opposante fournit notamment une capture d’écran du site internet de services de conciergerie qui proposent des services de petit-déjeuner. Dès lors, et au regard de la renommée de la marque antérieure pour des « pâtisseries », il ne saurait être exclu que le public concerné, habitué à voir des services de conciergerie proposer de multitudes services tels que des prestations de petit-déjeuner, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les services de la demande d’enregistrement contestée, ce que ne conteste pas la déposante. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « services de conciergerie », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de

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sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En effet, elle rappelle que « LA DOREE tirerait un avantage non justifié, un bénéfice indu, de la renommée de LADUREE : les consommateurs amenés à confondre les deux marques assimileraient LA DOREE et les services couverts à la qualité des produits et services proposés par LADUREE » et tirerait « profit de la renommée de la marque antérieure LADUREE lors de l’usage de sa marque, sans avoir eu à réaliser les mêmes efforts promotionnels, publicitaires, et sans avoir eu à rendre des services de qualité à sa clientèle », ce qui entraînerait une dilution de la renommée de la marque antérieure LADUREE et sa banalisation. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la pâtisserie, des similitudes entre les signes, et des relations existantes entre les services de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait ainsi faciliter la mise sur le marché des services de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Lesdits services de la demande d’enregistrement contestée pourraient alors bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. Par conséquent, il apparaît que de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA DOREE ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.