OPP 24-0589 05/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1

La société GUANGDONG WEIDAO YOUTOU HOLDINGS CO., LTD. (société de droit chinois) a déposé, le 22 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 008 237 portant sur le signe figuratif suivant : . 2

Le 15 février 2024, la société SANDRO ANDY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne déposée le 5 novembre 2020, enregistrée sous le n° 018332236 et portant sur le signe figuratif suivant : ;

- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif FOR THE FUTURE, déposée le 1er décembre 2020, et enregistrée sous le n° 018346824 ;

- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne déposée le 5 novembre 2020, enregistrée sous le n° 018332236 et portant sur le signe figuratif suivant : . L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 3

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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Démonstration de produits ; Diffusion [distribution] d’échantillons ; Publicité ; Décoration de vitrines ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Promotion des ventes pour des tiers ; Organisation de foires commerciales ; Marketing ciblé ; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles

;

Publicité

extérieure ; Enseignement ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; Organisation et conduite d’ateliers de formation ; Services d’examens pédagogiques ; Organisation de spectacles [services d’imprésarios] ; Organisation de concours de beauté ; Organisation et conduite de congrès ; Publication de livres ; Organisation de concours [éducation ou divertissement] ». La marque antérieure n° 018332236 a été enregistrée pour les produits suivants: « Articles de lunetterie; lunettes de vue, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes. Objets d’art en métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire); pierres précieuses; joaillerie, bijouterie; articles de bijouterie pour la chapellerie; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; broches; colliers; chaînes [bijouterie]; pendentifs; Bagues [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; Porte-clés fantaisie; Breloques pour porte-clés; épingles [bijouterie]; épingles de cravates; fermoirs pour la bijouterie; Pin’s [bijouterie]; médailles; médaillons [bijouterie]; perles [bijouterie]; boîtes à bijoux; rouleaux à bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; bracelets de montre; boîtiers de montres. Cuir et imitations du cuir; bagages; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, attaché-cases, porte- documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes, parapluies. Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous- vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous- vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers) ». La marque antérieure n° 018346824 a été enregistrée pour les services suivants: « conseils et informations d’affaires dans le domaine de la mesure de l’impact et de la performance des entreprises en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance; services d’évaluation, d’auto-évaluation de la mesure de l’impact et de la performance des entreprises en matière, environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance; établissement de statistiques et de rapport dans le domaine de la qualité, de la mesure de 5

l’impact et de la performance des entreprises en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance; services d’audits commerciaux dans la mesure de l’impact et de la performance des entreprises en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance. formation dans le domaine de la qualité, de la mesure de l’impact et de la performance des entreprises en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance; organisation de colloques et séminaires dans le domaine de la qualité et de la mesure de l’impact, de la performance des entreprises en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance. services d’évaluation (audit) et d’auto évaluation (audit) de conformité (audit) à des exigences spécifiées (standards, normes) dans le domaine de la qualité, de la mesure de l’impact et de la performance en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance; services d’information technique dans le domaine des standards et normes; service de recherche et de consultation dans le domaine de l’évaluation de conformité à des normes et standards relatifs à l’évaluation de personnes, de systèmes de management et de contrôle de la qualité dans le domaine de la qualité de la performance en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance; développement d’indicateurs techniques de la qualité dans l’évaluation de la performance des entreprises en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance; conseil en stratégie technique (audit) dans le domaine de la qualité, de la mesure de l’impact et de la performance en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et de gouvernance ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Organisation de foires commerciales ; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; Enseignement ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; Organisation et conduite d’ateliers de formation ; Services d’examens pédagogiques ; Organisation de spectacles [services d’imprésarios] ; Organisation de concours de beauté ; Organisation et conduite de congrès ; Publication de livres ; Organisation de concours [éducation ou divertissement] » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits et services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de « Démonstration de produits ; Diffusion [distribution] d’échantillons ; Publicité ; Décoration de vitrines ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Promotion des ventes pour des tiers ; Marketing ciblé ; Publicité extérieure » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Cuir et imitations du cuir; bagages; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte- cartes, parapluies. Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous-vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds 6

papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers) » de la marque antérieure n° 018332236. En effet, les premiers, qui s’entendent de prestations publicitaires visant à promouvoir des produits et services sans les spécifier précisément, n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la prestation des premiers. A cet égard, il ne saurait suffire que « Les marques évoluant dans le domaine du prêt-à-porter […] utilisent souvent les produits comme les sacs à main et vêtements comme des éléments de leur stratégie de marketing et de promotion » pour justifier d’un tel lien de complémentarité. En effet, en décider ainsi reviendrait à considérer similaires aux services susvisés de la demande d’enregistrement contestée, tous les produits susceptibles de faire l’objet de prestations de promotion des ventes, de marketing et de publicité, alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. De plus, la société opposante n’établit pas de lien entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure n° 018346824 servant notamment de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains produits et services des marques antérieures invoquées. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n° 018332236 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 7

La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’éléments figuratifs. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun une représentation très proche de deux lettres S majuscules, entrecroisées par un effet miroir, et « révél[ant] une forme représentant un cœur noir », comme le soutient la société opposante, ce dont il résulte d’importantes ressemblances visuelles. A cet égard, la présence d’un cercle noir au sein du signe contesté, délimitant la représentation des deux lettres S entrecroisées, n’est pas de nature à altérer leur perception immédiate et leur caractère essentiel, dès lors que, mises en exergue par leur présentation au centre du signe, elles s’imposent immédiatement et en premier lieu à la perception du consommateur et apparaissent ainsi susceptibles de dominer, à elles seules, l’image de la marque que le public garde en mémoire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure . 8

Au regard de la marque n° 018346824 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FOR THE FUTURE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs en couleurs. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’ils partagent des ressemblances visuelles prépondérantes résultant de leur représentation commune très proche de deux lettres S majuscules entrecroisées par un effet miroir. Il sera simplement précisé qu’au sein de la marque antérieure, les lettres S apparaissent dominantes, dès lors qu’elles sont mises en exergue par leur présentation et que les éléments verbaux FOR THE FUTURE, inscrits sur une ligne inférieure en caractères de très petite taille, apparaissent peu perceptibles. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes. 9

Le signe contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure FOR THE FUTURE . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées, et ce malgré la similarité des signes. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services 10

qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 018332236, portant sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Le signe contesté ayant été déposé le 22 novembre 2023, l’opposante est tenue, par conséquent, de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, et que cette renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir : Classe 9 : « Articles de lunetterie; lunettes de vue, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes » ; Classe 14 : « joaillerie, bijouterie; articles de bijouterie pour la chapellerie; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; bracelets; broches; colliers; chaînes [bijouterie]; pendentifs; Bagues [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; Porte-clés fantaisie; Breloques pour porte-clés; épingles [bijouterie]; épingles de cravates; fermoirs pour la bijouterie; Pin’s [bijouterie]; médailles; médaillons [bijouterie]; perles [bijouterie]; horlogerie et instruments chronométriques; montres » ; Classe18 : « bagages; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes » ; Classe 25 : « Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous-vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull- overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers ». 11

Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, l’opposante a fourni les éléments de preuve suivants :

- Annexe 3 : Sandro dans le G S , histoire et chiffre d’affaires ;

- Annexe 4 : Points de vente Sandro en France ;

- Annexe 5 : L’engagement responsable de Sandro ;

- Annexe 6 : Produits Sandro actuellement vendus reproduisant la marque ;

- Annexe 7 : Listing de tous les produits reproduisant la marque ;

- Annexe 8 : Réseaux sociaux de Sandro ;

- Annexe 9 : Publications Instagram reproduisant la marque ;

- Annexe 10 : Stories Instagram reproduisant la marque ;

- Annexe 11 : Publications d’influenceurs reproduisant la marque ;

- Annexe 12 : Publications presse reproduisant la marque . Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent dans le secteur de l’habillement. De plus, les documents 12

fournis démontrent que les produits revêtus de la marque antérieure ont fait l’objet de nombreuses publications destinées au grand public, attestant ainsi des investissements publicitaires importants réalisés par la société opposante pour en assurer la promotion. Ainsi, la marque antérieure invoquée a bien acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne au moins pour des « Vêtements », ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’éléments figuratifs. 13

Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’ils partagent des ressemblances visuelles prépondérantes résultant de leur représentation commune très proche de deux lettres S majuscules entrecroisées par un effet miroir. Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, le signe contesté est similaire à la marque figurative antérieure . Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, les signes en cause doivent être considérés comme étant similaires. Par ailleurs, comme il a été démontré par l’opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée sur le marché des « Vêtements », bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public. En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure est dirigée à l’encontre des services de la demande d’enregistrement contestée, restant à comparer, à savoir les services suivants : « Démonstration de produits ; Diffusion [distribution]

d’échantillons ; Publicité ; Décoration de vitrines ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Promotion des ventes pour des tiers ; Marketing ciblé ; Publicité extérieure ». A cet égard, la société opposante soutient que « les produits désignés par la marque antérieure sont souvent utilisés comme des moyens de communication et de promotion de l’image de marque. Ils peuvent être arborés par des individus lors d’événements publics ou dans des contextes où ils attirent l’attention du public, agissant ainsi comme des supports publicitaires ambulants ». 14

Elle souligne que « Les marques évoluant dans le domaine du prêt-à-porter comme l’Opposante utilisent souvent les produits comme les sacs à main et vêtements comme des éléments de leur stratégie de marketing et de promotion. Ils sont choisis spécifiquement pour leur capacité à véhiculer l’identité et les valeurs de la marque, et sont souvent utilisés dans des campagnes publicitaires ou des événements promotionnels ». Elle précise également qu’ « il est fréquent pour les marques évoluant dans le domaine du prêt-à-porter comme Sandro d’utiliser leurs produits comme des éléments de leur stratégie de publicité, de marketing et de promotion. Ces produits sont choisis spécifiquement pour leur capacité à véhiculer l’identité et les valeurs de la marque, et sont souvent utilisés dans des campagnes publicitaires ou des événements promotionnels ». Enfin, elle ajoute que « les entreprises qui vendent des sacs à main et vêtements peuvent également offrir des services de publicité pour promouvoir leurs produits. Ces produits sont donc souvent commercialisés et distribués dans les mêmes canaux que les services de publicité ». En l’espèce, si les services de la marque contestée apparaissent par nature dissemblables aux produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu que le consommateur concerné par ces produits et services puisse faire un lien avec la marque antérieure en prenant connaissance du signe contesté appliqué à ces services, compte tenu de sa renommée auprès de tous types de publics, de son caractère distinctif intrinsèque et de la proximité des signes. En outre, il n’est pas contesté que les services de la demande contestée sont susceptibles de cibler le même public et que les articles d’habillement peuvent constituer de réels outils de « stratégie de publicité, de marketing et de promotion » du fait de « leur capacité à véhiculer l’identité et les valeurs [d’une] marque », tel que le soulève la société opposante. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les services suivants : « Démonstration de produits ; Diffusion [distribution] d’échantillons ; Publicité ; Décoration de vitrines ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Promotion des ventes pour des tiers ; Marketing ciblé ; Publicité extérieure », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. 15

La société opposante soutient que la « demande contestée va tirer profit du fort caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure ». Elle précise que « La société déposante va se servir de l’attractivité de la marque antérieure en proposant des services sous un signe presque identique à celui de la marque antérieure. La demande contestée va indubitablement bénéficier d’être associée aux valeurs et connotations positives de la marque de Sandro. Cela signifie que le consommateur français pourrait croire, par erreur, que les services proposés sous la marque proviennent de la société Sandro Andy ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer aux services de la demande d’enregistrement contestée, l’image positive et les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure, influençant ainsi leur choix sans efforts marketing significatifs de la part de la société déposante. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure. Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En outre, l’opposante soulève également que « l’usage de la demande contestée serait préjudiciable au caractère distinctif de la marque antérieure » et que « Le risque de laisser proliférer des marques fortement similaires à pourra à terme diluer le caractère distinctif de cette marque ». A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. 16

En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque figurative de l’Union européenne n° 018332236, , la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « Démonstration de produits ; Diffusion [distribution] d’échantillons ; Publicité ; Décoration de vitrines ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Promotion des ventes pour des tiers ; Marketing ciblé ; Publicité extérieure ». CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner l’ensemble des services visés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques figuratives et FOR THE FUTURE . PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 17