OP24-0650 23/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M K Amine et DRAA Aissam ont déposé le 1er décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 010 854 portant sur le signe verbal 9 SULTAN. Le 21 février 2024, la société SHISEIDO COMPANY, LIMITED (Société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française AMBRE SULTAN, déposée le 23 mai 2000 et dûment renouvelée sous le n° 3 029 664, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. 1

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 3

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 1er décembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2023, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : «savons ; produits de parfumerie ; cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour les soins du corps, produit de maquillage et produits cosmétiques pour les soins des cheveux». Sur l’invitation de la société déposante, la société SHISEIDO COMPANY, LIMITED a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :

- A nnexe 1 :23 Factures pour le produit « Ambre Sultan » entre le 02 septembre 2019 et le 17 novembre 2023.

- A nnexes2 : Extraits de journaux où il est mentionné le parfum « Ambre Sultan » entre les 2019 et 2024.

- A nnexe 3 : Témoignages de consommateurs français sur les parfums AMBRE SULTAN de juillet 2019 à octobre 2023. Il n’est pas contesté que les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les « produits de parfumerie ; cosmétiques », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En conséquence, l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits précités. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 4

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « : parfums ; produits de rasage ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte sont les suivants : « produits de parfumerie ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « parfums ; produits de rasage ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux » apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 9 SULTAN, ci-dessous représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMBRE SULTAN, ces dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 5

Il ré sulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un caractère alphanumérique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ainsi que d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun le terme SULTAN, ce qui leur confère d’importantes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme AMBRE au sein de la marque antérieure et du caractère alphanumérique 9 au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SULTAN apparait distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, au sein du signe contesté, le terme SULTAN présente un caractère dominant, de par sa longueur, et dès lors que le chiffre 9 est susceptible d’être perçu par le consommateur comme une simple référence à une gamme ou une référence de produits. De même, le terme SULTAN revêt un caractère essentiel dans la marque antérieure invoquée en raison du caractère faiblement distinctif du terme AMBRE au regard des produits en cause. En effet, comme le relève l’opposante, l’ambre peut « renvoyer à la composition des produits », et n’est donc de nature à retenir l’attention du consommateur. A cet égard, il importe peu, comme l’invoquent les déposants, que le terme AMBRE « désigne non seulement une substance parfumée mais également une pierre et même un prénom ». En effet, rien ne permet d’exclure qu’appliqué à des produits de parfumerie, ce terme puisse être perçu en l’espèce comme désignant la composition de tels produits. Le fait invoqué par l’opposant que les éléments 9 et AMBRE sont « placés en attaque » ne saurait suffire à leur conférer un caractère prépondérant au sein des deux signes, compte tenu du caractère particulièrement distinctif du terme SULTAN. Enfin, les déposants font valoir qu’il « il existe au registre un nombre important de marques enregistrées en classe 3 comportant le terme SULTAN, dont les marques françaises SULTAN WOOD n° 4777289, KARINE SULTAN n° 4161441 et OUD SULTAN n° 4718185, protégées pour les parfums ». Toutefois, cette argumentation est inopérante, le bien-fondé d’une opposition devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée, indépendamment d’autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Il en résulte qu’il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits. 6

Ains i, la demande contestée 9 SULTAN est similaire à la marque antérieure AMBRE SULTAN. 7

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence le signe 9 SULTAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 8