OP24-0841 30/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE LA SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES a déposé, le 13 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5013863 portant sur le signe verbal WILD JOURNEY. Le 5 mars 2024, la société MARY KAY INC. (Entité juridique Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne JOURNEY, déposée le 20 avril 1999, dûment renouvelée, et enregistrée sous le n°1145234, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Preuve de l’usage Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

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Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU: T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU: T:2004:225, point 41]. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 13 décembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13 mars 2018 au 13 décembre 2023, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : «Parfums, produits de toilette non médicinaux, produits cosmétiques, dentifrices, produits dépilatoires, articles de toilette (non compris dans d’autres classes); produits pour les cheveux; savons, déodorants ; huiles essentielles». Le 11 juillet 2024, afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante a fourni une annexe 1 contenant des copies d’écran des sites Internet suivants : www.marykay.cz ; www.marykay.de ; www.marykay.ie ; www.marykay.it ; www.marykay.nl ; www.marykay.pl ; www.marykay.sk., proposant à la vente des parfums JOURNEY et datées de 2020 à 2023. Le 13 septembre 2024, l‘opposante a fourni les pièces supplémentaires suivantes :

- une annexe 2 contenant une « Attestation signée par Monsieur J D . Wiseman , vice- président, directeur juridique adjoint et secrétaire général adjoint au sein du service de la société Mary Kay Inc », ainsi qu’un tableau annexé nommé « Journey sales to EU_2019 to 2023 » présentant les chiffres de ventes des parfums JOURNEY entre 2019 et 2023 dans l’Union Européenne (Allemagne, Espagne, Pologne, République Tchèque et Portugal)

— une annexe 3 contenant des copies d’écran des sites Internet suivants : site tchèque de Mary Kay In, site polonais de Mary Kay Inc., site allemand de Mary Kay Inc. et site du revendeur allemand Pflegekosmetik, datées du 13 septembre 2024, ainsi qu’un catalogue hongrois Mary Kay de 2024. La déposante conteste la validité des preuves fournies par la société opposante. En particulier, elle fait valoir que, selon la jurisprudence européenne, « … la simple présence de la marque sur un site internet n’est pas suffisante en soi pour prouver son usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ». A cet égard, elle invoque notamment un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juin 2024, BIG MAC (T-58/23). Dans cet arrêt, le Tribunal relève qu’ « En l’espèce, il convient de relever que si les preuves produites par l’intervenante et prises en compte par la chambre de recours montrent effectivement les produits en cause représentés sous la marque contestée dans le cadre de publicités en France au cours de la période pertinente, ces preuves ne fournissent,

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toutefois, aucune indication sur l’importance de l’usage de la marque pour ces produits au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, et notamment en ce qui concerne le volume des ventes, la durée de la période pendant laquelle les actes d’usage ont été accomplis et leur fréquence. En effet, lesdites preuves, qui se résument à des impressions d’affiches publicitaires, à des captures d’écran d’une publicité télévisée diffusée en France en 2016 et à des captures d’écran du compte Facebook de McDonald’s France en 2016, ne permettent pas de déterminer dans quelles quantités, ni avec quelle régularité et récurrence, les produits concernés ont été distribués [et que] ces preuves ne sauraient donc suffire à elles seules à démontrer la réalité de l’exploitation commerciale de la marque contestée pour les « sandwiches au poulet ». De même, elle cite les directives de l’EUIPO selon lesquelles « la simple présence de la marque sur un site internet n’est pas suffisante en soi pour prouver l’usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs », (PJ 24 : Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie C Opposition, Version du 31 mars 2024, Page 1496) ». En outre, elle conteste la valeur probante de l’attestation du vice-président de la société opposante en invoquant la jurisprudence en la matière. Ainsi, elle cite un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, PROFLEX (T-278/12) selon lequel « Lorsqu’une déclaration a été établie … par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve ». Elle cite aussi un arrêt du 21 novembre 2012, PHOTOS.COM (T-338/11) concernant « la déclaration sous serment établie par le directeur du département juridique de la requérante » : Selon cet arrêt, « Dans la mesure où cette déclaration n’émane pas d’un tiers, mais d’une personne liée par une relation de travail à la requérante, elle ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque demandée. Partant, elle ne pourrait constituer qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants». Au vu de l’examen des pièces fournies, et conformément à la contestation de la déposante, il apparaît que l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas établi. En effet, si les copies d’écran contenues dans l’annexe 1 (celles de l’annexe 3 n’étant pas correctement datées) montrent que des parfums ont été proposés à la vente sous la marque JOURNEY, pendant la période et sur le territoire pertinent, ces pièces ne prouvent pas que les produits ont effectivement été vendus. Elles n’apportent aucun élément chiffré permettant d’établir que les sites internet ont permis de créer des parts de marché dans l’Union européenne pour les produits en cause. Cette analyse est conforme à la jurisprudence européenne ainsi qu’aux directives de l’EUIPO citées par la déposante, selon lesquelles la présence d’une marque sur des sites Internet n’est pas suffisante pour justifier d’un usage sérieux. Dans le même sens, dans une décision du 21 octobre 2024 « SISU » (R 181/2024-4), une chambre de recours de l’EUIPO a considéré que « Les autres éléments de preuve, tels que les captures d’écran des magasins en ligne et les sites internet où les produits sous la marque antérieure ont été présentés et/ou proposés à la vente… montrent simplement que les produits en cause ont été proposés à la vente, mais ne prouvent pas qu’ils ont effectivement été vendus et ne fournissent aucune information sur le volume des ventes. Même à supposer que certains des produits aient été effectivement vendus sur l’internet au cours de la période pertinente, étant donné que ces captures d’écran ne quantifient pas le volume des ventes, elles ne prouvent pas non plus un volume suffisant de ventes (13/10/2021, T-1/20, Instinct, EU:T:2021:695, § 57-58) ».

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De même, dans un arrêt du 13 octobre 2021 « INSTINCT » (T-1/20), le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que « les offres de vente de produits portant la marque contestée sur des sites Internet, postérieures à la période pertinente, ne contiennent aucune référence à de véritables ventes, à leur volume ou à leur intensité et ne prouvent pas que ces produits ont effectivement été vendus durant la période pertinente. Par conséquent, ces éléments ne sauraient étayer la conclusion selon laquelle l’usage de cette marque durant la période pertinente a atteint une importance suffisante pour être considéré comme sérieux ». Par ailleurs, le catalogue hongrois Mary Kay daté de 2024 ne constitue pas davantage une preuve de la vente effective des produits sur le marché. En outre, quant à l’attestation du vice-président, directeur juridique adjoint et secrétaire général adjoint et au tableau interne des ventes qui lui est annexé, indiquant notamment les quantités de produits vendus sous la marque JOURNEY et le montant en dollars de l’expédition dans l’Union européenne entre 2019 et 2023 (annexe 2 susvisée), il ressort de la jurisprudence européenne citée par la déposante que « « Lorsqu’une déclaration a été établie … par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve ». Or, en l’espèce, force est de constater que cette attestation, accompagnée d’un tableau interne des ventes, a une valeur probante réduite dans la mesure où elle n’est pas corroborée par des preuves concrètes telles que des factures ou des bons de commande. Il résulte de ce qui précède que les pièces fournies par le titulaire de la marque antérieure, même appréciées globalement, ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque JOURNEY. CONCLUSION En conséquence, à défaut de pièces établissant l’usage sérieux de la marque antérieure n°1145234, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.