OP24-0798 17/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE M N a déposé le 15 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°5014481 portant sur le signe verbal MONSIEUR RAINBOW. Le 4 mars 2024, la société BONPRIX HANDELSGESELLSCHAFT (MBH) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne RAINBOW déposée le 28 novembre 2011 sous le n°10500619, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

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I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie; Horlogerie et instruments chronométriques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Ainsi, les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements», de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « joaillerie, bijouterie » de la marque antérieure invoquée lesquels constituent des produits finis. 3

I ls ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée étant destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique…) et non pas exclusivement pour les produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MONSIEUR RAINBOW, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RAINBOW, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ces signes ont en commun la dénomination RAINBOW, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, en ce que le consommateur comprendra aisément ce terme comme désignant « arc-en-ciel » en langue anglaise. Ils diffèrent par la présence du terme MONSIEUR au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination RAINBOW, commune aux deux signes, est parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, ce terme est également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme MONSIEUR qui le précède, sera perçu comme un simple titre de civilité venant mettre en exergue le terme RAINBOW et peut également évoquer la clientèle masculine des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. 4

L e signe verbal contesté MONSIEUR RAINBOW est donc similaire à la marque complexe antérieure RAINBOW, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MONSIEUR RAINBOW ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits susvisés. 5