PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-0931 Le 03/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société STOOLS SERVICES FR (SAS), a déposé, le 20 décembre 2023, la demande d’enregistrement de marque n° 5015834 portant sur la dénomination SAPTOOLS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Le 12 mars 2024, la société SAP SE (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SAP déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 13107818. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « Supports de données exploitables par une machine en tout genre avec programme; Tous Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 programmes et logiciels informatiques; Supports d’enregistrement magnétiques, à savoir bandes magnétiques, disques magnétiques, disquettes et cartes magnétiques; Manuels sous format électronique se rapportant à des logiciels, du matériel informatique et des périphériques ; Matériel d’accompagnement imprimé pour logiciels et programmes informatiques, à savoir manuels, catalogues, modes d’emploi et indications ; Systématisation de données et d’informations dans des banques de données informatiques pour l’internet concernant le développement, l’établissement, la programmation, le mode de fonctionnement, la production, la diffusion, la distribution, l’application, l’utilisation, la méthode de travail, la conduite, la modification, la vente, la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et la sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels; Systématisation de données et d’informations dans des bases de données informatiques liées à la création, au développement et à la conception de programmes informatiques, à l’analyse et à des applications de traitement de données en direct, et appareils connexes; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Conseils en affaires ; Services liés à l’internet, à savoir fourniture d’accès à des données et informations sur l’internet concernant le développement, la création, la programmation, l’exécution, le mode de fonctionnement, la production, la diffusion, la distribution, l’application, l’utilisation, la méthode de travail, la conduite, la modification, la vente, la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et la sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels; Fourniture de services de communication interactifs par l’internet ou des connexions en ligne pour les services précités ; Formation liée à la programmation; Organisation et conduite de conférences, séminaires et sessions de formation; Éducation ; Informatique en nuage; Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour fonctions commerciales, y compris financières, de contrôle et de gestion de matériel, pour la gestion et la maintenance de la qualité, les ventes, la gestion du personnel et la gestion de projets, et pour travaux de bureau en général, y compris traitement de texte, courrier électronique et archivage; Mise en oeuvre, maintenance, location, sous-traitance et entretien de programmes informatiques et de logiciels; Actualisation et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, en particulier de programmes en rapport avec le développement, la création, la programmation, l’exécution, le fonctionnement, la production, la diffusion, la distribution, l’application, l’utilisation, l’exploitation, la manipulation, la modification, la vente, l’entretien, la location, l’actualisation, la conception et la sous-traitance; Conseils informatiques techniques en matière de création, développement, mise en oeuvre et application de programmes informatiques et de logiciels; Recherche dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels; Logiciels-services ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services suivants « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté. En revanche, les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des travaux et activités intellectuelles tendant à la découverte de connaissances nouvelles scientifiques, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services de « Recherche dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels » qui désignent un ensemble des travaux et des activités intellectuelles tendant à la découverte de connaissances dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels. En effet, si ces services partagent une même nature, à savoir d’être des prestations de recherches, ils ont des domaines de recherches différents (domaine scientifique pour les premiers ; programmes informatiques et des logiciels pour les seconds) de sorte qu’ils font appel à des compétences bien distinctes et ne répondent pas aux mêmes besoins. Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les services d’ « hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Fourniture de services de communication interactifs par l’internet ou des connexions en ligne pour les services précités » dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne sont pas étroitement liés, les seconds étant susceptibles de multiples autres applications. Ces services ne sont donc ni complémentaires, ni similaires. En outre, les services d’ « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à établir un bilan de la situation énergétique afin de proposer des solutions visant à réduire les déperditions énergétiques ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils en affaires » qui s’entendent de prestations de conseils en matière commerciale et industrielle rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont assurés par les mêmes prestataires (experts spécialisés dans le domaine énergétique pour les premiers et sociétés de conseils dans le domaine des affaires pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les services d’« architecture ; décoration intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement : - des services de conception, planification et gestion de projets de construction et de rénovation de bâtiments ; - des services consistant à transformer et embellir les espaces intérieurs en combinant esthétique et fonctionnalité ;

- des services de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité ;

- des services rendus par des graphistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures ;

- des services d’esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leur fonction (pour les objets utilitaires, les meubles, l’habitat en général);

- des services fournis par des experts dans le domaine de l’art pour déterminer l’authenticité et l’origine d’une œuvre.

Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Recherche dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Ces services ne sont donc pas ni similaires. Les services précités sont donc, pour certains, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SAPTOOLS, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SAP, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous deux d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun l’élément SAP présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la séquence TOOLS. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence précédemment relevée. En effet, l’élément SAP apparait distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément SAP- revêt un caractère dominant, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En effet, le terme TOOLS apparaît faiblement distinctif au regard des services concernés, en ce que ce terme anglais signifiant « outil » est susceptible d’être compris par les consommateurs des services déclarés identiques et similaires qui relèvent de domaines dans lesquels ce terme est compris, dont il est susceptible de désigner l’objet. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté SAPTOOLS apparait donc similaire à la marque antérieure SAP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « recherches scientifiques ; architecture ; décoration intérieure ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires, et ce malgré la similarité entre des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SAPTOOLS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI