OP 24-1171 11/12/2024 DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S I R a déposé le 22 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24/5023204 portant sur le signe verbal LA FRANÇAISE DIAMANT.

Le 2 avril 2024, la société Diamant Fahrradwerke GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DIAMANT, déposée le 19 avril 1984, enregistrée sous le n°10845196, dûment renouvelée.

L’Institut a notifié au titulaire de la demande contestée un refus provisoire partiel fondé sur des motifs absolus de refus. Ce refus provisoire était assorti d’une proposition de régularisation, qui a été acceptée par le titulaire.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Bicyclettes, cycles, vélos électriques ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bicyclettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.

En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et que le société déposante ne conteste pas dans ses observations en réponse.

Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « LA FRANÇAISE DIAMANT » ci- dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal « DIAMANT » ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.

Les signes en présence ont en commun le terme DIAMANT, présenté en position finale au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.

Ils diffèrent par la présence des termes LA FRANÇAISE au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

L’élément verbal DIAMANT, commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.

De même, au sein du signe contesté, l’élément verbal DIAMANT possède un caractère dominant en ce que la séquence LA FRANÇAISE qui le précède est descriptive de la provenance des produits en cause et ne sera donc pas apte à retenir l’attention du consommateur.

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En outre, les arguments du déposant selon lesquels « La Française Diamant est une marque française ancienne crée en 1889 à Pantin qui est très connue par les cyclistes et les passionnés du vélo. La marque a gagné plusieurs événements du cyclisme comme Paris-Brest-Paris en 1901 et le Tour de France en 1903. Elle a cependant disparu du marché en 1956. » et « il n’y aurait aucun risque de confusion ou de filiation entre les deux marques, d’autant plus que les deux marques ont déjà co-existé » ne sauraient toutefois suffire à écarter toute similarité entre les signes.

Outre que le caractère notoire de la demande d’enregistrement contestée n’est aucunement démontré par son titulaire et est par ailleurs inopérant en l’espèce, il convient de relever que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition indépendamment de toute autre considération.

De plus, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques de sorte qu’une supposée coexistence de fait est sans incidence sur la présente procédure.

De plus, la volonté du déposant de « faire renaître la marque pour fabriquer des vélos localement en France comme cela se faisait à l’époque » est sans incidence sur la présente procédure. En effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, l’argument du déposant selon lequel « même si la marque « Diamant » est une marque européenne, de facto, à ce jour, elle commercialise principalement ses produits auprès du marché germanophone, i.e. l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, et il n’y a pas de distribution en France » ne saurait être retenu en l’espèce.

En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées, étant rappelé qu’une marque de l’Union Européenne bénéficie d’une protection en France.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.

En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits d’origine française ou fabriqués en France.

Le signe verbal contesté LA FRANÇAISE DIAMANT est donc similaire à la marque verbale antérieure DIAMANT.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la haute similarité des produits en présence.

Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA FRANÇAISE DIAMANT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.

Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5023204 est totalement rejetée.

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