OPP 24-1376 13/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société YELLOCLOUD (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 25 février 2024 la demande d’enregistrement n°24 5033398 portant sur le signe figuratif YELLOCLOUD. Le 18 avril 2024, la société YELLO STROM GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne YELLO, déposée le 15 septembre 2021 sous le n°018559590. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d’enseignement; Appareils, câbles et instruments pour la conduite, la distribution, la commutation, la transformation, le stockage, le réglage et le contrôle du courant électrique; Batteries; Appareils et instruments électriques de mesure; Logiciel; Logiciels d’applications; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Appareils pour la réception, l’enregistrement, la retransmission, le traitement, l’édition et la reproduction de données, de signaux audio, de textes, de signaux, d’images et de sons; Conjoncteurs, ampèremètres, disjoncteurs, indicateurs de perte électrique, commutatrices, inverseurs, armoires de distribution pour l’électricité, tableaux de distribution d’électricité, appareils de contrôle de chaleur, compteurs électriques, appareils pour l’enregistrement de temps, interrupteurs horaires (autres que pour l’horlogerie); Autres compteurs électriques; Installations de production d’énergie essentiellement composées de cellules de combustible électriques; Gazomètres; Cellules de combustible électrochimiques pour la production de courant; Installations photovoltaïques composées de collecteurs solaires pour la production de courant; Appareils de mesure pour la consommation de courant; Appareils de contrôle pour la consommation électrique; Logiciels pour le transfert de données pour lecture à distance des compteurs électriques, Logiciels pour le transfert de données pour la lecture à distance de compteurs de gaz; Matériel informatique pour le transfert de données pour lecture à distance des compteurs électriques, Matériel informatique pour le transfert de données pour la lecture à distance de compteurs de gaz; Stations de charge pour véhicules électriques et raccords de charge pour stations de charge; Accumulateurs électriques pour véhicules électriques; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Équipement de traitement de données et ordinateurs pour la connexion de véhicules électriques au système énergétique d’une maison, d’un parking, d’une station-service, de l’éclairage public ou d’un parcmètre; Logiciels informatiques pour la connexion de véhicules électriques au système énergétique d’une maison, d’un parking, d’une station-service, de l’éclairage public ou d’un parcmètre; Modems téléphoniques; Appareils de communication point à point; Équipements de mémorisation de données, en particulier cartes de téléphone codées et cartes de téléphone prépayées; Appareils de communication, En particulier cartes SIM; Logiciels d’accès à Internet; Appareils de communication de données; Équipements sans fil de communication par l’internet ; éclairage et réflecteurs d’éclairage; Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Brûleurs de combustibles électrochimiques pour la production de chaleur; Installations photovoltaïques composées de collecteurs solaires pour la production de chaleur; Garnitures pour gaz et gaz naturel, à savoir régulateurs de pression du gaz, ainsi que filtres à gaz en tant que pièces d’installations domestiques ou industrielles, préchauffeurs de gaz naturel, soupapes d’arrêt de sécurité et soupapes d’évacuation pour régulateur de pression du gaz; Services de télécommunications; Communication informatique et accès à Internet; Mise à disposition de portails internet pour des tiers; Mise à disposition de portails sur l’internet, à l’exception de ceux en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Services internet, à savoir fourniture d’accès à des informations sur l’internet, à l’exception de ceux en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums Internet; Fourniture d’accès à des valeurs mesurées par des compteurs d’électricité sur l’internet; Courtage et location de temps d’accès à des banques de données avec possibilités de recherche et de visualisation ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’ingénieur pour réseaux de gaz, d’eau et de chauffage urbain; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services environnementaux, à savoir conseils techniques liés à l’environnement, développement technique de concepts pour la gestion des risques pour l’environnement; Conseils techniques sur le thème de l’exploitation d’installations de production et de distribution d’énergie; Conseils techniques en matière d’exploitation de réseaux de distribution et de transport; Services d’ingénierie en matière d’installations de transformation et d’utilisation de l’énergie; Planification technique d’installations liées aux eaux usées et d’eau douce; Étude technique d’installations de production d’énergie; Conseils techniques en matière d’économie d’énergie, en particulier conseils techniques concernant l’énergie pour le ménage, le commerce et l’industrie; Services de conseil en matière d’efficacité énergétique; Conseils spécialisés en matière d’utilisation effective d’énergie dans des bâtiments; services de certification en matière d`efficacité énergétique de bâtiments; Conseils en construction et conseils techniques concernant des mesures d’économie d’énergie et l’optimisation d’installations de chauffage; Conseils techniques concernant des mesures d’économie d’énergie, en particulier via l’exploitation de données mesurées de compteurs de courant, également en ligne; Gestion de l’énergie, à savoir conseils techniques et étude d’installations de production et de distribution d’énergie, de cellules de combustible, d’installations d’énergie éolienne et d’installations photovoltaïques; Établissement de projets techniques, conseils techniques, planification technique et direction technique d’installations de production et de distribution d’énergie, de cellules de combustible, d’installations d’énergie éolienne et d’installations photovoltaïques; Conseils techniques sur le thème de l’exploitation d’installations de traitement des eaux usées et de distribution d’eau fraîche ainsi que d’installations d’approvisionnement en gaz; Réalisation d’expertises dans le domaine technique du point de vue de l’énergie, de l’eau, des eaux usées; Développement de concepts énergétiques globaux d’un point de vue technique et écologique (conseil en matière d’environnement et conseils techniques en matière d’énergie); Recherche et développement, en particulier dans le domaine des technologies environnementales; Services dans tous les domaines de l’économie et de l’approvisionnement en énergie et en eau, à savoir création de concepts techniques et eu égard à l’écologie et à l’infrastructure; Mesures techniques du courant et du gaz naturel; Services scientifiques dans le domaine de la sylviculture et de l’agriculture, à savoir recherches et conseils scientifiques dans le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

reboisement, recherches biologiques pour une plantation intégrée, recherches sur les engrais et les récoltes; Planification technique, contrôle et planification de construction de réseaux de canalisations; Conseils techniques en matière d’exploitation de réseaux de distribution; Conseils techniques dans le domaine des économies d’énergie pour le ménage, le commerce et l’industrie; Mesures techniques du courant; Location d’équipements de mesure, compris dans la classe 42, en particulier équipements de mesure de la consommation électrique; Location d’appareils de contrôle (compris dans la classe 42), En particulier appareils de contrôle pour la consommation de courant; Installation et maintenance de logiciels informatiques pour le transfert de données permettant la consultation à distance de compteurs d’électricité; Développement de logiciels, développement d’architectures de logiciels, de modules et d’interfaces; Conseils en matière d’économie d’énergie pour le ménage, commerces et industries; Services scientifiques et technologiques et travaux de recherches dans le domaine de la connexion de voitures électriques aux systèmes d’énergie de domiciles, parkings, stations-services, lampadaires de voirie ou parcmètres; Conseils en matière d’économie d’énergie; Préparation technique de valeurs mesurées sur des compteurs d’électricité par la systématisation de ces données dans des banques de données informatiques, également en ligne; Mise à disposition d’ une plate-forme de commerce électronique sur l’ internet; Fourniture de plates-formes sur l’internet, à l’exception de celles en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Fourniture de plateformes électroniques d’information, de communication et de transaction sur l’internet, à l’exception de celles en relation avec les répertoires de télécommunication et professionnels, ainsi que les services de renseignements; Installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet. » La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif YELLOCLOUD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif YELLO, ci-dessous reproduit : 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux surmontés d’éléments figuratifs de forme circulaire, dans une présentation et une police de caractères particulières en couleurs ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal inscrit sous une police de caractères particulière dans un disque jaune. Les signes en présence ont en commun la séquence YELLO-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence -CLOUD, d’éléments figuratifs en arcs de cercle et d’une présentation particulière en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément YELLO apparaît comme distinctif au regard des services en cause. En outre, cette séquence YELLO-, constitutive de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque, de sa présentation en gras, et dès lors que le terme CLOUD qui le suit, outre sa présentation dans une police plus fine, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause. En effet il désigne des serveurs informatiques à distance et renvoie dès lors à la nature, à l’objet ou au mode de prestation des services objets de la présente opposition. Enfin, la présentation particulière en couleurs des signes en cause ainsi que la présence d’éléments figuratifs, outre que ces derniers sont pareillement constitués d’une forme circulaire jaune, n’altèrent en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’élément YELLO dans les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe figuratif contesté YELLOCLOUD est donc similaire à la marque figurative antérieure YELLO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté YELLOCLOUD ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative YELLO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI