OP24-1520 11/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H D , agissant au nom et pour le compte de l’association ELVIS D’OR en cours de formation a déposé le 11 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24 5 029 336 portant sur le signe figuratif ELVIS D’OR. Le 30 avril 2024, la société ABG EPE IP LLC (société de de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :

- le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ELVIS, déposée le 09 septembre 2013, enregistrée sous le n° 012 107 447 et renouvelée par dernière déclaration en date du 08 juin 2023, et
- le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ELVIS, déposée le 21 septembre 1999, enregistrée sous le n° 001 408 806 et renouvelée par dernière déclaration en date du 14 octobre 2019. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 12 mars 2024, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée inscrit sous le n° 0915419 le libellé à prendre en compte dans la présente opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement

(à

l’exception

des

appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes

en

papier

ou

en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; i nstruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier

hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs

à

ordures

en

papier

ou

en

matières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure n° 012 107 447 été enregistrée pour les services suivants : « Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services d’un casino ; Services de jeux de casino et jeux d’argent en ligne, à savoir, conduite et fourniture d’installations pour des évènements spéciaux proposant des jeux de casino, des concours et des tournois de jeux d’argent en ligne ; Services de divertissement, À savoir fourniture de jeux informatiques en ligne sous forme de machines à sous et/ou de jeux de casino ; Services récréatifs, à savoir, fourniture de services de jeux de casino et de jeux d’argent par le biais de l’internet ; Services de divertissement, À savoir, Fourniture de services de jeux et de jeux d’argent sur l’internet y compris de jeux impliquant des mises en espèces et des mises virtuelles à des fins récréatives, et des jeux impliquant des crédits virtuels ». La marque antérieure n° 001 408 806 a été enregistrée pour les produits et services suivants: « Produits de l’imprimerie; publications imprimées; livres; magazines; journaux; affiches; images; photographies; cartes postales; décalcomanies; autocollants; papeterie; calendriers; cartes à jouer; livres de coloriage; cartes de voeux; fiches; papier à lettres; instruments d’écriture; crayons; stylos; chemises; classeurs; serviettes en papier; emballage- cadeau; confettis; ouvre-lettres; timbres-poste; cachets à marquer, y compris cachets en caoutchouc; signets; serre-livres; lithographies; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, à l’exclusion des cartouches et recharges d’instruments d’écriture à bille; services de concerts ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires (à un degré fort ou faible) à ceux de la marque antérieure n°012 107 447 invoquée.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Force est de constater que les « produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; affiches ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; serviette de toilette en papier » figurent dans des termes similaires ou identiques au sein de la demande contestée et de la marque antérieure n° 001 408 806 invoquée. Il y a lieu en conséquence de les considérer identiques. Les produits « articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes

en

papier

ou

en

carton ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;  ; mouchoirs de poche en papier ;serviette de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure n° 001 408 806 invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. En revanche, les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « activités culturelles » de la marque antérieure n° 01 2107 447. En effet, les premiers s’entendent respectivement de services permettant à un travailleur, au cours de son activité, de changer de métier, et n’ont pas de caractère culturel. Les services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires. Les services de « mise à disposition, de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films et de prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure n° 012 107 447, qui sont destinés à distraire et à amuser le public.

Il ne s’agit donc pas de services identiques ni à tout le moins similaires. Les services de « production de films cinématographique ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure n°012 107 447 dès lors que, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les premiers ne sont pas nécessaires à la prestation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires. Les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont des services d’édition de différents types, visant à mettre du texte (contenu) à la disposition du public, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « activités culturelles » de la marque antérieure, quand bien même, comme le relève l’opposante, « les activités culturelles incluent les activités de lecture ». De plus, l’opposante ne peut affirmer que les secondes « nécessitent » la prestation des premières. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires. Les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui ont une fonction hygiénique, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que la « papeterie » de la marque antérieure n° 001 408 806 invoquée. A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de leur similarité, cette similarité n’est donc pas établie. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ELVIS D’OR, reproduit ci-après. Ce signe a été déposé en couleurs. Les marques antérieures portent sur le signe verbal ELVIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux et d’éléments graphiques, et que les marques antérieures sont constituées d’une dénomination unique. Les signes en présence comportent la dénomination ELVIS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des termes D’OR et d’éléments graphiques au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet la dénomination ELVIS, commune aux signes et seul élément constitutif des marques antérieures, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que les termes D’OR viennent la mettre en exergue au sein du signe contesté. Le signe figuratif contesté ELVIS D’OR est donc similaire aux marques verbales antérieures ELVIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’identité ou de la similarité des produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ;; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite

de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. » En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits et services de la demande d’enregistrement non reconnus comme similaires, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales antérieures ELVIS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ;; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent. ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.