OPP 24-2352 19/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur J N, agissant au nom et pour le compte de la société EPM STRATEGIC en cours de formation, a déposé le 8 avril 2024 la demande d’enregistrement n°24 5045643 portant sur le signe verbal EPM STRATEGIC. Le 3 juillet 2024, la société ENEVIS B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EPM, déposée 13 décembre 2022 sous le n°018809257. Le 28 juin 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; architecture ; décoration intérieure ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion, organisation et administration d’affaires commerciales; Travaux de bureau; Conseils en organisation d’entreprises; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales; Analyse de marché; Établissement de modèles de prévision énergétique; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Services de préparation de contrats et acquisition de contrats pour des tiers, y compris en rapport avec les domaines suivants: Services d’approvisionnement énergétique; Gestion de portefeuille d’affaires; Services de gestion de risques commerciaux; Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; Fourniture de services d’énergie pour le compte de tiers; Services de développement de stratégies commerciales, y compris en rapport avec les domaines suivants: Énergie et Achat d’énergie; Assistance à des sociétés et Consultations, y compris en rapport avec les domaines suivants: Énergie, Achat et location de bornes de recharge, de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes et Durabilité; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, 3

également par le biais de réseaux électroniques, comme internet ; Services financiers, monétaires et bancaires; Souscription d’assurances; Courtage en placement financier dans des entreprises spécialisées dans le domaine de l’énergie; Gestion d’actifs et de portefeuilles; Conseils financiers en matière de gestion du risque; Obtention et collecte de subventions; Commerce et négoce sur des bourses (d’énergie); Consultation en matière financière, y compris en rapport avec les domaines suivants: Énergie, Achat et location de bornes de recharge, de panneaux solaires et d’éoliennes et amélioration de la durabilité; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques, comme internet ; Emballage et entreposage de marchandises; Distribution d’énergie; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques, comme internet ; Services de conseils en matière de production d’énergie ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes; Analyse industrielle, recherche industrielle et dessin industriel; Services de contrôle de qualité et d’authentification; Recherche dans le domaine de l’énergie; Audits en matière d’énergie; services analytiques, dans les domaines suivants: Énergie, Y compris la consommation d’énergie; Services de conseils dans tous les domaines précités; Plateforme en tant que service (PaaS), Y compris les services précités en rapport avec les produits suivants: Données concernant la consommation d’énergie; Conseils concernant les domaines suivants: Consommation énergétique, efficacité énergétique et Économie d’énergie et Durabilité; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; Services de développement de concepts énergétiques globaux; Conception et développement de systèmes photovoltaïques; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques, comme internet ; Services d’assistance juridique; Audits de conformité, dans les domaines suivants: Législation; consultations, dans les domaines suivants: Conformité juridique; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques, comme internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; comptabilité ; services de photocopie ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie  » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires (à des degrés divers), aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « Services de bureau de placement ; Portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des organismes se chargeant de répartir les

offres et demandes d’emplois, ainsi que des prestations visant la mise en place d’un mode de travail permettant d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de préparation de contrats et acquisition de contrats pour des tiers, y compris en rapport avec les domaines suivants: Services d’approvisionnement énergétique; » de la marque antérieure. Ces services ne répondent pas davantage aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En outre, les services d’« Analyse de systèmes informatiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à analyser l’ensemble des moyens (humains et matériels) et des méthodes se rapportant au traitement de l’information d’une organisation, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Plateforme en tant que service (PaaS), Y compris les services précités en rapport avec les produits suivants : Données concernant la consommation d’énergie » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.

Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; hébergement de serveurs ; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EPM STRATEGIC, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal EPM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 5

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence EPM, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme STRATEGIC. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément EPM apparaît comme distinctif au regard des services en cause. En outre, cette séquence EPM, constitutive de la marque antérieure, apparaît dominante au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif de l’élément STRATEGIC qui la suit, terme anglais compris aisément par le consommateur comme signifiant « stratégique », traduction française dont il est d’ailleurs proche visuellement et phonétiquement tel que le souligne la société opposante, et susceptible d’indiquer la nature ou l’objet des services en cause. Cet élément n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre ces deux signes. Le signe verbal contesté EPM STRATEGIC est donc similaire à la marque verbale antérieure EPM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité (à des degrés divers) d’une partie des services et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, ou pour lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EPM STRATEGIC ne peut être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; comptabilité ; services de photocopie ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EPM. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; comptabilité ; services de photocopie ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 7