DC25-0011 21/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 30 janvier 2025, Monsieur U V (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0011 contre la marque française n°16/4299969, déposée le 16 septembre 2016 et portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A E M est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-01 du 6 janvier 2017.

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2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; matériel de suture ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; coutellerie chirurgicale ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 14 février 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 19 février 2025, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits visés par la demande en déchéance, dans le délai imparti. 8. Ces observations ont été portées à la connaissance du demandeur par l’Institut, par courrier électronique en date du 15 avril 2025, consultées le même jour. Ce courrier invitait le demandeur à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 9. Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti. Néanmoins, en application des dispositions des articles L. 714-5 et R. 716-6 3° du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque contestée a été à nouveau invité par l’Institut, par courrier émis en date du 16 mai 2025, consulté ce même jour, à produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. 10. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 16 juin 2025. Prétentions du demandeur 11. Le demandeur n’a pas fourni d’exposé des moyens ni d’observations, de sorte que ses prétentions résident uniquement dans le dépôt d’une demande en déchéance à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée. 2

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Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée présente des arguments et pièces destinés à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits contestés (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Il affirme à cet égard disposer de preuves irréfutables d’une exploitation effective de la marque contestée depuis son dépôt et précise avoir « une boutique BIONIC avec la marque déclarée auprès de Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.it, Amazon.pl, Amazon.uk, Amazon.tq, Amazon.nl ». II.- DECISION 13. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 15. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 16. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 17. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 18. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation 3

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commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 19. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 20. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 septembre 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-01 du 6 janvier 2017. La demande en déchéance a été déposée le 30 janvier 2025. 22. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 23. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2025 inclus et ce pour tous les produits contestés (tels que désignés supra au point 2). 24. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit trois pièces listées comme suit :

- Pièce intitulée « BIONIC MASQUE.pdf » : capture d’écran non datée du site Amazon.fr montrant à la vente un masque noir pour le visage de la « marque » BIONIC ;

- Pièce intitulée « Amazon.fr_ BIONIC_ BIONIC NANO MIST.pdf » : capture d’écran non datée du site Amazon.fr présentant un « brumisateur facial soins du visage » sur lequel est inscrite la dénomination BIONIC ;

- Pièce intitulée « Amazon.fr_ BIONIC2.pdf » : capture d’écran non datée du site Amazon.fr présentant divers produits désignés notamment sous la dénomination BIONIC (brumisateur, pommeau de douche, « stimulateur cellulaire » appareils de massage). 25. Il apparaît que la pièce intitulée « BIONIC MASQUE.pdf comporte des évaluations de clients ayant acheté le masque noir pour le visage de la marque BIONIC. Ces évaluations sont datées du 28 août 2020, du 4 et 30 septembre 2020, du 11 octobre 2020, du 16 novembre 2020 et du 19 novembre 2020, soit dans la période pertinente. 26. En revanche, force est de constater que les autres pièces ne comportent aucune date et ne sont pas corroborées par d’autres pièces datées de la période pertinente de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte dans l’analyse de l’usage de la marque contestée. 4

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27. Par conséquent, seule la pièce intitulée « BIONIC MASQUE.pdf contient des indications relevant de la période pertinente. Lieu de l’usage 28. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 29. En l’espèce, la pièce intitulée « BIONIC MASQUE.pdf » contient un extrait du site Amazon.fr, rédigé en français, lequel propose une livraison à Chatou, en France et comporte des évaluations rédigées en français de clients résidant en France. 30. Par conséquent, un usage du signe contesté BIONIC a été établi en France, pendant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Usage par le titulaire ou avec son consentement 31. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 32. Il convient de rappeler que la preuve de l’autorisation d’exploitation repose sur celui qui l’invoque, à savoir le titulaire de la marque. Toutefois, la preuve n’a pas besoin d’être certaine, il suffit que les circonstances de fait conduisent à cette présomption (CJUE, 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04, §44 à 47). 33. En l’espèce, le nom du titulaire de la marque contestée, à savoir Monsieur A E M apparaît sur la capture d’écran fournie, en haut à droite, de la manière suivante : « B E M , Compte et listes ». Toutefois, cette simple indication ne permet pas de savoir si Monsieur A E M est présent sur le site Amazon.fr en tant que vendeur ou en tant que client. 34. Ainsi, il n’est pas établi que les produits BIONIC sont effectivement commercialisés par le titulaire de la marque contestée lui-même ou par une personne autorisée. 35. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son implication ou son autorisation dans la vente des produits revêtus du signe BIONIC. 36. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié d’un usage par lui-même ou par un tiers avec son consentement, l’examen de la nature et de l’importance de l’usage n’est pas nécessaire. 5

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37. En tout état de cause, à supposer même que la condition tenant à l’usage par le titulaire ou avec son consentement soit remplie, il n’en demeure pas moins que l’usage de la marque contestée n’est pas rapporté de manière suffisante. A titre subsidiaire, sur la nature et importance de l’usage 38. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 39. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 40. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage Usage sous une forme modifiée 41. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe figuratif suivant : 42. La pièce transmise intitulée « BIONIC MASQUE.pdf fait état d’un usage du signe contestée sous la forme verbale BIONIC, accompagnée par le symbole ® qui indique que la marque a été déposée ou enregistrée. L’absence de calligraphie et de couleurs n’altère nullement le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. 43. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée sous des formes modifiées n’en n’altérant pas son caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 44. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 45. En l’espèce, les éléments fournis permettent d’établir que l’usage de la marque contestée s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 6

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Importance de l’usage 46. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 47. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 48. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 49. En l’espèce, la seule pièce relevant de la période pertinente intitulée « BIONIC MASQUE.pdf » montre la vente d’un masque en tissu noir pour le visage de la marque BIONIC. Si les évaluations laissées par les clients attestent que le produit en question a bien été vendu au cours de l’année 2020, force est de constater que le produit en question est « actuellement indisponible ». 50. Cette capture d’écran n’est corroborée par aucun autre élément permettant de démontrer ni, au demeurant, d’apprécier la quantité de marchandises réellement vendues (autrement dit le volume commercial), la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque contestée. 51. Il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 52. Par conséquent, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée, même appréciés globalement, n’apportent pas suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 53. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 54. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’usage de la marque contestée par son titulaire ou par un tiers avec son consentement, ni de l’importance de l’usage 7

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de la marque, l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 55. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour tous les produits contestés, à savoir : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; matériel de suture ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; coutellerie chirurgicale ». Conclusion 56. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés, ni justifié d’un juste motif de sa non exploitation pendant cette période en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour les produits visés par la demande en déchéance. 57. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 58. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 59. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 30 janvier 2025 pour tous les produits contestés précités au point 55. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0011 est justifiée. Article 2 : Monsieur A E M est déclaré partiellement déchu de ses droits sur la marque n°16/4299969 à compter du 30 janvier 2025 pour les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; matériel de suture ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; coutellerie chirurgicale ». 8