DC25-0024 Le 30/12/2025

DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 20 février 2025, la société par actions simplifiée LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0024 contre la marque n°12/3914166, déposée le 18 avril 2012 et ci-dessous reproduite :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC25-0024

L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme à conseil d’administration MHCS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2012-32 du 10 août 2012 et régulièrement renouvelé en 2022.

2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il a fourni un exposé des moyens à l’appui de sa demande.

4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriels et un courrier simple envoyés aux adresses connues de l’Institut. Trois courriels et deux courriers simples ont également été envoyés aux mandataires l’ayant représenté devant l’Institut à l’occasion d’une inscription de changement de forme juridique et d’un renouvellement.

5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 31 mars 2025 et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.

7. A défaut d’observations du titulaire de la marque contestée en réponse aux observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 août 2025.

8. Pour une bonne administration de la procédure et compte tenu d’une autre demande en déchéance toujours pendante entre les parties et comportant le même moyen de défense, la présente procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716- 9 5° du Code de la propriété intellectuelle ce dont les parties ont été informées par courrier du 13 octobre 2025.

9. Par courrier du 17 décembre 2025, l’Institut a notifié aux parties la reprise de la présente procédure, les phases d’instruction de l’ensemble des dossiers comportant les mêmes motif et moyen de défense que la présente demande étant désormais closes.

2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC25-0024 Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur sollicite le prononcé de la déchéance à compter du 20 février 2025 et de mettre à la charge du titulaire les frais exposés au titre de la présente procédure.

11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur considère que l’Institut est compétent et que sa demande est donc bien recevable, la marque contestée n’étant pas revendiquée dans l’affaire introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris invoquée par le défendeur et les produits concernés n’étant pas les mêmes.

Il fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation :

Annexe 1 : Marque figurative française n° 3914166 Annexe 2 : Cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 2 du 15 mai 2020 RG n° 18/21789

Prétentions du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance en raison d’une procédure judiciaire en cours entre les mêmes parties, initiée préalablement à cette demande.

Il précise avoir notamment demandé au Tribunal judicaire de Paris de juger que le demandeur a « commis des actes de parasitisme par captation fautive des valeurs économiques individualisées attachées à la couleur jaune orangé et à la forme de la bouteille de la cuvée prestige « La Grande Dame » de la Maison Veuve Clicquot dont il est titulaire ».

Il en déduit que la présente demande en déchéance relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris et non de l’Institut.

Il requiert enfin la prise en charge par le demandeur de ses frais de procédure à la hauteur maximum prévue par l’arrêté relatif à la répartition des frais.

Il transmet les éléments suivants à l’appui de ses développements :

Pièce N°1 : Assignation en contrefaçon, atteinte à la renommée et parasitisme signifiée le 8 janvier par voie d’huissier par la société MHCS à la société LES GRANDS CHAIS DE France Pièce N°2 : Inscription au rôle du tribunal judiciaire de Paris de l’affaire opposant les sociétés précitées.

3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC25-0024 II.- DECISION

A. Sur la compétence de l’Institut 13. L’article L.716-5 – I 2° du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut compétence pour traiter : « Les demandes en déchéance fondées sur [l’article] L.714-5… ».

14. L’article L.716-5, en son paragraphe II, dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :

« 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716- 4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; […] ».

15. L’article R.716-5 du Code précité précise qu’est : « déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 […] ».

16. Il ressort de ces dispositions que l’Institut est compétent pour statuer sur la demande en déchéance d’une marque, « sauf lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal […] » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).

17. La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).

18. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance en raison d’une procédure judiciaire en cours entre les mêmes parties, initiée préalablement à cette demande.

Il indique à cet égard avoir adressé au demandeur une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2025, soit antérieurement à l’introduction de la présente demande en déchéance (pièces 1 et 2).

Il considère que la proximité des dates de ces deux actions, qui impliquent les mêmes parties démontre la connexité entre ces affaires, soulignant à cet effet que « Le déclenchement de l’action administrative en déchéance environ un mois et demi après l’assignation en contrefaçon ne peut être le fruit du hasard » et « s’inscrit dans un litige plus global entre les mêmes parties porté devant le Tribunal judiciaire de Paris ».

Il précise avoir demandé au Tribunal judiciaire de Paris de juger que le demandeur a commis des actes de contrefaçon de sa marque française n°1597323 et porté atteinte à la renommée de cette même marque en fabriquant, apposant, commercialisant et promouvant les Bouteilles Litigieuses reproduisant ladite marque. Il reproche également au demandeur d’avoir commis des actes de parasitisme par captation fautive des valeurs économiques individualisées attachées à la couleur jaune orangé et à la forme de la bouteille de la cuvée prestige « La Grande Dame » de la Maison Veuve Clicquot dont il est titulaire. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Il relève que dans le cadre de cette procédure judiciaire « tous les éléments de la cause devront être pris en compte et cela pourrait comporter aussi celle d’éléments de la marque n° 3914166 comme les étiquettes. ». Il insiste en effet sur le fait qu’il exploite largement ces étiquettes en question, lesquelles « participent indéniablement à la création d’un univers particulier constitutif d’une valeur économique indéniable dont [le demandeur] cherche à indûment profiter ».

Il en conclut que la présente demande en déchéance est engagée en défense par le demandeur dans le cadre du litige judicaire qui les oppose et estime que les liens entre l’action judicaire et la présente demande en déchéance sont suffisamment étroits pour justifier que les deux actions soient traitées ensemble.

Cette connexité entre l’action judiciaire en cours et la demande en déchéance entraine selon lui la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris et dès lors l’irrecevabilité de la présente demande en déchéance.

19. Le demandeur considère quant à lui que sa demande est bien recevable dès lors que la marque contestée par la présente demande en déchéance n’est pas revendiquée dans l’affaire introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Il s’appuie à cet égard sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2020 (RG n°18/21789) confirmant l’irrecevabilité de demandes reconventionnelles relatives à une marque internationale alors que c’est une marque française qui était invoquée devant les juges du fond.

Il précise en outre que l’affaire introduite devant le tribunal est circonscrite et concerne uniquement la marque française enregistrée sous le n°1597323 pour désigner des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33.

Il ajoute que la marque contestée est différente de la marque figurative revendiquée par le défendeur devant le tribunal judiciaire de Paris de sorte qu’elle est bien étrangère au présent litige. En tout état de cause la déchéance potentielle de cette marque pour les produits visés n’aurait selon lui aucune influence sur le litige devant le Tribunal.

Il en conclut que l’Institut est bien compétent pour statuer sur la présente demande en déchéance.

20. En l’espèce, il ressort des arguments et pièces communiqués, que le titulaire de la marque contestée a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris, le 8 janvier 2025, le demandeur, lui reprochant des faits de contrefaçon et d’atteinte à la renommée de la marque n°1597323 ainsi que des actes de parasitismes (pièces 1 et 2).

Le 20 février 2025, le demandeur a introduit devant l’Institut plusieurs actions en déchéance contre des marques détenues par le titulaire, dont la présente demande à l’encontre de la marque figurativen°12/3914166 pour une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.

21. Comme le relève le demandeur, les actes de contrefaçon et d’atteinte à la renommée qui lui sont reprochés devant le Tribunal judiciaire concernent une marque différente de celle visée par la présente demande en déchéance.

5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC25-0024 22. Néanmoins, il convient également de relever que cette action judiciaire vise aussi des actes de concurrence déloyale résultant de la reproduction de la couleur jaune orangé et de la forme de bouteilles appartenant au titulaire, tel que cela ressort de l’assignation (pièce 1).

En effet, dans les motifs de l’assignation, le titulaire de la marque contestée a notamment sollicité du tribunal judiciaire de Paris de :

« JUGER que la société GCF LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a commis des actes de parasitisme par captation fautive des valeurs économiques individualisées attachées à la couleur jaune orangé et à la forme de la bouteille de la cuvée prestige « La Grande Dame » de la Maison Veuve Clicquot dont MHCS est titulaire, en fabriquant, commercialisant et promouvant les Bouteilles Litigieuses. ».

Par ailleurs, dans sa motivation devant le tribunal judiciaire, le titulaire souligne que :

— Point 5 de l’assignation : « Cette couleur [jaune-orangé] est constitutive du principal élément distinctif de la Maison Veuve Clicquot dans l’esprit du public et est exploitée de manière continue. Ainsi, par exemple, à titre non exhaustif : sur l’ensemble des bouteilles de champagne actuellement commercialisées par MHCS. Cette apposition de couleur peut être placée différemment selon les types de champagne : comme couleur de fond de l’étiquette, comme couleur de la police de la marque ou sur la collerette de la bouteille […] » ;

— Point 14 de l’assignation : « La Bouteille litigieuse présente une étiquette et une collerette qui reproduisent l’emblématique Jaune/orange Clicquot » ;

— Point 24 de l’assignation : « L’exploitation pérenne de la couleur jaune orangé par la Maison Veuve Clicquot depuis 1877 en France, notamment sur les étiquettes de ses bouteilles de champagne […] a fait de cette couleur jaune orangé – communément désignée le ʺJaune Clicquotʺ – un signe distinctif emblématique de la Maison Veuve Clicquot » ;

— Point 64 de l’assignation : « Les Bouteilles Litigieuse présentées et commercialisées en France par GCF comportent une étiquette et une collerette qui reproduisent l’emblématique Jaune/orange ET son contenant est presque identique à la forme de la bouteille réservée à la Cuvée Grande Dame de la Maison Veuve Clicquot […] » ;

— Point 66 de l’assignation : « La combinaison du choix de cette couleur, associé à celui de la forme de la bouteille traduit la volonté parasitaire de CGF […]. Ainsi il est demandé au Tribunal de juger que GCF s’est rendue coupable d’actes parasitaires en reproduisant les valeurs économiques individualisées attachées à la couleur jaune orangé et à la forme de la bouteille de la cuvée ʺLa Grande Dameʺ de la Maison Veuve Clicquot sur les Bouteilles Litigieuses ».

En outre, le titulaire de la marque contestée fait également référence à d’autres marques lui appartenant constituées de cette couleur jaune-orangé : « MHCS a donc déposé et fait enregistrer des marques constituées de cette couleur […] » (point 25 de l’assignation).

23. Or, force est de constater que la présente marque litigieuse représente une collerette et une étiquette de bouteille et reprend la couleur jaune-orangé ainsi que les éléments VEUVE CLICQUOT, éléments revendiqués par le titulaire dans son assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris au soutien de son action en concurrence déloyale. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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24. La présente demande en déchéance présente donc un lien manifeste avec cette action en concurrence déloyale, notamment fondée sur « la couleur jaune orangé » et « la forme de la bouteille de la cuvée prestige « La Grande Dame » de la Maison Veuve Clicquot » que le titulaire invoque en tant que valeurs économiques individualisées et qui constituent en outre le signe protégé par la marque litigeuse.

25. Il s’ensuit qu’il existe des liens étroits avec l’action pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, introduite antérieurement à la présente action en déchéance et impliquant les mêmes parties, qui justifient que l’Institut se déclare incompétent. 26. Par conséquent, il ressort d’une bonne administration de la justice de constater que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle et qu’elle doit, de ce fait, être déclarée irrecevable.

B. Sur l’usage sérieux de la marque contestée 27. Dès lors que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l’Institut, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’usage sérieux de la marque contestée.

C. Sur la répartition des frais 28. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

29. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020 prévoit dans son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1- 1, est considéré comme partie gagnante :

a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

30. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, « à la hauteur maximum prévue par l’arrêté relatif à la répartition des frais » selon requête du titulaire de la marque contestée.

31. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevée dans ses observations.

7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC25-0024 32. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, également représenté par un mandataire, a quant à lui exposé, outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation d’un jeu d’observations en réplique à celles du défendeur.

33. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC25-0024 est déclarée irrecevable.

Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au titre des frais exposés.

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