DC25-0031 Le 27 janvier 2026 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 février 2025, la société ACAJOU société par actions simplifiée (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0031 contre la marque n°16/4 316 534 déposée le 22 novembre 2016 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque dont la société X est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017/11 du 17 mars 2017.

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2 2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 35 : Toute activité liée à l’expertise comptable en matière de conseil pour les personnes physiques et les personnes morales ; Classe 36 : Affaires financières ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; toute activité de conseil en matière fiscale et patrimoniale, et notamment tout acte et conseil fiscal en matière de droit de la famille, immobilier, international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité de gestion de patrimoine, assistance à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale ; Toute activité notariale pour les personnes physiques et les personnes morales à savoir tout conseil fiscal et tout conseil en matière patrimoniale ; Toute activité de service patrimonial aux familles ; Classe 45 : Services juridiques ; toute activité de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales, et notamment tout acte et conseil en matière de droit immobilier, de la famille, international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité notariale en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales ; Toute activité de service patrimonial aux familles en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance ainsi que le mandataire qu’au mandataire le représentant dans le cadre d’une procédure en nullité antérieure opposant les mêmes parties, et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux adresses indiquées.

5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 24 mars 2025 et reçu le 27 mars 2025.

Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse, auxquels la demandeur a répondu deux fois.

7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 3 novembre 2025.

Prétentions du demandeur

8. Dans son exposé des moyens, le demandeur sollicite d’une part la déchéance de la marque à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance, soit à compter du 17 mars 2022 et d’autre part la prise en charge des frais exposés par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1100€ (600€ au titre de sa phase écrite et 500€ au titre de sa représentation)

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3 9. Dans ses premières observations, le demandeur fait valoir que les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne caractérisent pas un usage sérieux à titre de marque pour les raisons suivantes :

— le signe n’a pas été utilisé à titre de marque ; en effet, il rappelle que l’utilisation d’un signe comme dénomination sociale et à titre de nom commercial n’équivaut pas à un usage à titre de marque ;

- la marque contestée a été enregistrée pour des catégories de services suffisamment larges pour que puissent être distinguées plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome ; les pièces des annexes 3, 4, 5, 6 et 7 ne permettent pas de démontrer un usage à titre de marque pour les catégories générales pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée ; tout au moins, si un usage sérieux devait être retenu, il ne pourrait l’être que pour les « activité notariale pour les personnes physiques et les personnes morales à savoir tout conseil fiscal et tout conseil en matière patrimoniale » en classe 36 et « activité notariale en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales » en classe 45. Plus précisément, il indique que les extraits de site Internet prouvant la possibilité d’achat/la présentation du produit ou service ne sont pas retenus comme preuves pertinentes d’un usage sérieux par la jurisprudence (CASS.COMM16/02/2010 BN)08-21.079), tout comme la démonstration de la fréquentation d’un site Internet (TUE 08/06/22 T-26/21) Il soutient que les pièces de l’annexe 2 ne visent pas à démontrer un usage mais uniquement à promouvoir le nom de l’entreprise auprès des destinataires (INPI 03/06/22 DC n°21-0069

10. Dans ses deuxièmes observations, le demandeur réitère ses premières observations et les complète comme suit :

Il précise que la demande en déchéance n’est pas conditionnée à la présentation d’un motif ou d’une justification par le demandeur. Il conteste la démonstration d’un usage sérieux de la marque contestée pour chacun des services en cause, les éléments apportés ne permettant pas de prouver un usage quantitativement suffisant. Il considère que la preuve de l’usage sérieux n’a été rapportée pour aucune des catégories générales visées dans la liste des services couverts par la marque contestée ni pour aucune des sous-catégories correspondantes. En outre, s’agissant d’une profession réglementée comme l’est une étude notariale et s’appuyant sur le site Internet notaires.fr, le demandeur s’interroge sur la légitimité qu’aurait le titulaire de la marque contestée à utiliser une marque pour des services qui ne rentrent pas dans son champ d’attribution fixé par la loi.

Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées dans la décision).

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4 Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée fait valoir :

— que les pièces de l’annexe 1 démontrent un usage prolongé sur plusieurs années de la marque ACTEON NOTAIRES UN PATRIMOINE, UNE STRATEGIE, via son site internet, ses réseaux sociaux, des supports de communication, échanges avec des clients, reçus, factures et lettres de missions dans la période pertinente, en France et pour l’ensemble des services visés.

- que les preuves d’usage produites portent sur un usage de la marque contestée sous une forme très légèrement modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif. Enfin, il sollicite la prise en charge des frais par le demandeur.

12. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée souligne que l’exposé des moyens initial ne comporte aucune justification du motif invoqué et que la demande n’a en réalité été formulée qu’afin de faire obstacle à une demande en nullité partielle dont la société Acajou est titulaire.

S’appuyant sur les directives d’opposition, il fait valoir que l’usage des marques enregistrées pour des services peut être valablement reconnu dès lors qu’il est effectué sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout support faisant référence à ces services. En outre, il soutient que selon les circonstances l’usage d’un signe comme dénomination sociale, nom commercial et enseigne peut être considéré comme une utilisation pour des produits et services (INPI, DC20-0034 08/03/21) ; en l’espèce, l’apposition de la marque contestée sur l’ensemble de ces documents souvent en en-tête a incontestablement pour fonction d’indiquer l’origine commerciale des services proposés. Concernant les sous-catégories de produits et services, le titulaire de la marque contestée indique que lorsque le demandeur soutient que la catégorie des produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, il convient de rechercher si cette catégorie peut être divisée de manière objective et non arbitraire en sous-catégories autonomes et cohérentes et ce même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistremetn de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance (C.Cass 14/05/25 pouvoirn°23-21.296). A ce titre, il indique que si l’Inpi considérait que les « affaires financières ; affaires immobilières ; services juridiques » sont des catégories générales, elles pourraient être subdivisées en sous- catégories autonomes comme suit : En classe 36 : « affaires financières en lien avec des prestations notariales ; affaires immobilières en lien avec des prestations notariales ». En classe 45 : « Services juridiques, à savoir conseil, accompagnement et rédaction d’actes dans les domaines du droit de la famille, du patrimoine, des successions, de l’immobilier, des entreprises et du droit international ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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5 Il fait également valoir que l’usage de la marque contestée sous une forme visuellement légèrement différente n’en altère pas le caractère distinctif . Il a également complété ses pièces par l’annnexe 11 portant sur la jurisprudence citée.

13. Au sein de ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir que les preuves d’usage portent sur toute la période considérée de façon ininterrompue pour tous les services visés par la marque contestée, à destination de cliens français comme étrangers.

Il considère que la majorité des services de la marque contestée sont définis de façon précise et circonscrite selon leur finalité, de sorte qu’il n’est pas possible d’opérer une division significative et objective en leur sein et qu’il ne s’agit pas de catégories générales de services méritant d’être divisées en sous-catégories autonomes. A défaut, les pièces démontrent un usage pour les « affaires financières ; affaires immobilières ; services juridiques, tous ces services en lien avec des prestations notariales » ; A tout le moins, l’usage sérieux est démontré pour l’ensemble des sous-catégories autonomes suivantes : En classe 35 : « Toute activité liée à l’expertise comptable en matière de conseil pour les personnes physiques et les personnes morales » ; - En classe 36 : « Affaires financières (en lien avec des prestations notariales) ; affaires immobilières (en lien avec des prestations notariales) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; toute activité de conseil en matière fiscale et patrimoniale, et notamment tout acte et conseil fiscal en matière de droit de la famille, immobilier, international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité de gestion de patrimoine, assistance à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale ; Toute activité notariale pour les personnes physiques et les personnes morales à savoir tout conseil fiscal et tout conseil en matière patrimoniale ; Toute activité de service patrimonial aux familles » ; - En classe 45 : « Services juridiques (à savoir conseil, accompagnement et rédaction d’actes dans les domaines du droit de la famille, du patrimoine, des successions, de l’immobilier, des entreprises et du droit international) ; toute activité de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales, et notamment tout acte et conseil en matière de droit immobilier, de la famille, international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité notariale en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales ; Toute activité de service patrimonial aux familles en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales ». Enfin et en réponse aux allégations du demandeur, le titulaire de la marque contestée indique que le site Internet notaires.fr ne se borne pas à présenter le notaire comme un officier public charger de préparer des contrats sous la forme authentique mais rappelle que le notaire a une compétence générale et des compétences spécifiques dans de nombreux domaines et intervient notamment sur l’ensemble du domaine juridique et fiscal. Il en conclut que tous les services visés par la marque contestée relèvent incontestablement des activités que les notaires sont autorisés à exercer. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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6 Il ajoute les annexes 12 (extraits du site notaires.fr) et 13 (règlement professionnel du notariat).

II.- DECISION

A- Sur l’usage sérieux

14. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

15. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

16. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».

17. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ».

18. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

19. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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7 les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente 24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 novembre 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017/11 du 17 mars 2017. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 28 février 2025.

25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

26. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 28 février 2020 au 28 février 2025 inclus, pour la totalité des services désignés à l’enregistrement.

27. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée dans ses premières observations sont les suivants :

1. Captures d’écran webarchive du site internet <acteon-notaires.fr> entre 2020 et 2024 + Mails et captures d’écrans Google Analytics analysant le trafic du site internet entre 2020 et 2025 + Justificatif du renouvellement du nom de domaine : 1.1. Captures d’écran du 25 octobre 2020 1.2. Captures d’écran du 27 janvier 2022 1.3. Captures d’écran du 1er décembre 2022 1.4. Captures d’écran du 24 mai 2023 1.5. Captures d’écran du 10 mai 2024 1.6. Mails et captures d’écrans Google Analytics analysant le trafic du site internet entre 2020 et 2025 1.7. Justificatif du renouvellement du nom de domaine 2. Mails, devis factures et bons à tirer pour l’impression de supports papiers « ACTEON NOTAIRES, Un Patrimoine, Une Stratégie » entre 2017 et 2025 : 2.1. Cartes de vœux 2.2. Imprimeurs (Depiesse) 2.3. Imprimeurs (Easy Flier) 2.4. Imprimeurs (Exaprint) 2.5. Imprimeurs (Tison Activ Gestion) 2.6. Ensemble des factures 2.7 ensemble des factures

3. 30 mails de la X à ses clients entre 2020 et 2025 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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8 3.1. Copropriété 3.2. Vente 3.3. Avis de valeur 3.4. Adjudication 4. 19 mails de la X à ses clients entre 2020 et 2025 : 4.1. Droit de la famille (divers) 4.2. Divorce 4.3. Succession 5. 12 mails de la X à ses clients entre 2020 et 2025 : 5.1. Opérations patrimoniales (divers) 5.2. Donations 6. 14 mails de la X à ses clients entre 2019 et 2025 : 6.1. Sociétés (divers) 6.2. Cessions de parts 7. 6 consultations de la X à ses clients entre 2020 et 2025

8. 28 copies de reçus émis par la X remis à ses clients +14 factures et lettres de mission entre 2019 et 2025 8.1. Copies de reçus 8.2. Factures et lettres de mission 9. Note mise à disposition des clients de la X pendant la crise sanitaire (covid-19) 10. Pages LinkedIn et Facebook de la X, Notaires Dans ses deuxièmes et troisièmes observations, le titulaire de la marque contestée a ajouté l’annexe 11 portant sur de la jurisprudence citée ainsi que les annexes 12 (extraits du site notaires.fr) et 13 (règlement professionnel du notariat).

28. En l’espèce la majorité des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente (soit du 28 février 2020 au 28 février 2025 inclus).

29. Si certaines pièces sont hors de la période pertinente (pour certaines en 2017 et 2019), elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve, en ce qu’elles portent sur des éléments de la période pertinente, confirment son usage pendant la période pertinente ou encore illustrent la continuité de l’usage. 30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

32. L’ensemble des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont rédigés en français (captures d’écran, mails, devis, factures), et les extraits de site internet sont également en français et le nom de domaine composé d’une extension en « .fr ».

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9 33. Par conséquent, les preuves produites démontrent bien un usage de la marque contestée en France.

Nature et Importance de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

35. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

36. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Sur l’usage en tant que marque

37. Le demandeur fait valoir que le signe n’a pas été utilisé à titre de marque ; en effet, il rappelle que l’utilisation d’un signe comme dénomination sociale et à titre de nom commercial n’équivaut pas à un usage à titre de marque ; ainsi dans les mails des annexes 3, 4, 5 et 6 le signe contesté n’apparaît qu’en signature, comme une fonction accessoire, sans valorisation particulière ni lien avec les services décrits.

38. Le titulaire de la marque contestée répond que l’usage des marques enregistrées pour des services peut être valablement reconnu dès lors qu’il est effectué sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout support faisant référence à ces services.

En outre, il soutient que selon les circonstances l’usage d’un signe comme dénomination sociale, nom commercial et enseigne peut être considéré comme une utilisation pour des produits et services (INPI, DC20-0034 08/03/21) ; en l’espèce, l’apposition de la marque contestée sur l’ensemble de ces documents souvent en en-tête a incontestablement pour fonction d’indiquer l’origine commerciale des services proposés.

39. Il convient de préciser que si l’usage à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne se limite à identifier une société, il n’est pas exclu qu’il puisse également constituer une marque dès lors que le signe est utilisé en tant que tel (TUE, 28/06/2017, aff. T287-15 « Real », pt 41, cité par le titulaire de la marque contestée). En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T- 209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144).

Ainsi, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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10 commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23).

40. En l’espèce, il ressort de la combinaison des échanges de courriels entre le titulaire de la marque contestée, des factures, des captures d’écran du site Internet ainsi que des pages Google Analyse qui démontrent que le site est consulté et génère des prises de contact que le signe contesté est utilisé en relation avec des prestations relevant du droit de la famille, du droit des sociétés et de la gestion patrimoniale.

41. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, les utilisations ci-dessus décrites n’apparaissent pas seulement comme des fonctions accessoires mais établissent un lien entre le signe contesté et les services précités, et partant l’origine commerciale des services.

42. Ainsi, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée portent effectivement sur un usage à titre de marque, à savoir comme un signe identifiant l’origine commerciale des services concernés, et non pas uniquement à titre de dénomination sociale ou nom commercial.

Sur l’usage du signe sous une forme modifiée

43. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

44. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque.

45. Il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée que le signe est utilisé sous sa forme telle qu’enregistrée, mais aussi avec une très légère modification de l’élément figuratif représenté devant le terme ACTEON, comme le relève le titulaire de la marque contestée.

Néanmoins, cette modification, à peine perceptible, porte de surcroît sur un élément qui ne revêt pas un caractère essentiel au sein du signe contesté et apparaît ainsi sans incidence sur l’impression d’ensemble produite par le signe tel qu’enregistré.

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11 46. Il en va de même, de l’usage des termes ACTEON NOTAIRES, seuls, l’omission des éléments descriptifs et secondaires « UN PATRIMOINE, UNE STRATEGIE » n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.

47. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer l’usage du signe sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif.

Sur l’importance de l’usage

48. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

49. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

50. Il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné.

51. En l’espèce, le demandeur considère que les éléments apportés ne permettant pas de prouver un usage quantitativement suffisant.

52. Néanmoins, le titulaire de la marque contestée fait valoir que les preuves d’usage portent sur toute la période considérée de façon ininterrompue pour tous les services visés par la marque contestée, à destination de cliens français comme étrangers.

53. En l’espèce, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée montrent un usage constant et régulier de la marque contestée pour des prestations relevant du droit de la famille, du droit des sociétés et de la gestion patrimoniale.

En effet, le titulaire de la marque contestée a fourni des échanges de mails dans les annexes 3 à 7 avec ses clients pendant la période pertinente, de façon ininterrompue, pour de telles prestations.

En outre, ces annexes sont corroborées par les captures d’écran du site Internet en annexe 1 sur lesquelles sont énumérés les services rendus par le titulaire de la marque contestée, par les captures d’écrans Google Analytics démontrant un trafic régulier du site Internet entre 2020 et 2025 et générant des prises de contact de clients ainsi que par les publications sur les comptes LinkedIn et Facebook du titulaire de la marque contestée avec la reproduction de la marque contestée de 2018 à 2025.

54. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente a été suffisant pour ne pas être qualifié de seulement symbolique.

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12 55. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour des prestations relevant du droit de la famille, du droit des sociétés et de la gestion patrimoniale.

Usage pour les services enregistrés

56. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

57. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46).

58. A titre liminaire, est extérieur à la présente procédure l’argument du demandeur portant sur la réglementation de la profession du titulaire de la marque contestée dès lors qu’il s’agit de déterminer si la marque, objet de la présente procédure, a été exploitée au cours des cinq années précédant la présente demande pour les services pour lesquels elle a été enregistrée.

Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 59. Le demandeur fait valoir que la marque contestée a été enregistrée pour des catégories de services suffisamment larges pour que puissent être distinguées plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome.

Il en déduit que la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces services ne peut donc emporter protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée et que les pièces des annexes 3, 4, 5, 6 et 7 ne permettent pas de démontrer un usage à titre de marque pour les catégories générales pour lesquelles la marque litigieuse a été enregistrée.

Il estime que si un usage sérieux devait être retenu, il ne pourrait l’être que pour les « activité notariale pour les personnes physiques et les personnes morales à savoir tout conseil fiscal et tout conseil en matière patrimoniale » en classe 36 et « activité notariale en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales » en classe 45. 60. Quant au titulaire de la marque contestée, il relève que lorsque le demandeur soutient que la catégorie des produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, il convient de rechercher si cette catégorie peut être divisée de manière objective et non arbitraire en sous- catégories autonomes et cohérentes et ce même en l’absence d’identification de telles sous- catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance (C.Cass 14/05/25 pouvoirn°23-21.296).

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13 A ce titre, il indique que si l’Inpi considérait que les « affaires financières ; affaires immobilières ; services juridiques » sont des catégories générales, elles pourraient être subdivisées en sous- catégories autonomes comme suit :

En classe 36 : « affaires financières en lien avec des prestations notariales ; affaires immobilières en lien avec des prestations notariales ».

En classe 45 : « Services juridiques, à savoir conseil, accompagnement et rédaction d’actes dans les domaines du droit de la famille, du patrimoine, des successions, de l’immobilier, des entreprises et du droit international ». 61. Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité).

62. A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C- 720/18, point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C- 714/18 P, point 51)

63. En l’espèce, il ressort des pièces produites et plus particulièrement des échanges de mails que les services rendus par le titulaire de la marque contestée portent sur des prestations relevant du droit de la famille, du droit des sociétés et de la gestion patrimoniale, et plus particulièrement sur des adjudications, avis de valeur, mise en copropriété et gestion de copropriété, ventes, de services rendus en droit de la famille (mariage, divorce, PACS, PMA) et en droits des successions, des services rendus dans les domaines de la gestion et stratégie patrimoniale, conseil en matière fiscale et financière, en droit des sociétés (constitution de sociétés, dépôt de capital social pour le compte des sociétés en formation, cession de parts sociales notamment en lien avec des projets immobiliers).

64. Ainsi, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir un usage pour les services suivants :

Classe 36 : estimations immobilières ; consultation en matière financière ; estimations financières (immobilier) ; toute activité de conseil en matière fiscale et patrimoniale, et notamment tout acte et conseil fiscal en matière de droit de la famille, immobilier , international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité de gestion de patrimoine, assistance à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale ; Toute activité notariale pour les personnes physiques et les personnes morales à savoir tout conseil fiscal et tout conseil en matière patrimoniale ; Toute activité de service patrimonial aux familles

Classe 45 : toute activité de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales, et notamment tout acte et conseil en matière de droit immobilier, de la famille, international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité notariale en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales ; Toute activité de service patrimonial aux familles en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morale

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14 65. En revanche, les services suivants : « affaires financières, affaires immobilières », constituent en effet des catégories larges.

En l’espèce, force est de constater que les services pour lesquels le titulaire de la marque contestée apporte des preuves d’un usage sérieux sont rendus dans le cadre de prestations notariales, et il y a donc ainsi lieu de limiter ces services comme suit : « affaires financières en lien avec des prestations notariales ; affaires immobilières en lien avec des prestations notariales », comme il le suggère pertinemment.

66. Enfin, les « services juridiques » constituent également une catégorie très large, qu’il convient de les limiter, comme le suggère le titulaire de la marque contestée, aux « services juridiques, à savoir conseil, accompagnement et rédaction d’actes dans les domaines du droit de la famille, du patrimoine, des successions, de l’immobilier, des entreprises et du droit international », domaines du droit au sein desquels intervient le titulaire de la marque contestée. 67. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, pour les services énumérés aux points 64 à 66. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré

68. En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des services suivants : « Toute activité liée à l’expertise comptable en matière de conseil pour les personnes physiques et les personnes morales ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurance, banque) », dès lors qu’aucune des pièces fournies ne porte sur les prestations de services précités.

69. En outre, l’usage n’est pas retenu pour les services suivants : « affaires financières autres que celles en lien avec des prestations notariales ; affaires immobilières autres que celles en lien avec des prestations notariales ; services juridiques autres que les conseil, accompagnement et rédaction d’actes dans les domaines du droit de la famille, du patrimoine, des successions, de l’immobilier, des entreprises et du droit international ».

70. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services aux points 68 et 69.

Conclusion

71. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les services visés aux points 64 à 66, et non pour les services visés aux points 68 et 69, pour lesquels il n’a pas justifié d’un juste motif de non-exploitation, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers.

72. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, dernier alinéa, dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

73. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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74. En l’espèce, le demandeur requiert que la déchéance soit prononcée à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance, soit à compter du 17 mars 2022.

75. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », le motif de déchéance est survenu le 17 mars 2022 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2017/11 du 17 mars 2017). 76. La date d’effet requise étant identique à cette date, il y a lieu de faire droit à cette requête.

77. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée sera déchu de ses droits à compter du 17 mars 2022, pour les services visés aux points 68 et 69.

B. Sur la répartition des frais :

78. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 79. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b)le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité (…)». c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

80. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée sollicitent tous les deux la prise en charge des frais exposés par la partie adverse.

81. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.

82. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans sa demande.

83. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées. PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0031 est partiellement justifiée.

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16 Article 2 : La société X est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°16/4 316 534 à compter du 17 mars 2022 pour les services suivants : « Toute activité liée à l’expertise comptable en matière de conseil pour les personnes physiques et les personnes morales ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurance, banque) ; affaires financières autres que celles en lien avec des prestations notariales ; affaires immobilières autres que celles en lien avec des prestations notariales ; services juridiques autres que les conseil, accompagnement et rédaction d’actes dans les domaines du droit de la famille, du patrimoine, des successions, de l’immobilier, des entreprises et du droit international ».

Article 3 : La marque n°16/4 316 534 reste enregistrée pour les services suivants : « affaires financières en lien avec des prestations notariales ; affaires immobilières en lien avec des prestations notariales  ; estimations immobilières ; consultation en matière financière ; estimations financières (immobilier) ; toute activité de conseil en matière fiscale et patrimoniale, et notamment tout acte et conseil fiscal en matière de droit de la famille, immobilier , international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité de gestion de patrimoine, assistance à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale ; services juridiques, à savoir conseil, accompagnement et rédaction d’actes dans les domaines du droit de la famille, du patrimoine, des successions, de l’immobilier, des entreprises et du droit international ; Toute activité notariale pour les personnes physiques et les personnes morales à savoir tout conseil fiscal et tout conseil en matière patrimoniale ; Toute activité de service patrimonial aux familles ; toute activité de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales, et notamment tout acte et conseil en matière de droit immobilier, de la famille, international, entreprise, et personnes physiques ; Toute activité notariale en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morales ; Toute activité de service patrimonial aux familles en matière de conseil juridique pour les personnes physiques et les personnes morale ». Article 4 : Les demandes de répartition de frais sont rejetées.

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