NL23-0184 Le 17 avril 2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 septembre 2023, la société de droit belge ERA Benelux N.V. (le demandeur), a formé une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL23-0184, contre la marque française n° 10/3721746, déposée le 16 mars 2010, ci-dessous reproduite : L’enregistrement cette marque, dont est titulaire la société à responsabilité limitée ERA@C3 (le Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2010-33 du 20 août 2010 et son renouvellement a été publié au BOPI 2020-22 du 29 mai 2020. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité de la marque contestée. 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure internationale verbale désignant la France ERA n° 725653 du 16 juillet 1999. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contesté de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé au renouvellement. 6. Suite au rattachement effectué par ce dernier, ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, la demande en nullité a été notifiée par notification électronique mise à disposition le 5 octobre 2023 et reçue le 6 octobre 2023, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 4 décembre 2023, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 7 décembre 2023, reçu le 11 décembre 2023. 8. Le 3 janvier 2024, le 26 avril 2024 et le 7 août 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure de nullité pour trois périodes de quatre mois, ce qui leur a été accordé. 9. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 6 janvier 2025, au stade où elle se trouvait le 3 janvier 2024, date de la suspension. 10. Le demandeur n’ayant pas transmis d’observations en réponse dans le délai lui étant imparti, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 14 janvier 2025. 11. Par courriers en date du 7 mars 2025, les parties ont été informées de la suspension de la procédure à l’initiative de l’Institut dans l’attente d’informations et d’éléments concernant le droit antérieur, susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties. 12. Le même jour, une notification d’irrecevabilité de la demande en nullité a été adressée au demandeur, les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité n’étant pas protégés par la marque internationale désignant la France, par courrier recommandé reçu le 13 mars 2025.

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Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 13. Aucune observation en réponse à cette notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, et de fait aucune information et élément complémentaire concernant le droit antérieur, la présente procédure a repris au stade où elle se trouvait à la date de sa suspension. Il y a lieu de statuer sur la demande en nullité. Prétentions du demandeur 14. D ans son exposé des moyens , le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure en raison de la similitude des signes, et de l’identité et de la similarité des produits et services. A cet égard, il invoque uniquement les produits relevant de la classe 9 de sa marque antérieure. Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. D ans ses observations en réponse à la demande en nullité , le titulaire de la marque contestée :

- Soulève l’irrecevabilité de la demande : o Pour cause de prescription ; o Pour absence d’usage sérieux de la marque antérieure ; o Pour l’absence d’indication des moyens de droit fondant la demande en nullité.

- A titre subsidiaire, il considère que la demande en nullité est mal fondée, en l’absence de risque de confusion entre les marques. II.- DECISION 16. L’article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « II. Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 711-3 ; (…) ». 17. Lequel article L.711-3 II du même code dispose qu’« Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend : 1° (…) d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France (…) ». 18. Par ailleurs, l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est déclarée

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irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations ». 19. Selon l’article R.716-1 du code précité « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ». 20. La décision du directeur général de l’Institut n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise, en son article 4, que, lorsque la demande en nullité est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée, le demandeur fournit : « l’indication des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité » ainsi que « l’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité […] est fondée (…) ». 21. En l’espèce, ainsi que l’a rappelé l’Institut dans sa notification d’irrecevabilité à laquelle le demandeur n’a pas répondu, il fonde sa demande en nullité sur le motif relatif tenant à l’atteinte par la marque contestée à la marque antérieure internationale désignant la France ERA n° 725653. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque à l’appui de sa demande en nullité uniquement des produits relevant de classe 9. 22. Le demandeur fournit une copie de la marque antérieure consistant en un extrait de la base marque de l’OMPI Madrid Monitor qui fait apparaitre que cette dernière a été enregistrée le 16 juillet 1999. La demande de base a été effectuée au Royaume-Uni le 30 juin 1999. La France a fait l’objet d’une désignation selon le Protocole de Madrid en vertu de l’article 9sexies. Il est indiqué qu’une radiation a été effectuée à la demande de l’Office d’origine consistant notamment en la suppression de la classe 9 (renonciation inscrite le 16 août 2000), soit dans la période de dépendance de 5 ans. Il s’ensuit que les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité ne sont pas protégés par la marque antérieure internationale désignant la France invoquée, en sorte que la demande en nullité ne satisfait pas aux conditions visées aux articles susvisés. 23. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par le titulaire de la marque contestée.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL23-0184 est déclarée irrecevable.