R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 24-0192 Le 13/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 octobre 2024, la société SERIPRESS, société par actions simplifiée (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0192 contre la marque verbale Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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n° 21/ 4825162 déposée le 10 décembre 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société MYALFRED, SAS (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-13 du 1er avril 2022. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour laquelle la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Le demandeur invoque un motif relatif de nullité se fondant sur un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 16/4250106 déposée le 17 février 2016, enregistrée le 29 juillet 2016, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

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3. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque le risque de confusion entre les marques en présence résultant de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, des fortes similarités entre les signes qui présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple et courriel. 5. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, reçu le 26 novembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 27 janvier 2025. 7. Pour une bonne administration de la procédure et compte tenu d’une autre procédure toujours pendante entre les parties et comportant le même motif, la présente procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 février 2025. 8. Par courrier du 7 avril 2025, l’Institut a notifié aux parties la reprise de la présente procédure, les phases d’instruction de l’ensemble des dossiers comportant le même motif que la présente demande étant désormais closes. 9. Le 9 avril 2025, le demandeur a présenté des secondes observations et des pièces hors du délai qui lui était imparti et qui expirait le 27 janvier 2025. Les parties ont donc été informées que ces observations et pièces transmises hors délai ne pouvaient être prises en considération pour établir la présente décision statuant sur la demande en nullité.

NL24-0192 I I.- DECISION 1. S ur le droit applicable 10. Conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 11. A cet égard, l’article L.711-3 du Code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 13. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française PRINT MY TDF n° 21/ 4825162 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale PRINT MY TRANSFER, n° 16/4250106. 14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 15. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 16. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 17. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la

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couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». 18. Le demandeur indique, dans ses moyens, avoir « … procédé au dépôt auprès de l’INPI, le 17 février 2016, de la marque verbale française « PRINT MY TRANSFER » pour les classes suivantes :

- Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies …
- Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement), …
- Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, …
- Classe 40 : Informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; traitement de tissus ». Cependant, d’une part, les « produits d’imprimerie » ne figurent pas dans l’enregistrement de la marque antérieure. D’autre part, la présence points de suspension à la fin de certains des libellés des classes ne permet pas de déterminer précisément les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité. Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « articles pour reliures ; photographies ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement), Publicité ; gestion des affaires commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, Informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; traitement de tissus ». 19. En l’espèce, les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; instruments d’écriture ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;

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conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la marque contestée, apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à l’évidence à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. 20. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « Produits de l’imprimerie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet » de la marque contestée et les produits et services de la marque antérieure, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En effet, le demandeur s’est contenté d’indiquer que « les produits et services des deux marques sont identiques et ciblent le même public : les professionnels du secteur de la publicité et du marquage textile », ainsi que leur proximité géographique et leur nature similaire, de « … leur spécialisation dans les mêmes domaines … », mais sans mettre en relation les produits et services les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. b) Sur les signes 21. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 22. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 23.Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression

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d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 24. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 25. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux composés de trois éléments verbaux. 26. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun une même construction reposant sur l’association des termes PRINT MY en attaque, suivie d’un élément verbal ayant trait à des modes d’impression (TDF, sigle pour « direct to film » désignant une méthode d’impression, ainsi que l’indique le demandeur, pour le signe contesté ; TRANSFER pour la marque antérieure), l’ensemble se prononçant selon un rythme proche (cinq temps pour le signe contesté, quatre, pour la marque antérieure). 27. Ainsi, compte tenu de cette construction commune, les signes présentent d’importantes ressemblances intellectuelles. 28. S’il peut être constaté des différences visuelles et phonétiques entre les signes, dues à la présence des termes finaux TDF et TRANSFER, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 31 à 34). 29. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et intellectuelles fortes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 30. Ces signes ont en commun l’association des éléments verbaux PRINT MY, distinctive au regard des produits et services en présence.. 31. Au sein du signe contesté et de la marque antérieure, ces éléments verbaux apparaissent dominants, dès lors que les termes TDF / TRANSFER, qui désignent un mode d’impression, peuvent être perçus comme décrivant une caractéristique de certains des produits et services en cause, produits et services utilisant ou ayant recours à ces techniques d’impression. 32. En conséquence, le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur les éléments PRINT MY de la marque antérieure et de la marque contestée. 33. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et intellectuelles fortes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

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c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 34. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 35. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 36. En l’espèce, les produits et services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.

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Le caractère distinctif de la marque antérieure 37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 38. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le signe pris dans son ensemble ne présente pas de lien direct avec les activités couvertes, doit être considéré comme normal. d) Appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 20, de la similitude des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le fait que les produits et services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 41. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés au point 21. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 42. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits et services visés au point 20, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque

antérieure

n° 16/4250106.

NL24-0192 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0192 est reconnue partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/ 4825162 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; instruments d’écriture ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».