NL 24-0216 Le 12/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 octobre 2024, la société SHENZHEN AMEDIA TECHNOLOGY CO. LTD, société de droit chinois (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0216 contre la marque verbale n° 24 / 5049843 déposée le 24 avril 2024, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M T A est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-34 du 23 août 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; aucun des produits susmentionnés n’est destiné à être utilisé avec ou en relation avec des véhicules terrestres ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne déposée le 21 avril 2023 et enregistrée sous le n° 018865580 et portant sur le signe figuratif suivant : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 5 novembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. A l’issue de ces échanges, les parties ont été informées de la fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 mars 2025.

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NL 24-0216 P rétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir :

- l’identité et la similarité des produits en cause ;

- la similarité des signes en présence dès lors qu’ils présentent le même élément verbal « X96mini », parfaitement distinctif au regard des produits en cause ;

- l’interdépendance des facteurs d’appréciation du risque de confusion.

Il soutient également que :

- l’écriture spécifique notamment pour le « X » dans la marque antérieure est essentiellement décorative et non pas un élément indiquant l’origine commerciale des produits ;

- l’enregistrement contesté X96mini est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. 10. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur réitère ses précédents arguments et soutient que l’argumentation du titulaire de la marque contestée n’est ni fondée, ni pertinente et totalement confuse. Il conteste également la pertinence des pièces fournies par ce dernier. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée :

- indique qu’il a acquis des droits sur le signe X96mini avant le demandeur. A ce titre, il fournit les documents suivants :  les statuts de l’association X96MINI qu’il a créée,  une facture de OVHcloud portant sur le nom de domaine x96-mini.fr adressée à son nom ;  une capture d’écran du site x96-mini.fr ;

- demande l’annulation de la marque figurative française n°5090867 sur le fondement de ses droits antérieurs. II.- DECISION A- S ur l’antériorité des droits invoqués par le titulaire de la marque contestée et la demande reconventionnelle fondée sur ces droits 12. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fait valoir des droits antérieurs lui appartenant, à savoir des droits sur l’association X96 MINI, dont il a fourni les statuts et des droits sur le nom de domaine x96-mini.fr dont il a fourni une facture permettant d’établir qu’il en est propriétaire et une capture d’écran dudit site. En outre, il demande

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l’annulation de la marque figurative française n°5090867 sur le fondement de ces droits antérieurs. 13. En l’espèce, la demande en nullité formée par la société SHENZHEN AMEDIA TECHNOLOGY CO. LTD est uniquement fondée sur la marque de l’Union européenne n° 018865580 et vise exclusivement la marque contestée X96 MINI n° 24 / 5049843. 14. Aussi, il appartient à l’Institut d’apprécier si cette marque porte atteinte au droit antérieur invoqué par le demandeur. 15. En effet, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle devant l’Institut. Dès lors, si le titulaire de la marque contestée souhaitait contester l’antériorité du droit invoqué par le demandeur, il lui appartenait d’introduire une demande à leur encontre devant les tribunaux judiciaires compétents. En l’espèce, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée n’a pas porté à la connaissance de l’Institut l’existence d’une action judiciaire qu’il aurait formée à l’encontre du droit antérieur invoqué dans les conditions précitées. 16. Par ailleurs, il convient de rappeler ainsi qu’a pu le faire la jurisprudence, que « Le dépôt d’une marque identique à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une enseigne porte atteinte aux droits antérieurs d’une société sur ses éléments d’identification quand bien même le déposant aurait, avant même la société, fait usage de ce signe à titre de nom commercial ou d’enseigne, cette circonstance ne lui conférant aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ». (Cass com. 20 février 2007, n°05-16.963, TGI Nanterre 1ère ch., 28 février 2013, n°11/07075). 17. Ainsi, les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à l’antériorité de la marque contestée et autres droits lui appartenant sont sans incidence sur la recevabilité de la présente procédure, laquelle doit s’apprécier uniquement au regard du seul droit antérieur invoqué et à son antériorité par rapport à la marque contestée. 18. Ainsi, force est de constater que la marque de l’Union européenne n°018865580 a été déposée le 21 avril 2023, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée X96 MINI n° 24 / 5049843 le 24 avril 2024. 19. En conséquence, le droit invoqué par le demandeur dans la présente demande est bien antérieur à la marque contestée.

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B- S ur le motif relatif de nullité 1. S ur le droit applicable 20. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 21. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 22. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 23. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°018865580. 24. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 25. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) S ur les produits 26. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 27. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la marque contestée à savoir : « Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la

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reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; aucun des produits susmentionnés n’est destiné à être utilisé avec ou en relation avec des véhicules terrestres ». 28. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Micro-ordinateurs; Antennes; Mémoires pour ordinateurs; Clés USB; Appareils d’identification biométriques; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Appareils de télévision; Transpondeurs; Interphones; Stations d’accueil électroniques; Instruments de surveillance; Routeurs de réseaux; Appareils audiovisuels; Autoradios; Moniteurs; Affichage dynamique; Haut-parleurs; Boîtiers de haut-parleurs; Récepteurs [audio, vidéo]; Magnétoscopes; Baladeurs multimédias; Décodeurs pour téléviseurs; Projecteurs; Batteries externes; Instruments d’arpentage; Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams]; Écrans à cristaux liquides; Équipement de mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; Appareils de télécommande ». 29. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens, démontrant que les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; aucun des produits susmentionnés n’est destiné à être utilisé avec ou en relation avec des véhicules terrestres » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 30. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; aucun des

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produits susmentionnés n’est destiné à être utilisé avec ou en relation avec des véhicules terrestres » de la marque contestée qui s’entendent respectivement :

- de dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences ;

- de dispositifs destinés à la navigation ;

- de dispositifs destinés aux tracés des cartes ;

- de dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques ;

- de dispositifs servant à mesurer un poids ;

- de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume ;

- de dispositifs destinés à transmettre des connaissances ;

- de dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l’acquittement d’une certaine somme d’argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants ;

- d’appareils utilisés par les commerçants pour enregistrer leurs ventes, rendre la monnaie et imprimer un ticket de caisse ;

- de produits permettant d’effectuer certains calculs de manière automatique ;

- de dispositifs pouvant stocker de la monnaie sans avoir besoin d’un compte bancaire et permettant d’effectuer directement des paiements sur des terminaux de paiement ;

- d’équipements particuliers destinés à la pratique de la plongée ;

- d’équipements vestimentaires spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes ;

- de dispositifs de lutte contre l’incendie ;

- d’articles destinés à corriger la vue et accessoires de ceux-ci ;

- de dispositifs portatifs permettant de s’immerger dans un monde virtuel ; ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Micro- ordinateurs; Antennes; Clés USB; Appareils d’identification biométriques; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Appareils de télévision; Transpondeurs; Interphones; Stations d’accueil électroniques; Instruments de surveillance; Routeurs de réseaux; Appareils audiovisuels; Autoradios; Moniteurs; Affichage dynamique; Haut-parleurs; Boîtiers de haut- parleurs; Récepteurs [audio, vidéo]; Magnétoscopes; Baladeurs multimédias; Décodeurs pour téléviseurs; Projecteurs; Batteries externes; Instruments d’arpentage; Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams]; Écrans à cristaux liquides; Équipement de mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; Appareils de télécommande » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de dispositifs principalement informatiques, de dispositifs destinés au stockage de l’énergie électrique et de dispositifs permettant de reproduire un son ou une image. En outre, répondant manifestement à des besoins spécifiques très différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distributions, contrairement à ce qu’affirme le demandeur. Le seul argument du demandeur selon lequel « les produits susvisés sont similaires dès lors qu’ils s’entendent tous d’articles de transmission de données » ne saurait suffire à conclure à un lien de similarité. En effet, il ne saurait suffire que certains des produits précités puissent avoir en commun de transmettre des données, les caractéristiques biens distinctes qu’ils présentent par ailleurs permettant de les distinguer nettement Ces produits ne sont donc pas similaires.

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b) S ur les signes 31. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 32. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 33. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 34. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 35. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une lettre suivie d’un nombre et d’un élément verbal, et la marque antérieure d’une lettre suivie d’un nombre, d’un élément verbal et d’une présentation particulière. 36. Ces signes ont en commun l’ensemble alphanumérique X96 MINI, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 37. La présentation particulière de la marque antérieure, à savoir la stylisation de la lettre X et la présentation du nombre 96 en italique, n’a aucune incidence phonétique et n’altère nullement le caractère lisible de l’ensemble verbal X96 MINI par lequel la marque antérieure est désignée. 38. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant de très fortes ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes

NL 24-0216 39 . Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’un ensemble alphanumérique parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause. c) S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 40. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 41. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits en présence s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et/ou à une clientèle professionnelle plus attentive et avertie. Le caractère distinctif de la marque antérieure 42. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 43. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. d) S ur l’appréciation globale du risque de confusion 44. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 45. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits cités au point 29, des très fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, conjuguées au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent à l’égard de ces produits. En outre, le fait que les produits en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 46. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 30 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 47. En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion à l’égard de certains des produits contestés, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits visés au point 29.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0216 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 24 / 5049843 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; aucun des produits susmentionnés n’est destiné à être utilisé avec ou en relation avec des véhicules terrestres ».