NL24-0231 Le 10/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 novembre 2024, la société à responsabilité limitée DUKES & QUAKERS (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0231 contre la marque verbale n° 21/ 4765621 déposée le 11 mai 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur G L est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-35 du 3 septembre 2021. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

NL24-0231

« Classe 34 : articles pour fumeurs ; allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure française n° 20/ 4697508, déposée le 3 novembre 2020, enregistrée le 26 février 2021, et portant sur la dénomination SPLIFY. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait valoir que les signes sont quasiment identiques et visent des produits identiques. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, et par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 10 janvier 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification ayant été réexpédiée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée au BOPI 2025-08 du 21 février 2025 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 avril 2025 (le 21 avril 2025 n’étant pas un jour ouvré). La notification au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée au BOPI 2025-26 du 27 juin 2025 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] 2

NL24-0231

b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée SPLIFF n° 21/ 4765621 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française antérieure SPLIFY n° 20/ 4697508. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 34 : articles pour fumeurs ; allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». 16. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur: « Porte-cigarettes ; Fume-cigarettes ; Cigarettes électroniques ; Coupe-cigarettes ; Papier à cigarettes ; Étuis à cigarettes ; Boîtes à cigarettes ; Tubes à cigarettes ; Filtres pour cigarettes; Bouts de cigarettes ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Supports pour cigarettes électroniques ; Rouleuses à cigarettes manuelles ; Étuis à cigarettes électroniques ; Boîtes à cigarettes électroniques; Porte-briquets pour cigarettes ; Papier à rouler les cigarettes ; Atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques ; Cahiers de papier à cigarettes ; Rouleuses à cigarettes de poche ; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques ; Tubes à cigarettes en papier avec filtres ; Articles pour fumeurs ; Briquets pour fumeurs ; Cendriers pour fumeurs ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Porte-pipe [articles pour fumeurs] ; Bourre-pipe [article pour fumeurs] ; Couteaux de fumeurs de pipes ; Pipes ; Porte-pipes ; Filtres pour pipes ; Narguilés ; Broyeurs à tabac ; Rouleuse à tabac ; Allumettes ; Boîtes à allumettes ; Porte-allumettes ; Blagues à tabac ; Moulins à tabac ; Pipes à eau ; Chichas ; Machines manuelles ou électriques à tuber les cigarettes ; Solutions liquides pour cigarettes 3

NL24-0231

électroniques ; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; Carnets de papier à cigarettes ». 17. En l’espèce, comme le soutient à juste titre le demandeur, force est de constater que les produits susvisés de la marque contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. ii. S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée et la marque antérieure sont chacune constituées d’une dénomination unique. 23. Ces signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, à savoir SPLIFF pour le signe contesté et SPLIFY pour la marque antérieure. 24. En effet, visuellement et phonétiquement, les dénominations SPLIFF et SPLIFY des signes en présence sont de longueur identique et ont en commun cinq lettres identiques sur six, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence caractéristique commune SPLIF-, et la même sonorité d’attaque [splif-]. Si elles diffèrent par la substitution de la lettre Y de la marque antérieure par la lettre F au sein du signe contesté, cette différence ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors qu’elle se situe en position finale des signes, et que ces dénominations restent dominées par une succession de lettres et de sonorités communes (le doublement de la lettre finale F au sein du signe contesté étant au demeurant sans incidence phonétique). 4

NL24-0231 25 . Ainsi, du fait de la grande proximité entre les éléments SPLIFF du signe contesté et SPLIFY de la marque antérieure, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 26. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’un élément verbal unitaire distinctif au regard des produits en présence, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. iii. S ur les autres facteurs pertinents  Le public pertinent 27. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 28. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 29. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 30. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 31. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée d’un élément verbal n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 32. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5

NL24-0231 33 . En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, conjuguées au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 34. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0231 est justifiée. Article 2 : La marque n° 21/ 4765621 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 6