NL 24-0224 Le 8 septembre 2025

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 novembre 2024, la société PepsiCo, Inc, société organisée selon les lois de l’Etat de Caroline du Nord (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0224 contre la marque n°22/4 890 516 déposée le 9 août 2022, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur N M est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-49 du 9 décembre 2022.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».

3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0224 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. La demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au mandataire ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique. Cette notification électronique a été mise à disposition sur le Portail des marques le 2 janvier 2025 et reçue le 6 janvier 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis, respectivement un jeu d’observations pour chacune des deux parties.

8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 16 juin 2025.

Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur précise que sa société PEPSICO est une société de renommée mondiale et l’un des premiers fabricants au monde de boissons gazeuses et de produits alimentaires, notamment en Europe.

Le concernant, il fait valoir les arguments suivants :

— il commercialise en Asie une boissons énergisante sous la marque STING sous le logo suivant , et plus particulièrement depuis plus de 20 ans au Vietnam puis au Pakistan depuis 2010
-il a investi massivement dans la publicité et la promotion de la marque STING et a atteint des chiffres de ventes importants (pièces 3, 4, 5, 6 et 7)
- il a déposé de nombreuses marques sur le signe STING dans le monde entier et plus particulièrement en Asie (pièce 4)
-concernant plus particulièrement le Pakistan dont est citoyen le titulaire de la marque contestée, il y exploite de façon importante la marque STING, comme en attestent les pièces 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11)

Concernant le titulaire de la marque contestée, le demandeur indique les points suivants :

— le titulaire de la marque contestée, de nationalité pakistanaise et installé en Espagne (pièce 2) est titulaire de nombreuses marques françaises, parmi laquelle la marque française STING n° 22 4 890 516 déposée le 9 août 2022 et enregistrée le 9 décembre 2022 pour désigner des produits de la classe 32 (même si ne semble pas être exploitée en France), européennes et internationales

— la quasi-totalité des marques déposée par le titulaire de la marque contestée correspond à des marques de tiers, largement connues si ce n’est renommées dans un autre pays ; plus particulièrement il s’agit de marques au Pakistan et en Inde pour des boissons et produits alimentaires (tableau à cet égard dans l’exposé des moyens, repris dans la pièce 25) 2

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NL24-0224 démontrant ainsi la volonté de ce dernier de constituer injustement un portefeuille de marque en s’appropriant la grande notoriété des tiers dans le but de profiter de la réputation de ces derniers sans avoir à consentir les investissements et les efforts nécessaires pour créer sa propre marque
-après des rejets de dépôts de logos déjà exploité par des tiers, il procède désormais à des dépôts de marques verbales ou semi-figuratives qui diffèrent légèrement de celles des tiers, comme en atteste le dépôt de la marque contestée
-la validité de ses marques fait d’ailleurs l’objet d’actions en nullité pour dépôt frauduleux devant les offices nationaux (pièces 13 et 23)

Concernant le litige les opposant : Le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée cherche depuis 2020 à s’approprier la marque STING en Europe et notamment par le biais des dépôts suivants : en Espagne par le dépôt de la demande d’enregistrement du nom commercial le 14 avril 2021, logo identique à celui exploité par le demandeur notamment au Pakistan et faisant l’objet d’une action en nullité par le demandeur

dépôt le 8 juin 2022 d’une marque de l’Union européenne, qui a fait l’objet d’une opposition de la part du demandeur ; (pièce 14)

dépôt le 9 août 2022 de la marque française STING n° 224 890 516 qui fait l’objet de la présente demande en nullité

dépôt d’une marque au Portugal le 9 septembre 2022 contre laquelle le demandeur envisage de faire une action en nullité

Une marque espagnole n° M4184981 enregistrée le 5 avril 2023 contre laquelle le demandeur a initié une action en nullité le 31 octobre 2024

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NL24-0224 dépôt d’un enregistrement international n° 1697533 déposé le 3 octobre 2023 sous priorité de la marque espagnole précédente

dépôt d’une marque espagnole n°M4214101 le 27 avril 2023, contre laquelle le demandeur a formé opposition

dépôt de l’enregistrement international n° 1736676 déposé le 22 mai 2023 sous priorité de la marque espagnole précédente.

De son côté, le demandeur a procédé au dépôt de marque de l’Union européenne n° 018 769 954 enregistrée le 14 septembre 2023, malgré une opposition effectuée par le titulaire de la marque contestée (mais qui a été déclarée irrecevable) puis d’une action en nullité par le titulaire de la marque contestée, action actuellement pendante devant l’EUIPO (pièces 17 et 17-1)

Il fait valoir que l’existence d’une intention déloyale peut se traduire par la mise en place d’une stratégie de dépôts multiples reprenant des signes identiques à des signes bénéficiant d’une renommée à l’étranger ou encore par le nombre important de dépôts réalisés par un même déposant et ce sans intention d’exploiter les signes enregistrés. Le demandeur soulève encore les arguments suivants : il possède un grand nombre d’enregistrements dans le monde protégeant cette marque et ses logos pour désigner des boissons, la marque STING bénéficiant d’une renommée en raison notamment d’une exploitation continue et de campagnes commerciales conséquentes depuis plus de 10 ans la marque contestée est identique et similaire à ses droits antérieurs (marques verbales et semi-figuratives au sein desquelles le terme STING est l’élément distinctif et dominant), ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de son action en nullité contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 018 769 954 et les produits visés concernent des produits identiques et/ou similaires (boissons en classe 32) il est incontestable que le titulaire de la marque contestée avait connaissance des droits du demandeur sur les marques antérieures STING, d’autant plus que la marque STING bénéficie d’une renommée dans son pays d’origine, à savoir le Pakistan ; en outre, la reprise des logos créés par le demandeur témoignent de la connaissance des droits antérieurs du demandeur par le titulaire de la marque contestée le titulaire de la marque contestée a mis en place une stratégie globale de dépôts frauduleux : dépôts de marques identiques à des marques bénéficiant d’une certaine renommée en Asie dans le secteur des boissons et de produits alimentaires de grande consommation (pièce 25)

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NL24-0224 Il souligne que le comportement du titulaire de la marque contestée est progressivement sanctionné ; en effet, l’office espagnol a annulé deux marques LMEA et THUMS up en retenant la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée et d’autres marques qu’il a déposées ont été refusées par ce même office en raison de droits antérieurs invoqués par des tiers ; enfin, l’office portugais a annulé le 9 avril 2024 une marque déposée par le titulaire de la marque contestée sur la base de la mauvaise foi.

Par ailleurs, la marque contestée ne semble pas avoir fait l’objet d’une quelconque exploitation en France depuis son enregistrement, démontrant ainsi son intention parasitaire et le caractère frauduleux de ses dépôts ; Enfin les deux procédures engagées (opposition et action en nullité) par le titulaire de la marque contestée à l’encontre de la marque de l’Union européenne démontrent son intention de s’opposer au développement légitime de la marque STING du demandeur en Europe.

Il demande également à l’Institut de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés à hauteur du montant maximal.

Le demandeur a fourni les pièces suivantes à l’appui de son argumentation : Pièce HL No. 1 Copie de la Marque française contestée STING No. 22 4 890 516 Pièce HL No. 2 Copie du certificat de dépôt démontrant que Monsieur N est un citoyen pakistanais domicilié en Espagne Pièce HL No. 3 Photographies des packagings des boissons vendues sous la marque STING par PepsiCo Pièce HL No. 4 Tableau des demandes d’enregistrement des marques enregistrées par PepsiCo sur le signe STING et sa traduction libre et partielle ; et copie des certificats d’enregistrement des marques. Pièce HL No. 5 Extraits du site Internet de PepsiCo pour le Pakistan montrant la marque STING et capture d’écran du site way back machine – et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 6 Captures d’écran du profil Facebook de PepsiCo pour STING au Pakistan et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 7 Exemples de campagnes publicitaires au Pakistan concernant les boissons STING et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 8 Exemples de publicités de la Marque STING diffusées dans des supermarchés au Pakistan et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 9 Articles de presse attestant de la présence de PepsiCo et des boissons STING sur le marché pakistanais et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 10 Décisions finales du 10 septembre 2020 de l’Autorité pakistanaise du droit d’auteur faisant droit aux procédures d’oppositions initiées par PepsiCo sur ses Marques STING et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 11 Copie du rapport d’enquête de la Commission de la Concurrence du Pakistan (CCP) du 28 juin 2021 et l’avis de motivation du 7 juillet 2021 et sa traduction libre et partielle Pièce HL No. 11.1 Décision du 16 août 2022 de la Commercial Court at Gurugram (Inde) Pièce HL No. 11.2 Décision du 9 novembre 2023 de la Commercial Court at Gurugram (Inde) Pièce HL No. 12 Copie d’une étude de marche sur la boisson énergisante STING Pièce HL No. 13-1 Décisions de l’office espagnol des marques concernant l’action en nullité de Coca-Cola Company sur la Marque LIMCA – NUL/0134/2023 et sa traduction libre et partielle- 29 -\\1078063 4144-1077-1284 v1 Hogan Lovells Pièce HL No. 13-2 Décisions de l’office espagnol des marques concernant l’action en nullité de Coca-Cola Company sur la Marque THUMS UP – NUL/0138/2023 et sa traduction libre et partielle Pièce HL No. 14 Décision d’opposition de l’EUIPO en date du 25 septembre 2023, opposition B 003178153 contre la demande d’enregistrement de la marque STING No. 018 714 993 Pièce HL No. 15 Extraits des demandes d’enregistrement de marque réalisées par M. N sur le signe STING en Europe et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 15-1 Extrait du site TM View répertoriant l’ensemble des demandes de marque déposées par M. N 5

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NL24-0224 Pièce HL No. 15-2 Extraits des demandes d’enregistrement de marque réalisées par M. N sur le signe STING en Europe et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 16 Récépissé de dépôt d’une action en nullité intentée par PepsiCo contre la marque espagnole STING No. M4184981 Pièce HL No. 17 Copie de la marque de l’Union européenne STING No. 018 769 954 déposée par PepsiCo Pièce HL No. 17-1 Décision de l’EUIPO B 3 187 657 du 14 juin 2023 rejetant l’opposition de M. N sur la marque STING No. 018 769 954 Pièce HL No. 18 Décision de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 12 septembre 2019, affaire C-104/18, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ / EUIPO Pièce HL No. 19 Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 mars 2021, n°18-19.774. Pièce HL No. 20 Arrêt du Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) en date du 28 janvier 2016, affaire T-335/14 (points 76-81) Pièce HL No. 21 Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 26 février 2024, NL23-0150 Pièce HL No. 22 Copie des demandes d’enregistrement de marques de M. N ayant fait l’objet de rejet par les offices sur le fondement de droits antérieurs de tiers et leurs traductions libres et partielles Pièce HL No. 23 Décision de l’office portugais des marques du 09 avril 2024 portant sur l’opposition à l’enregistrement de la demande n°675986 et sa traduction libre et partielle Pièce HL No. 24 Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 30 août 2021, NL21-0055 – 30 -\\1078063 4144-1077-1284 v1 Hogan Lovells Pièce HL No. 25 Tableau de correspondance des marques déposées par M. N reproduisant des marques de tiers ainsi que des extraits démontrant les usages des marques à l’étranger par leur titulaire légitime figure au sein de la pièce n°2

10. Dans ses premières observations, le demandeur a complété son exposé des moyens notamment comme suit, en soulignant :

— La présentation mensongère et partielle des faits d’espèce par le titulaire de la marque contestée :

 qui se présente comme un homme d’affaires résidant en Espagne, n’exerçant qu’en Espagne et ignorant l’existence de la marque antérieure du demandeur commercialisée sur un marché asiatique lointain, alors que la connaissance des droits antérieurs du demandeur par le titulaire de la marque contestée est établie.

En effet, le titulaire de la marque contestée a des liens forts personnels et commerciaux avec le Pakistan, pays dans lequel la renommée de la marque STING du demandeur a été reconnue mais d’autre part le demandeur détient un certain nombre de marques STING non seulement en Inde et au Pakistan mais également dans l’Union européenne et dans d’autres pays proches de la France (pièces 4, 4 BIS, 31, 33, 35 et 36).

Ainsi en raison de son activité commerciale, du type de produits commercialisés et de leur identité avec ceux de la marque STING du demandeur, de sa nationalité et du succès de la marque STING au Pakistan, le titulaire de la marque contestée ne pouvait pas ignorer l’existence des droits antérieurs du demandeur.

 dont les pièces produites, et notamment les factures outre le fait qu’elles ont été caviardées, ne permettent pas de démontrer un usage de la marque contestée en France pour des boissons, d’autant plus que l’usage ou non d’une marque déposée frauduleusement n’est pas un critère suffisant pour reconnaître ou écarter le caractère frauduleux.

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NL24-0224 qui tente de passer sous silence d’une part son lien commercial et personnel avec le Pakistan et d’autre part les nombreuses actions en nullité auxquelles il fait face en raison de ses nombreux dépôts de marque frauduleux et de son comportement général malhonnête.

qui affirme que la présente action constituerait un abus de droit à agir de la part du demandeur, alors que :

- les actions menées par le demandeur ne visent qu’à faire annuler des marques verbales ou semi-figuratives déposées frauduleusement par le titulaire de la marque contestée en Europe sur le signe STING
- le titulaire de la marque contestée ne démontre un quelconque abus de droit dans la démarche du demandeur ;

Enfin le demandeur demande à l’Institut de ne pas tenir compte des éléments développés par le titulaire de la marque contestée sur les actions en déchéance menées contre deux marques polonaises dans la mesure où il n’incombe pas à l’INPI d’analyser la force probante des preuves d’usage produites dans le cadre de ces actions.

— Une présentation juridique erronée du dépôt frauduleux

Le titulaire de la marque contestée procède à une analyse erronée des critères relatifs au dépôt frauduleux. Il multiplie ainsi volontairement les critères et procède à une interprétation erronée de la jurisprudence en la matière, par :

 l’ajout de critères inexistants dans l’analyse du dépôt frauduleux

 l’interprétation erronée et restrictive de la jurisprudence européenne et de l’arrêt du tribunal de l’UE du 6 novembre 2024 .

— les conditions du dépôt frauduleux objectivement réunies

Le demandeur estime que l’analyse des faits d’espèce permet de caractériser la mauvaise foi du titulaire : l’usage ancien et important de la marque STING du demandeur dans de nombreux pays, son portefeuille de marques protégeant la marque STING, la renommée de la marque STING en Inde et au Pakistan, la connaissance des marques STING par le titulaire de la marque antérieure, l’identité entre les signes et les produits visés d’où il ressort un risque de confusion, l’absence de logique commerciale honnête de la part du titulaire de la marque antérieure, la stratégie globale de celui-ci consistant à déposer des marques identiques à celles de tiers connaissant un succès important (comportement sanctionné par les offices de marques) et enfin l’usage malhonnête des marques frauduleusement acquises par le titulaire de la marque antérieure contre leurs titulaires légitimes. Le demandeur a complété ses premières pièces par les suivantes : Pièce 4.Bis Certificats d’enregistrement des marques STING en Egypte et en Turquie Pièce n°26 TUE, Ann Taylor, T 3/18, 23 mai 2019 Pièce n°27 Extraits Internet des épiceries gérées par M. N Pièce n°28 Décisions de l’Office espagnol des brevets et marques, 22 avril 2024 Pièce n°29 TUE, Pelikan, T-136/11, 13 décembre 2012, §35 à 37 Pièce n°30 TUE, Bigab, T33/11, 14 février 2012, §23 Pièce n°31 Extrait du site Internet du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères Pièce n°32 Extrait de la page Wikipédia « La diaspora vietnamienne en France » Pièce n°33 Extrait de la page Wikipédia « La diaspora marocaine en France » Pièce n°34 TUE, TARGET VENTURES, T-273/19, 28 octobre 2020, Pièce n°35 Extrait de la page Wikipedia « La diaspora turque en France » Pièce n°36 Articles de presse relatifs à la diaspora égyptienne en France 7

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NL24-0224 Pièce n°37 Article de Sagaci Research « Boissons énergétiques en Egypte – Red Bull contre Sting » Pièce n°38 Mémoire d’opposition de M. N contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne STING No. 018 769 954

Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières et uniques observations, le titulaire de la marque contestée a fourni neuf documents et a notamment présenté les observations suivantes :

Il est résident en Espagne, exerce son activité de commerce de produits alimentaires dans des petites épiceries dans la région de Barcelone et est administrateur de plusieurs sociétés (document 1). Dans la mesure où les marques du demandeur ne sont pas connues en Europe, il affirme ignorer totalement l’existence de la marque du demandeur qui est de surcroît commercialisée en Asie.

Il fait également valoir qu’il exploite la marque contestée sur le marché des boissons en Europe comme en attestent les factures du document 2 émises par des sociétés au sein desquelles le titulaire de la marque contestée est administrateur.

Il souligne par ailleurs :

— Les actions d’obstruction du demandeur et les procédures menées de mauvaise foi par celui-ci

Il affirme avoir eu connaissance pour la première fois de l’existence des droits antérieurs STING du demandeur lorsque ce dernier a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°018 714 993 RED STING, d’autres actions de sa part à l’encontre de ses marques en Europe témoignant d’une stratégie de blocage systématique à son encontre alors que le demandeur exploite sa marque essentiellement en Asie et ne démontre aucun usage sur le territoire de l’Union européenne ni aucune connaissance par le consommateur français moyen.

— L’absence d’usage en Union européenne de la marque STING par le demandeur, avec les exemples des marques polonaises

Bien que le demandeur fasse état de marques STING déposées en Andorre mais sans en démontrer pour autant leur exploitation, ce dernier a omis de mentionner deux marques déposées en Pologne (document 4) qui font actuellement l’objet d’actions en déchéance à son initiative devant l’office polonais (documents 5 et 5bis) ; il affirme que le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer l’usage de ces deux marques (document 6) en Pologne, l’essentiel des preuves portant sur des pays extérieurs à l’Union européenne. Il fait valoir que le demandeur a déposé deux nouvelles marques sur le territoire polonais (document 7).

Il rappelle que la Cour de justice a reconnu que le dépôt d’une marque en l’absence d’intention d’utiliser cette marque constitue un cas typique de mauvaise foi de la part du titulaire de la marque.

— L’abus de droit par le demandeur

Par cette demande en nullité, il considère que le demandeur méconnaît le principe de territorialité des marques, le demandeur ne pouvant prétendre à un monopole en France, sur la base d’un usage ou de marques enregistrées en Asie pour lesquelles la notoriété est simplement présumée.

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NL24-0224
- L’absence de mauvaise foi dans la demande d’enregistrement de la marque contestée

Il considère que l’intention frauduleuse alléguée par le demandeur repose uniquement sur des spéculations et l’issue incertaine de diverses procédures de nullité ou d’oppositions engagées devant différentes institutions de l’UE.

Dans la mesure où le demandeur n’a pas démontré l’exploitation du signe STING en France, il ne pouvait avoir connaissance de l’existence du droit antérieur du demandeur, écartant ainsi toute identité ou similarité entre les signes et les produits, ainsi que tout risque de confusion.

Il fait également valoir que l’identité des signes n’est pas un critère permettant d’établir la mauvaise foi et qu’il a déposé une marque exclusivement verbale, sans reprendre le graphisme des marques du demandeur tel qu’exploitées en Asie.

Il définit le terme STING comme signifiant aiguillon, destiné à évoquer l’effet stimulant du produit, cette signification affectant le caractère distinctif de la marque du demandeur.

Enfin, il joint à ses observations une liste de marques composées notamment du terme STING et enregistrées par d’autres entreprises, dont certaines sont bien antérieures au droit revendiqué par le demandeur (document 8).

Enfin le titulaire de la marque contestée sollicite la prise en charge des frais par le demandeur.

II.- DECISION

1. Sur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

13. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

15. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

16. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec 9

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NL24-0224 l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

17. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

18. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714).

19. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

20. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

21. Il est en particulier admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17), ou encore de monnayer la marque déposée (TGI Paris 10 janvier 2012 n°11/05257, jurisprudence n° 36 du demandeur ; TGI Paris 26 mai 2016 n° 15/03075, jurisprudence n° 42 du demandeur).

22. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe verbal ou semi-figuratif STING, bénéficiant d’une renommée en raison notamment d’une exploitation continue et de campagnes commerciales conséquentes depuis plus de 10 ans, pour désigner une boisson énergisante et notamment le signe suivant :

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NL24-0224  Connaissance de l’usage antérieur des signes STING

23. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 août 2022. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur des signes STING par le demandeur.

24. Le demandeur fait valoir qu’il possède un grand nombre d’enregistrements dans le monde protégeant la marque STING et ses logos pour désigner des boissons (pièce 4).

Il précise qu’il commercialise plus particulièrement en Asie une boisson énergisante sous le logo suivant , et notamment depuis plus de 20 ans au Vietnam puis au Pakistan depuis 2010, pays dont est originaire le titulaire de la marque contestée (pièce2).

Il indique par ailleurs qu’il y exploite de façon importante la marque STING (pièces 5, 6, 7, 8 et 9) et que cette dernière bénéficie d’une renommée notamment dans le pays d’origine du titulaire de la marque antérieure (pièces 10 et 11) ; cette renommée est par ailleurs reconnue par le titulaire de la marque contestée lorsqu’il écrit dans ses observations que la société demanderesse « est l’une des principales entreprises du secteur des boissons et de l’alimentation dans le monde, avec une présence plus que consolidée en Europe »; en outre, il a investi massivement dans la publicité et la promotion de la marque STING et a atteint des chiffres de ventes importants (pièces 3, 4, 5, 6 et 7).

25. En l’espèce, il convient de constater que le demandeur est titulaire de nombreuses marques STING verbales et complexes, déposées au Vietnam, en Inde, au Pakistan, au Maroc et à Andorre (pièce n°4) depuis une date bien antérieure au dépôt de la marque contestées (le 9 août 2022), exploitées de façon importante, et que la renommée de cette marque a été reconnue au Pakistan, pays de nationalité du titulaire de la marque contestée.

26. il convient également de relever, comme l’a mentionné le demandeur, que le titulaire de la marque contestée a effectué plusieurs dépôts antérieurement à celui de la marque contestée et portant sur la marque STING :

en Espagne par le dépôt de la demande d’enregistrement du nom commercial le 14 avril 2021, logo identique à celui exploité par le demandeur notamment au Pakistan et faisant l’objet d’une action en nullité par le demandeur ;

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NL24-0224 dépôt le 8 juin 2022 d’une marque de l’Union européenne, qui a fait l’objet d’une opposition de la part du demandeur ; (pièce 14) .

Il a encore postérieurement au dépôt de la présente marque contestée en France, déposé d’autres marques : dépôt d’une marque au Portugal le 9 septembre 2022 contre laquelle le demandeur envisage de faire une action en nullité Une marque espagnole n° M4184981 enregistrée le 5 avril 2023 contre laquelle le demandeur a initié une action en nullité le 31 octobre 2024 dépôt d’un enregistrement international n° 1697533 déposé le 3 octobre 2023 sous priorité de la marque espagnole précédente dépôt d’une marque espagnole n°M4214101 le 27 avril 2023, contre laquelle le demandeur a formé opposition dépôt de l’enregistrement international n° 1736676 déposée le 22 mai 2023 sous priorité de la marque espagnole précédente

A cet égard, force est de constater que le titulaire de la marque contestée reprend les éléments des signes utilisés par le demandeur, à savoir le terme STING et/ou les mêmes caractéristiques figuratives que celles présentes dans les marques enregistrées par le demandeur, et ce pour le même secteur d’activités, à savoir le commerce de boissons.

27. Il ressort de ce qui précède qu’un tel degré de ressemblance entre les signes du demandeur et la marque contestée dans les secteurs économiques couverts par ceux-ci ne saurait 12

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NL24-0224 manifestement être le fruit du hasard (voir notamment décision T-335/14 du TIE du 28 janvier 2016, Marques DoggiS, points 76 à 81).

28. Il résulte d’une appréciation globale de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée ne pouvait manifestement pas ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée, l’usage des signes verbaux et semi-figuratifs STING par le demandeur

 L’intention du titulaire de la marque contestée

29. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

30. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

31. Ainsi il a été jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut résider dans une motivation à caractère parasitaire : « […] les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur » (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12, § 43 à 45) ; « […] par sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci. […] Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré […] que les circonstances objectives de l’espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 51 et 57).

32. Enfin, peuvent être prises en considération des actions du titulaire extérieures au dépôt, telles que, le cas échéant, d’autres dépôts de signes ou noms connus qu’il aurait pu effectuer, un tel contexte permettant notamment de fournir un éclairage sur la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt litigieux (ex : TUE 23 mai 2019, ANN TAYLOR, T-3/18 et T-4/18, § 153°à 155 ; également TUE 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, §50 ; TGI PARIS 10 janvier 2012 n°11/05257, précité).

33. En l’espèce, il a été relevé que la marque contestée, et les différents dépôts antérieurs et postérieurs à celle-ci reprennent les éléments caractéristiques des signes utilisés par le demandeur, à savoir le terme STING et/ou les mêmes caractéristiques figuratives que celles présentes dans les marques enregistrées par le demandeur, et ce pour le même secteur d’activités, à savoir le commerce de boissons.

34. Le demandeur fait également état d’actions (opposition par la suite déclarée irrecevable puis action en nullité) engagées par le titulaire de la marque contestée à l’encontre de son dépôt de la marque de l’Union européenne n° 018 769 954 enregistrée le 14 septembre 2023, (pièces 17 et 17-1).

Ces actions de la part du titulaire de la marque contestée démontrent son intention de faire obstacle à l’exploitation de ses signes par le demandeur et au développement de ses marques dans l’Union européenne, dont fait partie le marché français.

35. Par ailleurs, le demandeur fait valoir que le titulaire de la marque contestée a par ailleurs effectué de nombreux autres dépôts de marques identiques à celles de tiers connaissant un succès important (pièces 15.1, 15.2 et 25)

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NL24-0224 Plus particulièrement en pièce 25, il fournit un tableau comparatif entre les dépôts du titulaire de la marque contestée et des marques de tiers en particulier renommées en Inde et au Pakistan pour des boissons et produits alimentaires.

Il précise également que le comportement du titulaire de la marque contestée est progressivement sanctionné ; en effet, l’office espagnol a annulé deux marques LMEA et THUMS UP en retenant la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée et d’autres marques déposées par le titulaire de la marque contestée ont été refusées par ce même office en raison de droits antérieurs invoqués par des tiers (pièces 13.1 et 13.2)

36. Ainsi que le souligne le demandeur, un tel contexte est de nature à révéler une stratégie économique globale frauduleuse dans laquelle s’inscrit le dépôt de la marque contestée. En effet, force est de constater que le dépôt de la marque contestée est le fruit d’un comportement répété et non d’un acte isolé, comme en atteste la pièce 25.

37. Il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, le dépôt de marque litigieux STING n’ayant pas été effectué dans le but d’exploiter la marque conformément aux usages loyaux du commerce mais s’inscrivant dans une stratégie économique déloyale de dépôt d’un signe identique aux signes STING utilisés par le demandeur aux fins notamment de générer une association avec celle-ci et de s’immiscer dans le sillage du demandeur, caractérisant ainsi son comportement parasitaire.

38. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée. 39. A cet égard, l’argumentation du titulaire de la marque contestée relative à l’absence de caractère distinctif du signe STING ne saurait être de nature à écarter le caractère frauduleux du dépôt.

En effet, dans la cadre d’une procédure en nullité sur le motif de mauvaise foi, l’Institut n’a pas à se prononcer sur le caractère descriptif du signe antérieurement utilisé par le demandeur, mais uniquement sur la connaissance de cet usage par le titulaire de la marque contestée et sur l’intention de nuire au demandeur par le dépôt d’une marque identique ou similaire.

De même, l’Institut n’a pas à se prononcer sur des actions engagées devant d’autres offices nationaux.

40. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.

C – Sur la répartition des frais

41. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

42. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

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NL24-0224 43. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont tous les deux sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse.

44. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité.

45. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties.

46. En outre, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, personne physique, a été caractérisée.

47. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 24-0224 est justifiée.

Article 2 : La marque n°22/4 890 516 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement.

Article 3 : La somme de 1 100 euros est mise à la charge de Monsieur N M au titre des frais exposés.

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